РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Меуш К.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром», Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва, зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

15 червня 2016 року ОСОБА_1 звернувся в суд з позовом до ТОВ «Хладопром» (правонаступник ПАТ «Хладопром»), ДСІВ України про дострокове припинення дії свідоцтва, зобов'язання вчинити дії.

Свої вимоги мотивує тим, що є приватним підприємцем, що має намір використовувати торгову марку «Білоцерківський ІНФОРМАЦІЯ_1». У ході проведення моніторингових досліджень стосовно фактичного використання зареєстрованих в Україні позначень для даного напрямку діяльності, було виявлено позначення - знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», свідоцтво НОМЕР_1 від 16 квітня 2001 року.

Він провів ряд досліджень щодо використання цього знаку в заявлених класах МКТП, які пропонуються в Україні за даним позначенням, а саме: до реалізації в магазинах, на ринках та через мережу Інтернет. Будь-яких товарів по заявленому 16, 30, 32 класах, маркованих позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» і пропонованих до продажу ПрАТ «Хладопром», власником свідоцтва НОМЕР_1 від 16 квітня 2001 року виявлено в Україні не було.

Після проведення глибокого і детального аналізу товарів в Україні було досліджено те, що спірний знак для товарів та послуг жодним чином не використовується власником свідоцтва щодо заявлених товарів і послуг вже більше чотирьох років.

Таким чином, дія спірного свідоцтва є перешкодою для реалізації його прав щодо подальшого розвитку господарської діяльності та подальшої реєстрації будь-якого з варіантів позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Додатково ним проведе дослідження у відкритих пошукових системах з метою знаходження інформації рекламного характеру стосовно використання спірного знаку, але протягом останніх 4 років не було виявлено використання знаку для товарів та послуг за свідоцтвам НОМЕР_1.

Витяг про офіційну інформацію щодо дії свідоцтва НОМЕР_1 в Україні також не містить відомостей щодо видачі ліцензії власником свідоцтва, на використання торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» іншим особам.

Використанням знаку є також застосування знаку в рекламі та в мережі Інтернет, проте доменне ім'я «Kreschatic.UA» в Україні не зареєстровано.

Відсутність будь-яких відомостей про виробництво товарів власником свідоцтва; відсутність даних про діяльність власника свідоцтва в мережі Інтернет; про товари, пропоновані для продажу свідчить про невикористання знаку.

Представниками позивача також не зафіксовано: нанесення його на будь-який товар, для якого знаки зареєстровано; упаковку, в якій міститься такий товар, і вивіску, пов'язану з ним; етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаків з метою пропонування для продажу; пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

У зв'язку з цим просить суд просить суд ухвалити рішення, яким:

-достроково припинити дію свідоцтва НОМЕР_1 в Україні на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» повністю, що зареєстроване на ім'я Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ»;

-зобов'язати ДСІВ України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені промислова власність».

У судовому засіданні позивач підтримав заявлений позов та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Хладопром» вважав, що позов не підлягає задоволенню. Надав суду письмові заперечення та пояснення (т. 1, а.с. 36-38, 60-64).

Представник Державної служби інтелектуальної власності України також надав суду письмові заперечення, в яких просить відмовити в задоволенні позову (т.1, а.с. 92-95)

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Судом встановлено та не оспорювалось учасниками судового розгляду, що 16 квітня 2001 року було зареєстроване свідоцтво України на знак для товарів і послуг України НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо товарів 16, 29, 30, 32, 42 класу МКТП (а.с. 96-98). Власником свідоцтва є ТОВ «Хладопром» (правонаступник ПрАТ «Хладопром»).

Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами.

Частиною 2 ст. 497 ЦК України визначено, що чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Частиною 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

У ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

На підтвердження своїх доводів щодо невикористання відповідачем спірного знаку сторона позивача зазначає, що провела ряд досліджень щодо використання цього знаку в заявлених класах МКТП, які пропонуються в Україні за даним позначенням, а саме: до реалізації в магазинах, на ринках та через мережу Інтернет. Будь-яких товарів по заявленому 16, 30, 32 класах, маркованих позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» і пропонованих до продажу ПАТ «Хладопром», власником свідоцтва НОМЕР_1 від 16 квітня 2001 року виявлено в Україні не було.

Спірний знак для товарів та послуг жодним чином не використовується власником свідоцтва щодо заявлених товарів і послуг вже більше чотирьох років, не використовується в рекламі чи виробництві товарів.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

-обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

-можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

На спростування доводів позивача та на підтвердження факту використання знаку для товарів і послуг на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» представник відповідача також посилається на письмові докази.

З дня отримання свідоцтва ТОВ «Хладопром» при здійсненні господарської діяльності використовує знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідно до ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків», а саме:

-виготовляє морозиво з маркуванням упаковки знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

-замовляє виготовити картонні та паперові коробки, кульки, пакети, вивіски;

-з метою рекламування знаку замовляє друковану продукцію, календарі, наклейки, рекламні оголошення, вивіски;

-у відповідності до ч. 8 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» надає у користування за ліцензійним договором знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» іншим особам.

Зазначене підтверджується наданими суду зразками пакувальної продукції на, зокрема, морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Крім того, 16 квітня 2001 року ДДІВ було зареєстровано спірний знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» та видано ВАТ «Київський холодокомбінат №2» Свідоцтво на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за НОМЕР_1. Дані про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг було опубліковано в офіційному бюлетені № 3 від 16 квітня 2001 року.

25 травня 2011 року ДДІВ видав АТЗТ «Хладопром» рішення про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг, а саме на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», відповідно до Свідоцтва НОМЕР_1 від 25 травня 2011 року.

25 травня 2011 року внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України щодо власника свідоцтва за НОМЕР_1 від 16 квітня 2001 року, та опубліковано такі зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність» за № 10 від 25 травня 2011 року.

11 липня 2016 року внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України щодо зміни організаційно-правової форми власника спірного свідоцтва та опубліковано такі зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність» за № 13 від 11 липня 2016 року.

Сторона відповідача оспорює доводи позивача стосовно того, що ТОВ «Хладопром» з 27 листопада 2015 року перебувало в стані припинення, а станом на 13 квітня 2016 року стан суб'єкта - припинено.

З наданого суду витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сайті Міністерства юстиції України вбачається, що в результаті реорганізації ТОВ «Хладопром» з 14 квітня 2016 року є правонаступником Приватного акціонерного товариства «Хладопром». Станом на 18 жовтня 2016 року власник свідоцтва ТОВ «Хладопром» не перебуває в стані припинення і здійснює свою підприємницьку діяльність.

Позивач зазначає, що при використанні пошукових систем у мережі Інтернет для моніторингу товарів і послуг за свідоцтвом неможливо знайти посилання на торгову марку «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Разом з тим, при використанні загальновідомих пошукових систем наявні посилання на рекламу та товари, які стосуються знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

На підтвердження факту використання знаку свідчить також наявність судових спорів між ПрАТ «Хладопром» з іншими суб'єктами господарювання з приводу неправомірного використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1, що підтверджується наданою суду копією рішення Господарського суду Харківської області від 14 травня 2015 року (т. 1, а.с. 39-44).

За таких обставин, суд вважає, що стороною відповідача належними та допустимими доказами спростовані доводи сторони позивача про невикористання ТОВ «Хладопром» свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг протягом останніх трьох років.

З огляду на наведене, в задоволенні позову слід відмовити.

Керуючись статтями 15, 16, 492, 494, 497 ЦК України, статтями 5, 16, 18, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статтями 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 154, 169, 209, 212-215, 218, 223 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Відмовити в задоволенні позову ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром», Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва, зобов'язання вчинити дії.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: