АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року Колегія суддів Судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду м.Києва в складі :

Головуючого-судді Поліщук Н.В.,

суддів Білич І.М., Болотова Є.В.

за участю секретаря Горбачової І.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві справу за апеляційною скаргою ОСОБА_4 (ОСОБА_4), поданою представником за довіреністю ОСОБА_1, на рішення Солом»янського районного суду м.Києва від 24 травня 2016 року у справі за позовом ОСОБА_4 (ОСОБА_4) до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_3 про дострокове припинення дії свідоцтва та зобов»язання вчинити дії,-

ВСТАНОВИЛА:

В грудні 2015 року ОСОБА_4 звернувся до суду з позовом, у якому просив достроково припинити в повному обсязі дію Свідоцтва України НОМЕР_1 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що видане на ім»я ОСОБА_3; зобов»язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії Свідоцтва України НОМЕР_1 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» в повному обсязі, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - «Промислова власність».

Вимоги обґрунтовує тим, що зазначене свідоцтво видане 15 листопада 2001 року щодо товарів 30, 35, 42 класів МКТП, проте торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» не використовується в Україні протягом останніх трьох років, а отже не потребує охорони.

У зв»язку із цим звернувся до суду, оскільки має намір використовувати торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» у власній діяльності на території України.

РішеннямСолом»янського районного суду м.Києва від 24 травня 2016 року у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погодившись з ухваленим рішенням, ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_4 подано апеляційну скаргу, у якій просить рішення скасувати та ухвалити нове про задоволення позову.

Апеляційну скаргу обґрунтовує доводами позовної заяви, посилається на порушення судом норм матеріального права, зазначаючи, що знак використовується, проте не щодо товарів 30, 35 класів МКТП.

Посилається на порушення норм процесуального права, зазначаючи, що судом не надано належної оцінки всім доказам, а саме позначенню, яке використовується ТОВ «Фірма «Вікторія і К», яке є відмінним від того, яке охороняється свідоцтвом.

В судовому засіданні представник позивача підтримав доводи апеляційної скарги та просив скаргу задовольнити.

Представники відповідачів проти доводів апеляційної скарги заперечували.

Відповідно до ч.1 ст.303 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Відповідно до ст.213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що не знайшло свого підтвердження невикористання ОСОБА_3 знаку для товарів і послуг протягом останніх трьох років.

Проте повністю погодитися з такими висновками суду першої інстанції колегія суддів не може, виходячи з наступного.

З матеріалів справи убачається та судом першої інстанції установлено, що 15 листопада 2001 року на ім»я ОСОБА_3 видане Свідоцтво України на знак для товарів і послуг України НОМЕР_1 щодо товарів 30, 35 та 42 класів МКТП на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відповідно до даних Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 воно видано щодо наступних класів МКТП:

- Клас 30: кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави, борошно та зернові продукти, хліб, солодощі, морозиво, мед, сироп мелясовий, дріжджі, пекарські порошки, сіль, гірчиця, оцет, приправи, прянощі, харчовий лід;

- Клас 35: реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство, всі послуги включені до 35 класу, в тому числі: випускання та розповсюдження рекламних матеріалів, ділові та комерційні операції, експортно-імпортні операції, економічна діяльність, сприяння продажеві (посередництво);

- Клас 42: забезпечення харчами і напоями, кав»ярні, бари, ресторани, інші точки харчування, в тому числі суші-бари.

Знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до ч.4 ст.5 цього Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

ДП Український інститут промислової власності повідомленням №33601/4 від 16 грудня 2016 року щодо розгляду заявки ОСОБА_4 №m2013 22964 від 11 грудня 2013 року про реєстрацію зображення знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів класів 30,35, 43 МКТП, зазначило про можливу відмову у реєстрації знака відносно усього переліку товарів і/або послуг, оскільки знак є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», раніше зареєстрованим в Україні на ім»я ОСОБА_3 (Свідоцтво НОМЕР_1 від 15 листопада 2001 року).

Відповідно даних довідки ДП «Моніторинг ЗМІ України» від 24 грудня 2015 року, наданої позивачем на підтвердження своїх вимог, зазначено, що згідно даних моніторингу на радіо та друкованих ЗМІ в період з 16 грудня 2012 року і до моменту надання довідки, товари під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» для відповідних товарів та послуг не рекламувались.

Згідно даних довідки TOB Компанія «Invest-Consult Park» від 23 грудня 2015 року, наданої позивачем на підтвердження своїх вимог, вбачається, що у наявних на 17 грудня 2015 року в реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» назвах та описах товарних позицій відповідностей за вказаними замовником позначеннями «ІНФОРМАЦІЯ_4», в тому числі за самостійним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» не виявлено.

Згідно даних відповіді Асоціації товарної нумерації «ДжіЕс1 Україна» від 15 грудня 2015 року, наданої позивачем на підтвердження своїх вимог, вказано, що станом на 17 грудня 2015 року у реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна» у складі назв яких є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» або (та) самостійні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3». Це означає, що Асоціація «ДжіЕс1 Україна» не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям, у складі назв яких заявлено позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_5».

На запит про надання інформації 25 грудня 2015 року, наданої позивачем на підтвердження своїх вимог, Державна фіскальна служба України повідомила, що інформація щодо ввезення на митну територію України товарів (з 1 по 24 групу згідно з УКТЗЕД) під торговельними марками «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» за період з 16 грудня 2012 року по 16 грудня 2015 року в Єдиній автоматизованій формаційній системі ДФС станом на 03 грудня 2015 року, не виявлена.

Згідно даних відповіді Міністерства економічного розвитку торгівлі України від 25 грудня 2015 року, наданої позивачем на підтвердження своїх вимог, повідомлено, що сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» в Реєстрі державної системи ідентифікації не зареєстровано.

Головним управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.Києві 25 грудня 2015 року, наданої позивачем на підтвердження своїх вимог, повідомлено, що головним управлінням перевірено суб»єктів господарювання по факту видачі документів дозвільного характеру, в тому числі дозволів на початок роботи новоствореного підприємства, на впровадження у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування. Суб»єкти господарювання з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» за документами дозвільного характеру до Головного управління не звертались.

У відповіді Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 30 грудня 2015 року, наданої позивачем на підтвердження своїх вимог, зазначено, що станом на 28 грудня 2015 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг по свідоцтву України НОМЕР_1.

Відповідно до ч.2 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Частина 4 ст.16 цього Закону зазначає, що використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частина 5 ст.16 цього Закону, окрім іншого, зазначає, що Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

За приписами ч.4 ст.18 цього Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знаку власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знаку. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

З матеріалів справи убачається, що на підтвердження факту використання знаку для товарів і послуг на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» представником відповідача ОСОБА_3 надано, зокрема, Договір про надання дозволу на використання знаку від 10 січня 2012 року, укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Фірма «Вікторія і К», предметом якого є надання ліцензіаром дозволу ліцензіату на використання знаку для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», захищеного свідоцтвом України на знак для товарів та послуг НОМЕР_1.

Матеріалами справи також підтверджено, що ОСОБА_3 з 03 лютого 2014 року працює в ТОВ «Фірма «Вікторія і К» на посаді директора з маркетингу та контролює використання знаку для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1». ТОВ «Фірма «Вікторія і К» здійснює діяльність пов»язану з обладнанням та експлуатацією ресторану під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_1.

ТОВ «Фірма «Вікторія і К» укладено договір про надання рекламних послуг від 16 січня 2012 року на підставі якого у друкованому журналі «Zeфip», номери якого містяться у матеріалах справи, у період з грудня 2012 року по листопад 2013 року здійснювалась публікація рекламної продукції ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_6».

02 січня 2013 року між ТОВ «Мережа Козирна карта» та ТОВ «Фірма «Вікторія і К» укладено договір про приєднання до мережі «Козирна карта» закладу «ІНФОРМАЦІЯ_2», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

ТОВ «Мережа Козирна карта» довідкою від 15 травня 2016 року підтвердило, що ресторан «ІНФОРМАЦІЯ_2» є партнером мережі з 02 січня 2013 року по теперішній час.

Також між ТОВ «Фірма «Вікторія і К» та ТОВ «Хот Спот Медіа Україна» 01 жовтня 2013 року та 01 березня 2015 року укладені Договори про надання послуг за змістом яких на взаємовигідних умовах ТОВ «Хот Спот Медіа Україна» розміщувало на власних веб-ресурсах рекламну інформацію упродовж січня-грудня 2015 року.

Рекламування ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснювалось ТОВ «Фірма «Вікторія і К» і в інший спосіб, зокрема, на підставі Договору №376-14 про надання послуг з проведення рекламної(их) кампанії(й) від 15 листопада 2014 року, укладеного з ТОВ «Октагон-Аутодор», реклама розміщувалась на вулицях на рекламних площинах; в мережі Інтернет.

Відображення та використання знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснювалось на первинних бухгалтерських документа ресторану, логотипах нанесених на меню ресторану, рекламних сезонних пропозицій, стікерах, паперових чохлах, пакетах для доставки продукції тощо, оригінальні примірники яких додані до справи.

Надані відповідачем ОСОБА_3 докази в їх сукупності підтверджують факт використання спірної торгівельної марки щодо товарів і послуг 42 класу МКТП (забезпечення харчами і напоями, кав»ярні, бари, ресторани, інші точки харчування, в тому числі суші-бари).

Разом з тим, надані відповідачем ОСОБА_3 докази не свідчать про вчинення нею у період протягом трьох років перед зверненням позивача до суду дій, із числа визначених ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону на знаки для товарів і послуг» щодо товарів і послуг 30 класу МКТП (кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави, борошно та зернові продукти, хліб, солодощі, морозиво, мед, сироп мелясовий, дріжджі, пекарські порошки, сіль, гірчиця, оцет, приправи, прянощі, харчовий лід) та 35 класу МКТП (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство, всі послуги включені до 35 класу, в тому числі: випускання та розповсюдження рекламних матеріалів, ділові та комерційні операції, експортно-імпортні операції, економічна діяльність, сприяння продажеві (посередництво)), що дає обґрунтовані підстави для припинення дії свідоцтва на знак в цій частині у зв»язку з його невикористанням.

З огляду на наведене, колегія суддів дійшла висновку про часткове задоволення апеляційної скарги, скасування рішення суду першої інстанції та ухвалення нового рішення про часткове задоволення позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 218, 303, 305, 307, 309, 314, 316, 317 ЦПК України, колегія суддів, -

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_4 (ОСОБА_4), подану представником за довіреністю ОСОБА_1, задовольнити частково.

Рішення Солом»янського районного суду м.Києва від 24 травня 2016 року скасувати та ухвалити нове наступного змісту.

Припинити достроково дію Свідоцтва України НОМЕР_1 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що видане на ім»я ОСОБА_3, в частині поширення правової охорони на товари та послуги 30 класу МКТП (кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави, борошно та зернові продукти, хліб, солодощі, морозиво, мед, сироп мелясовий, дріжджі, пекарські порошки, сіль, гірчиця, оцет, приправи, прянощі, харчовий лід) та 35 класу МКТП (реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство, всі послуги включені до 35 класу, в тому числі: випускання та розповсюдження рекламних матеріалів, ділові та комерційні операції, експортно-імпортні операції, економічна діяльність, сприяння продажеві (посередництво)).

Зобов»язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії Свідоцтва України НОМЕР_1 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо товарів і послуг 30 класу МКТП та 35 класу МКТП, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - «Промислова власність».

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, проте може бути оскаржено у касаційному порядку шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий-суддя Н.В.Поліщук

Судді І.М. Білич

Є.В. Болотов