Ухвала

іменем україни

20 січня 2016 рокум. Київ
Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Червинської М.Є.,

суддів: Мазур Л.М., Писаної Т.О.,

Нагорняка В.А., Юровської Г.В.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 до Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти та науки України, третя особа - Національна академія наук України, про стягнення коштів, за касаційною скаргою Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти та науки України на рішення апеляційного суду м. Києва від 16 вересня 2015 року,

в с т а н о в и л а:

У червні 2013 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 звернулися до суду з позовом до Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти та науки України (далі - Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України) про стягнення коштів.

Позивачі посилались на те, що вони є авторами винаходу «Спосіб комп'ютерної ідентифікації особи за зображенням її обличчя», на який відповідачем був отриманий патент України на винахід від 10 січня 2008 року № НОМЕР_1.

20 березня 2007 року між сторонами у справі був укладений договір між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності і винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем (далі - договір 1).

29 березня 2007 року між відповідачем та компанією Simanetics USA,

Inc. (Сполучені Штати Америки) (далі - правонаступники) був укладений договір про передачу права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу (далі - договір 2).

Відповідно до п. 2.1 ст. 2 вказаного договору відповідач передав правонаступнику виключне безвідкличне право на подання заявок (в тому числі міжнародних заявок про патентну кооперацію (РСТ) і одержання Патентів на винахід у країнах Паризького Союзу (крім України), що має своїм наслідком набуття правонаступником повного обсягу патентних прав з моменту одержання патенту, а також всіх майнових і немайнових прав на підставі поданих заявок у визначених договором країнах і відповідно до законодавства таких країн.

27 листопада 2007 року між відповідачем, правонаступником і фірмою Viewdle Inc. (Сполучені Штати Америки) був укладений договір цесії, згідно з яким до фірми Viewdle Inc. перейшли всі права та обов'язки правонаступника за договором 2.

Так, у 2007, 2008 та 2012 роках на рахунки відповідача надходили кошти, передбачені п. п. 4.2.1, 4.2.2 та 4.2.3 договору 2.

У зв'язку з отриманням коштів на підставі вказаних вище положень договору 2 відповідач сплатив авторам визначений розмір винагороди і тим самим виконав належним чином частину зобов'язань за договором 1.

Також, відповідно до п. 4.7 договору 2 у разі необхідності при відчуженні компанії правонаступника або іншої сторони, до складу якої входитимуть патенти, правонаступник та/або інша сторона має право припинити свої зобов'язання за п. п. 4.3, 4.4 і 4.5 цієї статті шляхом виконання умов, викладених нижче в цьому пункті. Відчуження компанії в контексті пункту 4.7 вважається прямий продаж компанії як цілісного майнового комплексу або продаж контрольного пакета її акцій, або оплатне відчуження (продаж) активів, до складу яких входять патенти. Правонаступник або інша сторона сплатить на користь правовласників (відповідача) два відсотки від вартості транзакції з відчуження компанії, до складу активів якої входитимуть патенти, але не менше ніж сто тисяч доларів США.

12 жовтня 2012 року на рахунок відповідача надійшли кошти у рамках виконання фірмою Viewdle Inc умов пункту 4.7 договору 2 у сумі

700 тис. дол. США.

Відповідно за результатами вищезазначеної транзакції відповідач отримав вигоду від реалізації майнових і немайнових прав на винахід, авторами якого є позивачі. Розмір вигоди становить 700 тис. дол. США, а тому, як це передбачено п. 4.3 договору 1, з цієї суми відповідач зобов'язаний був сплатити належну позивачам винагороду у розмірі 35 %, а саме 245 тис. дол. США, - в рівних частинах, по 49 тис. дол. США кожному з позивачів. У порушення договору 1 сума винагороди позивачам не сплачена.

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 03 жовтня

2013 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду м. Києва від

11 листопада 2014 року, в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від

15 липня 2015 року касаційну скаргу ОСОБА_3 задоволено частково, ухвалу апеляційного суду м. Києва від 11 листопада 2014 року скасовано, справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Рішенням апеляційного суду м. Києва від 16 вересня 2015 року рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2013 року скасовано та ухвалено нове рішення, яким позов задоволено.

Стягнуто з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_3 належну йому за договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем, від 20 березня 2007 року винагороду у розмірі 391 657 грн, що становить 49 тис. дол. США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн за 1 дол. США) Національного банку України на день подання позовної заяви.

Стягнуто з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_4 належну йому за договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем, від 20 березня 2007 року винагороду у розмірі 391 657 грн, що становить 49 тис. дол. США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн за 1 дол. США) Національного банку України на день подання позовної заяви.

Стягнуто з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_5 належну йому за Договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем, від 20 березня 2007 року винагороду у розмірі 391 657 грн, що становить

49 тис. дол. США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн за

1 дол. США) Національного банку України на день подання позовної заяви.

Стягнуто з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_6 належну йому за договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем, від 20 березня 2007 року винагороду у розмірі 391 657 грн, що становить

49 тис. дол. США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн за

1 дол. США) Національного банку України на день подання позовної заяви.

Стягнуто з Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України на користь ОСОБА_7, належну йому за договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем, від 20 березня 2007 року винагороду у розмірі 391 657 грн, що становить 49 тис. дол. США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн за 1 дол. США) Національного банку України на день подання позовної заяви.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

У касаційній скарзі Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає відхиленню.

Відповідно до ч. 1 ст. 337 ЦПК України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Судами встановлено, що 20 березня 2007 року між позивачами та Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем НАН та МОН України було укладено договір (далі - договір 1), згідно з п. п. 4, 4.2 якого роботодавець зобов'язався видати винахіднику винагороду за винахід у випадках реалізації в зарубіжних країнах і продажу ліцензії або інших майнових та немайнових прав, та (або) поставку продукції на експорт.

29 березня 2007 року між відповідачем та компанією Simanetics USA, Inc. був укладений договір про передачу права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу № 95 (далі - договір 2), відповідно до якого компанії Simanetics USA, Inc. були передані права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу.

Також встановлено, що у 2007, 2008 та 2012 роках відповідач сплатив позивачам - авторам винаходу - визначений договором 2 розмір винагороди на виконання зобов'язань за договором 1.

27 листопада 2007 року між відповідачем, Simanetics USA, Inc. (США) і фірмою Viewdle Inc. (США) був укладений договір цесії, згідно з яким до фірми Viewdle Inc. перейшли всі права та обов'язки Simanetics USA, Inc. (США) за договором 2.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що договір від 29 березня 2007 року № 95 «Про передачу права на подання заявок та одержання патентів на винахід в країнах Паризького Союзу» виконаний в повному обсязі, всі розрахунки з позивачами проведені в повному обсязі, що випливає зі змісту договору та проведених платежів на користь позивачів. Крім того, позивачами не було надано доказів, що кошти, які надійшли на рахунок відповідача, є коштами за використання винаходу «Спосіб комп'ютерної ідентифікації особи за зображенням її обличчя».

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позовні вимоги, суд апеляційної інстанції виходив з того, що відповідач, отримавши на виконання п. 4.7 договору від 29 березня 2007 року № 95 суму коштів у розмірі двох відсотків від вартості транзакції з відчуження компанії, яка становить 700 тис. дол. США, не здійснив виплату винагороди позивачам, передбачену п. 4.2 договору, від 20 березня 2007 року у розмірах і порядку, визначених п. 4.3 цього договору, чим допустив порушення прав винахідників.

Такі висновки ґрунтується на фактичних обставинах, встановлених судом, і відповідають вимогам закону.

Відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон) правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно з нормами ст. 9 Закону право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.

Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.

Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та розміру вирішуються в судовому порядку.

Відповідно до ст. 28 Закону використанням винаходу (корисної моделі) визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Згідно з ч. ч. 7, 8 цього Закону власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з п. 4.7 договору про передачу права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу № 95, у разі необхідності при відчуженні компанії правонаступника або іншої сторони, до складу якої входитимуть патенти, правонаступник та/або інша сторона має право припинити свої зобов'язання за пунктами 4.3, 4.4 і 4.5 цієї статті шляхом виконання умов, викладених нижче в цьому пункті.

Відчуження компанії в контексті пункту 4.7 вважається прямий продаж компанії як цілісного майнового комплексу або продаж контрольного пакета її акцій, або оплатне відчуження (продаж) активів, до складу яких входять патенти. Правонаступник або інша сторона сплатить на користь правовласників (відповідача) два відсотки від вартості трансакції з відчуження компанії, до складу активів якої входитимуть патенти, але не менше ніж сто тисяч доларів США.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання пункту 4.7 договору 2, у зв'язку з укладенням 27 листопада 2007 року між відповідачем, Simanetics USA, Inc. (США) і фірмою Viewdle Inc. (США) договору цесії, згідно з яким до фірми Viewdle Inc. перейшли всі права та обов'язки правонаступника за договором 2, на рахунок відповідача 12 жовтня 2012 року надійшли кошти в сумі 700 тис. дол. США.

З листа представництва компанії Viewdle Inc. (США) в Україні від 30 січня 2014 року вбачається, що 02 жовтня 2012 року компанія «Viewdle Inc.», до складу якої входили патенти - «патенти та патентні заявки на одержання патентів на винахід «Спосіб комп'ютерної ідентифікації особи за зображенням її обличчя» і патентні заявки, що заявляють переваги його пріоритету, а також будь-які перевидання таких патентів в країнах Паризького Союзу» (за визначенням пункту 1.1 договору № 95), була відчужена на користь Компанії «Моторола Мобіліті Ел-Ел-Си» (Motorola Mobility LLC). У зв'язку з таким відчуженням директор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України звернувся до компанії Viewdle Inc. із листом № 82/8-78 від 02 жовтня 2012 року про необхідність виконання зобов'язань згідно з п. 4.7 договору від 29 березня 2007 року № 95, розуміючи, що компанія Viewdle Inc. буде відчужена третій стороні, погоджується на одержання на свою користь вартості, яка дорівнює двом відсоткам від вартості такої трансакції, та повідомляє про усвідомлення правових наслідків, передбачених п. 4.7 договору від 29 березня 2007 року № 95, щодо подальшої дії цього договору та платежів за ним у зв'язку із такими розрахунками, а саме, що ніяких подальших платежів не буде здійснюватись за цим договором. 11 жовтня на належне виконання фінансових зобов'язань за п. 4.7 договору від 29 березня 2007 року № 95 на рахунок Центру було здійснено платіж в сумі 700 тис. дол. США - два відсотки від вартості трансакції з відчуження компанії Viewdle Inc. (США), до складу активів якої входили патенти (за визначенням п. 1.1 договору від 29 березня 2007 року № 95). Призначення платежу - «Viewdle services payment». Здійснення цього платежу є виконанням умов пункту 4.7 договору від 29 березня 2007 року № 95 та підтвердженням припинення цього договору.

Вирішуючи спір, суд апеляційної інстанції правильно виходив з того, що відповідач, отримавши на виконання п. 4.7 договору від 29 березня 2007 року № 95 суму коштів у розмірі двох відсотків від вартості транзакції з відчуження компанії, яка становить 700 тис. дол. США, не здійснив виплату винагороди позивачам, передбачену п. 4.2 договору від 20 березня 2007 року, у розмірах і порядку, визначених п. 4.3 цього договору, чим допустив порушення прав винахідників.

За таких обставин суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про те, що позивачі мають право на отримання 35 % від отриманих відповідачем 700 тис. дол. США, а саме по 49 тис. дол. США в рівних частках кожному з позивачів відповідно до п. п. 4.1, 4.2, 4.3 договору від 20 березня 2007 року, за належну кожному з позивачів за договором між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем від 20 березня 2007 року, винагороду у розмірі 391 657 грн, що становить 49 тис. дол. США в перерахунку на долари США за курсом (7,9930 грн за 1 дол. США) Національного банку України на день подання позовної заяви.

З урахуванням вказаних норм колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ не знаходить підстав для задоволення касаційної скарги та вважає, що рішення апеляційного суду ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, доводи касаційної скарги про неправильне застосування норм матеріального права і порушення норм процесуального права безпідставні.

Керуючись ст. ст. 336, 337 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти України відхилити.

Рішення апеляційного суду м. Києва від 16 вересня 2015 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий М.Є. Червинська

Судді: Л.М. Мазур

В.А. Нагорняк

Т.О. Писана

Г.В. Юровська