АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_________________________
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2016 року Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого - Саліхова В.В.

суддів - Левенця Б.Б., Семенюк Т.А.

при секретарі: П'ятничук В.Г.

за участю:

представника позивача Скалки О.В.

представника відповідача ОСОБА_2 (п-к. ОСОБА_3.)

представника відповідача Саламова О.В. (п-к. ДСІВ України)

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc.) на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 05 квітня 2016 року в справі за позовом Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc.) до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Адамант-Телеком», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гурченок Наталія Іванівна про припинення порушення права інтелектуальної власності та визнання недійсними знаків для товарів і послуг,

ВСТАНОВИЛА:

У грудні 2015 року Компанія Айсінін Інк. звернулася до суду з позовом про визнання недійсними Свідоцтва України на знаки для товарів та послуг НОМЕР_1 та НОМЕР_2, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.05.2011, у зв'язку з чим просила зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію; заборонити відповідачам використовувати у своїй діяльності знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» та його переклад «ІНФОРМАЦІЯ_1», в тому числі в доменних іменах з усіма розширеннями.

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2016 у задоволенні позову відмовлено.

Справа № 761/36968/15
№ апеляційного провадження: 22-ц/796/7221/2016
Головуючий у суді першої інстанції: Сіромашенко Н.В.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Саліхов В.В.
В апеляційній скарзі Компанія Айсінін Інк. просить рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове про задоволення позовних вимог в повному обсязі. Посилається на те, що при ухваленні рішення судом не в повній мірі враховано фактичні обставини справи та наявні в матеріалах справи докази, не вірно застосовані норми матеріального та процесуального права. В обґрунтування своїх доводів вказує, що при вирішенні справи по суті суд першої інстанції не врахував, що на території України зареєстровано та використовуються знаки для товарів та послуг, що належить Компанії Айсінін Інк. Вказує, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» та його переклад «ІНФОРМАЦІЯ_1» був незаконно зареєстрований в Україні та незаконно привласнений і використовувався ОСОБА_6 - спадкодавцем відповідачів, з яким позивач не укладав жодних договорів на право використання даного знаку. Компанія Айсінін Інк. зазначає, що її товарний знак є загальновідомим, а відповідачі розмістили на сторінках власного сайту вказаний знаки без відповідного дозволу позивача, чим вводять оману споживачів.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що позивачем всупереч вимог ч. 3 ст. 10, ст. 60 ЦПК України не були доведені ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог.

З таким висновком суду першої інстанції погоджується і колегія суддів, враховуючи наступне.

З матеріалів справи вбачається, що Компанія Айсінін Інк., була заснована в 1985 році, а як акціонерна корпорація була створена, шляхом злиття з Компанією Інсіл Контректінг Інк. відповідно до законодавства провінції Онтаріо Канади 01.01.2009. Юридичною адресою є L5N 2L7, 6747 Кампобелло Роуд, офіс 110, м. Торонто, Онтаріо; код акціонерної корпорації в Онтаріо - 001786974. Зазначена Компанія здійснює свою діяльність з виробництва ізоляційних матеріалів (пін) під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_1 (англ.) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (укр.). Компанія Айсінін Інк. має зареєстровані на території Канади та Європейського союзу знаки для товарів та послуг, що підтверджено інформацією про ці знаки на офіційному сайті Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки) Європейського союзу (а. с. 12-13) та копіями сертифікатів реєстрації на торгові марки як в Канаді, так і в Європейському союзі (а. с. 14-18). Графічне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» отримало Міжнародну правову охорону з 06.04.2009, знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» отримав Міжнародну правову охорону ще до злиття компанії, а саме: 18.12.2000, що підтверджується свідоцтвами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (а. с. 31-38).

06.05.2009 до Українського інституту промислової власності (Укрпатент) з заявками № m 2009 05146 та № m 2009 05147 на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» звернувся ОСОБА_6 Дані позначення за вказаними заявками були заявлені стосовно товарів 17 класу МКТП (а. с. 128-131).

Відповідно до висновків про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 31.03.2011 за вих. №№9510, 9509, затверджених Заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В.С. Дмитрішиним, проведеної згідно ст. 10 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлено, що заявлені позначення відповідають умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону) відносно частини товарів і послуг, на підставі того, що заявлене словесне позначення для частини товарів 17 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг і відносяться до узагальнюючих понять «матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання, звукопоглинальні матеріали», може ввести в оману щодо товару та його виробника. При цьому було зазначено на наступне: «Компания Icenene Inc носит имя разработанной ею уникальной теплоизоляционной системы. Компания Icenene Inc была основана в 1985 г., расположена в Северной Америке и проводит свою деятельность в США, Канаде, Мексике, Японии и Корее. Ее основная продукция, The Icenene Insulation System ® (Система изоляции Айсинин) - это вспененная масса, образованная в результате реакции полиуретановых компонентов, не содержит формальдегид, хлорфторвуглеводов и гидрохлорфторвуглеводов. При нанесении теплоизоляции Icenene ® на поверхность образуется воздухонепроницаемый слой, так как она обладает крайне малой воздухопроницаемостью. Теплоизоляция Icenene ® прошла всестороннюю проверку, и ее признали безопасной Национальная лаборатория в Оук-Ридж Министерства энергетики США, Исследовательский центр Национальной ассоциации жилищного строительства, Центр солнечной энергетики (мыс Канаверал, штат Флорида). Система теплоизоляции Icenene ® - это первый из теплоизоляционных материалов, который получил сертификат «Программы аттестации продукции EnvirodesicTM» (программа защиты окружающей среды), как строительный материал, что обеспечивает идеальную основу для создания здоровой среды в закрытых помещениях. Компания Icenene Inc, со своей продукцией участвует в ряде проектов, связанных со здравоохранением, охраной окружающей среды и строительством.» Використання заявлених позначень при виробництві товарів може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» розд. ІІ, ст. 6 п. 2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачц свідоцтва України на знак для товарів і послуг, п. 4.3.1.9. http://www.ppu-kml.com.ua. (а. с. 132-133).

На підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим Державною службою інтелектуальної власності України закладом експертизи (Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності») про відповідність заявлених позначень умовам надання правової охорони відносно частини заявлених у переліку товарів було прийнято рішення про реєстрацію знаків «ІНФОРМАЦІЯ_1», «Icenene» для частини товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також видані свідоцтва України НОМЕР_1, НОМЕР_2, які були зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг 10.05.2011 (а. с. 75-76).

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 помер відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_5, виданого Відділом реєстрації смерті у м. Києві. Після смерті останнього, у встановлений статтею 1270 ЦК України строк до приватного нотаріуса КМНО Гурченок Н.І. з заявами про прийняття спадщини звернулися відповідачі по даній справі - ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (а. с. 71-74).

Позивач, вважаючи, що знаки для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» були незаконно зареєстровані в Україні та привласнені й використовувались, у зв'язку з чим звернувся з відповідним позовом до суду.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України).

Аналіз зазначених норм права свідчить про те, що існує спеціальна процедура набуття права інтелектуальної власності на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Матеріали справи свідчать, що 06.05.2009 ОСОБА_6 звернувся до Українського інституту промислової власності (Укрпатент) з заявками № m 2009 05146 та № m 2009 05147 на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» стосовно товарів 17 класу МКТП (а. с. 128-131). Державною службою інтелектуальної власності було прийнято рішення про реєстрацію вищевказаних знаків, а також видано свідоцтва України НОМЕР_1, НОМЕР_2, які були зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг 10.05.2011 (а. с. 75-76).

Таким чином колегія суддів вважє, що при розгляді справи в суді першої інстанції правильно було встановлено, що ОСОБА_6, а в подальшому і його спадкоємці на законних підставах використовували спірний знак для товарів та послуг.

Відповідно до ч. ч. 2, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість, і таку схожість позначень необхідно оцінювати у сукупності або комплексно.

Пунктом 4.3.2.7. Правил визначено, що зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Відповідно до положень п.п. а), в) ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

За наведених обставин, відсутність такої умови як схожість настільки, що його можна сплутати з іншим знаком, а також відсутність введення в оману споживача щодо особи виробника виключає підстави вважати, що не відповідає умовам надання правової охорони та видача свідоцтва на спірний знак порушує права інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Статтею 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ст. 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Разом з тим позивачем в порушення вищевказаних норм права не було надано належних та допустимих доказів на підтвердження своїх позовних вимог.

Враховуючі вищезгадані обставини, та недоведеністю позивачем факту незаконної реєстрації спірного знаку, колегія суддів вважає висновки суду першої інстанції про відмову у задоволенні вказаного позову у зв'язку з недоведеністю позовних вимог правильними.

При цьому колегія суддів приймає до у ваги той факт, що відповідно до вимог Директиви 2008/95/ЄС, Європейського Парламенту та Ради від 22.10.2008 за державами членами зберігається повна свобода визначення процедури стосовно реєстрації, закінчення дії чи втрати чинності вже зареєстрованих товарних марок.

Колегія суддів звертає увагу на те, що судом першої інстанції були роз'ясненні положення ст. 10 ЦПК України, в тому числі право на проведення експертизи по справі, однак позивач своїм правом не скористався. Таким чином позивач на власний розсуд скористався наданими йому процесуальними правами.

При розгляді справи в суді апеляційної інстанції позивач заявив клопотання про призначення судової експертизи по вказаній справі, колегія суддів, вислухавши думку представників відповідачів, які просили відмовити у задоволенні вказаного клопотання, відмовила у його задоволенні, враховуючи процесуальну неможливості досліджувати нові докази за відсутності необґрунтованої відмови суду першої інстанції в їх дослідженні.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що при розгляді справи, суд першої інстанції не врахував, що знак Компанії Айсінін Інк. є загальновідомим, також не спростовують висновків суду, оскільки дана обставина у встановленому законом порядку такою не визнавалася.

На підставі викладеного, колегія суддів вважає, що висновки суду першої інстанції відповідають вимогам закону та матеріалам справи.

Враховуючи наведені обставини та вимоги ч. 1 ст. 308 ЦПК України, апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст.ст.303,304,308,313,314,315,325 ЦПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc.) відхилити.

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 05 квітня 2016 рокузалишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів шляхом подання до цього суду касаційної скарги.

Головуючий: В.В. Саліхов

Судді: Б.Б.Левенець

Т.А.Семенюк