Провадження №2/760/468/16
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді - Оксюти Т.Г.

при секретарі - Горупа В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест», третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНТ-ФАРМ» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов'язання припинити використання доменного імені та визнання права попереднього користувача,

В С Т А Н О В И В :

Приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_1» звернулось з позовом до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ «Інтернет Інвест» та просило визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг за номером НОМЕР_1 видане Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я ОСОБА_1 відносно послуг віднесених до 44 класу Міжнародної класифікації на знаки для товарів та послуг «будинки відпочинку (оздоровницькі); консультування щодо здоров'я; лікарні; медична допомога; медичне обслуговування; наймання (прокат) медичного обладнання; пластична хірургія; послуги медичних клінік; приватні лікарні; салони краси; стоматологічне обслуговування; терапевтичні послуги; центри здоров'я» (дата подання заявки 19.06.2015р.) та вважати його таким, що не набрало чинності від дати подання заявки.

Зобов'язати ОСОБА_1 припинити використання фірмового найменування Приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» (позначення: ІНФОРМАЦІЯ_1) в доменному імені.

Зобов'язати ТОВ «Інтернет Інвест» (код ЄДРПОУ) 32493292 припинити (відмінити) делегування доменного імені АДРЕСА_5 на ім'я ОСОБА_1

Визнати за ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» право попереднього користувача на позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 українською та російською мовою.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилався на те, що ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» створено в 2009 році (дата проведення державної реєстрації 12.02.2009 р.). Предметом діяльності відповідно до статуту є: стоматологічна практика; здійснення медичної практики; надання допомоги з ортопедичної стоматології; терапевтичної стоматології; ортодонтичної стоматології; хірургічної стоматології; імплантології; стоматології дитячого віку; діагностик у тому числі комп'ютерна; безмедикаментальне лікування різних захворювань; з використанням нових медичних технологій; здійснення фізиотерапевтичних процедур; торгівля (роздрібна, оптова; комісійна та ін.) лікарськими засобами; та інш.

З моменту створення, підприємство фактично здійснює свою діяльність в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, де розташована стоматологічна клініка обладнана спеціальним обладнанням та устаткуванням необхідним для надання стоматологічних послуг. Назва клініки відповідає назві підприємства - «ІНФОРМАЦІЯ_1» та англійською мовою «ІНФОРМАЦІЯ_1», відповідне найменування розташовано на веб-сайті клініки та на багатьох інших сайтах, які є путівниками в сфері надання послуг з стоматології.

В 2012 році було розроблено офіційний веб-сайт та логотип стоматологічної клініки «ІНФОРМАЦІЯ_1». Розробниками сайту та логотипа, який розміщується на веб-сайті, а також на всіх рекламних та інформаційних буклетах та на титульних сторінках медичних карток пацієнтів був ФОП ОСОБА_3 на підставі договору про створення веб-сайту від «02» квітня 2012 р. № 02/04.

У вересні 2015 р. з інформації оприлюдненої на офіційному веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів та послуг), позивачу стало відомо, що Державною службою інтелектуальної власності України було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 із назвою та виглядом, що є ідентичними фірмовому найменуванню та логотипу позивача на ім'я ОСОБА_1 відносно послуг віднесених до 44 класу Міжнародної класифікації на знаки для товарів та послуг «будинки відпочинку (оздоровницькі); консультування щодо здоров'я; лікарні; медична допомога; медичне обслуговування; наймання (прокат) медичного обладнання; пластична хірургія; послуги медичних клінік; приватні лікарні; салони краси; стоматологічне обслуговування; терапевтичні послуги; центри здоров'я».

Згідно відомостей які розміщені на веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності, дата подання заявки на отримання свідоцтва - 19.06.2015 р.

Позивач вважає, що спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним, оскільки зареєстроване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовими найменуваннями, яке належить позивачу, який одержав право на нього до дати подання до Державного департаменту інтелектуальної власності заявки щодо свідоцтва на знак для товарів та послуг.

На підставі викладеного просив позов задовольнити.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечував посилаючись на те, що зі сторони служби порушень прав позивача у сфері інтелектуальної власності немає.

На підставі викладеного просив у задоволенні позову відмовити.

Відповідачі ОСОБА_1 та ТОВ «Інтернет Інвест» в судове засідання не з'явились, своїх представників не направили, про дату та час розгляду справи повідомлені належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомили.

Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки в судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явилися в судове засідання без поважних причин.

З урахуванням викладеного, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутність відповідачів ОСОБА_1 та ТОВ «Інтернет Інвест».

Третя особа ТОВ «ДЕНТ-ФАРМ» в судове засідання свого представника не направила, про дату та час розгляду справи повідомлена належним чином, про причини неявки суду не повідомила.

Суд, вислухавши пояснення представника позивача та представника Державної служби інтелектуальної власності України, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення позову виходячи з наступного.

Встановлено, що Приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_1» створено в 2009 році (дата проведення державної реєстрації 12.02.2009 р.).

Предметом діяльності відповідно до статуту є: стоматологічна практика; здійснення медичної практики; надання допомоги з ортопедичної стоматології; терапевтичної стоматології; ортодонтичної стоматології; хірургічної стоматології; імплантології; стоматології дитячого віку; діагностик у тому числі комп'ютерна; безмедикаментальне лікування різних захворювань; з використанням нових медичних технологій; здійснення фізиотерапевтичних процедур; торгівля (роздрібна, оптова; комісійна та ін.) лікарськими засобами; та інш.

Згідно п. 1 статуту вказано найменування підприємства: повна назва українською мовою: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЯ_1»; скорочена назва українською мовою: ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1»; скорочена назва російською мовою: ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_1»; скорочена назва англійською мовою: PE "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Основними видами діяльності є: стоматологічна практика; діяльність лікарняних закладів; загальна медична практика; спеціалізована медична практика.

Директором ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» з 2009 року призначена ОСОБА_4.

З моменту створення, підприємство фактично здійснює свою діяльність в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, де розташована стоматологічна клініка обладнана спеціальним обладнанням та устаткуванням необхідним для надання стоматологічних послуг. Назва клініки відповідає назві підприємства - «ІНФОРМАЦІЯ_1» та англійською мовою «ІНФОРМАЦІЯ_1», відповідне найменування розташовано на веб-сайті клініки та на інших сайтах, які є путівниками в сфері надання послуг з стоматології.

В 2012 році було розроблено офіційний веб-сайт та логотип стоматологічної клініки «ІНФОРМАЦІЯ_1». Розробниками сайту та логотипа, який розміщується на веб-сайті, а також на всіх рекламних та інформаційних буклетах та на титульних сторінках медичних карток пацієнтів був ФОП ОСОБА_3 на підставі договору про створення веб-сайту від 02.04.2012 р. № 02/04.

Вищевикладене підтверджується договором про створення веб-сайту від 02.04.2012 р. № 02/04 з додатками, актом виконаних робіт від 30.02.2013 р. (щодо створення веб-сайту та розроблення логотипу), а також витягами з електронного листування директора ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_4, яке велося з поштової скриньки: АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2.com.ua з приводу організації по виконанню робіт щодо створення веб-сайта та логотипа.

Наведений вище логотип з фірмовим позначенням та найменуванням позивача вже багато років розміщується на офіційному веб-сайті позивача: http://ІНФОРМАЦІЯ_1.com.ua/ та в інтернет мережі на багатьох сайтах присвячених світу стоматології в Україні, а саме сайтах путівників із стоматології та рейтингових сайтах, АДРЕСА_6Також у відомій соціальній мережі FACEBOOK (ІНФОРМАЦІЯ_3) розміщено сторінку позивача з використанням наведеного вище фірмового найменування та логотипу з 2013 року та на багатьох інших сайтах.

В судовому засіданні представник позивача зазначила, що у вересні 2015 р. з інформації оприлюдненої на офіційному веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів та послуг), позивачу стало відомо, що Державною службою інтелектуальної власності України було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг за НОМЕР_1 із назвою та виглядом, що є ідентичними фірмовому найменуванню та логотипу позивача на ім'я ОСОБА_1 відносно послуг віднесених до 44 класу Міжнародної класифікації на знаки для товарів та послуг «будинки відпочинку (оздоровницькі); консультування щодо здоров'я; лікарні; медична допомога; медичне обслуговування; наймання (прокат) медичного обладнання; пластична хірургія; послуги медичних клінік; приватні лікарні; салони краси; стоматологічне обслуговування; терапевтичні послуги; центри здоров'я».

Згідно відомостей які розміщені на веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності, дата подання заявки на отримання свідоцтва - 19.06.2015 р.

Позивач вважає, що спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним, оскільки зареєстроване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовими найменуваннями, яке належить позивачу, який одержав право на нього до дати подання до Державного департаменту інтелектуальної власності заявки щодо свідоцтва на знак для товарів та послуг, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 ГК України суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. При цьому правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Згідно положень ч.1, 2 ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відповідно до ч.1 ст. 490 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі заборонити таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

З вищенаведеного вбачається, що правова охорона надається комерційним найменуванням в силу їхнього використання, а захист надається особі, яка першою почала фактичне використання найменування у господарському обороті, за виключенням п. 2 ст. 159 ЦК України, яким встановлено, що суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до державного реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-якими іншими суб'єктами, тотожне комерційне найменування яких включено до реєстру пізніше.

Відповідно до п.1 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу.

З урахуванням того, що питання щодо того, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 таким, що може ввести в оману щодо послуг, які надає Приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також щодо того, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 схожим з фірмовим найменуванням Приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що їх можна сплутати, судом 15.01.2016 року було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до висновку експерта №014/16 за результатами судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 20.04.2016 року, складеного Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності експертом Ткачук Т.М., знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим з фірмовим найменуванням ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що їх можна сплутати.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, таким, що може ввести в оману, щодо особи ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка надає стоматологічні послуги.

Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом Ткачук Т.М., який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів.

Судом встановлено, що висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань.

Оцінивши висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Зважаючи на викладене, висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що судовий експерт Ткачук Т.М. належним чином обґрунтував зроблені ним висновки щодо схожості оскаржуваного знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 з фірмовим найменуванням Приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Також, суд приймає до уваги наявні у матеріалах справи докази інтенсивного і безперервного використання фірмового найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» позивача на території України, починаючи з 2009 року, а тому судовим експертом було зроблено обґрунтований висновок відносно того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 асоціюється саме із позивачем і назвою компанії позивача.

Отже, оцінивши висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням Приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, породжуючи асоціацію з позивачем як відомим.

Крім того, як встановлено вище, позивач використовує фірмове найменування (яке відповідає найменуванню зареєстрованого суб'єкта господарювання, зокрема англійською мовою) - «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1») з 2009 року, а отже, право на використання фірмового найменування позивача виникло раніше дати подання ОСОБА_1 заявки на реєстрацію свідоцтва на знаки для товарів та послуг.

Згідно ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За правилами ст. 494 ЦК України, обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема належать: комерційні (фірмові) найменування, торгівельні марки (знаки для товарів та послуг), географічні значення.

Відповідно до статті 2 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1983 року, до якої приєдналась Україна, об`єктами охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 року передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Згідно зі ст. 90 ЦК України юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

В Постанові Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 р. № 12 (п. 80) «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (яка може бути застосована до даних правовідносин за аналогією), суд роз'яснив, що для правильного вирішення пов'язаних з цим спорів господарським судам належить з'ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

Якщо ж суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування наполягає на тому, щоб воно не використовувалося іншою особою, він повинен довести в господарському суді пріоритетність свого права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування (тобто момент першого використання ним даного найменування) і обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси, - наприклад, вводячи в оману споживачів, завдає шкоди його діловій репутації або має на меті використання його власної популярності у споживачів.

Також, у вказаній Постанові Пленуму ВГСУ зазначено, що момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

Встановлено, що фірмовим найменуванням позивача є словосполучення на українській мові: товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1»; на англійській мові ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки таке найменування зареєстроване за позивачем в його статутних документах та в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України з 2009 року та використовується ним в господарській діяльності саме з цього часу.

Також, встановлено, що за позивачем зареєстровано доменне ім'я в інтернет-мережі, позначення якого відповідають фірмовому найменуванню позивача на англійській мові: ІНФОРМАЦІЯ_1.com.ua, за довго до подання ОСОБА_1 заявки про реєстрацію знака для товарів та послуг.

З матеріалів справи вбачається, що позивач та ОСОБА_1 функціонують на одному ринку товарів та послуг, а саме - стоматологічні та медичні послуги, у зв'язку з чим використання торгового знака з фірмовим позначенням позивача вводить споживачів послуг в оману щодо суб'єкта надання послуг.

Встановлено, що відповідач ОСОБА_1 є власником (засновником) та керівником ТОВ «ДЕНТ-ФАРМ», яка зареєстровано за місцем проживання самого відповідача, а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 де на даний час відкрито стоматологічні клініки.

Основні види діяльності ТОВ «ДЕНТ-ФАРМ» відповідають основним видам діяльності позивача (стоматологічна практика; спеціалізована медична практика; діяльність лікарських закладів; загальна медична практика; оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними засобами).

Той факт, що спірне свідоцтво віднесено до послуг 44 класу Міжнародної класифікації на знаки для товарів та послуг серед яких, зокрема: лікарні; медична допомога; медичне обслуговування; послуги медичних клінік; приватні лікарні; стоматологічне обслуговування; терапевтичні послуги; центри здоров'я, свідчить про те, що відповідач має намір використовувати спірне свідоцтво та його позначення саме в господарській діяльності, яку провадитиме ТОВ «ДЕНТ-ФАРМ». На даний час доказом цього є вивіска, яка розміщена на фасадній стороні приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_3 з позначенням зареєстрованим спірним свідоцтвом, яке повністю відповідає логотипу та фірмовому найменуванню позивача, яке той використовує з 2009 року (а.с. 87-88).

Відповідно до ч. 15 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», доменне ім'я - це ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Порядок реєстрації доменних імен в Україні визначається Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівні в домені. UA та Регламентом публічного домену (версія 3.2.).

Відповідно до Регламенту публічного домену, реєстратором є особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені; а доменне ім'я визначається, як символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих серверів) в зручній для людини формі.

Права на реєстрацію доменного імені «http://АДРЕСА_5/» за ОСОБА_1 випливають саме з наявності в останнього спірного свідоцтва, оскільки відповідно до Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівні в домені UA, реєстрація доменного в домені UA делегується виключно у разі якщо відповідне доменне ім'я повністю або компонент другого рівня із написання співпадає із знаком на товари та послуги (п. 3 Регламенту).

Таким чином, для реєстрації доменного імені в мережі Інтернет (веб-сайта) під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» та з використанням в доменному імені фірмового найменування позивача (АДРЕСА_5) відповідачем ОСОБА_1 було надано Реєстратору надання послуг з технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені, яким є ТОВ «Інтернет Інвест», спірне свідоцтво на знаки для товарів та послуг, позначення якого відповідають фірмовому найменування позивача.

Те, що саме ТОВ «Інтернет Інвест» виступає Реєстратором доменного імені ОСОБА_1 підтверджується витягом з офіційного веб-сайта: imena.ua, де відображено детальну інформацію щодо реєстрації доменного імені: АДРЕСА_5.

Слід зазначити, що дії ОСОБА_1, з розміщення реклами в інтернет мережі стосовно фірмового найменування позивача за допомогою спірного свідоцтва, а також дії ТОВ «Інтернет Інвест» з делегування доменного імені ОСОБА_1 та розміщення такого веб-сайта в Інтернеті, вводитимуть в оману споживачів щодо суб'єкта надання послуг та може призвести до чималих збитків позивачу, оскільки споживачі використовуючи інформацію розміщену в інтернеті будуть звертатись за наданням послуг до ОСОБА_1, думаючи, що за адресою АДРЕСА_1 розміщується клініка позивача, оскільки на даний час фірмове найменування позивача є відомим в Україні.

Таким чином, на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені ч. 4 п. 3 ст.6 зазначеного закону, тобто, не можуть одержати правову охорону позначення які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п.п. 1, 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

П. 63 Постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 р. № 12 зазначено, що порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Одночасно слід зазначити, що щодо визначення поняття «фірмового найменування, що відомі в Україні і належать іншим особам ….» Вищий господарський суд України в оглядовому листі від 27.06.2008 р. № 01-8/383/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» роз'яснив (ч. 8 п. 1), що охорона прав на добре відомий знак, що регулюється ст. 25 ЗУ «Про захист прав на знаки для товарів та послуг» та фірмові найменування відомі в Україні не є подібними за змістом відносинами, з огляду на те, що визнання знака добре відомим і відомість в Україні фірмового найменування є різними за своєю суттю поняттями.

Таким чином, враховуючи, що спірне свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони, що передбачені ч. 4 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», а саме: не можуть одержати правову охорону позначення які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, а також враховуючи, що спірне свідоцтво видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, то спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним.

Крім того, слід зазначити, що в даному випадку делегування ТОВ «Інтернет Інвест» доменного імені «АДРЕСА_5» ОСОБА_1 також є незаконним та порушує права позивача, в зв'язку з чим є необхідність захисту цих прав шляхом зобов'язання ОСОБА_1 припинити використання в доменному імені фірмового найменування позивача та зобов'язання ТОВ «Інтернет Інвест» припинити делегування доменного імені ОСОБА_1

Що стосується тверджень представника відповідача Державної служби інтелектуальної власності України про те, що для відмови у реєстрації як знаків позначень зміст ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає необхідність наявності трьох основних кваліфікуючих ознак, а саме: схожість позначень, відомість фірмового найменування, однакові або споріднені товари і послуги то вони є необґрунтованими, оскільки Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не вимагає наявності зазначених вище ознак саме у сукупності.

Слід зазначити, що позивачем доведено те, що свідоцтво ОСОБА_1 є схожим з фірмовим найменуванням приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що їх можна спутати та є таким, що може ввести в оману, щодо особи «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка надає стоматологічні послуги, а тому свідоцтво ОСОБА_1 не відповідає умовам надання правової охорони.

Також, твердження представника відповідача Державної служби інтелектуальної власності України про відсутність порядку реєстрації комерційних (фірмових) найменувань, що унеможливлює виявлення, встановлення та співставлення фірмових найменувань є необґрунтованими та не відповідають дійсності з огляду на положення, які викладені уст. 90 ЦК України, відповідно до яких юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.

Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Крім того, в Постанові Пленуму ВГСУ від 17.10.2012р. № 12 (п. 80) «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (яка підлягає застосуванню до даних правовідносин за аналогією), суд роз`яснив, що закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг).

Для правильного вирішення пов'язаних з цим спорів господарським судам належить з'ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

Якщо ж суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування наполягає на тому, щоб воно не використовувалося іншою особою, він повинен довести в господарському суді пріоритетність свого права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування (тобто момент першого використання ним даного найменування) і обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси, - наприклад, вводячи в оману споживачів, завдає шкоди його діловій репутації або має на меті використання його власної популярності у споживачів.

Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

Судом достовірно встановлено, що найменування позивача зареєстроване в статутних документах та в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України з 2009 року та використовується ним в господарській діяльності з 2009 року.

Відповідно до ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

З даного приводу в Узагальненні судової практики перегляду судових рішень у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, виходячи з аналізу даної норми зазначається, що чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача.

Так, згідно зі ст. 4 (В) Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу. Таким чином, на законодавчому рівні визначено випадки добросовісного використання торговельної марки: фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого позначення має право в подальшому продовжувати використання свого позначення і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно.

Згідно ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Згідно ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч. 1 ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ст.61 цього кодексу.

Згідно ч.4 цієї ж статті доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що позивач довів ті обставини на які посилався як на підставу своїх позовних вимог.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України, відповідно до покладених на неї повноважень, не відслідковує порушення прав власників фірмового найменування суд вважає, що з ОСОБА_1 та ТОВ «Інтернет Інвест» підлягають стягненню на користь позивача судові витрати, які складаються з суми сплаченого судового збору 5481,00 грн., з яких 4872,00 грн. (за подання позовної заяви до суду) та 609,00 грн. (за подання заяви про забезпечення позову) в рівних частинах.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1983 року, Постановою Пленуму Вищого Господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 159 ГК України, ст. ст. 90, 420, 489, 490, 494 ЦК України, 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 143, 209, 212-215, 218 ЦПК, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов Приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест», третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНТ-ФАРМ» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов'язання припинити використання доменного імені та визнання права попереднього користувача задовольнити.

Визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг за НОМЕР_1 видане Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я ОСОБА_1 відносно послуг віднесених до 44 класу Міжнародної класифікації на знаки для товарів та послуг «будинки відпочинку (оздоровницькі); консультування щодо здоров'я; лікарні; медична допомога; медичне обслуговування; наймання (прокат) медичного обладнання; пластична хірургія; послуги медичних клінік; приватні лікарні; салони краси; стоматологічне обслуговування; терапевтичні послуги; центри здоров'я» (дата подання заявки 19.06.2015р.) та вважати його таким, що не набрало чинності від дати подання заявки.

Зобов'язати ОСОБА_1 припинити використання фірмового найменування Приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» (позначення: ІНФОРМАЦІЯ_1) в доменному імені.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» (Код ЄДРПОУ) 32493292 припинити (відмінити) делегування доменного імені АДРЕСА_5 на ім'я ОСОБА_1.

Визнати за приватним підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_1» право попереднього користувача на позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 українською та російською мовою.

Стягнути з ОСОБА_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ «Інтернет Інвест», , адреса реєстрації: м. Київ, Залізничне шосе, 47, фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 111/113 на користь Приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1», код ЄДРПОУ НОМЕР_2, місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4, судовий збір в сумі 2740,50 грн. з кожного.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання апеляційної скарги через Солом'янський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Суддя