Провадження №2/760/1977/16
Справа №760/6379/15-ц
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Усатової І.А.

при секретарі - Здорик Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, ОСОБА_2, Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Фармаком», ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2., -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ТОВ Виробничо-торгівельна фірма «Фармаком» - про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, а також про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Позивач, при зверненні до суду, посилався на ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з якою свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Позивач вважає, що знак за спірним свідоцтвом підпадає під дію абз.5 п.1-3 ст. 6 Закону України, відповідно до якого не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, не можуть одержати правову охорону також позначення, які є схожими до ступеню змішування з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг, а також є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis «Паризької конвенції про охорону промислової власності».

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» (далі - ТОВ «ОмніФарма Київ) є підприємством, заснованим 20.02.2008, предметом діяльності якого є виробництво та реалізація дієтичної добавки (ентеросорбенту) під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1»). На підставі ліцензійних договорів від 26.08.2010 та 01.09.2008, укладених між позивачем та ОСОБА_5 строком дії до 26.08.2020 та 01.09.2018, позивач має виключне право на використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 (дата подання заявки на знак для товарів та послуг - 27.10.2008) та знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (дата подання заявки на знак для товарів та послуг - 24.10.2007), а також право на заборону використовувати зазначені знаки іншими особами.

Інтенсивне використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1») позивачем, як виробником відповідного препарату стало підставою для того, що 15.07.2011 рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» було визнано добре відомим в Україні знаком позивача станом на 01.01.2011 для наступних товарів 05 класу МКТП: «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)».

При цьому позивач стверджує, що використання відповідачами позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3, зокрема, використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковках товарів 05 класу МКТП, у рекламі, у мережі Інтернет та у діловій документації, пов'язаній з реалізацією товарів 05 класу МКТП, яке на думку позивача є схожим до ступеню сплутування з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 від 26.07.2010, № НОМЕР_2 від 25.06.2008, а також добре відомого знака «ІНФОРМАЦІЯ_1», може ввести в оману споживачів щодо особи позивача, а отже є порушенням прав інтелектуальної власності позивача.

В свою чергу, відповідач-2 ОСОБА_1 та відповідач-3 ОСОБА_2 є власниками знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3, при цьому заявка ними була подана 15.01.2014 на реєстрацію даного знака відносно товарів також 5 класу МКТП (фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські (медичні) потреби; вітамінні препарати; вугілля деревне на фармацевтичні потреби; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дріжджі на фармацевтичні потреби; ліки ветеринарні; ліки для людини; ліки зубні (стоматологічні); лікувальний чай; продукти для дитячого харчування; проносні засоби (проносники); препарати з мікроелементами для людей і тварин; ферментні препарати на ветеринарні потреби; ферментні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні добавки).

Також позивач зазначає, що ним було виявлено на ринку України дієтичну добавку «ІНФОРМАЦІЯ_2» («ІНФОРМАЦІЯ_2») виробництва відповідача-4 Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельної фірми «Фармаком» (далі - ТОВ ВТФ «Фармаком»).

В зв'язку із зазначеним позивач просив суд визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність», а також зобов'язати ТОВ ВТФ «Фармаком» припинити порушення виключних прав ТОВ «ОмніФарма Київ» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом заборони використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковках товарів 05 класу МКТП, у рекламі, у мережі Інтернет та у діловій документації, пов'язаній з реалізацією товарів 05 класу МКТП.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі, просив суд про задоволення позову.

Відповідач-1 Державна служба інтелектуальної власності України, не заперечував проти задоволення вказаного клопотання позивача про проведення судової експертизи, надав до суду перелік аналогічних питань щодо запропонованих позивачем та запропонував доручити проведення судової експертизи однієї з експертних установ.

Представник відповідачів 2, 3, 4 не заперечував проти задоволення вказаного клопотання про проведення судової експертизи, надав до суду перелік аналогічних питань щодо запропонованих позивачем, надав міркування з приводу запропонованих позивачем осіб судових експертів, яким може бути доручено проведення судової експертизи у даній справі. Також у судовому засіданні представником відповідачів 2, 3, 4 було подано письмові заперечення на позовну заяву, в яких не погоджується із позовом в зв'язку з тим, що знаки позивача несхожі із знаками відповідачів 2, 3, 4, відповідають умовам надання правової охорони, а тому позовну заяву заперечив та просив відмовити в її задоволенні.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши представників сторін, суд задовольнив клопотання представника позивача та на підставі ст. 143 Цивільного процесуального кодексу України призначив судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої згідно до ухвали суду від 27.05.2015 доручив атестованому судовому експерту ОСОБА_6.

Під час судового засідання представником позивача було подано письмові пояснення щодо висновку експерта № 1035 від 22.02.2016, в яких зазначено, що з урахуванням наданих ним на обґрунтування позовних вимог доказів, висновок судового експерта № 1035 є належним і допустимим засобом доказування, а тому на підставі п. 1 ст. 19, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2-3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заявлені ним позовні вимоги про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» повністю знайшли своє підтвердження і підлягають задоволенню.

Представником відповідачів 2, 3, 4 було надано клопотання про залучення доказів, відповідно до якого просив залучити до матеріалів справи виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Також, під час судового засідання представник відповідачів 2, 3, 4 надав клопотання про здійснення процесуального правонаступництва та закриття провадження у справі, просив залучити до участі в розгляді справи правонаступника ОСОБА_1, ОСОБА_2, а саме: компанію ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о.

Представник позивача заперечував проти задоволення вказаного клопотання та наголошував на тому, що правонаступництва не було, відбулася тільки зміна власника свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів та послуг.

В судовому засіданні представником позивача було подано заяву в новій редакції та залучення співвідповідача, вимоги до якого обґрунтовує тим, що на даний час власником майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є компанія ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. Тому Позивач вважає за необхідне залучити до участі у справі компанію ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. у якості співвідповідача та для припинення порушення прав позивача в повній мірі зобов'язати компанію ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. припинити порушення виключних прав позивача на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом заборони відповідачам 2, 3, а також компанії ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» у діловій документації.

Також 04.05.2016, представником позивача, було подано позовну заяву про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у новій редакції на виконання вимог ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 20.04.2016, в якій просив наступне:

1. Визнати повністю недійсним свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2».

2. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, буд. 45, ) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Фармаком» припинити порушення виключних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України №№125884, НОМЕР_2 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом заборони використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковках товарів 05 класу МКТП, у рекламі, у мережі Інтернет та у діловій документації, пов'язаній з реалізацією товарів 05 класу МКТП.

4. Зобов'язати ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. припинити порушення виключних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом заборони використовувати позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» у діловій документації, пов'язаної з товарами 05 класу МКТП.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні надав заперечення на позовну заяву та проти задоволення позовних вимог заперечував, посилаючись на те, що при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на видачу свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг не Держслужбою не порушено жодної з вимог законодавства України, а твердження позивача про те, що знак для товарів і послуг за спірним свідоцтвом є схожим настільки, що їх можна сплутати та таким, що може ввести в оману щодо особи, не підтвердженні належними доказами.

Представник відповідачів 2, 3, 4 заявив клопотання про виклик судового експерта ОСОБА_6

Представник позивача заперечував проти виклику судового експерта.

Представник відповідача 1 проти виклику судового експерта до зали суду не заперечував.

Під час судового засідання суд відмовив у задоволенні цього клопотання, в зв'язку з його необґрунтованістю, оскільки представник відповідачів 2, 3, 4 не сформулював конкретні питання судовому експерту ОСОБА_6, а також не обґрунтував необхідність вчинення судом такої процесуальної дії.

Представником відповідачів 2, 3, 4 під час судового засідання було заявлене усне клопотання про проведення повторної судової експертизи.

Представник позивача заперечував проти проведення повторної судової експертизи, обґрунтовуючи тим, що висновок судової експертизи № 1035 був проведений відповідно до чинного законодавства України, є обґрунтованим та належним доказом у справі.

Представник відповідача 1 проти проведення повторної судової експертизи не заперечував.

Відповідач 5 компанія ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. в судове засідання не з'явився, про дату і час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив, суд вважає за можливе проводити судове засідання у його відсутність.

Судом було отримано від позивача нотаріально завірений переклад у трьох примірниках, відповідно до вимог зазначеної Конвенції, відправлено на адресу Міністерства юстиції Польщі судові документи для подальшого вручення їх відповідачу 5.

Судові документи для відповідача 5 були відправлені та вручені кур'єрською службою доставки «КСД» та отримані Міністерством юстиції Польщі, що підтверджує лист ТОВ «КСД-КИЇВ-2013» про вручення вказаних документів 17.06.2016.

Проте, Міністерством юстиції Польщі було повернуто вказані документи для вручення відповідачу 5, в зв'язку з неможливістю його виконання до дати судового засідання, призначеного на 21.06.2016.

Тому, судом було повторно відправлено судові документи на адресу Міністерства юстиції Польщі для вручення відповідачу 5, розгляд справи призначено на 12.08.2016 та встановлено резервну дату судового засідання для усунення перешкод відносно повідомлення сторони судового процесу, а саме 02.09.2016.

Представник позивача та представник відповідача 1 в судове засідання з'явились.

Представник відповідача 2, 3, 4 в судове засідання не з'явився, проте через загальний відділ канцелярії надав суду клопотання про відкладення розгляду справи, в зв'язку з відрядженням та щорічними відпустками представників за довіреністю.

Відповідач 5 компанія ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується листом кур'єрської служби доставки ТОВ «КСД-КИЇВ-2013» про вручення вказаних документів, відповідно до якого документи надійшли до Міністерства юстиції Польщі 18.07.2016, що також підтверджує достатній відлік часу для вручення вказаних документів відповідачу 5.

Відповідно до п. 1 ст. 169 ЦПК суд відкладає розгляд справи в межах строків, встановлених статтею 157 цього Кодексу, у разі першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними.

Судом було призначено розгляд судової справи на 16.09.2016 та відправлено судову повістку особисто на адресу відповідача 5.

Із матеріалів справи вбачається, що відповідач 5 отримав судову повістку від 02.09.2016 про що свідчать наступні документи: транспортна накладна кур'єрської служби доставки № 1062012 від 02.09.2016, опис до транспортної накладної № 1062012 та лист транспортної компанії ТОВ «КСД-КИЇВ-2013» про вручення компанії ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. судової повістки 06.09.2016.

16.09.2016 в судове засідання з'явилися представник позивача, представник відповідача 1 та представник відповідача 2, 3, 4.

Відповідач 5 компанія ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Суд вважає за необхідне продовжити розгляд справи без участі відповідача 5, відповідно до п. 4 ст. 169 ЦПК України.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи, об'єктивно оцінивши докази, які містяться в матеріалах справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 15.01.2014 відповідачем 2 та 3 було подано заявку № m2014 00410 на реєстрацію в Україні словесної торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» відносно наступних товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські (медичні) потреби; вітамінні препарати; вугілля деревне на фармацевтичні потреби; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дріжджі на фармацевтичні потреби; ліки ветеринарні; ліки для людини; ліки зубні (стоматологічні); лікувальний чай; продукти для дитячого харчування; проносні засоби (проносники); препарати з мікроелементами для людей і тварин; ферментні препарати на ветеринарні потреби; ферментні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні добавки».

10.07.2014 Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВУ) було зареєстровано торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» та видано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 свідоцтво на знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за № НОМЕР_3. Дані про державну реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» було опубліковано в офіційному бюлетені № 13 від 10.07.2014.

Встановлено, що 15.07.2011 рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» було визнано добре відомим в Україні знаком позивача станом на 01.01.2011 для наступних товарів 05 класу МКТП: «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)».

З матеріалів справи вбачається, що відповідно до ліцензійного договору від 26.07.2010 позивач має виключне право на використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1, що подано на реєстрацію за заявкою № m2008 19350 від 27.10.2008 відносно наступних товарів 05 класу МКТП: «лікарські (медичні) препарати, а саме ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки». Дані про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» було опубліковано в офіційному бюлетені № 14 від 26.07.2010. Відповідно до пункту 5 цього ліцензійного договору позивач має право на заборону використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 іншим особам.

Також, на підставі ліцензійного договору від 01.09.2008 позивач має виключне право на використання знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2, що подано на реєстрацію за заявкою № m2007 18126 від 24.10.2007 відносно наступних товарів 05 класу МКТП: «лікарські (медичні) препарати, а саме ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки». Дані про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» було опубліковано в офіційному бюлетені № 12 від 25.06.2008. Відповідно до пункту 5 цього ліцензійного договору позивач має право на заборону використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 іншим особам.

Таким чином, встановлено, що на дату подання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заявки № m2014 00410 на реєстрацію словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» (15.01.2014), на території України вже діяла реєстрація словесних торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1, «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та станом на 01.01.2011 було визнано знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні у відношенні позивача для товарів 5 класу МКТП: «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)».

Як вбачається, ТОВ «ОмніФарма Київ» є підприємством, заснованим 20.02.2008, предметом діяльності якого, зокрема, є виробництво та реалізація дієтичної добавки (ентеросорбенту) під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1»). Дієтичну добавку «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1») було створено у 2008 році, що підтверджують надані позивачем технічні умови ТУ У 15.8-1:2008 на добавку дієтичну «ІНФОРМАЦІЯ_1».

ТОВ ВТФ «Фармаком» (ідповідач 4) виробляє та вводить у цивільний обіг на території України дієтичну добавку «ІНФОРМАЦІЯ_2» («ІНФОРМАЦІЯ_2»).

Відповідно до положень статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Отже, на дату подання заявок на спірні торговельні марки (04.07.2008) чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року з останніми змінами від 10.04.2008.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), чинного на дату подання заявок, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону, чинного на дату подання заявок, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Крім того, відповідно до абз. 5 п. 2, чинного на дату подання заявок, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Окрім того, ст. 3 Закону визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Таким міжнародним договором України в розумінні ст. 3 Закону є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, участь України в якій підтверджена в серпні 1992 року (далі - Паризька конвенція).

В силу ст. 6 bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі - Рекомендації ВОІВ). Оскільки згідно ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення.

Окрім того, відповідно до п. 1 ст. 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Наведені правові підстави для відмови у наданні позначенням правової охорони в якості знаків для товарів і послуг є самостійними і незалежними одна від іншої, а тому фактичні обставини щодо кожної із наведених підстав повинні доводитись окремо.

Відповідно до ст. 57 ЦПК України фактичні дані, що мають значення для справи встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Для вирішення питання щодо того, чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який охороняється за свідоцтвом України № НОМЕР_2; чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який охороняється за свідоцтвом України № НОМЕР_1; чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України№ НОМЕР_3 схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1»; чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, марковані знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме щодо особи позивача, ухвалою суду від 27 травня 2015 року за клопотанням позивача було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_6, оплату за її проведення покладено на позивача.

Відповідно до ч.1 ст. 212 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ч. ч. 2, 3 ст.212 ЦПК України).

Так, матеріали справи містять висновок експертного дослідження, який суд оцінює наступним чином.

Відповідно до висновку експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №1035 від 22.02.2016 (далі - Висновок №1035) він складений атестованим судовим експертом ОСОБА_6, який атестований як судовий експерт за судово-експертною спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», має свідоцтво судового експерта № 1231 з терміном дії до 22.08.2017.

Висновок №1035 проведений і складений у відповідності ст. 10 Закону України «Про судову експертизу», яким встановлено, що до проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Суд приймає до уваги, що згідно цього висновку експертного дослідження:

- Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який охороняється за свідоцтвом України № НОМЕР_2, настільки, що його можна сплутати.

- Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який охороняється за свідоцтвом України № НОМЕР_1, настільки, що його можна сплутати.

- Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є схожим з добре відомим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що його можна сплутати.

- Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, марковані знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме щодо ТОВ «ОмніФарма Київ».

Під час судового засідання позивач надав суду письмові пояснення з урахуванням експертизи, в яких вважає висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1035 від 22.02.2016 правильним.

Судом встановлено, що наведені висновки експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №1035 містять докладний опис проведених досліджень та є обґрунтованими, є чіткими з питань, що мають значення для встановлення обставин цієї справи, а саме щодо схожості спірних торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_2» і протиставлених торгівельних марок позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також добре відомого знака «ІНФОРМАЦІЯ_1», та щодо введення в оману споживачів, щодо особи, яка виробляє товар.

Оцінюючи зазначені обставини також з позиції споживача суд вважає встановленим, що:

- через подібність закладених у позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» понять (ідей) для пересічного споживача їх семантичне значення буде однаковим, та сприйматиметься як таке, що вказує на сорбуючий засіб білого кольору, з властивостями на кшталт активованого вугілля. Тому, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 «ІНФОРМАЦІЯ_2» є семантично тотожним зі знаками для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1, добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовуються для маркування товарів одного роду (дієтичні добавки), які виготовлені з одного виду матеріалу (основна речовина - діоксид кремнію), мають однакове призначення (сорбуючу дію), умови та канали збуту (мережа аптек), та, відповідно, однакове коло споживачів. Тобто, словесний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 «ІНФОРМАЦІЯ_2», словесні знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстровані та застосовуються для однорідних товарів 05 класу МКТП.

- знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є схожим до ступеню змішування зі знаками для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», що вказує на можливість введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, марковані знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 та добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме щодо ТОВ «ОмніФарма Київ».

Оцінивши наведені висновки експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №1035 від 22.02.2016 за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про неповноту, необґрунтованість чи неправильність цих висновків.

Зважаючи на викладене, висновок експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 1035 від 22.02.2016 слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

В частині встановлення того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_3 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товари 5 класу МКТП Висновок № 1035 від 22.02.2016 не суперечить іншим матеріалам справи, згідно яких позивач серед пересічних споживачів товарів 05 класу МКТП, сприймається як виробник препаратів сорбуючої дії, з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» з 2008 року, «ІНФОРМАЦІЯ_1» щонайменше з 2010 року, а тому існує висока ймовірність введення споживача в оману щодо дійсного виробника препарату з тотожним терапевтичним ефектом, який маркується позначенням схожим до ступеню змішування із позначеннями, що інтенсивно і на протязі тривалого часу використовуються ТОВ «ОмніФарма Київ».

Отже, використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 буде викликати у споживачів асоціації з особою власника свідоцтв України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 та добре відомого знака «ІНФОРМАЦІЯ_1», що не відповідає дійсності. Зазначене є додатковою обставиною, яка підтверджує, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_3 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товари 5 класу МКТП.

Разом із письмовими поясненнями щодо висновку судової експертизи № 1035 позивачем були надані письмові докази, як додаткові підстави щодо відповідності матеріалам справи висновку судової експертизи.

Позивач зазначає, що Висновок експерта № 1035 повністю узгоджується з висновком експертного дослідження № 09-09/2013 від 09.09.2013, який складений атестованим судовим експертом ОСОБА_7 по справі № 760/14250/13-ц та містить наступні висновки:

1. Застосування позначення «УГОЛЬ БЕЛЫЙ» на касових чеках № 91923 від 27.09.2012 та № 22195 від 06.03.2013 щодо товару «ІНФОРМАЦІЯ_3» є використанням добре відомого в Україні знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1.

2 (3). Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», нанесене на упаковку товару виробництва ТОВ ВТФ «Фармаком», є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим в Україні знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2, яким надано правову охорону відносно таких самих товарів.

Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», нанесене на упаковку товару виробництва ТОВ ВТФ «Фармаком», є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим в Україні знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2, яким надано правову охорону відносно таких самих товарів.

3 (2). Назва товару - дієтичної добавки «ІНФОРМАЦІЯ_3», наведена на касових чеках № 91923 від 27.09.2012 та № 22195 від 06.03.2013, є таким позначенням, що може ввести в оману щодо особи виробника товару, оскільки може викликати у споживачів помилкове враження про те, що цей товар походить від особи, яка використовує знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1, добре відомий в Україні знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» - ТОВ «ОмніФарма Київ».

4. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», нанесені на упаковку товару - дієтичної добавки виробництва ТОВ ВТФ «Фармаком», є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника товару оскільки можуть викликати у споживачів помилкове враження про те, що цей товар походить від особи, яка використовує знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1, добре відомий в Україні знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» - ТОВ «ОмніФарма Київ».

Судом встановлено, що по вказаній справі № 760/14250/13-ц було постановлено рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 12.09.2013, що набрало законної сили, яким висновок експертного дослідження 09-09/2013 було прийнято в якості належного та допустимого доказу. По вказаній справі суд оцінив докази наявні в матеріалах справи та прийшов до висновку, що вимоги позивача в частині зобов'язання ТОВ «Компанія «Фарм-Союз» припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.06.2010, знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 25.06.2008 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Фарм-Союз» використовувати позначення «УГОЛЬ БЕЛЫЙ» у діловій документації, а саме, на касових чеках та стікерах зі штрих кодом, які наносяться на упаковку товару, підлягають задоволенню.

Суд погоджується з доводами позивача стосовно доказової сили висновку експертного дослідження № 09-09/2013 від 09.09.2013 та преюдиційності рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 12.09.2013 до справи №760/6379/15-ц виходячи з того, що встановлені фактичні обставини щодо особи позивача, тобто особи, яка є позивачем у справі №760/6379/15-ц, а також щодо порушення прав позивача на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27.06.2010, знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 25.06.2008 року та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» при використанні іншими особами позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», що нанесене на упаковку товару виробництва ТОВ ВТФ «Фармаком», яке є відповідачем 4 у даній справі, обидві ці справи є пов'язаними, а отже вищенаведені фактичні обставини, встановленні судовим рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 12.09.2013 по справі №760/14250/13-ц, не підлягають новому доказуванню при розгляді справи №760/6379/15-ц відповідно до ч. 3 ст. 61 ЦПК України.

Також, у своїх письмових поясненнях позивач зазначає, що ним також було подано позов до Господарського суду м. Києва стосовно припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, який визнано добре відомим в Україні.

Судом встановлено, що рішенням Господарського суду м. Києва від 01.02.2016 по справі № 910/6318/15-г позовні вимоги ТОВ «ОмніФарма Київ» задоволено частково, а саме: зобов'язано ТОВ «Новація» припинити використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» у своїй господарській діяльності, в тому числі в процесі виробництва та реалізації продукції, у рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації стосовно товарів 05 класу МКПТ для реєстрації знаків; вилучити з цивільного обороту товари - фармацевтичний препарат із зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» та рекламні матеріали з посиланням на те, що препарат «ІНФОРМАЦІЯ_4» - це те саме, що й «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1»); стягнуто з ТОВ «Новація» з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь ТОВ «ОмніФарма Київ» 15 000 грн. витрат за проведення судової експертизи та 1 218 грн. судового збору.

Позивач наголошує на тому, що вказане рішення прийняте з урахуванням фактичних обставин справи, існуючих в матеріалах справи, доказів, а також висновку судового експерта № 1032 від 18.12.2015, проведення якої також було доручено судовому експерту ОСОБА_6

Встановлено, що судовим експертом ОСОБА_6, відповідно до висновку судової експертизи № 1032 від 18.12.2015 були надані наступні висновки:

1. Комбіноване позначення з домінуючим словесним елементом «ІНФОРМАЦІЯ_4» на чорному тлі, що використовується на упаковці товарів ТОВ «Новація», є схожим з добре відомим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що їх можна сплутати.

2. Комбіноване позначення з домінуючим елементом «ІНФОРМАЦІЯ_4» на чорному тлі, що використовується на упаковці товарів ТОВ «Новація», є схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4, настільки, що їх можна сплутати.

3. Словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», вказане в анотації товару «Сорбофіт + ІНФОРМАЦІЯ_4» товариства з обмеженою відповідальністю «Новація», у назві препарату та у дужках поряд з хімічною назвою його діючої речовини - діоксид кремнію, не є іншою загальноприйнятою назвою діоксиду кремнію, але відноситься до контекстуального синоніму назви цієї сполуки.

4. Словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_4» є таким, що складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)», або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, властивості, призначення товару.

5. Позначення «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА СОРБОФІТ + ІНФОРМАЦІЯ_4, зобр.» (за заявкою № m2014 08511 від 20.06.2014), що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Новація», є схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», що визнаний добре відомим в Україні станом на 01.01.2011р., для товарів 05класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)» настільки, що їх можна сплутати.

6. Позначення «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА СОРБОФІТ + ІНФОРМАЦІЯ_4, зобр.» (за заявкою № m2014 08511 від 20.06.2014) не має розрізняльної здатності для позначення товарів 05 класу МКТП ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки).

Згідно матеріалів справи, висновок судового експерта № 1032 від 18.12.2015 складено атестованим судовим експертом ОСОБА_6, що провів дослідження щодо кожного поставленого питання з використанням документів, які були подані йому сторонами. Висновки кожного питання обґрунтовані належним чином, зроблені за допомогою методу співставлення та порівняння, синтезу та аналізу, підтверджені положеннями нормативних актів та відповідної літератури. Документального підтвердження того, що судовим експертом були порушені норми чинного законодавства України, суду подано не було.

Пунктом 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила) встановлено загальний підхід визначення схожості словесних позначень, а саме те, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановлені схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно джерела ОСОБА_8 Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (9 абз. с. 80): « в комбінованому позначенні, яке складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення. Якщо під час дослідження комбінованих позначень буде встановлено, що їх словесні елементи ідентичні або схожі настільки, що їх можна сплутати, то такі комбіновані позначення слід визнати схожими навіть при повній розбіжності зображувальних елементів.

Одним із випадків смислової схожості є співпадіння одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос, який має самостійне значення, який є центральним елементом позначень.

Як було встановлено судом, для пересічного споживача товарів 05 класу МКТП саме позивач сприймається як виробник препаратів сорбуючої дії, з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1». У рішенні Господарського суду м. Києва від 01.02.2016 по справі № 910/6318/15-г знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та добре відомому знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що належить позивачу протиставляється комбіноване позначення, виробником якого є ТОВ «Новація». Під час судового засідання судом встановлено, що письмові докази, що були надані позивачем, а саме рішення Господарського суду м. Києва від 01.02.2016 по справі № 910/6318/15-г набрало законної сили, що підтверджується постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.05.2016, якою вказане рішення Господарського суду м. Києва по справі 910/6318/15-г залишено без змін та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30.08.2016, відповідно до якої касаційну скаргу повернуто скаржнику.

Суд приймає рішення Господарського суду м. Києва від 01.02.2016 по справі № 910/6318/15-г як додаткове джерело судової практики, яка склалася в Україні навколо захисту прав позивача на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», оскільки смисловий зміст, закладений в обидва спірні позначення, що мають словесну частину «ІНФОРМАЦІЯ_2», як то у господарській справі № 910/6318/15-г, так і у даній цивільній справі, а також у знаки для товарів і послуг позивача, є ідентичним, що вказує на їх семантичну тотожність, а тому позначення, що мають словесну частину «ІНФОРМАЦІЯ_2» при їх використанні можуть вводити споживача в оману щодо дійсного виробника препарату з тотожним терапевтичним ефектом, а саме щодо особи ТОВ «ОмніФарма Київ» (позивача).

Під час судового засідання судом було залучено до матеріалів справи виписку з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № НОМЕР_3, що було надано представником відповідачів 2, 3, 4, відповідно до якої майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 були передані відповідачами 2 та 3 компанії ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. (ул. П. Вішнєвского, 1/26, 85-796 Бидгощ, Польща (PL).

Ухвалою суду від 20.04.2016 залучені до участі в справі як співвідповідача компанію ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. (ул. П. Вішнєвского, 1/26, 85-796 Бидгощ, Польща (PL)

Свої позовні вимоги, відносно відповідача 2 та 3 позивач обґрунтував тим, що участь у справі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у якості відповідачів 2 та 3 необхідно в будь-якому випадку, адже в процесі розгляду цього спору судом буде вирішено обставини щодо охороноздатності спірного знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 саме станом на дату подачі заявки, заявниками за якою були ОСОБА_1 та ОСОБА_2, тобто поміж іншого судом при розгляді цієї справи буде вирішено питання про права та обов'язки цих осіб щодо спірного свідоцтва, а отже ця справа повинна розглядатися зі всіма відповідачами спільно.

Під час розгляду справи судом встановлено, що на момент подачі позивачем первинної позовної заяви існував факт порушення прав на знаки для товарів і послуг позивача, саме відповідачами 2, 3 та 4, що підтверджують наявні в матеріалах справи докази, а тому, позивачем було вірно заявлено позов та обґрунтовано визначені позовні вимоги, які відносяться саме до цивільного судочинства, адже на момент подачі вказаного позову власниками спірного знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 були відповідач 2 та 3, тобто фізичні особи. Таким чином позов було пред'явлено до належних відповідачів і подано з дотримання норм чинного процесуального законодавства України.

Відповідно до п. 7.1. розділу 7 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів та послуг, які було розроблено органом експертизи Держслужби інтелектуальної власності України, а саме Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони встановлюється через обставини, що правомірно склалися на дату пріоритету заявки, а за відсутності цієї дати - на дату подання заявки до Установи.

Також згідно п. 3 ст. 19 Закону свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Таким чином, суд прийшов до висновку, що вирішення даної справи вплине на права та обов'язки ОСОБА_1 та ОСОБА_2, тому клопотання про здійснення процесуального правонаступництва та закриття провадження у справі не підлягає задоволенню, оскільки відбулася лише зміна власника спірного свідоцтва.

Представником відповідача 2, 3, 4 під час судового розгляду справи 16.09.2016 було заявлено усне клопотання про повторну судову експертизу, посилаючись на те, що хімічна освіта судового експерта ОСОБА_6 заважає йому правильно оцінювати докази та проводити дослідження відносно питання про введення в оману споживачів, щодо спірного позначення, як звичайному пересічному споживачу без вказаної хімічної освіти.

Згідно ст. 150 ЦПК України якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Зважаючи на викладене, висновок експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 1035 від 22.20.2016 слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Необхідно також відмітити, що відповідно до рекомендації ВОІВ «9.165. Товарные знаки могут быть сходными друг с другом в большей или меньшей степени. В данном случае тестом, конечно, является определение того, является ли они сходными до степени смешения. Товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров. Если потребитель может смешать товары, дистинктивная функция товарного знака не работает и потребитель может не купить тот товар, который он хочет… 9.169 Наиболее важным моментом является то, что потребитель не сравнивает товарные знаки как бы на одной линии, он, как правило, сталкивается со знаком - нарушителем в магазине, не видя товара, снабженного знаком, который потребитель знает и помнит более или менее точно. Он принимает товары, предлагаемые со знаком-нарушителем, за подлинный товар, который он действительно хочет купить. В этом контексте следует также учесть, что средний потребитель имеет также среднюю память и для него достаточно сомнения относительно того, не является ли товарный знак, с которым он сталкивается, тем знаком, который он знает. 9.170. Поскольку средний потребитель с первого взгляда, как правило, не видит различий между знаками, которые он мог бы распознать, если бы более тщательно изучил знак и товар, предлагаемый с ним, то первое впечатление, получаемое им, должно быть ложным… 9.178. Четвертым важным моментом является то, что смешение может возникнуть из-за сходства в написании, в произношении и в значении знака и что сходство в одной из этих сфер достаточно для нарушения, если оно вводит в заблуждение общественность».

Згідно ч. 1 ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Таким чином, суд визнає обґрунтованим посилання позивача на обставини щодо схожості оскаржуваних позначень та наявності його порушених прав, а заперечення з цього приводу такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами.

Згідно ч.1 ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

На підставі викладеного та з урахуванням положень п. 1-3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, суд приходить до висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_3 не відповідає умовам надання правової охорони щодо переліку товарів 5 класу МКТП, для яких дана торговельна марка зареєстрована.

Згідно ст.19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрований на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3, права на який на даний час належать компанії ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. не відповідає умовам надання правової охорони щодо переліку товарів 5 класу МКТП, свідоцтво України № НОМЕР_3 підлягає визнанню судом недійсними повністю.

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення ДСІВУ публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання ДСІВУ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_3 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до п. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно п. 2 цієї ж статті Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

За змістом п. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до п. 5 ст. 16 цього ж Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

1) зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

2) зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

3) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

4) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як відомо з матеріалів справи, ТОВ ВТФ «Фармаком» виготовляє дієтичну добавку (ентеросорбент) «ІНФОРМАЦІЯ_2» («ІНФОРМАЦІЯ_2») в асортименті та використовує вказане позначення відносно таких товарів шляхом: нанесення позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» («ІНФОРМАЦІЯ_2») на первинну та вторинну упаковки дієтичних добавок; наведення позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» («ІНФОРМАЦІЯ_2») у діловій документації - інструкціях до застосування дієтичних добавок, вкладених у вторинну упаковку товарів; використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» («ІНФОРМАЦІЯ_2») в рекламі та мережі Інтернет - на Інтернет-сторінці Відповідача 4.

Під час розгляду справи судом встановлено, що Відповідач 4 продовжує активно насичувати український ринок ентеросорбентів товарами із нанесенням на них позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», про що, свідчать наявні в матеріалах справи докази, а також футляри упаковки дієтичних добавок, датою виготовлення яких є 01.01.2016 та фіскальні чеки від 22.04.2016 та 24.04.2016.

Тому, на підставі ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст.ст. 16, 25 Закону суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Фармаком» припинити порушення виключних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України №№НОМЕР_5 НОМЕР_2 та добре відомий знак шляхом заборони використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковках товарів 05 класу МКТП, у рекламі, у мережі Інтернет та у діловій документації, пов'язаній з реалізацією товарів 05 класу МКТП.

Судом встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці та громадських формувань відповідач 2 є керівником та єдиним підписантом ТОВ ВТФ «Фармаком», а відповідач 3 є кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства.

Тобто діяльність відповідача 4 фактично регулюють та контролюють відповідачі по справі 2 та 3, а тому саме відповідач 2 та 3 приймають рішення пов'язані з господарською діяльністю ТОВ ВТФ «Фармаком», затверджують та підписують усі внутрішні документи, інструкції, оригінал-макети дизайну упаковок товарів відносно товарів 05 класу МКТП, визначають позначення, які на них використовуються та інше.

Також, з наявних в матеріалах справи доказів, а саме виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № НОМЕР_3 суду відомо, що відповідно до укладеного із Відповідачами 2 та 3 договору про передачу прав власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» власником майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 на теперішній час є компанія ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о.

Тому суд приходить до висновку, що компанія ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. фактично разом із Відповідачами 2 та 3 порушує права інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України №№НОМЕР_5 НОМЕР_2, добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом використання спірного знаку для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_6 у діловій документації та існує ймовірність передання виключних або невиключних майнових прав зі сторони відповідача 5 на спірну торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 третім особам за ліцензійними угодами, що відповідно до ст. 16 Закону є також використанням знака.

Враховуючи вищенаведене та на підставі ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст.ст. 16, 25 Закону суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ТРЕЙДІНГ СЕРВІС Сполка з о.о. припинити порушення виключних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом заборони використовувати позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» у діловій документації, пов'язаної з товарами 05 класу МКТП.

Таким чином, суд не вбачає підстав для відмови позивачу у позові на підставі ч. 4 ст.267 ЦК України.

На підставі викладеного та керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ст.ст. 494, 495, 499 ЦК України, ст. ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 146, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Визнати повністю недійсним свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені- «Промислова власність».

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Фармаком» (вул. Юрївська, 17, м. Харків, 61050, ) припинити порушення виключних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом заборони використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковках товарів 05 класу МКТП, у рекламі, у мережі Інтернет та у діловій документації, повязаної з реалізацією товарів 05 класу МКТП.

Зобов'язати ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ТРЕЙДІНГ СЕРВІС сполка з о.о. припинити порушення виключних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» на знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом заборони використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» на упаковках товарів 05 класу МКТП, у діловій документації, повязаної з реалізацією товарів 05 класу МКТП.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: І. А. Усатова