УХВАЛА

іменем україни

8 червня 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Луспеника Д.Д.,

суддів: Журавель В.І., Хопти С.Ф.,

ЧерненкоВ.А., ШтеликС.П.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом науково-виробничого підприємства «Нива» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю до ОСОБА_3, ОСОБА_4, публічного акціонерного товариства «Коблево», Державної служби інтелектуальної власності України, Баядера Менеджмент Лімітед про визнання свідоцтв на знак для товарів і послуг недійсними та зобов'язання вчинити певні дії за касаційною скаргою публічного акціонерного товариства «Коблево» на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 9 жовтня 2015 року та ухвалу апеляційного суду Одеської області від 21 грудня 2015 року,

в с т а н о в и л а:

У вересні 2014 року науково-виробниче підприємство «Нива» у вигляді товариство з обмеженою відповідальністю (далі - НВП «Нива» ТОВ) звернулося до суду з указаним позовом, посилаючись на те, що на подані на реєстрацію публічним акціонерним товариством «Коблево» (далі - ПАТ «Коблево») та Баядера Менеджмент Лімітед у якості знаків для товарів і послуг за заявками: від 10 липня 2014 року № m201409525 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO ASTI; від 10 липня 2014 року № m201409523 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO PROSECCO, від 26 серпня 2014 року № m201412020 про реєстрацію знаку для товарів і послуг МАРЕНГО АСТІ, від 26 серпня 2014 року

№ m201412022 про реєстрацію знаку для товарів та послуг МАРЕНГО ПРОСЕККО; від 12 грудня 2014 року № m2014 17751 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO AS; від 15 грудня 2014 року № m2014 17866 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO ТІ; від 16 грудня 2014 року

№ m2014 17937 про реєстрацію знаку для товарів і послуг AS MARENGO ТІ; від 4 лютого 2015 року № m2015 01271 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO ASТІ (комбінований); від 4 лютого 2015 року № m2015 01272 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO ASТІ (комбінований); від 12 грудня 2014 року № m2014 17753 про реєстрацію знаку для товарів і послуг PRO MARENGO; від 15 грудня 2014 року № m2014 17867 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO SECCO; від 13 січня 2015 року № m2015 00193 про реєстрацію знаку для товарів і послуг PRO MARENGO SECCO; від 4 лютого 2015 року № m2015 01270 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO PROSECCO (комбінований); від 4 лютого 2015 року № m2015 01273 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO PROSECCO (комбінований) поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, визначених ст. ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки вони не відповідають умовам патентоспроможності та порушують права товариства на знак для товарів і послуг, зареєстрованих раніше .

Вважало, що на промислові зразки, подані на реєстрацію ПАТ «Коблево» за заявкою № s2014 02481 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO та за заявкою № s2015 00157 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO, поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, визначені ст. ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки вони не відповідають умовам патентоспроможності та порушують права інтелектуальної власності НВП «Нива» ТОВ за зареєстровані раніше знаки для товарів та послуг «САЛЮТЕ АСТІ», «ТАЇРОВО АСТІ» та «САЛЮТЕ ПРОСЕККО».

Зазначало, що позначення: ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом України НОМЕР_1; ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом України НОМЕР_2; MARENGO AS за свідоцтвом України № 199360; МАRENGO TI за свідоцтвом України № 199362; PRO MARENGO за свідоцтвом України № 199361, MARENGO ASTI; МАРЕНГО АСТІ; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO»; «МАRENGO SECCO»; «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО»; «МАРЕНГО СЕККО»; «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS»; «МАRENGO TI»; «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС»; «МАРЕНГО ТІ» є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє однорідний товар, а саме: НВП «НИВА» ТОВ, що свідчить про невідповідність оспорюваних позначень встановленим законодавчо умовам надання правової охорони, що є підставою для визнання свідоцтв недійсними та заборони використання спірних позначень відповідно до пп. «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

З урахуванням уточнених позовних вимог позивач просив просило визнати недійсними свідоцтва на знак для товарів і послуг: від 25 червня 2012 року НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 власників ОСОБА_3, ОСОБА_4; від 25 червня 2012 року НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 власників ОСОБА_3, ОСОБА_4; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 25 червня 2012 року НОМЕР_1; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 25 червня 2012 року НОМЕР_2; визнати недійсними свідоцтва на знак для товарів і послуг: від 12 травня 2015 року № 199360 MARENGO AS власника ПАТ «Коблево»; від 12 травня 2015 року № 199362 МАRENGO TI власника ПАТ «Коблево»;

від 12 травня 2015 року № 199361 PRO MARENGO власник ПАТ «Коблево»; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12 травня 2015 року № 199360; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12 травня 2015 року № 199361; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12 травня 2015 року № 199362; заборонити ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень: MARENGO ASTI; МАРЕНГОАСТІ; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; заборонити ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень: «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS» та «МАRENGO TI», що можуть міститися, як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару; заборонити ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень: «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС» та «МАРЕНГО ТІ», що можуть міститися, як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару; заборонити ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень: «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO» та «МАRENGO SECCO», що можуть міститися, як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару; заборонити ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень: «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО» та «МАРЕНГО СЕККО», що можуть міститися, як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару; заборонити Баядера Менеджмент Лімітед виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень: MARENGO ASTI; МАРЕНГОАСТІ; заборонити Баядера Менеджмент Лімітед виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень: MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО.

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 9 жовтня 2015 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Одеської області від 21 грудня 2015 року, позов задоволено.

Визнано недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг від 25 червня 2012 року НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 власників ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Визнано недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг від 25 червня

2012 року НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 власників ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 25 червня 2012 року НОМЕР_1.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 25 червня 2012 року НОМЕР_2.

Визнано недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг від 12 травня 2015 року № 199360 MARENGO AS власника ПАТ «Коблево».

Визнано недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг від 12 травня 2015 року № 199362 МАRENGO TI власника ПАТ «Коблево».

Визнано недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг від 12 травня 2015 року № 199361 PRO MARENGO власника ПАТ «Коблево».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12 травня 2015 року № 199360.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12 травня 2015 року № 199361.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12 травня 2015 року № 199362.

Заборонено ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень: MARENGO ASTI; МАРЕНГО АСТІ; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО.

Заборонено ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень: «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS» та «МАRENGO TI», що можуть міститися, як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару.

Заборонено ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень: «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС» та «МАРЕНГО ТІ», що можуть міститися, як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару.

Заборонено ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень: «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO» та «МАRENGO SECCO», що можуть міститися, як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару.

Заборонено ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень: «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО» та «МАРЕНГО СЕККО», що можуть міститися, як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару.

Заборонено Баядера Менеджмент Лімітед виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень: MARENGO ASTI; МАРЕНГО АСТІ.

Заборонено Баядера Менеджмент Лімітед виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень: MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

У касаційній скарзі ПАТ «Коблево» просить зазначені судові рішення скасувати, посилаючись на порушення судами норм матеріального і процесуального права, та ухвалити нове рішення про відмову в позові.

Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно із ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами для касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, виходив із того, що елемент позначень, як зареєстрованих у якості знаків для товарів і послуг ОСОБА_3, ОСОБА_4, так і поданих на реєстрацію знаків для товарів і послуг ПАТ «Коблево», Баядера Менеджмент Лімітед, складається із напису: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, MARENGO ASTI; МАРЕНГО АСТІ; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO»; «МАRENGO SECCO»; «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО»; «МАРЕНГО СЕККО»; «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS»; «МАRENGO TI»; «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС»; «МАРЕНГО ТІ». Кінцева частина вказаного напису є ідентичною за граматичним написанням зі словом «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO», присутнім у знаках компанії НВП «НИВА» ТОВ.

Таким чином, до складу знаків та позначень, а також промислових зразків, поданих на реєстрацію відповідачами, входить елемент «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO», який є спільним з елементом, що утворює серію знаків, що належать НВП «НИВА» ТОВ.

Вважав, що позначення: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, MARENGO ASTI; МАРЕНГО АСТІ; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO»; «МАRENGO SECCO»; «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО»; «МАРЕНГО СЕККО»; «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS»; «МАRENGO TI»; «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС»; «МАРЕНГО ТІ» є такими, що можуть ввести споживача в оману стосовно виробника товарів, для яких даний знак зареєстрований, оскільки не виключається небезпека того, що оспорюване позначення асоціативно може породжувати помилкову, неправильну думку щодо джерела походження товарів, для яких він зареєстрований, яка насправді не відповідатиме дійсності, а позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом України НОМЕР_1; позначення ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом України НОМЕР_2; позначення MARENGO AS за свідоцтвом України № 199360; позначення МАRENGO TI за свідоцтвом України № 199362; позначення PRO MARENGO за свідоцтвом України № 199361 не відповідає умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 33 класу МКТП, для яких вказані знаки зареєстровані.

Також суд вважав, що позначення, подані на реєстрацію ПАТ «Коблево» та Баядера Менеджмент Лімітед у якості знаків для товарів і послуг за заявками, наведеними вище, не відповідають умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 33 класу МКТП, для яких вказані заявки подані на реєстрацію.

При цьому зазначав про те, що промислові зразки, подані на реєстрацію

ПАТ «Коблево» за заявкою № s2014 02481 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO та за заявкою № s2015 00157 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO не відповідають умовам надання правової охорони та умовам патентоспроможності, порушують права інтелектуальної власності НВП «НИВА» ТОВ на зареєстровані раніше знаки для товарів і послуг «САЛЮТЕ АСТІ», «ТАЇРОВО АСТІ» та «САЛЮТЕ ПРОСЕККО».

Проте повністю погодитись із такими висновками судів не можна.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Згідно зі ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує, зокрема, такі питання: 1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин; 5) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити; 6) як розподілити між сторонами судові витрати.

Таким вимогам закону судові рішення не відповідають.

Судом установлено, що Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я НВП «НИВА» у вигляді ТОВ зареєстровані знаки для товарів і послуг: від 26 квітня 2011 року № 138262, від 11 липня 2011 року № 141676, від 12 серпня 2013 року № 174265, від 10 квітня 2015 року № 198077 для товарів 33 класу МКТП.

Заочним рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 31 березня 2014 року в справі № 495/9743/13ц визнано добре відомим в Україні знак САЛЮТЕ АСТІ з 26 квітня 2011 року та знак ТАЇРОВО АСТІ з 12 серпня 2013 року на ім'я НВП «НИВА» ТОВ.

Згідно з ч. ч. 3, 4 ст. 61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Відповідно до висновку експерта науково-дослідного інституту інтелектуальної власності від 19 березня 2015 року № 1018, складеного за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_2 МАРЕЛЛІАСТІ та позначення MARENGO ASTI, МАРЕНГО АСТІ та MARENGO PROSECCO, МАРЕНГО ПРОСЕККО не є оманливими, але є такими, що в разі їх використання стосовно товару 33 класу згідно з МКТП «вино», можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє однорідний товар, а саме: щодо НВП «НИВА» ТОВ.

Судом також установлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 мають зареєстровані Державною службою інтелектуальної власності України знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: від 25 червня 2012 року НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та від 25 червня 2012 року НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2. ПАТ «Коблево» має зареєстровані Державною службою інтелектуальної власності України знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: від 12 травня 2015 року № 199360 MARENGO AS; від 12 травня 2015 року № 199362 МАRENGO TI; від 12 травня 2015 року

№ 199361 PRO MARENGO. Крім того, ПАТ «Коблево» та Баядера Менеджмент Лімітед подано на реєстрацію до Державної служби інтелектуальної власності України в якості знаків для товарів і послуг позначення, як словесні, так і словесно-графічні за заявкою від 10 липня 2014 року № m201409525 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO ASTI, за заявкою від 10 липня 2014 року № m201409523 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO PROSECCO, за заявками: від 26 серпня 2014 року № m201412020 про реєстрацію знаку для товарів і послуг МАРЕНГОАСТІ, від 26 серпня 2014 року № m201412022 про реєстрацію знаку для товарів і послуг МАРЕНГО ПРОСЕККО; від 12 грудня 2014 року № m2014 17751 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO AS; від 15 грудня 2014 року № m2014 17866 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO ТІ; від 16 грудня 2014 року № m2014 17937 про реєстрацію знаку для товарів і послуг AS MARENGO ТІ; від 4 лютого 2015 року № m2015 01271 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO ASТІ (комбінований); від 4 лютого 2015 року № m2015 01272 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO ASТІ (комбінований); від 12 грудня 2014 року № m2014 17753 про реєстрацію знаку для товарів і послуг PRO MARENGO; від 15 грудня 2014 року № m2014 17867 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO SECCO; від 13 січня 2015 року № m2015 00193 про реєстрацію знаку для товарів і послуг PRO MARENGO SECCO; від 4 лютого 2015 року № m2015 01270 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO PROSECCO (комбінований); від 4 лютого 2015 року № m2015 01273 про реєстрацію знаку для товарів і послуг MARENGO PROSECCO (комбінований). Також ПАТ «Коблево» подано на реєстрацію до Державної служби інтелектуальної власності України промислові зразки за заявкою № s2014 02481 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO та за заявкою № s2015 00157 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO.

ПАТ «Коблево» розпочало використовувати заявлені на реєстрацію у якості знаків для товарів і послуг словесні позначення: MARENGO ASTI, МАРЕНГОАСТІ та MARENGO PROSECCO, МАРЕНГО ПРОСЕККО в своїй діловій документації, надавало на дегустацію зразки алкогольної продукції, виготовленої за технологічними інструкціями ПАТ «Коблево» на вина MARENGO ASTI, МАРЕНГО АСТІ та MARENGO PROSECCO, МАРЕНГО ПРОСЕККО, тобто фактично ПАТ «Коблево» розпочало використання поданих на реєстрацію знаків, про що свідчать протоколи Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості від 7 липня 2014 року № 7 та від 6 листопада 2014 року № 10.

НВП «НИВА» у вигляді ТОВ подало на реєстрацію знак SALUTE ASTI 31 грудня 2010 року, знак TAIROVO ASTI - 23 листопада 2012 року, знак SALUTE PROSECCO - 31 березня 2014 року. Таким чином, як вбачається з дат подання НВП «НИВА» у вигляді ТОВ заявок на вищезазначені знаки, в Україні позивач володіє пріоритетними правами інтелектуальної власності на зазначені вище торговельні марки, оскільки вони подані на реєстрацію раніше, ніж спірні знаки та промислові зразки, заявлені на реєстрацію ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПАТ «Коблево», Баядера Менеджмент Лімітед.

НВП «НИВА» у вигляді ТОВ в України володіє майновими правами інтелектуальної власності на торговельні марки, які охороняються на території України на підставі виданих свідоцтв.

Ігристі вина виробництва НВП «НИВА» ТОВ під ТМ «САЛЮТЕ АСТІ», ТМ «ТАЇРОВО АСТІ» та ТМ «САЛЮТЕ ПРОСЕККО», ТМ «ТАЇРОВО ПРОСЕККО» реалізуються у ведучих національних торгових мережах, таких як: «АШАН», «ФУРШЕТ», «АТБ-маркет», «Сільпо» та інших, випуск та реалізація продукції під вказаними торговельними марками розпочалася з 2011 року.

Знак «САЛЮТЕ АСТІ» «SALUTE ASTI», знак «ТАЇРОВО АСТІ» «TAIROVO ASTI», знак «САЛЮТЕ ПРОСЕККО» «SALUTE PROSECCO», складовою частиною яких є позначення «ASTI» («АСТІ») та «PROSECCO» («ПРОСЕККО»), являючись знаками НВП «НИВА» ТОВ, асоціюються у споживачів саме із цією особою при використанні їх відносно товарів 33 класу МКТП.

Рекламування товарів НВП «НИВА» ТОВ під торговельними марками серії «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO» в Україні підтверджується і наявними у матеріалах справи письмовими доказами (договори та інше).

Знаки, які зареєстровані на ім'я одного власника НВП «НИВА» ТОВ, містять словесний елемент «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO». У зв'язку з цим елемент «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO» слід розглядати як такий, що утворює серію знаків компанії НВП «НИВА» ТОВ.

Елемент позначень, як зареєстрованих у якості знаків для товарів і послуг ОСОБА_3, ОСОБА_4, так і поданих на реєстрацію знаків для товарів і послуг ПАТ «Коблево», Баядера Менеджмент Лімітед, складається із напису: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, MARENGO ASTI; МАРЕНГО АСТІ; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO»; «МАRENGO SECCO»; «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО»; «МАРЕНГО СЕККО»; «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS»; «МАRENGO TI»; «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС»; «МАРЕНГО ТІ». Кінцева частина вказаного напису є ідентичною за граматичним написанням зі словом «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO», присутнім у знаках компанії НВП «НИВА» ТОВ.

До складу знаків та позначень, а також промислових зразків, поданих на реєстрацію відповідачами, входить елемент «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO», який є спільним з елементом, що утворює серію знаків, що належать НВП «НИВА» ТОВ.

Позначення: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, MARENGO ASTI; МАРЕНГО АСТІ; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO»; «МАRENGO SECCO»; «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО»; «МАРЕНГО СЕККО»; «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS»; «МАRENGO TI»; «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС»; «МАРЕНГО ТІ» є таким, що може ввести споживача в оману стосовно виробника товарів, для яких даний знак зареєстрований, оскільки не виключається небезпека того, що оспорюване позначення асоціативно може породжувати помилкову, неправильну думку щодо джерела походження товарів, для яких він зареєстрований, яка насправді не відповідатиме дійсності, а позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом України НОМЕР_1; позначення ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом України НОМЕР_2; позначення MARENGO AS за свідоцтвом України № 199360; позначення МАRENGO TI за свідоцтвом України № 199362; позначення PRO MARENGO за свідоцтвом України № 199361 не відповідає умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 33 класу МКТП, для яких вказані знаки зареєстровані.

Пунктом «а» ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що однією з підстав для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним повністю або частково є невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з пп. 4 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати праву охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Обґрунтовуючи заперечення проти позову ПАТ «Коблево» посилалось на те, що знак для товарів і послуг SALUTE ASTI та позначення MARENGO ASTI не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Позначення MARENGO ASTI, МАРЕНГО АСТІ та MARENGO PROSECCO, МАРЕНГО ПРОСЕККО не є оманливими.

Відповідно до абз. 2 п. 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтв України на знак для товарів і послуг, позначення може бути визнане оманливим або таким, яке здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знаку не виключає введення в оману споживача.

Позначення ASTI є загальновидовою назвою товару, а саме - видом ігристих вин та географічною назвою провінції в Італії, де виробляється таке вино. Позначення ASTI та PROSECCO самі по собі не мають розрізняльної здатності та в силу ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не підлягають правовій охороні.

Заявник зазначав, що ПАТ «Коблево» є одним з найбільших підприємств виноробної галузі України, яке виготовляє такі відомі бренди вин та вермутів, як «Коблево», «Маренго» та інші, та є власником товарних знаків і послуг «MARENGO», тому вимоги, про заборону ними виробництва та реалізації продукції з використанням знаку для товарів і послуг MARENGO ASTI вважав безпідставними.

Також зазначав, що судом об'єднані в одне провадження вимоги до фізичної та юридичної особи, які є неоднорідними і таке об'єднання суперечить вимогам закону.

У порушення вимог 212-214, 315 ЦПК України суди доводів сторін як на підтвердження, так і на заперечення позову належним чином не перевірили; не встановили фактичні обставини, від яких залежить правильне вирішення спору, не навели мотивів відхилення зазначених доводів.

Посилаючись на висновок експерта науково-дослідного інституту інтелектуальної власності від 19 березня 2015 року № 1018, складеного за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, суди не звернули уваги, що він по суті є ймовірним, оскільки експерт вважає, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 та позначення MARENGO ASTI, МАРЕНГО АСТІ та MARENGO PROSECCO, МАРЕНГО ПРОСЕККО не є оманливими і разом із тим, є такими, що в разі їх використання стосовно товару 33 класу згідно з МКТП «вино», можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє однорідний товар, а саме: щодо НВП «НИВА» ТОВ.

Отже, зазначений висновок експертизи судами не оцінений у сукупності з іншими доказами згідно зі ст. 212 ЦПК України та не враховані роз'яснення, надані в пп. 3, 10, 11, 27 постанови пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах».

При цьому суд має виходити й з вимог абз. 2 п. 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтв України на знак для товарів і послуг, позначення може бути визнане оманливим або таким, яке здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знаку не виключає введення в оману споживача, а не ймовірним, як зазначено у висновку експерта (можуть ввести в оману).

Отже, висновки судів про обґрунтованість позовних вимог про те, що промислові зразки, подані на реєстрацію ПАТ «Коблево» не відповідають умовам надання правової охорони та умовам патентоспроможності, порушують права інтелектуальної власності НВП «НИВА» ТОВ є передчасними й такими, що ґрунтуються на припущеннях, що заборонено ч. 4 ст. 60 ЦПК України.

Крім того, згідно зі ст. 16 ЦПК України не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 2 ст. 118 ЦПК України позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов'язаних між собою.

Відповідно до роз'яснень, викладених в абз. 1 п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» (далі - постанова Пленуму Верховного Суду України № 2), вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суд повинен виходити з того, що згідно зі статтею 124 Конституції України юрисдикція загальних судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а за

чч. 1, 2 ст. 15 ЦПК України у порядку цивільного судочинства суди розглядають справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ за КАС України (ст. 17) або ГПК України (ст. ст. 1, 12) віднесено до компетенції адміністративних чи господарських судів. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

Абзацом 3 п. 15 зазначеної вище постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 роз'яснено, що вимоги позивача до кількох відповідачів можуть бути об'єднані в одне провадження, якщо ці вимоги однорідні, зокрема такі, які нерозривно пов'язані між собою, або від вирішення однієї з них залежить вирішення інших. Таке об'єднання не допускається, якщо відсутня спільність предмета позову. Не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Оскільки не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом, суд відкриває провадження у справі в частині вимог, які належать до цивільної юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження у справі щодо вимог, коли їх розгляд проводиться за правилами іншого виду судочинства.

У порушення наведеного суд прийняв до розгляду, розглянув і ухвалив рішення у спорі за позовними вимогами юридичної особи НВП «НИВА» ТОВ до юридичних осіб ПАТ «Коблево» та Баядера Менеджмент Лімітед, які не пов'язані з вимогами до інших фізичних осіб.

Оскільки суди не встановили фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, судові рішення не відповідають вимогам ст. 213 ЦПК України щодо законності та обґрунтованості, що в силу ст. 338 ЦПК України є підставою для їх скасування з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства «Коблево» задовольнити частково.

Рішення Приморського районного суду м. Одеси від 9 жовтня 2015 року та ухвалу апеляційного суду Одеської області від 21 грудня 2015 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий Д.Д. Луспеник

Судді: В.І. Журавель

С.Ф.Хопта

В.А.Черненко

С.П.Штелик