АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду міста Києва в складі :

Головуючого - суддіЛапчевської О.Ф.
СуддівКравець В.А., Мазурик О.Ф.
при секретаріСинявському Д.В.
за участю:

представників ОСОБА_5 - ОСОБА_6, ОСОБА_7

представників відповідача -- Даниленко С.Г., Мисан Г.Ф., Чернілевського В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника Державного дослідного підприємства Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України - Чернілевського Віталія Григоровича на рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 25 липня 2016 року

у справі за позовом ОСОБА_5 до Державного дослідного підприємства Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України про стягнення штрафу за порушення договірних зобов»язань, -

В С Т А Н О В И Л А:

Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 25 липня 2016 року позов задоволено/а.с. т. 1 а.с. 161- 164 /

Не погоджуючись з вказаним рішенням представник Державного дослідного підприємства Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України подав апеляційну скаргу, посилаючись на його незаконність та необґрунтованість. Вважає, що судом першої інстанції не повно з'ясовані обставини справи, зокрема те, що предметом даного спору є саме укладений між сторонами договір - мирова угода від 10.06.2015 року між Державним дослідним підприємством Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, ОСОБА_5 та ТОВ «ВІВО-АКТИВ», проте, суду поданий варіант мирової угоди, відмінний за редакцією, що дійсно було укладено сторонами. Вірогідно ОСОБА_5 приховав факт, що він виступив учасником договірних відносин саме як фізична особа - підприємець. Діяльність ОСОБА_5, як фізичної особа - підприємця підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Тому справа підвідомча Господарському суду м. Києва, та не повинна була розглядатися Дніпровським районним судом м. Києва. Крім того, долучений позивачем висновок від 08.07.2016 року, який було виготовлено на замовлення позивача і в його особистих інтересах, на який суд послався, як на належний доказ не є висновком судової експертизи, згідно ст.. 143 ЦПК України. Стосовно терміну «Сімбілакт - М», то особа яка формувала висновок від 08.07.2016 року не знала, а позивач не вказав, що «Сімбілакт - М» є сухим бактеріальним концентратом, що був виготовлений Технологічним інститутом молока і м»яса Української академії аграрних наук у 1995 році та був впроваджений у виробництво з 1996 року. Всі права інтелектуальної власності на даний продукт належать саме Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. Технології власного винайдення з 2014 року реалізуються відповідачем під знаком для товарів і послуг «ІПРОВІТ-СИМБІЛАКТ-М», який було зареєстровано за відповідачем з 11.07.2016 року, тобто до моменту вирішення справи по суті судом першої інстанції. Цей продукт реалізовується в упаковці відмінній від тієї, що надана позивачем до суду. Судом першої інстанції не було з»ясовано, чи дійсно упаковка надана позивачем є дійсно тією упаковкою, в якій дійсно реалізується продукт« ІПРОВІТ - Сімбілакт - М» відповідача. На підтвердження своїх доводів позивач надав фіскальний чек та фото, однак вказані докази не свідчать про факт придбання особою за поданими до суду фіскальними чеками саме того продукту, що вказано на фотознімку. З урахуванням викладеного в апеляційній скарзі просив рішення суду скасувати та постановити нове про відмову у задоволенні позовних вимог.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, які з'явились у судове засідання, дослідивши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи в межах апеляційного оскарження, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення скасуванню з ухваленням нового рішення на підставі наступного.

Судом встановлено, що 10.06.2015 року між Державним дослідним підприємством Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, ТОВ «Віво-Актив» та ОСОБА_5 було укладено Мирову угоду, відповідно до п.1.3. якої ТОВ «Віво-Актив» та ОСОБА_5 дозволяють Державному дослідному підприємству Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України виробництво та реалізацію під її торговою маркою бактеріальних препаратів / заквасок / із використанням знаку для товарів і послуг «СІМБІЛАКТ» протягом 8/восьми/ календарних місяців від дати підписання даної угоди.

П.1.3.1. Угоди встановлено, що по закінченню 8 / восьми / календарних місяців від дати підписання даної Мирової угоди Державне дослідне підприємство Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України зобов»язується не виготовляти та не реалізовувати бактеріальні препарати / закваски / під знаком для товарів і послуг «СІМБІЛАКТ».

П.2.2 Угоди встановлено, що у випадку порушення Державним дослідним підприємством Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України умов Мирової угоди, а саме : п.п.1.1., 1.3.1.,1.4.,1.5 ОСОБА_5 має право вимагати від Державного дослідного підприємства Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України сплатити неустойку в розмірі 500 000 / п»ятсот тисяч / гривень протягом 10 / десяти / календарних днів з моменту отримання Стороною 1 відповідної письмової вимоги.

Задовольняючи позовні вимоги про стягнення з Державного дослідного підприємства Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України штрафу в розмірі 500 000 гривень за порушення мирової угоди від 10.06.2015 року, суд першої інстанції виходив з того, що порушення відповідачем умов мирової угоди , а саме реалізація по закінченню 8 календарних місяців продукції /бактеріальні закваски / на упаковку якої нанесено позначення « Іпровіт - Симбілакт - М», підтверджується наявними в справі доказами, а саме висновком експертного дослідження від 08 липня 2016 року, фіскальними чеками від 28.03.2016 року, 01.04.2016 року виданих в магазинах «Еко Маркет», «Варус», «Novus», та встановленими обставинами в ході судового розгляду.

Однак з такими висновками суду першої інстанції погодитись не можна з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 309 ЦПК України підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення є порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права.

З матеріалів справи встановлено, що позивач є власником свідоцтва № 189194 від 11 серпня 2014 року на знак для товарів та послуг «СІМБІЛАКТ» /заявка №m 2013 07428 від 23.04.2013 р./, який зареєстровано щодо товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: закваски бактеріальні до молочних продуктів, що належать до 29 класу.

25 квітня 2014 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІВО-АКТИВ» було укладено ліцензійний договір, за умовами якого ОСОБА_12 надав Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІВО-АКТИВ» виключну ліцензію на використання знаків для товарів і послуг, визначених Додатками до цього Договору./т.1 а. с. 9-13/

11 серпня 2014 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІВО-АКТИВ» було укладено Додаток № 5 до Ліцензійного договору № 25-04-14/1 на використання знака для товарів і послуг « Сімбілакт »./ т. 1 а . с. 14/

Власником свідоцтва № 191843 від 10 жовтня 2014 року на знак для товарів і послуг «ІПРОВІТ» /заявка № m2013 15361 від 23.08.2013 р./, який зареєстровано щодо товарів 5 та 29 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг / - є Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України/т.1 а. с . 32-33/

Власником свідоцтва № 214191 від 11 липня 2016 року на знак для товарів і послуг «ІПРОВІТ-СИМБІЛАКТ-М» /заявка № m2015 17776 від 12.10.2015 р./, який зареєстровано щодо товарів 5 та 29 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг / - є Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України/т.1 а. с . 201-203/

Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України надав Державному дослідному підприємству право користуватися його товарним знаком « Іпровіт» та виготовляти і реалізовувати бактеріальні препарати / закваски / за його нормативно-технічною документацією, в тому числі « Іпровіт - Симбілакт - М».

На підтвердження цього відповідач по справі - Державне дослідне підприємство Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України отримало свідоцтво № 19744-7 від 25 листопада 2014 року, про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GS1 ДЛЯ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦІЇ - Закваска бактеріальна « Іпровіт - Сімбілакт - М» для приготування кисломолочного продукту з біфідобактеріями. /т. 2 а. с . 181/

Заявляючи позовні вимоги про стягнення штрафу за порушення договірних зобов»язань, а саме п.1.3.1. Мирової угоди щодо заборони реалізації бактеріальних заквасок з використанням ТМ «СІМБІЛАКТ» з боку відповідача після закінчення /8/ восьми календарних місяців, тобто після 11.02.2016 року , як доказ та обґрунтування а. с . 2 позовної заяви містить фотокопії упаковки бактеріальної закваски виробництва відповідача, які мають позначення « Іпровіт - Симбілакт - М», яке нанесено на упаковку бактеріальних заквасок, виготовлених Інститутом, з порушенням 8 -місячного строку, використовується знак для товарів і послуг «СІМБІЛАКТ» у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмінності знака./т.1 а.с. 4/.Поміняно лише слова місцями та додано одну літеру до позначення «Симбілакт»- літеру «М». При цьому використано знак позивача не тільки у словосполученні «Іпровіт-Симбілакт-М», а й самостійно на бічній стороні упаковки у вигляді позначення «Симбілак-М».

Відповідно до вимог ч. 1 ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов»язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Позивачем не було надано доказів того, що відповідачем після 11 лютого 2016 року використовувався саме знак «СІМБІЛАКТ», щодо якого було застереження в Мировій угоді.

Суд апеляційної інстанції не приймає до уваги Висновок експертного дослідження № 08-07/16 від 08 липня 2016 року, відповідно до якого : «1. Позначення «Симбілакт-М», нанесене на упакування представленого на дослідження зразка товару «Бактеріальні закваски для домашнього приготування Іпровіт-Симбілакт-М», як окремо, так і у складі повної власної назви та оригінальної назви товару, відрізняється від знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189194 /СІМБІЛАКТ/ лише окремими елементами, які в цілому, не змінюють відмінності вказаного знака. 2. Представлений для дослідження товар «Бактеріальні закваски для домашнього приготування Іпровіт-Симбілакт-М» є таким самим, що і товар «закваски бактеріальні до молочних продуктів, що належать до 29 класу», стосовно якого зареєстровано знак за свідоцтвом України № 189194»/т. 1 а.с. 71-85/» з наступних підстав.

Відповідно до п.1.5. Мирової угоди від 10.06.2015 року /а.с. 21-24/ Сторона 1 Державне дослідне підприємство Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України зобов»язується : не перешкоджати ТОВ «Віво-Актив» та/або ОСОБА_5 у реєстрації знаків для товарів і послуг, на які станом на дату підписання Мирової угоди подані відповідні заявки; не використовувати будь-яким способом, а також не перешкоджати ТОВ «Віво-Актив» та/або ОСОБА_5 використовувати знаки, виключні майнові права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Віво-Актив» та/або ОСОБА_5 , не оспорювати належність ОСОБА_5 виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, в тому числі на ті, щодо яких ОСОБА_5 були подані заявки; не подавати позови щодо визнання недійсними зазначених знаків для товарів і послуг.

ТОВ «Віво-Актив» та/або ОСОБА_5 зобов»язуються : не перешкоджати Державному дослідному підприємству Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України у реєстрації знаків для товарів і послуг, на які станом на дату підписання Мирової угоди подані відповідні заявки; не використовувати будь-яким способом, а також не перешкоджати Державному дослідному підприємству Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України використовувати знаки, виключні майнові права інтелектуальної власності на які належать Державному дослідному підприємству Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, в тому числі на ті, щодо яких Державним дослідним підприємством Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України подані заявки; не подавати позови щодо визнання недійсними зазначених Висновок експертного дослідження № 08-07/16 від 08 липня 2016 року т. 1 а.с. 21-22/

Власником свідоцтва № 214191 від 11 липня 2016 року на знак для товарів і послуг «ІПРОВІТ-СИМБІЛАКТ-М» /заявка № m2015 17776 від 12.10.2015 р./, який зареєстровано щодо товарів 5 та 29 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг/ - є Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України/т.1 а.с. 201-203/, а не відповідач по справі.

Державне дослідне підприємство Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України отримало свідоцтво № 19744-7 від 25 листопада 2014 року, про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GS1 ДЛЯ ТОВАРНОЇ ПОЗИЦІЇ - Закваска бактеріальна «Іпровіт-Сімбілакт-М» для приготування кисломолочного продукту з біфідобактеріями. /т. 2 а.с. 181/

Ця дія відповідачем була зроблена ще до укладення мирової угоди між сторонами.

Посилання на Висновок експертного дослідження № 08-07/16 від 08 липня 2016 року з боку позивача містить ознаки оскарження знаку для товарів і послуг, а вказані позовні вимоги таких вимог не містять.

Інші доводи апеляційної скарги, а саме щодо підвідомчості справи не заслуговують на увагу, оскільки мирова угода укладена ОСОБА_5 в якості фізичної особи, оскільки він як фізична особа є власником прав на знак для товарів та послуг «СІМБІЛАКТ». Та обставина, що на екземплярі Мирової угоди, що є у відповідача, підпис ОСОБА_5 посвідчена його печаткою, не змінює правової природи як самої угоди, так і статусу позивача в цій угоді.

№ справи 755/8503/16-ц
№ апеляційного провадження:22-ц/796/11871 /2016
Головуючий у суді першої інстанції: Марцинкевич В.А.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Лапчевська О.Ф.
Керуючись ст.ст. 303, 307, 309, 313-314, 316 ЦПК України, колегія суддів, -(скасування)

В И Р І Ш И Л А :

Апеляційну скаргу представника Державного дослідного підприємства Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України - Чернілевського Віталія Григоровича - задовольнити.

Рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 25 липня 2016 року скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити

Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення і може бути оскаржене шляхом подачі касаційної скарги протягом двадцяти днів до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Головуючий: Судді: