УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і

кримінальних справ у складі:

головуючогоКолодійчука В.М.,
суддів: Висоцької В.С., Умнової О.В.,Кафідової О.В., Фаловської І.М.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом АБРО Індастріз Інк. до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_7, треті особи: товариство з обмеженою відповідальністю «АБРО Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «АМТ-28», про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним та зобов'язання вчинити певні дії, за касаційною скаргою, поданою представником ОСОБА_7 - ОСОБА_8, на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 27 липня 2015 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 08 грудня 2015 року,

в с т а н о в и л а:

У жовтні 2012 року АБРО Індастріз Інк. звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_7, треті особи: товариство з обмеженою відповідальністю «АБРО Україна» (далі - ТОВ «АБРО Україна»), товариство з обмеженою відповідальністю «АМТ-28» (далі - ТОВ «АМТ-28»), у якому просило визнати свідоцтво України НОМЕР_1 від 26 жовтня 2009 року на торгівельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, видане на ім'я ОСОБА_7, повністю недійсним та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 від 26 жовтня 2009 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування заявлених позовних вимог АБРО Індастріз Інк. зазначило, що оспорюване свідоцтво не відповідає вимогам надання правової охорони, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим за позивачем - АБРО Індастріз Інк. позначенням за свідоцтвом України № НОМЕР_2, поширення якої діє на території України з 15 квітня 2002 року. Крім того, знак для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом України НОМЕР_1 від 26 жовтня 2009 року є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар та надає послугу.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 27 липня 2015 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду м. Києва від 08 грудня 2015 року, позов задоволено.

Визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_1 від 26 жовтня 2009 року на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, видане на ім'я ОСОБА_7.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 від 26 жовтня 2009 року на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, видане на ім`я ОСОБА_7, та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ОСОБА_7 на користь АБРО Індастріз Інк. витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз в сумі 19 527 грн 60 коп. та витрати по оплаті судового збору в розмірі 107 грн 40 коп.

У касаційній скарзі представник ОСОБА_7 - ОСОБА_8 просить скасувати рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 27 липня 2015 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 08 грудня 2015 року і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права.

Касаційна скарга підлягає відхиленню у зв'язку з наступним.

Відповідно до вимог ст. ст. 213, 214 ЦПК України рішення повинно бути законним і обґрунтованим та відповідати на питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Згідно ст. ст. 499, 494 ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюється законом.

У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

З матеріалів справи вбачається, що позивач - АБРО Індастріз Інк. зареєстрований в Секретаріаті штату Індіана, створений та існує відповідно до законодавства США (штат Індіана) (а. с. 17, т. 1). АброІндастріз, Інк. є власником прав на свідоцтво України № НОМЕР_2 від 15 квітня 2002 року на знак для товарів і послуг ABRO щодо товарів 1, 2, 3, 4, 9, 12, 16 та 17 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП). Дія реєстрації розповсюджується на території України до 2019 року.

Наведене підтверджується наявною у матеріалах справи випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № НОМЕР_2 від 15 квітня 2002 року (а. с. 19-21, т. 1).

З іншої виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України НОМЕР_1 станом на 10 лютого 2012 року, вбачається, що ОСОБА_7 є власником прав на свідоцтво України НОМЕР_1 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо товарів 1, 17 класів МКТП, до 2019 року.

Заявка на реєстрацію спірного позначення була подана до Державної служби інтелектуальної власності 22 вересня 2009 року (а. с. 22-23, т. 1).

ОСОБА_7 є власником прав на оспорюване свідоцтво України НОМЕР_1 від 26 жовтня 2009 року як фізична особа, позов заявлено до нього як до фізичної особи з посиланням на використання оспорюваного знака ІНФОРМАЦІЯ_1 у підприємницькій діяльності ОСОБА_7 як фізичної-особи підприємця, що вводить в оману споживачів послуг та товарів щодо товару, послуг які надаються/виробляються позивачем.

Фактично, причиною виникнення спору між сторонами у справі є питання стосовно наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо товарів 1, 17 класів МКТП, у зв'язку з його невідповідністю умовам надання правової охорони, передбаченими абз. 5 п. 2 та абз. 2 п. 3 ст. 6, ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Згідно з підпунктами «а», «в» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав третіх осіб.

За приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Абзацом 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Для встановлення відповідності знаку для товарів і послуг умовам надання правової охорони, на які посилався позивач, за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 26 жовтня 2009 року на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, під час розгляду справи було проведено ряд експертиз.

(експертиза - 1)

Так, ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 03 липня 2013 року призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_9

Згідно висновку № 904, за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеному 27 вересня 2013 року, встановлено, що:

- знак для товарів та послуг «ABRO», за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати;

- використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» може ввести споживачів в оману, щодо особи, яка виробляє товар;

- для споживачів існує можливість сплутати введений в господарський оборот товар, маркований зареєстрованим знаком за свідоцтвом НОМЕР_1 з товаром, маркованим знаком за свідоцтвом № НОМЕР_2.

(експертиза - 2)

09 грудня 2013 року ухвалою того ж суду, за клопотанням представників відповідачів, у справі було призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту ОСОБА_10

Згідно висновку експерта № 54 повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеного 19 березня 2014 року, встановлено протилежні обставини, а саме, що:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 22413 настільки, що їх можна сплутати;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Слід зазначити, що такий висновок експертів суди оцінили критично і не прийняли його до уваги при ухваленні судових рішень в даній справі, пославшись на те, що інші зібрані у справі докази спростовують такі висновки експертизи.

(експертиза - 3 )

Також, ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 13 листопада 2014 року в справі призначено повторну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим Міністерством юстиції України судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Згідно висновку експертів від 06 травня 2015 року (а. с. 88, 107, т 3):

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 для всіх товарів 1, 17 класів МКТП.

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо всіх товарів 1, 17 класів (МКТП), для яких цей знак зареєстрований, та особи, яка виробляє такі товари, а саме власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився і апеляційний суд, вважав доведеними підстави позову з урахуванням вказаних вище експертиз: висновок - № 904 і висновок - від 06 травня 2015 року, при цьому, експертизу - висновок експерта № 54, суди до уваги не взяли, пославшись на домінування протилежних правових висновків експертиз, оформлених висновком № 904 і висновком від 06 травня 2015 року.

З урахуванням доведеності невідповідності оспорюваного зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, зокрема - абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та норм ст. 19 цього Закону, суди дійшли висновків, що свідоцтво України НОМЕР_1 від 26 жовтня 2009 року на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, видане на ім'я ОСОБА_7 слід визнати у судовому порядку недійсним повністю.

Задовольняючи основний позов, суди визнали позовні вимоги до Державної служби інтелектуальної власності України про зобов'язання вчинити певні дії (зобов'язання внести відповідні відомості та здійснити публікацію) - похідними та обґрунтованими.

Доводи касаційної скарги та наявні в матеріалах справи матеріали висновків судів попередніх інстанцій не спростовують, а тому, керуючись ст. ст. 336, 337, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу представника ОСОБА_7 - ОСОБА_8 відхилити.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 27 липня 2015 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 08 грудня 2015 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ГоловуючийВ.М. Колодійчук
Судді:В.С. Висоцька О.В. Кафідова О.В. Умнова І.М. Фаловська