АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі: головуючого: Соколової В.В.

суддів: Пікуль А.А., Ратнікової В.М.,

при секретарях Ільченко В.В., Меженко А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1, ОСОБА_2 на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 11.12.2015 у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Терра-Фуд» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, ОСОБА_2 про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності та за зустрічним позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Терра-Фуд» про встановлення факту порушення прав та заборону вчиняти дії, -

Справа 760/12869/14-ц
№ апеляційного провадження:22-ц/796/631/2016
Головуючий у суді першої інстанції: Демидовська А.І.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.
В С Т А Н О В И Л А

В червні 2014 року ТОВ «Терра-Фуд» звернулись до суду з позовом, в якому просили:

- визнати недійсним частково рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.01.2013, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 339-Н від 13.05.2013 про визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2 для товарів 29 класу МКТП: «молоко; масло» станом на 03.04.2012, відносно товару 29 класу МКТП «масло»;

- визнати недійсними частково свідоцтва України №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 на знаки для товарів і послуг щодо товару 29 класу МКТП «масло» та обмеження такого товару 29 класу МКТП як «молочні продукти», виклавши його в такій редакції: «молочні продукти, крім масла»;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни та здійснити публікацію про такі зміни.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для масла з масовою часткою від 72,5 % до 79,9 % перетворилось в загальновживане позначення, зокрема, використовується в ДСТУ 4399-2005 як вид продукції. Крім того, вказують на відсутність розрізняльної здатності у словесних позначеннях, які зареєстровані за НОМЕР_5 та НОМЕР_6.

Відповідачі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернулись до суду з зустрічним позовом, в якому просили встановити факт порушення ТОВ «Терра-Фуд» в період з 22.11.2013 по 29.10.2015 шляхом використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» у складі словосполучення «масло солодковершкове селянське» із шрифтовим виділенням цього слова, як мовний прийом що призводить до введенням споживачів в оману, щодо особи яка виробляє товар, а саме ТОВ «Люстдорф», якому ними були передані права на використання, як добре відомого знаку, так знаків за свідоцтвами НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_3. В зв'язку з цим просили заборонити ТОВ «Терра-Фуд» виготовлення, пропонування до продажу, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях для використання в зовнішньому оформленні продукції зі словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 11.12.2015 задоволені вимоги первісного позову.

Визнано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.01.2013 про визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2 для товарів 29 класу МКТП: «молоко; масло» станом на 03.04.2012 недійсним частково, а саме стосовно товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести до бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відповідні зміни щодо визнання рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.01.2013 про визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2 для товарів 29 класу МКТП: «молоко; масло» станом на 03.04.2012 недійсним стосовно товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%», шляхом викладення у бібліографічних даних знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» назви товару 29 класу МКТП «масло» в наступній редакції: «масло, за виключенням масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%», а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнано свідоцтво України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» недійсним частково щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України НОМЕР_3 недійсним частково щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» шляхом викладення назв зазначених у вказаному свідоцтві товарів 29 класу МКТП «масло» та «молочні продукти» в наступній редакції: «масло, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» та «молочні продукти, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%», а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Припинено дію свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» частково, а саме щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно припинення дії свідоцтва України НОМЕР_4 щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %» шляхом викладення назв зазначених у вказаному свідоцтві товарів 29 класу МКТП «масло» та «молочні продукти» в наступній редакції: «масло, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» та «молочні продукти, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%», а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Припинено дію свідоцтва України НОМЕР_5 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» частково, а саме щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно припинення дії свідоцтва України НОМЕР_5 щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» шляхом викладення назв зазначених у вказаному свідоцтві товарів 29 класу МКТП «масло» та «молочні продукти» в наступній редакції: «масло, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» та «молочні продукти, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%», а також здійсните публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Припинено дію свідоцтва України НОМЕР_6 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» частково, а саме щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно припинення дії свідоцтва України НОМЕР_6 щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» шляхом викладення назв зазначених у вказаному свідоцтві товарів 29 класу МКТП «масло» та «молочні продукти» в наступній редакції: «масло, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» та «молочні продукти, крім масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%», а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ „ТЕРРА-ФУД" вартість робіт за проведення судової експертизи в сумі 61449,60 грн. та суму сплаченого судового збору в рівних частинах в сумі по 1218,00 грн. з кожного.

В задоволенні зустрічної позовної заяви ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Терра-Фуд» відмовлено.

Не погодились з таким рішенням суду відповідачі ОСОБА_1, ОСОБА_2, їх представником подана апеляційна скарга. Представник відповідачів посилається на незаконність необґрунтованість рішення суду в зв'язку з порушенням норм матеріального права. Зокрема, вказується на те, що знак визнаний добре відомим, а також знаки за свідоцтвами НОМЕР_4 та НОМЕР_3 є комбінованими знаками і позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є лише його частиною, а тому припинення дії та визнання недійсним вказаних свідоцтв суперечить вимогам чинного законодавства. Також представник вказує на наявність висновків судової експертизи щодо схожості знаків, які використовуються позивачем зі знаками зареєстрованих відповідачами, яким судом не надана оцінка, як і всім доводам та доказам наданим ними. Крім того, судом залишена поза увагою заява про застосування строків позовної давності. На підставі викладеного, просить рішення суду скасувати ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні вимог первісного позову, а вимоги зустрічного позову задовольнити.

В судовому засіданні представник відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 підтримав апеляційну скаргу з підстав викладених у ній, просив про задоволення заявлених вимог.

Представники позивача в судовому засіданні заперечували проти доводів апеляційної скарги, вважають рішення суду законним і обґрунтованим, просили залишити його без змін.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України підтримала апеляційну скаргу в частині визнання частково недійсними рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України та свідоцтва НОМЕР_3. Щодо інших вимог вказала на те, що після реєстрації знаку для товарів і послуг Служба не здійснює контролю за його використанням. Просила рішення суду скасувати в частині вказаних вимог, ухвалити нове рішення про відмову в їх задоволенні, в решті вимог представник поклався на розсуд суду.

Заслухавши доповідь судді, пояснення осіб які приймали участь в судовому засіданні, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.

Задовольняючи первісні позовні вимоги суд першої інстанції виходив з того, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що входить до їх складу, стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду, а саме масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %, а тому визнано такими, що не відповідає умовам правої охорони на знак для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_3 та рішення Апеляційної палати щодо визнання знаку добре відомим. Оскільки оспорюване позначення стало загальновживаним після подання заявок на знаки НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_6, то дія свідоцтв припинена на підставі ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Проте, погодитись з такими висновками суду першої інстанції в повному обсязі колегія суддів апеляційного суду не вважає за можливе.

Так, поняття добре відомого знака в Законі та міжнародних актах не визначено, але з аналізу їх змісту добре відомий знак можна визначити як знак, який став відомим на Україні в певному секторі суспільства як знак певної особи і якому надано правову охорону відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції.

Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір.

Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином в ч. 3 ст. 25 цього Закону наведені фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, однак не визначають заздалегідь такий висновок. Висновок в кожному конкретному випадку буде залежати від конкретних обставин.

Перевіряючи обставини справи апеляційним судом встановлено, що позивач є виробником товару «масло солодко вершкове ІНФОРМАЦІЯ_1», відповідна назва якого наводиться на упаковках товару. Як вказує позивач назва товару використовується відповідно до ДСТУ 4399:2005.

Відповідачі ОСОБА_1, ОСОБА_2 є власниками знаків для товарів послуг: НОМЕР_5 від 17.01.2005; НОМЕР_11 від 16.01.2006; НОМЕР_6 від 09.07.2014; НОМЕР_3 від 25.04.2013. Також вказані особи є власниками добре відомого знаку в Україні, яким визнаний комбінований знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», що містить у своєму складі словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», та зображувальні елементи у вигляді овалу, всередині якого розташовано стилізований пейзаж з хатинами та деревами на гористій місцевості. Овал з малюнком розташовано на тлі квадрату, що має забарвлення, виконане у вигляді перетину горизонтальних та вертикальних смужок білого та сірого кольору, що утворюють клітчату поверхню, а на нижній частині овалу розташована стрічка білого кольору, яка має симетричні драпіровки з обох сторін.

Предметом спору є словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке на думку позивачів, є загальновживаним позначенням стосовно товару масло з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %, внаслідок чого не може бути об'єктом правової охорони.

Так, у національному стандарті України ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове, технічні умови», чинний від 01.07.2006, який поширюється на масло, виготовлене лише з коров'ячого молока та продуктів його перероблення, позначення «селянське» використовується п.4.1, та 3.1.8 як «група вершкового масла з часткою жиру від 72,5% до 79,9%» (т.1 а.с.97)

Згідно з висновком судової комісійної експертизи № 160/14, проведеної в ході розгляду цієї справи, словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке міститься у визнаному в Україні добре відомому знаку на підставі Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.01.2013, було загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду, а саме: щодо товарів 29 класу МКТП «масло» - з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%, станом на 03.04.2012. Разом з тим, експерти дійшли висновку, що словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке міститься у визнаному в Україні добре відомому знаку на підставі Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України 5.01.2013, є таким, що мало розрізняльну здатність щодо товарів класу МКТП «масло» - з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%, станом на 03.04.2012, тобто на дату подання заявки.

Експертами встановлено, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є назвою товару певного виду, масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%, що підтверджується Національним стандартом України. ДСТУ 4399:2005 «Масло Технічні умови» від 01.07.2006 (т. 1 а.с.97), та добросовісно використовується для його маркування кількома незалежними одна від одної особами.

Необхідно звернути увагу на те, що добре відомим визнаний знак який є комбінованим і словесне позначення є лише однією з його частин.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Саме на це положення Закону посилався позивач як на підставу заявлених позовних вимог. Проте знак, що визнаний добре відомими не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду. Перед експертами не було поставлено питання чи займає словесне позначення домінуюче положення у знаку та чи в цілому комбінований знак став загальновживаним стосовно товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%». Разом з тим, вирішуючи питання схожості експерти вказали на те, що домінуючим елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 та НОМЕР_4, які є ідентичними знаку, що визнаний добре відомим, є саме клітчасте тіло, яке має досить оригінальне забарвлення: утворене перетином горизонтальних та вертикальних смуг, який краще запам'ятовується споживачами, увага споживачів фокусуються також на малюнку, розташованого всередині овалу (т.4 а.с.128,131,140).

А отже обставини щодо домінуючого положення у знаку словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та визначення знаку в цілому як загальновживаного позначення стосовно товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» є недоведеними в ході розгляду справи і визнання рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.01.2013 про визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2 для товарів 29 класу МКТП: «молоко; масло» станом на 03.04.2012 недійсним частково, а саме стосовно товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» є таким, що суперечить нормам чинного законодавства.

Крім цього, колегія суддів вважає за необхідне наголосити на положеннях п. 4 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно яких, надання знаку статусу «добре відомий» надає йому такого захисту, який поширюється також на товари й послуги, не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними і власником добре відомого знака, а інтересам останнього, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

А отже виключення з рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.01.2013 про визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні частини товарів 29 класу МКТП «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» є таким, що порушує принципи правової охорони для добре відомих знаків для товарів і послуг.

Також слід звернути увагу, що ні позивач, ні суд першої інстанції не вказали які порушення допущені Апеляційною палатою при прийнятті оскаржуваного рішення. До того ж виходячи з положень ч.3 ст. 18 «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у зв'язку з перетворенням знака в загальновживане позначення дія свідоцтва припиняється за рішенням суду. На час прийняття рішення Апеляційною палатою відповідне судове рішення відсутнє. А отже висновок суду про те, що в складі знака визнаного добре відомим присутнє позначення, яке було загальновживаним як позначення певного виду товару є помилковим.

Оскільки відсутні підстави для визнання частково недійсним рішення Апеляційної палати, то і відсутні підстави для зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні».

Таким чином рішення суду першої інстанції в частині визнання рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.01.2013 недійсним та зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України внести до бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» постановлено з порушенням норм матеріального права, а тому підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні даних позовних вимог у зв'язку відсутністю підстав.

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 та НОМЕР_3 також є комбінованими знаками, що складаються із зображувального елементу у вигляді овалу, розташованого по центру на клітчатому тлі та словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаного звичайним шрифтом, літерами кириличної абетки. Словесний елемент розташований на тлі овалу з пейзажною мініатюрою у вигляді сільської місцевості з хатинками та вітряком. У нижній частині овалу розташована стрічка.

Таким чином, вказані позначення також не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, до того ж словесне позначення не є домінуючим. А тому визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_3 та припинення дії свідоцтва НОМЕР_4 суперечить вимогам п. 2 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Відповідно, і підстави для зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - відсутні.

Отже, рішення суду першої інстанції в частині визнання недійсним частково свідоцтва України за НОМЕР_3, припинення дії свідоцтва НОМЕР_4 та зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг підлягає скасуванню з ухваленням в цій частині нового рішення про відмову у задоволенні даних позовних вимог.

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відповідно до Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг є словесними знаками, виконані звичайним шрифтом, літерами кириличної абетки, всі літери заголовні. Тобто вказані позначення складаються лише з позначень, що використовується як назва для певного товару з характерними видовими ознаками та властивостями певного виду «масла коров'ячого» з визначеним складом жирності відповідно до національного стандарту України ДСТУ 4399:2005; використовується протягом тривалого часу з 2006 року і різними виробниками, тобто є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, що встановлено також експертами при здійсненні судової експертизи у справі.

В силу ч. 3 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Таким чином, слід погодитися з висновками суду першої інстанції про наявність підстав для припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 та НОМЕР_6 частково, а саме щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%». При цьому слід зазначити, що висновки експертів про наявність у вказаних знаків розрізняльної здатності на час подання заявки, висновків суду не спростовуються, оскільки норми чинного законодавства передбачають припинення дії свідоцтва у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду саме після дати подання заявки.

Доводи апеляційної скарги щодо незастосування судом першої інстанції строків позовної давності, про що було заявлено в ході розгляду справи відхиляються апеляційним судом. Так, з матеріалів справи вбачається, що 06.11.2015 представником відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 була подана заява про застосування наслідків пропуску строку позовної давності (т.5 а.с.93-100). Вказана заява мотивована тим, що дані про реєстрацію знаків для товарів і послуг знаходяться в загальному доступі, а тому строк має відраховуватися від дати публікації цих даних.

Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу

Перебіг позовної давності, в силу ч.1 ст. 261 ЦК України, починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Позивачі при зверненні до суду вказували на пред'явлення до них претензій відповідачами ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ТОВ «Люстдорф», який використовує знаки зареєстровані відповідачами, на підтвердження чого була надана копія позовної заяви від 13.05.2014 (т. 1 а.с.20).

Відповідно перебіг строку позовної давності починається від дня, коли дана особа довідалася про порушення свого права, тобто від дня пред'явлення вимоги. Даний позов поданий до суду 17.06.2014.

А отже рішення суду в частині вирішення позовних вимог про наявність підстав для припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 та НОМЕР_6 частково, а саме щодо товару «масло з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%» відповідає обставинам справи та вимогам чинного законодавства.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги щодо безпідставної відмови у задоволенні зустрічної позовної заяви ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Терра Фуд» про встановлення факту порушення прав та заборону вчиняти дії, колегія суддів виходить з наступного.

Відмовляючи у задоволенні зустрічного позову суд першої інстанції прийняв до уваги висновок судової експертизи, яким встановлена нездатність позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» індивідуалізувати виробника товару при використанні його для маркування солодковершкового масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%, що виключає можливість введення споживачів в оману щодо особи виробника, оскільки позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», через його загальновживаний характер не спроможне викликати асоціації тільки з одним конкретним виробником.

Вказані висновки суду першої інстанції колегія суддів апеляційного суду вважає такими, що відповідають обставинам справи та вимогам чинного законодавства.

З матеріалів справи вбачається, що є зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №190464, який містить словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», правовласником якого є компанія «ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» (Кіпр) (т.5 а.с.129-130).

Разом з тим, в матеріалах відсутні дані про реєстрацію саме позивачем ТОВ «Терра-Фуд» знаку для товарів і послуг з використанням оспорюваного позначення.

Відповідачі ОСОБА_1, ОСОБА_2, як вже вказано вище є власниками знаків для товарів послуг: НОМЕР_5; НОМЕР_4; НОМЕР_6; НОМЕР_3.

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 та НОМЕР_6, які є словесними позначеннями і суд при вирішення первісних позовних вимог визнав наявність підстав для припинення дії цих свідоцтв у заявку у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Разом з тим, виходячи з того, що загальновживаним визнається позначення за рішення суду, тобто з моменту прийняття судового рішення, у період вказаний відповідачами також не вбачається підстав для визнання порушеного права відповідачів позивачем з огляду на наступне.

В силу ч.ч. 2,5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виходячи з вищевикладеного, безумовно переважне право використання позначення має особа, яка здійснила його реєстрацію в установленому законом порядку. Проте, основним є визначення наявності як схожості позначень, що використовуються різними особами, так і можливість введення в оману споживача щодо особи яка виробляє товар.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

В експертному висновку значна увага була приділена аналізу схожості ряду позначень, що використовуються позивачем і позначень, зареєстрованих на ім'я відповідачів, що використовуються ТОВ «Люстдорф». В переважній більшості питань експерти дійшли висновків про схожість використовуваних словесних позначень, але встановили, що за знаки не є оманливим або такими, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар.

Як вказували експерти, при перевірці схожості знаків для товарів і послуг важливим є те, що знаки повинні порівнюватися в цілому і що більше значення повинно надаватися загальним елементам, які можуть ввести в оману, без виділення відмінностей, не помічених середнім споживачем. Оскільки середній споживач із першого погляду, як правило не бачить різниці між знаками, які він міг би розпізнати, якби більш ретельно вивчав знак і товар (послугу), пропонований з ним, то перше враження, одержуване ним, повинно бути хибним.

При дослідженні схожості, визначається як схожість усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожних або схожих елементів.

При порівнянні комбінованих позначень, аналізується композиція та виявляється основний елемент, який має визначальний вплив на формування загального зорового враження позначення. Основними критеріями визначення основного елемента є вплив на зорове, фонетичне, семантичне сприяння позначення, його місце розташування у площині знака, смислове значення, геометричний розмір.

Домінуючим елементом знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4, НОМЕР_3, а також «добре відомого знаку» є саме клітчасте тіло, яке має досить оригінальне забарвлення: утворене перетином горизонтальних та вертикальних смуг, який краще запам'ятовується споживачами, увага споживачів фокусуються також на малюнку, розташовано всередині овалу (т.4 а.с.128,131,140).

Позначення, що використовуються позивачами візуально значно відрізняються, як за кольоровою гамою, так зображувальними елементами, схожими є лише використання словесного позначення, яке як встановлено вище перетворилось в загальновживане позначення для певного виду товару - масла з масовою часткою жиру від 72,5% до 79,9%.

За результати порівняння експертами встановлено, що за сукупністю елементів, які формують композицію зображень та розміщенням в просторові один відносно іншого, за своїм зоровим враженням не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Так, відповідно до ч.6 ст.147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими ст.212 ЦПК України. Але ч.1 вказаної норми передбачає, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. І в силу ч. 2 ст. 59 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Крім того, положеннями ст.ст.10,11 ЦПК України визначаються принципи змагальності і диспозитивності як основні принципи цивільного судочинства.

Як вже зазначено вище, вказана експертиза була призначена ухвалою суду 09.09.2014 у даній справі і її проведення було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, тобто провідній державній установі (т.3 а.с.57-60). Крім того, була проведена комісійна експертиза, участь приймало два експерти ОСОБА_5, ОСОБА_6, які і зробили вказаний висновок.

На спростування вказаного доказу стороною відповідача було надано висновок експертного дослідження № 056/578 від 14.08.2015 виконаний експертом Київського бюро лінгвістичних експертиз на замовлення представника відповідачів ОСОБА_7, ОСОБА_1 (т.5 а.с.32-49). У цьому висновку експерти вказують, що є лінгвістичні підстави вважати, що використання слова «селянське» у складі словосполучення «масло солодко вершкове селянське» із шрифтовим виділенням цього слова (кольором, кеглем, типом шрифту та ін.) порівняно з іншими словами цього словосполучення служить мовним прийомом, який може вводити споживача в оману щодо особи, яка офіційно використовує зареєстрований знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Оцінюючі вказані докази у справі перш за все слід звернути увагу, що висновок № 056/578 від 14.08.2015 проведений фахівцем в галузі лінгвістичних експертиз, натомість питання інтелектуальної власності є специфічними, які поєднують в собі різні галузі не тільки права, а і науки. Тому висновок експерта лінгвістичних експертиз про наявність можливості введення споживача в оману щодо особи, яка офіційно використовує зареєстрований знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» викликає сумніви. До того ж як вже вказувалось вище при порівнянні позначень мають враховуватись не тільки словесні елементи, а і вся композиція знаку для товарів і послуг.

За наведених обставин, доводи апеляційної скарги про необґрунтоване відхилення судом першої інстанції наданого ними в якості доказу висновку експерта відхиляються апеляційним судом.

Судом першої інстанції була надана оцінка обох висновків і як вбачається обґрунтовано взятий до уваги висновок судової експертизи.

Виходячи із теорії права, торгівельні марки є об'єктами промислової власності та належать до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (виробників) та продукції, яку вони виробляють. Крім основної (розпізнавальної) функції торгівельні марки виконують і ніші функції, зокрема, передають інформацію про товари/послуги, вказують на походження товарів/послуг, в тому числі виробника і його репутацію, а також вказують на певну якість цих товарів / послуг та здійснюють їх рекламу.

З урахуванням вказаний функцій не можна не погодитись з висновками суду першої інстанції, що відсутність такої умови як введення в оману споживача виключає підстави для задоволення вимог зустрічного позову щодо заборони ТОВ «Терра-Фуд» виготовлення, пропонування до продажу, продаж та інше введення в цивільний оборот позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Таким чином, доводи апеляційної скарги про наявність висновків судової експертизи щодо схожості знаків, які використовуються позивачем зі знаками зареєстрованих відповідачами не спростовують висновків суду першої інстанції про відсутність підстав для задоволення вимог зустрічного позову. Тому рішення суду в частині вирішення зустрічних позовних вимог слід залишити без змін.

При вирішенні питання розподілу судових витрат судом першої інстанції застосовано солідарне стягнення суми судових витрат з обох відповідачів. Проте, судом не враховані наступні положення чинного законодавства.

Так, згідно з ч. 2 ст. 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав встановлених ст. 11 цього Кодексу. При цьому, солідарний обов'язок або солідарна вимога, в силу ст. 541 ЦК України, виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема, у разі неподільності предмета зобов'язання. Положеннями ст. 88 ЦПК України не передбачений солідарний обов'язок відповідачів, а отже застосування солідарного стягнення суми судових витрат з відповідачів є необґрунтованим, сума судових витрат підлягає стягненню в рівних частках. В зв'язку з цим рішення суду в частині розподілу судових витрат підлягає зміні.

Також відповідно до ч. 5 ст. 88 ЦПК України якщо суд апеляційної, касаційної інстанції чи Верховний Суд України, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

В порядку ч. 1 цієї статті стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві - пропорційно до тієї частини позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

Оскільки за результатами розгляду апеляційний суд дійшов до висновку, що задоволенню підлягає лише частина позовних вимог первісного позову, тому позивачеві присуджується компенсація судових витрат пропорційно до розміру задоволених позовних вимог в сумі 22998,82 грн., що становить приблизно 36 відсотків та стягуються з відповідачів в рівних частках.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 309, 313-315, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів

В И Р І Ш И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1, ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 11.12.2015 в частині: визнання рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.01.2013 недійсним та зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України внести до бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні»; визнання свідоцтва України за НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг недійсним частково та зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; про припинення дії свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг частково та зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення про відмову у задоволенні позову.

В частині розподілу судових витрат рішення суду змінити:

Стягнути з ОСОБА_1 (65076, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) на користь ТОВ «Терра-Фуд» судові витрати в розмірі 11499 (одинадцять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) гривень 41 копійка.

Стягнути з ОСОБА_2 (АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2) на користь ТОВ «Терра-Фуд» судові витрати в розмірі 11499 (одинадцять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) гривень 41 копійка.

В іншій частині рішення суду залишити без змін.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді: