Провадження № 2/760/2006/16
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - Лазаренко В.В.

з участю секретарів - Слободянюк А.К., Кучерини Ю.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Галеан» ЛТД до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання патенту на корисну модель недійсним та зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛЕАН», ЛТД ( надалі - позивач, ТОВ «ГАЛЕАН», ЛТД ) звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності ( надалі - відповідач 1 ) та ОСОБА_1 ( надалі - відповідач 2, ОСОБА_1 ), в якому просить суд визнати недійсним повністю патент України НОМЕР_1 від 11.03.2014 року на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрований на ім'я ОСОБА_1 ( надалі - патент від 11.03.2014 року НОМЕР_1 ) та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_1 на корисну модель від 11.03.2014 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», а також стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ГАЛЕАН», ЛТД судові витрати пов'язані з розглядом справи - судовий збір в сумі 243,60 грн. та оплату за проведення експертизи патенту від 11.03.2014 року НОМЕР_1 Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності в сумі 19 958,40 грн.

Одночасно з позовною заявою позивачем було подано заяву, в якій останній просив вжити заходи забезпечення позову та яка Ухвалою від 25.09.2014 року була задоволена судом частково, а саме - заборонено відповідачу 1 вносити зміни до Державного реєстру корисних моделей України щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисні моделі за патентом від 11.03.2014 року НОМЕР_1 іншим особам до набрання сили рішенням по даній справі та заборонено відповідачу 2 повністю або частково передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на корисні моделі за патентом від 11.03.2014 року НОМЕР_1 до набрання сили рішенням по даній справі.

Позовні вимоги мотивовані тим, що, на думку позивача, запатентована корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» не відповідає умовам патентоздатності «новизна», тому що сукупність ознак даної корисної моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на її реєстрацію. На підтвердження позивачем надано висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати аналізу виробника, а також листи та документи виробника, які містять інформацію про кількісний та якісний склад продуктів, що поставлялися виробником на митну територію України, ідентичні композиціям № 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 та 28 корисної моделі оскаржуваного патенту від 11.03.2014 року НОМЕР_1. Такі документи є доказом того, що технічна інформація щодо кількісного та якісного складу вказаних композицій була відома в світі до моменту подання заявки на патент від 11.03.2014 року НОМЕР_1.

Що стосується не визнання позивачем промислової придатності корисної моделі патенту від 11.03.2014 року НОМЕР_1, позовні вимоги мотивовані тим, що при перевірці формули даної корисної моделі конкретно по пунктах 15, 22 та 27 здійснити ( виготовити ) її в тому вигляді, як об'єкт корисної моделі неможливо у зв'язку з перевищенням сумарного кількісного складу компонентів більше ніж 100 відсотків, тому з урахуванням положень ч. 8 ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисну модель» така корисна модель не може вважатися промислово придатною.

Представник позивача вимоги викладені в позовній заяві підтримала в повному обсязі. Просила позов задовольнити повністю.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України проти позову заперечила із зазначених у письмовому запереченні наступних підстав: відповідач 1 згідно положень ст.ст. 1, 16 ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисну модель» проводив тільки формальну експертизу, кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті), яка полягає у здійсненні перевірки заявленого об'єкта на відповідність умові патентоспроможності (новизні) не проводиться, такий патент на корисну модель є декларативний і видається під відповідальність заявника - відповідача 2. Крім того, станом на момент подання даного заперечення ДП «Український інститут промислової власності» як уповноваженим закладом експертизи, проводиться експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності, про результати якої буде повідомлено після її завершення.

Відповідач 2 ОСОБА_1 та представник відповідача 2 проти позову заперечили з підстав, викладених у письмовому запереченні, зокрема, вказувала, що об'єкт права інтелектуальної власності за патентом України НОМЕР_1 від 11.03.2014 року на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» - є новим, а корисна модель патентноздатною, у зв'язку з чим просили в задоволенні позову відмовити.

В судове засідання 22.11.2016 відповідач ОСОБА_1 та її представник не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, у зв'язку з чим суд знаходить можливим розглянути справу у їх відсутності.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши зібрані в матеріалах справи докази в їх взаємному зв'язку та сукупності, дійшов висновку про задоволення позову, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, згідно публікацій в офіційному бюлетені № 5 «Промислова власність» 11.03.2014 Державна служба інтелектуальної власності України ( далі Відповідач 1 ) на підставі заявки № u 2014 00629 від 22.01.2014 зареєстрував на ім'я ОСОБА_1 ( далі Відповідач 2 ) корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» та видав патент України НОМЕР_1.

Судом встановлено, що ТОВ «ГАЛЕАН», ЛТД з 2010 року є офіційним дистриб'ютором корпорації «DSM N.P.» Швейцарія - виробник вітамінів та сумішей для харчової промисловості. В січні 2013 року вказана корпорація придбала виробника вітамінних сумішей «FORTITECH Europe ApS».

До 01.03.2014 постачальником продукції на ринок України компанії «FORTITECH Europe ApS» виступало ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ НВП» в особі керівника ОСОБА_1

Листом від 29.01.2014 компанія «FORTITECH Europe ApS» повідомила ОСОБА_1 про припинення договору постачання з ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ НВП».

Листами від 14.02.2014 корпорація «DSM N.P.» підтвердила, що з 01.02.2014 року ТОВ «ГАЛЕАН», ЛТД стало офіційним постачальником продукції компанія «FORTITECH Europe ApS», що підтверджено контактом № 2014/6/GA від 06.03.2014.

Композиції, вказані в патенті від 11.03.2014 НОМЕР_1, є власною продукцією компанії «FORTITECH Europe ApS» («DSM N.P.» Швейцарія ), а оскільки ОСОБА_1, як керівник ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ НВП», особисто займалась поставками вказаної продукції на територію України, вона, відповідно, мала доступ до всієї технічної документації вказаного товару.

Оскільки станом на сьогоднішній день ТОВ «ГАЛЕАН» ЛТД є офіційним дистриб'ютором компанії «DSM N.P.» Швейцарія та, як наслідок, єдиним постачальником продукції компанії «FORTITECH Europe ApS», тепер значна частина імпортованих ТОВ «ГАЛЕАН» ЛТД сумішей підпадає під визначення інтелектуальної власності ОСОБА_1 через отримання останньою оспорюваного Патенту.

Оскільки ОСОБА_1 була постачальником продукції компанії «FORTITECH Europe ApS» , з даної справи видно, що сторони діють в одному сегменті ринку до якого відноситься запатентована корисна модель, між ними існує економічна конкуренція, а недобросовісне патентування Відповідачем 2 композицій, які вже більше двох років випускаються іноземним підприємством та використовуються на ринку України, станом на сьогоднішній день поставляються виключно Позивачем, а також отримання Відповідачем 2 виключних майнових прав інтелектуальної власності, встановлює перевагу Відповідача 2 над Позивачем та порушує права та інтереси останнього.

Що стосується питання щодо охоронюваного законом інтересу Позивача, за захистом якого він звернувся до суду, 11.07.2014 за заявою Відповідача 2 - ОСОБА_1 Департаментом організації митного контролю та оформлення Державної фіскальної служби України внесено до митного реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, інформацію за № 001928 щодо оскаржуваного Патенту на корисну модель.

В зв'язку з існуванням цих відомостей в митному реєстрі об'єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, Івано-Франківська митниця Міндоходів приймала рішення щодо призупинення митного оформлення товару, отриманого від корпорації «DSM N.P.» Швейцарія, на строк 10 днів у зв'язку з наявністю в Митному реєстрі інформації про ТОВ «ГАЛЕАН» ЛТД та корпорації «DSM N.P.» Швейцарія як імпортера та постачальника контрафактної продукції.

Можливість внесення такої інформації виникла у Відповідача-2 завдяки реєстрації оскаржуваного Патенту, тому існування останнього перешкоджає підприємницькій діяльності Позивача та створює передумови недобросовісної конкуренції, чим порушує інтереси та права Позивача.

В процесі судового розгляду, Позивач - ТОВ «ГАЛЕАН» ЛТД у відповідності до положень Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявив клопотання до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» про проведення експертизи запатентованої корисної моделі винаходу, яка є предметом даного судового розгляду, на відповідність умовам патентоздатності. Крім цього, судом було долучено в якості доказу Висновок експертизи щодо умов патентоздатності деклараційного патенту НОМЕР_1 корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» від 21.01.2015 за № 1032/ЗУ/15.

На підставі проведеної попередньої експертизи зроблено наступний висновок, що запатентована модель є частиною рівня техніки, тобто вона не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч.2 ст. 7 вищевказаного Закону України, а саме:

А) корисна модель не визнається промислово придатною з огляду на невизнання промислово придатним залежних пунктів 15, 22, 27 формули відповідно до ч. 3 статті 7 Закону;

Б ) відносно незалежного пункту 1 формули не визнається новою відповідно до ч. 8 статті 7 Закону.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України, для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, та за заявою осіб, які беруть участь у справі, суд призначає експертизу.

За клопотанням представника позивача 17.03.2015 судом постановлено ухвалу про призначення по справі експертизи об'єкту інтелектуальної власності, провадження якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до Висновку експерта № 067/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 2-1227/15 ( 760/20789/14-ц ) від 13 січня 2016 року ( надалі висновок експертизи від 13.01.2016 року № 067/15 ) зазначається, що корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом від 11.03.2014 року НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «новизна» в частині застосування ознак «як біологічно-активний компонент містить принаймі один вітамін або вітаміноподібний нутрієнт, вибраний з ряду вітамін А. вітамін Д, вітамін Е, вітамін С, вітамін Вс, вітамін В1, вітамін В6, вітамін В12, вітамін РР, вітамін В5, вітамін Н, вітамін К, омега-3, холін ( В4), таурін, інозітол ( В6), L-карнітин ( В11), та/або принаймі одну мінеральну речовину з ряду таких елементів як йод, цинк, залізо, марганець, міді, або суміш амінокислот аргінін, аспарагінова кислота, валін, гістидин, гліцин, глютамін, глютамінова кислота, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, пролін, серин, тирозин, треонін, триптофан, фенілаланін, цистеїн» та відповідає умовам патентоздатності «новизна» в частині застосування ознак «як біологічно-активний компонент містить принаймі одну мінеральну речовину з ряду таких елементів як хром, магній або суміш нуклеотидів аденозин 5 монофосфат, цистидин 5 монофосфат, дісодіум гунін 5 монофосфат, дисодіум інозит 5 монофосфат, дисодіум урідин 5 монофосфат».

Таким чином судом встановлено, що фактично з 28 позицій 22 позиції не відповідають умові «новизна», а одна позиція 28 є суміш нуклеотидів та по своєму складу згідно сертифікату аналізу відповідає суміші FT 101970 EU, яка згідно висновоку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/67898 від 24.06.2011 року, стала відома в світі до моменту реєстрації патенту.

Відповідно до висновоку експертизи від 13.01.2016 року № 067/15 встановлено, що відомості, які містяться в матеріалах справи не спростовують критерій «промислова придатність» корисної моделі за патентом України НОМЕР_1.

В судовому засідання представник відповідача заявив клопотання про виклик експерта в судове засідання, але експерт не з'явився, хоча був повідомлений належним чином.

Позивач в судовому засіданні заявив, що визнає висновок експертизи від 13.01.2016 № 067/15в повному обсязі, але вважає за потрібне наголосити на наступному факті даної справи, який з невідомих причин не досліджувався експертом, але знайшов своє відображення у висновку експертизи щодо умов патентоздатності ДП «Український інститут промислової власності» від 21.01.2015 за № 1032/ЗУ/15, а саме стосовно висновку експертизи від 13.01.2016 № 067/15 по другому питанню в частині перевірки промислової придатності запатентованої корисної моделі, висновок ДП «Український інститут промислової власності» від 21.01.2015 за № 1032/ЗУ/15 в частині третій містить посилання на перевірку промислової придатності запатентованої корисної моделі згідно з ч. 8 ст. 7 «Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та відповідно до п. 6.5 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2002 за № 197.

Згідно п. 6.5.1.1 зазначених правил розгляду: «Для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

(а) наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкту винаходу (корисної моделі ) ( для нових хімічних сполук - його можливе застосування );

(в) наявність у первинних матеріалах заявки описаних способів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу ( корисної моделі ) в тому вигляді, як він ( вона ) охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу ( корисної моделі ).

(с) крім цього, в разі здійснення винаходу ( корисної моделі ) за будь-яким пунктом формули перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива».

Так, за результати перевірки умов (а), (в) та (с) висновком експертизи щодо умов патентоздатності ДП «Український інститут промислової власності» від 21.01.2015 за № 1032/ЗУ/15 встановлено наступне:

(а) матеріали заявки містять посилання на призначення заявленого об'єкта корисної моделі;

(в) при перевірці формули встановлено, що здійснити корисну модель в тому вигляді, як об'єкт корисної моделі охарактеризований в будь-якому пункті формули неможливо, а саме:

П. 15 - у випадку використання вітаміну С у кількості 103,55 %, що відповідає верхній межі зазначеного у формулі корисної моделі інтервалу значень, сумарний вміст всіх компонентів буде складати більше ніж 100 %, що унеможливлює створення даної композиції.

П.22 - у випадку використання вітаміну В у кількості 100,13 %, що відповідає верхній межі зазначеного у формулі корисної моделі інтервалу значень, сумарний вміст всіх компонентів буде складати більше ніж 100 %, що унеможливлює створення даної композиції.

П.27 - у випадку використання всіх зазначених в п. 27 компонентів у кількості, що відповідає нижній межі зазначених у формулі корисної моделі інтервалів значень, сумарний вміст всіх компонентів складає 117,55 %, тобто більше 100 %, що унеможливлює створення даної композиції.

(с) встановлено, що за п. 15, 22 та 27 здійснити корисну модель неможливо, а відтак і неможливо реалізувати призначення.

Згідно з правилами розгляду п.6.5.1.3 « якщо хоча б одна із зазначених вимог ( а, в, с) не дотримана, то робиться висновок, що винахід ( корисна модель ) не відповідає умові промислової придатності, тому за таких обставин запатентована корисна модель визнається такою, що не відповідає умові промислової придатності з огляду на визнання не промислово придатними залежних пунктів 15, 22 та 27.

Згідно положень п.1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» правова охорона надається корисній моделі, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Згідно п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до п. 4. ст.6 вказаного Закону пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом.

Відповідно до п. 2-4 ст.7 вказаного Закону, корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Відповідача 1 або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до ст.ст. 1, 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисну модель», деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель. Заявка на отримання патенту на корисну модель проходить тільки формальну експертизу, на якій перевіряються подані документи та належність об'єкта до об'єктів технологій. Оскільки кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті), яка полягає у здійсненні перевірки заявленого об'єкта на відповідність умові патентоспроможності (новизні) не проводиться, можна сказати, що патент на корисну модель - декларативний і видається під відповідальність заявника, адже технічне рішення не перевіряється по суті.

Відповідно до п. 1 ст. 33 вищевказаного Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності.

Суд вважає, що все вищенаведене однозначно доводить, що запатентовані оскаржуваним патентом композиції жодним чином не можуть вважатися новими у зв'язку з тим, що сукупність ознак даних корисних моделей стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на їх реєстрації.

Таким чином, суд дійшов висновку, що оскаржуваний патент не відповідає умовам патентоздатності, а тому він має бути визнаний недійсним.

Позовні вимоги до Відповідача 1 про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи та корисні моделі про визнання недійсним деклараційного патенту України НОМЕР_1 прямо випливають з позовної вимоги про визнання недійсним патенту, за таких обставин вони підлягають задоволенню.

Згідно ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої постановлено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

Враховуючи те, що відповідно до п. 1 ст. 25 вказаного ЗУ, патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, а також той факт, що Державна служба інтелектуальної власності, відповідно до покладених на неї повноважень, не відслідковує порушення прав власника патенту України, суд вважає, що судові витрати, пов'язані з розглядом справ, мають бути покладені на Відповідача 2 відповідно до задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 3, 4, 10, 11, 57-61, 88, 209, 212-215 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Визнати недійсним повністю патент України НОМЕР_1 від 11.03.2014 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрований на ім`я ОСОБА_1.

Зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_1 від 11.03.2014 на корисну модель та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Галеан» ЛТД витрати з оплати судового збору в сумі 243 грн. 60 коп., витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи в сумі 19`958,40 грн..

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня його проголошення.

Особи, які приймали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя