АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

8 листопада 2016 р. Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого - Усика Г.І.

суддів - Пікуль А.А., Соколової В.В.

при секретарі - Дуки В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 30 травня 2016 р. у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «НАША ПРАВДА» до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа: ОСОБА_3 про поновлення порушених прав на комерційне (фірмове) найменування та визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг частково недійсним, зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и л а:

У січні 2016 р. ТОВ «НАША ПРАВДА» звернулося з позовом до ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа ОСОБА_3 про поновлення порушених прав на комерційне (фірмове) найменування, визнання частково недійсним свідоцтва на знак для товарів № НОМЕР_1, зобов'язання вчинити дії.

На обґрунтування своїх вимог позивач зазначав, що 29.04.2015 р. ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» подало заявку № m201506173 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо товарів 29, 30, 31, 32 та послуг 43 класів МКТП, за якою 27.07.2015 р. Державна службою інтелектуальної власності України здійснила публікацію в офіційному бюлетені служби «Промислова власність», внесла до реєстру товарних знаків відомості про державну реєстрацію знаку для товарів і послуг, та видала свідоцтво за № НОМЕР_1.

21.10.2015 р. ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» право власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 передало ОСОБА_1 на підставі договору про передачу права власності.

Посилаючись на те, що ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» подало заявку №m201506173, а в подальшому отримало свідоцтво України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за №202106 з порушенням прав ТОВ «НАША ПРАВДА», оскільки оспорюване позначення є схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням позивача «ІНФОРМАЦІЯ_2», та ураховуючи тривалий строк використання комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2», що може

Справа № 760/839/16-ц
№ апеляційного провадження:22-ц/796/13944/2016
Головуючий у суді першої інстанції: Оксюта Т.Г.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Усик Г.І.
вводити в оману споживача щодо особи, що надає послуги в галузі ресторанного господарства та справжньої її діяльності, позивач просив визнати, що заявка на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг № m201506173 від 29.04.2015 р. стосовно таких самих та споріднених послуг 43 класу МКТП подана з порушенням прав ТОВ «НАША ПРАВДА», як власника комерційного (фірмового) найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4»; визнати, що ОСОБА_1, який є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, володіє правами, що випливають з свідоцтва, стосовно тих самих та споріднених послуг класу 43 МКТП з порушенням прав власника комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4»; визнати свідоцтво № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг частково недійсним - в частині всіх товарів і послуг 43 класу МКТП, що зазначені у свідоцтві; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності здійснити про це відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 30.05.2016 р. позов задоволено частково.

Визнано, що заявка ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» № m201506173 від 27.07.2015 р. на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг стосовно таких самих та споріднених послуг 43 класу МКТП, подана з порушенням прав власника комерційного (фірмового) найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що належить ТОВ «НАША ПРАВДА».

Визнано свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним частково - відносно усіх товарів і послуг 43 класу МКТП, що зазначені у свідоцтві.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним частково свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг відносно усіх товарів і послуг 43 класу МКТП, що зазначені в свідоцтві, та здійснити публікацію про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» та ОСОБА_1 на користь ТОВ «НАША ПРАВДА» судовий збір у розмірі 2 067,00 грн. з кожного.

У задоволенні решти вимог відмовлено.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_1 просив рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог ТОВ «НАША ПРАВДА» в повному обсязі, посилаючись на неправильне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, неправильне застосування судом норм матеріального та порушення норм процесуального права.

Зазначав, що задовольняючи позовні вимоги ТОВ «НАША ПРАВДА» про порушення його прав інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», суд першої інстанції не урахував, що ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» реалізувало своє право на повторну реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (попереднє свідоцтво за № НОМЕР_2 було видано 15.08.2006 р. і припинило свою дію 21.08.2014 р. внаслідок несплати збору для продовження строку його дії), тобто задовго до найбільш раннього використання позивачем позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», що відбулося 30.10.2008 р.

При цьому суд дійшов помилкового висновку про те, що обсяг правової охорони знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_2 та за свідоцтвом № НОМЕР_1 є різними за обсягом правової охорони з посиланням на те, що свідоцтво № НОМЕР_2 було видано за 8-ою редакцією класів МКТП, а свідоцтво №202106 за 10-ою редакцією класів МКТП. Вважав, що такий висновок суду суперечить положенням ч.ч. 1, 4 ст. 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., якими передбачено, що з урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування. Факт включення будь-якого найменування в алфавітний перелік ніяким чином не впливає на права, що можуть існувати на це найменування.

Вказував на те, що неправомірне використання позивачем комерційного (фірмового) найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2» не може бути підставою для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, виданого з дотриманням діючого законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Також звертав увагу на те, що ТОВ «НАША ПРАВДА» не надало доказів на підтвердження того, яке саме комерційне найменування ним використовувається - «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_3», чи «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Крім того зазначав, що вирішуючи питання чи є комерційне (фірмове) найменування тотожним чи схожим до ступеню змішання зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», що потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності суд не призначив експертизу, а дійшов такого висновку на підставі власних припущень.

В судовому засіданні представники ОСОБА_1 та представник Державної служби інтелектуальної власності України просили задовольнити апеляційну скаргу з наведених у ній підстав.

Представник ТОВ «НАША ПРАВДА» та представник третьої особи ОСОБА_3 просили апеляційну скаргу відхилити,посилаючись на те, що рішення суду є законним та обґрунтованим, а доводи апеляційної скарги безпідставними.

Представник ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи зазначена юридична особа була повідомлена.

Заслухавши доповідь судді, пояснення осіб, які приймали участь в судовому засіданні, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.

Статтею 489 ЦК України визначено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших з підстав, встановлених законом. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання найменування та охороняється без обов'язкового подання на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торгівельної марки.

Судом встановлено, що 29.04.2015 р. ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» подало до Українського інституту інтелектуальної власності заявку № m201506173 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо товарів 29, 30, 31, 32 та послуг 43 класів МКТП.

27.07.2015 р. здійснено публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності «Промислова власність» про реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» та видано свідоцтво України за № НОМЕР_1.

29.07.2015 р. ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» відповідно до договору про передачу майнових прав власності, передало всі належні йому майнові права на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ОСОБА_1 про, що 21.10.2015 Державною службою інтелектуальної власності України здійснено доповнення до свідоцтва.

Задовольняючи позовні вимоги ТОВ «НАША ПРАВДА», суд першої інстанції виходив з того, що позивач є власником права інтелектуальної власності комерційного (фірмового) найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2», транслітерація російською мовою «ІНФОРМАЦІЯ_3» та українською мовою «ІНФОРМАЦІЯ_4», перше комерційне (фірмове) використання якого позивач розпочав з 30.10.2008 р., тобто раніше подання заявки ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» № m201506173 від 29.04.2015 р. про реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке схоже з комерційним (фірмовим) найменуванням позивача стосовно таких самих та споріднених послуг 43 класу МКТП, що відповідають діяльності позивача - ресторанне господарство, а тому ураховуючи тривале використання ТОВ «НАША ПРАВДА» комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2», та широку мережу обЧєктів громадського харчування позивача з зазначеним найменуванням, використання ОСОБА_1 знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» може вводити споживача в оману щодо особи, яка надає послуги в галузі ресторанного господарства, а відтак порушує права позивача.

Аналізуючи ту обставину, що ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» було власником знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 щодо товарів 29, 30, 31, 32 та послуг 43 класів МКТП, яке внаслідок несплати платежу припинило свою дію з 20.08.2014 р., суд першої інстанції вказав, що хоча зазначений відповідач і подав заявку про реєстрацію оспорюваного позначення в строк, передбачений ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», однак її не можна вважати повторною, оскільки виходячи з тлумачення як самого слова «повторення» та положень ст. 22 цього Закону, межі обсягу правової охорони знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не можуть виходити за межі правової охорони цього позначення при первинній реєстрації. Оскільки при первинній реєстрації оспорюваної торговельної марки були включені рубрики послуг 43 класу МКТП у 8-ій редакції, а до свідоцтва України № НОМЕР_1 включені рубрики послуг у 10-ій редакції МКТП, суд вважав, що обсяг правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 є відмінний від обсягу правової охорони знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом НОМЕР_3, а відтак подану ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» заявку № m201506173 від 29.04.2015 р. не можна вважати повторною, у зв'язку з чим вона підлягала перевірці на відповідність її умовам надання правової охорони як первинної заявки відповідно до Правил складання, подання та розгляд заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

З такими висновками суду першої інстанції не можна погодитися, виходячи з наступного.

За змістом п.п. «а» п. 1 ст. 19 цього Закону свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу 4 частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

За змістом зазначеної норми Закону однією з підстав для відмови у реєстрації знака для товарів і послуг є відомість в Україні (а не в окремому регіоні, населеному пункті) фірмового найменування до дати подання до Установи заявки на реєстрацію позначення щодо таких же або споріднених товарів і послуг.

Надані позивачем докази про наявність у м. Києві декількох об'єктів громадського харчування з комерційним найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_2» не є підставою для визначення цього комерційному найменування як добре відомого в Україні.

Крім того, суд надав неправильну оцінку зібраним у справі доказам та неправильно застосував положення ст.22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» .

Як убачається з матеріалів справи, з 15.08.2006 р. по 21.08.2014 р. ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» належало право власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів і послуг 29, 30, 31, 32, 43 класів МКТП за свідоцтвом України НОМЕР_3, яке припинило свою дію, внаслідок несплати платежу за його продовження.

Таким чином ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» стало власником оспорюваного позначення раніше, ніж позивач розпочав використання найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2» (з 30.10.2008 р.).

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно пунктами 1-3 ст.18 цього Закону.

29.04.2015 р., тобто у строк, визначений зазначеною нормою закону, ТОВ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» звернулося з заявкою № m201506173 про повторну реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» про, що конкретно зазначило у своїй заяві та в листі від 06.05.2015 р.

Твердження представника позивача та висновок суду про те, що подання зазначеної заявки не може вважатися повторною реєстрацією, з посиланням на те, що обсяг правової охорони знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_2 є відмінним від правової охорони позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом №202106 в частині послуг 43 класу МКТП є помилковими з огляду на таке.

З свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за № НОМЕР_2 убачається, що воно видано зокрема і для послуг 43 класу МКТП: послуги щодо забезпечення харчами і напоями, тимчасове житло, всі послуги, що включені до 43 класу. У свідоцтві на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за № НОМЕР_1 виданого, в тому числі і для послуг 43 класу МКТП перераховані конкретні види послуг, що входять до цього класу, а відтак межі правої охорони зазначених знаків є однаковими.

Крім того відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 2 Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957 р. зазначено, що з урахуванням зобовЧязань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування. Факт включення будь-якого найменування в алфавітний перелік ніяким чином не впливає на права, що можуть існувати на це найменування.

Згідно висновку кваліфікаційної експертизи, проведеної відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг.

Зважаючи на викладене, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про порушення відповідачами прав інтелектуальної власності позивача на комерційне (фірмове) найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2», а тому рішення суду в частині задоволення позовних вимог ТОВ «НАША ПРАВДА» про визнання заявки № m201506173 від 29.04.2015 р. на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг стосовно таких самих та споріднених послуг 43 класу МКТП такою, що подана з порушенням прав власника комерційного (фірмового) найменування, що належить ТОВ «НАША ПРАВДА», визнання частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг - відносно усіх товарів і послуг 43 класу МКТП, та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним частково свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг відносно усіх товарів і послуг 43 класу МКТП та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» підлягає скасуванню, з ухваленням у цій частині нового рішення про відмову в їх задоволенні.

Рішення суду в частині відмови в задоволенні позовних вимог ТОВ «НАША ПРАВДА» про визнання того, що ОСОБА_1, як власник свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», володіє правами, що випливають з цього свідоцтва стосовно послуг 43 класу МКТП, з порушенням прав власника комерційного найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що належать ТОВ «НАША ПРАВДА» необхідно залишити без змін, оскільки суд дійшов правильного висновку, що такий спосіб захисту порушених прав діючим законодавством не передбачений.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 309, 316 ЦПК України, колегія суддів

в и р і ш и л а :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 30 травня 2016 р. в частині задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «НАША ПРАВДА» до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа: ОСОБА_3 про поновлення порушених прав на комерційне (фірмове) найменування, визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 частково недійсним, зобов'язання вчинити дії скасувати, та ухвалити в цій частині нове рішення.

У задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «НАША ПРАВДА» до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа: ОСОБА_3 про поновлення порушених прав на комерційне (фірмове) найменування, визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 частково недійсним, зобов'язання вчинити дії, відмовити.

В іншій частині рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 30 травня 2016 р. залишити без змін.

Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення, але може бути оскаржено в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів шляхом подання до цього суду касаційної скарги.

Головуючий: Судді: