РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2016 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Меуш К.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про дострокове припинення дії свідоцтва та зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

31 грудня 2015 року ОСОБА_2 звернувся в суд з зазначеним позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про дострокове припинення дії свідоцтва та зобов'язання вчинити дії.

Свої вимоги мотивує тим, що 15 листопада 2001 року на ім'я ОСОБА_1 було видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг України № НОМЕР_1 «NOBU НОБУ» щодо товарів 30 класу МКТП та послуг 35, 42 класу МКТП.

Знак для товарів і послуг за цим свідоцтвом не використовуються в Україні протягом останніх трьох років щодо товарів 30 класу МКТП та послуг 35, 42 класу МКТП, для яких вона зареєстрована. Зазначене підтверджується письмовими доказами. Невикористання торговельної марки «NOBU НОБУ» дає достатні підставі для дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1.

Просить суд ухвалити рішення, яким достроково припинити дію свідоцтва України на № НОМЕР_1 на торговельну марку «NOBU НОБУ», що видане на ім'я ОСОБА_1, в повному обсязі та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 на торговельну марку «NOBU НОБУ» в повному обсязі про що здійснити відповідну публікацію.

У судовому засідання представник позивача підтримав заявлений позов та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Пояснив суду, що наданими суду письмовими доказами підтверджується невикористання відповідачем знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1. Вважає, що надані стороною відповідача докази використання знака не підтверджують такі обставини.

Представник відповідача - Державної служби інтелектуальної власності України проти задоволення позову заперечував.

Представник відповідача - ОСОБА_1 вважав, що позов не підлягає задоволенню. Надав суду письмові заперечення проти позову (а.с. 169-176). Пояснив суду, що 15 листопада 2001 року ім'я ОСОБА_1 було видано свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг на торговельну марку «NOBU НОБУ» щодо товарів 30 класу МКТП та послуг 35, 42 класу МКТП. ОСОБА_1 використовує торговельну марку «NOBU НОБУ», оскільки 10 січня 2012 року уклала з ТОВ «Фірма «Вікторія і К» ліцензійний договір. Вона надала ТОВ «Фірма «Вікторія і К» дозвіл (ліцензію) на використання знаку для товарів і послуг на торговельну марку «NOBU НОБУ», захищеного свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1. Сам факт надання такого дозволу третій особі свідчить про використання нею знаку. Необхідність передачі ТОВ «Фірма «Вікторія і К» права на використання знаку була викликана тим, що вказане товариство на праві оренди є користувачем нежилого приміщення на першому поверсі будинку АДРЕСА_1, в якому ним обладнано та експлуатується ресторан під назвою «NOBU».

02 січня 2013 року ТОВ «Фірма «Вікторія і К» приєдналася до мережі ресторанів «Козирна карта» з метою просування та популяризації закладу. Також ТОВ «Фірма «Вікторія і К» укладала договори щодо розміщення рекламних матеріалів ресторану, які були виконані та рекламна інформація розміщена, здійснювалось бронювання рекламних площ, проводились рекламні кампанії у мережі Інтернет. Знак «НОБУ» використовується як позначення на первинних бухгалтерських документів, зокрема, касових (фіскальних чеків), логотип нанесений на паперові носії, зокрема, меню ресторану, рекламні сезонні пропозиції, стікери, паперові чохли, пакети для доставки продукції тощо.

Крім того, ОСОБА_1 як власник свідоцтва здійснює постійний контроль за використання ТОВ «Фірма «Вікторія і К» знаку «NOBU НОБУ», оскільки працює в товаристві на посаді директора з маркетингу.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Судом встановлено та не оспорювалось учасниками судового розгляду, що 15 листопада 2001 року на ім'я ОСОБА_1 було зарєєстроване свідоцтво України на знак для товарів і послуг України № НОМЕР_1 «NOBU НОБУ» щодо товарів 30 класу МКТП та послуг 35, 42 класу МКТП (а.с. 7)

Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами.

Частиною 2 ст. 497 ЦК України визначено, що чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Частиною 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

У ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

На підтвердження своїх доводів щодо невикористання відповідачем ОСОБА_1 спірного знаку сторона позивача посилається на письмові докази.

У довідці ДП «Моніторинг ЗМІ України» від 24 грудня 2015 року зазначено, що згідно даних моніторингу на радіо та друкованих ЗМІ в період з 16 грудня 2012 року і до моменту надання довідки, товари під торговельною маркою «NOBU НОБУ», «NOBU» «НОБУ» для відповідних товарів та послуг не рекламувались (а.с. 8).

З довідки ТОВ Компанія «Invest-Consult Park» від 23 грудня 2015 року вбачається, що у наявних на 17 грудня 2015 року в реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 України» назвах та описах товарних позицій відповідностей за вказаними замовником позначення «NOBU НОБУ», в тому числі за самостійним позначенням «NOBU», «НОБУ» не виявлено (а.с. 9).

У відповіді Асоціації товарної нумерації «ДжіЕс1 України» від 15 грудня 2015 року вказано, що станом на 17 грудня 2015 року у реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна» у складі назв яких є позначення «NOBU НОБУ» або (та) самостійні позначення «NOBU», «НОБУ». Це означає, що Асоціація «ДжіЕс1 Україна» не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям, у складі назв яких заявлено позначення «NOBU НОБУ», «NOBU», «НОБУ» (а.с. 10).

На запит про надання інформації 25 грудня 2015 року Державна фіскальна служба України повідомила, що інформація щодо ввезення нажитну територію України товарів (з 1 по 24 групу згідно з УКТЗЕД) під торговельними марками «NOBU НОБУ», «NOBU», «НОБУ» за період з 16 грудня 2012 року по 16 грудня 2015 року в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДФС станом на 03 грудня 2015 року, не виявлена (а.с. 11).

Також стороною позивача надано суду відповідь Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 грудня 2015 року, в якій повідомлено, що сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою «NOBU НОБУ» в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано (а.с. 36).

Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві 25 грудня 2015 року на адвокатський запит повідомило, що головним управлінням перевірено суб'єктів господарювання по факту видачі документів дозвільного характеру, в тому числі дозволів на початок роботи новоствореного підприємства, на впровадження у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування. Суб'єкти господарювання з назвами «NOBU НОБУ», «NOBU», «НОБУ» за документами дозвільного характеру до Головного управління не звертались (а.с. 38)

У відповіді Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 30 грудня 2015 року зазначено, що станом на 28 грудня 2015 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг по свідоцтву України № НОМЕР_1 (а.с. 39).

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

-обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

-можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

На спростування доводів позивача та на підтвердження факту використання знаку для товарів і послуг на торговельну марку «NOBU НОБУ» представник відповідача також посилається на письмові докази.

Так, суду наданий ліцензійний договір про надання дозволу на використання знаку від 10 січня 2012 року, укладений між ОСОБА_1 та ТОВ «Фірма «Вікторія і К» (а.с. 63-64).

Предметом цього договору є надання ліцензіаром дозволу ліцензіату дозволу (ліцензії) на використання знаку для товарів та послуг «NOBU НОБУ», захищеного свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1.

ТОВ «Фірма «Вікторія і К» здійснює діяльність пов'язану з обладнанням та експлуатацією ресторану під назвою «NOBU asian restaurant» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 12. Факт використання приміщення за цією адресою підтверджується договором оренди (а.с. 65-67).

Також суду надано докази укладення ТОВ «Фірма «Вікторія і К» договору про надання рекламних послуг від 16 січня 2012 року (а.с. 73). Надано помісячні екземпляри журналу «Zефір» у період з грудня 2012 року по листопад 2013 року, в якому здійснювалась публікація рекламної продукції ресторану «NOBU asian restaurant» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 12.

Факт надання таких рекламних послуг підтверджується відповідними щомісячними актами здачі-прийняття рекламних послуг (а.с. 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88).

02 січня 2013 року між ТОВ «Мережа Козирна карта» та ТОВ «Фірма «Вікторія і К» укладено договір про приєднання до мережі «Козирна карта» закладу «NOBU», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 12 (а.с. 90-95).

З довідки ТОВ «Мережа Козирна карта» від 15 травня 2016 року вбачається, що ресторан «NOBU» є партнером мережі з 02 січня 2013 року по теперішній час.

Також між ТОВ «Фірма «Вікторія і К» та ТОВ «Хот Спот Медіа Україна» укладались договори про надання послуг у закладі «NOBU» (а.с. 100-103, 106-109). Надання послуг рекламного простору підтверджується відповідними актами (а.с. 105, 110-118).

ТОВ «Фірма «Вікторія і К» і в інший спосіб здійснювала рекламування ресторану «NOBU», що підтверджується договором № 376-14 про надання послуг з проведення рекламної(их) кампанії(й) від 15 листопада 2014 року (а.с. 119-126). Виконання робіт за цим договором оформлювалось актами здачі-приймання робіт (а.с. 130-131).

Також суду надані докази здійснення рекламування ресторану «NOBU» в мережі Інтернет (а.с. 146).

Сторона відповідача надала докази стосовно відображення та використання знаку «NOBU» на первинних бухгалтерських документа ресторану, логотипах нанесених на меню ресторану, рекламні сезонні пропозиції, стікери, паперові чохли, пакети для доставки продукції тощо (а.с. 146-168).

У ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Сторона відповідача зазначає, що ОСОБА_1 безпосередньо здійснює такий контроль, оскільки з 03 лютого 2014 року працює в ТОВ «Фірма «Вікторія і К» на посаді директора з маркетингу (а.с. 151).

За таких обставин, суд вважає, що стороною відповідача належними та допустимими доказами спростовані доводи сторони позивача про невикористання ОСОБА_1 свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг протягом останніх трьох років.

З огляду на наведене, в задоволенні позову слід відмовити.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 09 березня 2016 року вжито заходів забезпечення позову в цій справі.

Згідно з ч. 6 ст. 154 ЦПК України якщо у задоволенні позову було відмовлено, провадження у справі закрито або заяву залишено без розгляду, вжиті заходи забезпечення позову застосовуються до набрання судовим рішенням законної сили. Проте суд може одночасно з ухваленням судового рішення або після цього постановити ухвалу про скасування заходів забезпечення позову.

Враховуючи, що розгляд справи завершено та суд прийшов до висновку про необхідність відмови в задоволенні позову, вбачається за можливе скасувати заходи забезпечення позову, вжиті в цій справі.

Керуючись статтями 15, 16, 492, 494, 497 ЦК України, статтями 5, 16, 18, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статтями 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 154, 169, 209, 212-215, 218, 223 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Відмовити в задоволенні позову ОСОБА_2 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про дострокове припинення дії свідоцтва та зобов'язання вчинити дії.

Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті згідно ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 09 березня 2016 року, якою: заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити зміни до Державного реєстру України на знаки для товарів і послуг щодо: повної або часткової відмови власника свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг від цього свідоцтва, передання повністю або частково права власності на свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг третім особам, а також реєструвати відомості про передачу права власності на свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг іншим особам повністю або частково щодо частини зазначених у свідоцтві товарів та послуг до набрання рішенням суду законної сили та заборонено ОСОБА_1 відмовлятись повністю або частково від свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, відчужувати або іншим способом передавати повністю або частково майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 іншим особам до набрання рішенням суду законної сили.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: