Справа № 2- 163/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва у складі суду:

головуючого судді - Калініченко О.Б.

при секретарі - Войцеховській М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2, 3-я особа Підприємство «БІОН» ЛТД ТОВ, про визнання недійсним патенту на корисну модель,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач 26.09.2012 року звернувся з позовною заявою до відповідачів, в якій просив визнати недійсним патент України НОМЕР_1 на корисну модель «Сухе пальне», виданий 25.07.2007 року на ім'я відповідача ОСОБА_2

Обґрунтовував вимоги тим, що корисна модель «Сухе пальне», яка захищена патентом України НОМЕР_1, зареєстрованим на ім'я відповідача ОСОБА_2, не відповідає умовам патентоспроможності, оскільки не є новою у зв'язку з тим, що була частиною відомого рівня техніки до дати подання 11.04.2007 року заявки, що суперечить вимогам п. 3 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», що до того, що винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Крім того, вказував на те, що за результатами аналізу опису до спірного патенту корисна модель не є промислово придатною, оскільки викладення формули корисної моделі є неправильним і сукупність суттєвих ознак за нею не є достатньою для досягнення заявленого власником патенту технічного результату.

За клопотанням представника позивача ухвалою суду від 05.07.2013 року по справі було призначено судову експертизу, проведення якої доручено фахівцю Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_3.

Згідно з ухвалою суду було проведено вказану експертизу і надано висновок № 906 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 27.01.2014 року, згідно з яким відомості, які містяться в матеріалах справи, до дати подання заявки № u200704015 від 11.04.2007 року не спростовують критерій новизни та критерій промислової придатності корисної моделі «Сухе пальне» за патентом України № НОМЕР_1.

Представник позивача в судовому засіданні не погодився з висновками експертизи та заявив клопотання про призначення повторної експертизи.

В обґрунтування необхідності призначення повторної судової експертизи в клопотанні, з посиланням на матеріали справи, вказував на хибність висновків експерта про промислову придатність та новизну корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1, що підтверджується висновками дослідження від 11.12.2009 року, проведеного патентно-правовою фірмою ТОВ "Інвента" та доданого до позовної заяви.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України заперечував проти призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідач ОСОБА_2 та його представники також проти призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності заперечували, посилаючись на тривалість розгляду справи та проведення експертом ґрунтовного, на їх думку, дослідження та відсутності підстав для проведення його перевірки, вважаючи, що висновок повним та об'єктивним, вказуючи на єдність ознак, що містяться в описі формули корисної моделі, а не їх альтернативність.

В судовому засіданні експерт ОСОБА_4 надав пояснення щодо складеного ним висновку № 906 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 27.01.2014 року.

Однак надані експертом письмові та усні пояснення не дали змоги переконливо спростувати або усунути розбіжності між змістом висновку та матеріалами справи, тому суд прийшов до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання.

Ухвалою суду від 21.05.2014 року по справі було призначено повторну судову експертизу, проведення якої доручено Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

На виконання вказаної ухвали до суду було надано висновок № 72/14 повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.11.2014 року, згідно з яким відомості, які містяться в матеріалах справи, до дати подання заявки № и200704015 від 11.04.2007 року не спростовують критерій новизни та критерій промислової придатності корисної моделі «Сухе пальне» за патентом України № НОМЕР_1.

Представник позивача в судовому засіданні не погодився з результатами повторної судової експертизи та заявив клопотання про призначення в справі комплексної судової експертизи із залученням судових експертів як в галузі хімії, так і в галузі інтелектуальної власності.

В якості обґрунтування незгоди з висновками повторної судової експертизи представник позивача вказував на її необґрунтованість, а також на некомпетентність судового експерта в зв'язку з відсутністю достатніх знань в галузі хімії.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України заперечував проти призначення комплексної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідач ОСОБА_2 та його представник і представник 3-ї особи також заперечували проти призначення комплексної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, посилаючись на те, що в справі присутні достатньо доказів, в тому числі висновки первинної та повторної судових експертиз, які підтверджують відповідність корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 умовам патентоздатності.

Суд вислухавши пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

П.17 постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997 року «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» вказує, що при перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з'ясувати, зокрема: чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи, компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень, обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Як випливає з висновку повторної судової експертизи (а.с. 80-81 т.5), під час розгляду питання № 1 щодо новизни корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 судовий експерт не брав до уваги зміст таких, присутніх в матеріалах справи, документів, як патент США № 1839987 від 05.01.1932 року, патент США № 2854321від 30.09.1958 року та патент США № 2432347 від 09.12.1947 року.

Така обставина обґрунтовується у висновку тим, що за станом на дату його складання, експерт не отримав переклад вказаних документів у відповідь на клопотання експертної установи від 02.09.2014 року.

На виконання клопотання експертної установи від 02.09.2014 року судом було зобов'язано позивача надати витребувані матеріали, проте, не дочекавшись їх надходження, висновок повторної експертизи № 72/14 від 14.11.2014 року вже було надано до суду.

При цьому, відповідно до абз.9 п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін'юсту України від 08.01.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 року № 1950/5 у випадку невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення доступу до об'єкта дослідження (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об'єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

Таким чином, без отримання вказаних у клопотанні експертної установи додаткових матеріалів судова експертиза проводитись не могла, а матеріали справи мали бути повернуті до суду.

Про цю обставину зазначалось і в супровідному листі № 528 до клопотання про витребування додаткових матеріалів, підписаному директором Науково-дослідного центру судових експертизи з питань інтелектуальної власності.

Тим не менше, в порушення п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, судова експертиза була проведена. наслідком чого стало те, що відповідь на питання № 1 була надана експертом без врахування всіх, присутніх у справі матеріалів.

В зв'язку з цим, обґрунтованість наданої у висновку повторної судової експертизи відповіді на питання щодо новизни корисної моделі за оспорюваним патентом викликає сумніви.

В результаті аналізу відповіді на питання № 2 щодо промислової придатності корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 встановлено наступне.

Згідно з п.1.1. Правил розгляду заявки на винахід (корисну модель), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 №197, ці правила встановлюють порядок розгляду і проведення експертизи заявок на видачу патентів (деклараційних патентів) на винаходи (секретні винаходи) і деклараційних патентів на корисні моделі (секретні корисні моделі).

Вказаний нормативний акт зазначено під № 4 у розділі «Нормативні документи та довідкова література, використані під час дослідження» висновку повторної судової експертизи (а.с.74 т.5).

Відповідно до абз.3 п.6.5.1.1. Правил розгляду заявки на винахід (корисну модель) для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють: наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

В той же час, за змістом п. 6.5.1.3. Правил, якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, то робиться висновок, що винахід не відповідає умові промислової придатності.

Згідно з п. 9.3. Правил розгляду заявки на винахід (корисну модель) експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту. Отже, положення пп.6.5.1.1 та 6.5.1.3., які стосується винаходів, повинні застосовуватись і при експертизі корисних моделей.

У п.2.3. висновку повторної судової експертизи експерт, досліджуючи питання № 2 щодо промислової придатності корисної моделі за оспорюваним патентом, аналізує наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення корисної моделі (а.с.86 т.5). В останньому абзаці (а.с.86.т.5) експерт зазначив, що опис до корисної моделі не містить опису способу отримання спресованої таблетки сухого пального з уротропіну та уротропіну з парафіном, густина яких вище густини уротропіну-моноліту. Як вбачається з матеріалів справи, така густина складає 1.27 г/см3, в той час, як у формулі корисної моделі густина уротропіну зазначається в діапазоні від 0,90 до 1.40 г/см3.

Разом з цим, експерт вважав, що матеріали справи містять відомості, які свідчать, що для фахівців з цієї галузі такий спосіб є очевидним та посилається на а.с.230-232 том 3 і а.с.130-134 том 4.

Як встановлено судом, на вказаних аркушах справи містяться копії висновків спеціалістів ПАТ «Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування» та Національного фармацевтичного університету. Обидва документи були складені в 2013-2014 році, в той час, як заявка, за результатами розгляду якої видано оспорюваний патент, була подана 11.04.2007 року.

У зв'язку з цим, посилання експерта на вказані документи при встановленні промислової придатності корисної моделі, зокрема, при перевірці наявності у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення корисної моделі, суперечить положенню абз.3 п.6.5.1.1. Правил розгляду заявки на винахід (корисну модель) за яким якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

Отже, висновок судового експерта про те, що корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 може бути здійснена в частині формули, яка передбачає густину уротропіну в діапазоні від 1.27 до 1.40 г/см3, та, відповідно, й висновок про промислову придатність корисної моделі, зроблено експертом з порушенням норм законодавства.

Причини посилання у висновку повторної судової експертизи на висновок спеціалістів ПАТ «Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування» при дослідженні питання стосовно можливості виготовлення «Сухого пального» за оспорюваним патентом з густиною вище за густину моноліту уротропіну 1,27 г/см3 експерт в судовому засіданні пояснив тим, що він не є фахівцем у галузі хімії.

Суд вважає, що такі обставини ставлять під сумнів компетентність судового експерта, який в судовому засіданні не заперечував, що не є в галузі хімії, у вирішенні питань, поставлених на розгляд судової експертизи.

Таким чином, зважаючи на те, що висновок № 72/14 повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.11.2014 року є непрофесійним та необґрунтованим, суперечить положенням законодавства, а компетентність судового експерта викликає сумніви, суд приходить до висновку про необхідність призначення в справі комплексної судової експертизи, до проведення якої керівником експертної установи повинні бути залучені фахівці в галузі хімії та фахівці з дослідження відповідних об'єктів інтелектуальної власності, для вирішення питань, поставлених в редакції позивача.

При цьому суд звертає увагу, що це не є судовою хіміко-технічною експертизою, про призначення якої відповідач ОСОБА_2 просив суд та доцільність призначення якої не вбачається, оскільки дослідження безпосередньо виробів та з'ясування питання щодо відповідності їх виготовлення заявленій формулі та щодо визначення їх хімічного складу і властивостей не входить до предмету спору.

Крім того, слід зауважити, що комплексна експертиза незалежно від проведення первісних чи повторних експертиз призначається, в тому числі, якщо в разі проведення експертизи з'ясується, як це випливає з висновків як первісної, так і повторної експертизи, вирішення поставлених питань потребує застосування спеціальних знань, які належать до різних галузей, та необхідним обсягом яких експерти не володіли.

Щодо посилання відповідача ОСОБА_2 на подання клопотання про призначення комплексної експертизи на стадії розгляду справи по суті, то сторони відповідно до ст. 27 ЦПК України не позбавлені права заявляти клопотання протягом всього часу розгляду справи, а представником позивача до початку розгляду справи по суті було заявлено про подання клопотання про призначення такої експертизи після дачі пояснення сторонами та з'ясування обставин по справі. Крім того, стадія проведення судових експертиз процесуальним законодавством не регламентована.

Щодо редакції поставлених на вирішення експертизи питань, то експерти відповідно до методики проведення експертизи мають право скоректувати їх формулювання.

Керуючись ст.ст. 143- 150 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Призначити комплексну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково - дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від дачі висновку та за дачу завідомо неправдивого висновку за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертів поставити питання:

1) Чи спростовують критерії новизни корисної моделі «Сухе пальне» за патентом України № НОМЕР_1 відомості, які містяться в матеріалах справи, до дати подання заявки № u200704015 від 11.04.2007 року?

2) Чи спростовують критерій промислової придатності корисної моделі «Сухе пальне» за патентом України № НОМЕР_1 відомості, які містяться в матеріалах справи?

3) Чи можливо виготовити із уротропіну ГОСТ 1381-73 «Сухе пальне» за патентом України № НОМЕР_1 із густиною, вищою за густину моноліту вказаного уротропіну?

4) Чи відрізняються фізичні властивості уротропіну із нормальним складом та уротропіну з ізотопним складом?

5) Чи відомо з рівня техніки існування або виготовлення уротропіну із збагаченого вуглецю, азоту чи водню?

6) Чи існує технічна можливість виготовлення 100 відсоткового збагаченого вуглецю, азоту та водню?

Строк виконання судової експертизи два місяці з моменту отримання цивільної справи та копії ухвали.

В провадження експерта надати матеріали цивільної справи №2- 163/15 (2609/22762/12).

Витрати по оплаті судової експертизи покласти на позивача фізичну особу - підприємця ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: