Провадження №2-3314/15
Справа 760/5406/15-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Букіної О.М.,

при секретарі - Осадчій В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Квадро Плюс» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «БІОПОЛІТЕХ» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг та зобов'язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

Позивачі звернулися до суду з позовом до відповідачів про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним повністю, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивачі зазначили, що торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони, а саме є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

В обґрунтування права на звернення до суду позивачі зазначали, що спільно є заявниками за заявкою № m201316708, поданою до Державної служби інтелектуальної власності України 13.09.2013 року на реєстрацію в якості торговельної марки позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 01 та 05 класів МКТП, проте отримали повідомлення про можливу відмову у реєстрації знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно частини товарів, мотивовану наявністю раніше поданого на реєстрацію в Україні тотожного словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідачем-1, що на думку позивачів, перешкоджає їм у набутті прав інтелектуальної власності на торговельну марку за поданою ними заявкою та з урахуванням використання позивачами позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» на товарах може створити перешкоди у їх господарській діяльності.

Позивачі просять суд визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» недійсним повністю та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач - Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Держслужба) позову не визнала і надала письмові заперечення на позовну заяву, в яких просила у задоволенні позову відмовити повністю.

Представник Держслужби у судовому засіданні проти позову заперечив, просив у його задоволенні відмовити.

Відповідач-1 - ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Суд вислухавши думку сторін вважає за можливе розглянути справу у відсутність відповідача ОСОБА_1 на підставі наявних матеріалів справи.

Суд, вислухавши пояснення представників позивачів та відповідача-2, дослідивши та оцінивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що Держслужба зареєструвала торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» (заявка № m201316708, дата подання заявки - 02.07.2013 року, дата реєстрації - 12.01.2015 року) і видала свідоцтво України НОМЕР_1 на ім'я відповідача-1.

Вказану торговельну марку зареєстровано для товарів «азотні добрива; азотні добрива, що містять кальцій; водорості морські (добрива); воскові замазки (кити) для щеплювання дерев; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщики торф'яні для плодівництва; горщиковий ґрунт; ґрунт для рослин; гумус; добавки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); добрива; добривні суміші; замазки (кити) для тріщин у деревах (лісівництво); керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); клейкі препарати для перев'язування дерев; компост; перегній для покривання; препарати для поліпшення стану ґрунту; препарати з мікроелементами для рослин; протипроростові препарати для овочів; речовини, що запобігають в'яненню квітів; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; селітри; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); суперфосфати (добрива); торф (добриво); фосфати (добрива); хімічні препарати для захисту від мілдью; хімікати для лісівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; хімікати для плодівництва (садівництва та городництва), крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; хлорована антраценова олія для захисту рослин; чорнозем; шлаки (добрива)» 01 класу МКТП.

Наведене підтверджується офіційною публікацією про видачу відповідачу-1 оспорюваного свідоцтва (бюлетень «Промислова власність» № 1 за 2015 рік), а також наданою Держслужбою випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо вказаного свідоцтва України.

Судом встановлено, що ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БІОПОЛІТЕХ» є виробником регулятору росту рослин «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовувалось позивачами для маркування товарів виробництва ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БІОПОЛІТЕХ» до подання відповідачем-1 заявки № m201316708 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БІОПОЛІТЕХ» було пройдено процес державної реєстрації препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також проведено ряд експертиз щодо безпеки та ефективності продукту, маркованого торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Наявні у матеріалах справи докази свідчать про те, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» у вигляді словесного позначення використовувався позивачами, зокрема, у діловій документації.

Зазначене підтверджується, в тому числі:

- договором № 30/2012 від 30.04.2012 р.;

- актом приймання зразків (проб) від 05.03.2012 р.;

- актом приймання зразків (проб) від 12.09.2012 р.;

- договором № 6146 від 31.10.2012 р.;

- звітом про науково-дослідну роботу вивчення токсикологічних властивостей препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- токсиколого-гігієнічним паспортом на препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/129380 від 26.12.2012 р.;

- висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-05/17108 від 19.03.2013 р.;

- посвідченням про державну реєстрацію препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- витягом з Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

Судом встановлено, що найбільш раннім документом, який вказує на використання позивачами позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є акт приймання зразків (проб) від 05.03.2012 р.

Про використання позивачами позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» також свідчать наявний в матеріалах справи дилерський договір від 17.04.2013 року, укладений між позивачами, відповідно до якого ТОВ «Торговий дім «Квадро Плюс» отримало виняткові права на поширення на всій території України товару виробництва ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БІОПОЛІТЕХ», маркованого позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1».

В матеріалах справи наявні докази, які свідчать про факт ведення в цивільний обіг товарів виробництва ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БІОПОЛІТЕХ», маркованого позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: договор поставки № 18/04-13 препарату для рослинництва ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18 квітня 2013 року, укладеним між позивачами,; видаткові накладні до договору поставки за період з 16.09.2013 р. по 17.12.2013 р. (№ РН-000176 від 16.09.2013 р., № РН-000193 від 25.09.2013 р., № РН-000221 від 24.10.2013 р., № РН-000210 від 15.10.2013 р., № РН-000230 від 01.11.2013 р., № РН-000239 від 07.11.2013 р., № РН-000263 від 02.12.2013 р., № РН-000268 від 05.12.2013 р., № РН-000276 від 10.12.2013 р., № РН-000277 від 17.12.2013 р.).

З огляду на викладене, суд вважає належним чином доведений факт використання позивачами позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для маркування товарів власного виробництва, а також факт введення в господарський обіг товарів виробництва ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БІОПОЛІТЕХ», маркованих зазначеним позначенням.

Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

За приписами п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

У відповідності до п. 3 постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23 грудня 1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Отже, на дату подання заявки № m201311503 на спірну торговельну марку (02 липня 2013 року) чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 16.10.2012 р.

Згідно з п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Держпатенту № 72 від 20.08.97 до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу.

З урахуванням того, що для правильного вирішення справи по суті необхідно було належними засобами доказування встановити обставини щодо того, чи є торговельна марка за спірним свідоцтвом України № 190570 оманливою або такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, судом було призначено судову експертизу об?єктів інтелектуальної власності.

Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом ОСОБА_2, який має вищу юридичну освіту та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, статус патентного повіреного України (реєстраційний номер НОМЕР_2), кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (Свідоцтво НОМЕР_3 видане 26.02.2010 і дійсне до 22.02.2016), стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року.

В результаті виконання свого обов'язку експертом ОСОБА_2 складено висновок експерта № 80 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.07.2015 року.

Висновком судової експертизи встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, для яких зареєстровано вказаний знак.

Ст. 57 ЦПК України визначає, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК України.

Судом встановлено, що висновок експерта містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставленого питання

Оцінивши висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Зважаючи на викладене, висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

На підставі дослідження висновку судової експертизи у сукупності з іншими доказами, що містяться в матеріалах справи, суд дійшов висновку про те, що судовий експерт ОСОБА_2 провів ґрунтовне дослідження та належним чином обґрунтував зроблені ним висновки стосовно того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, для яких зареєстровано вказаний знак.

Суд з урахуванням викладеного та положень абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, приходить до висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрована на ім'я відповідача-1 торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, свідоцтво України НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним повністю з огляду на можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари, для яких зареєстровано вказаний знак.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивачів щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, оскільки, як встановлено судом, вказаний знак є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, для яких зареєстровано вказаний знак.

Щодо наявності у позивачів права на звернення до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» судом встановлено таке.

Позивачі спільно є заявниками за заявкою № m201316708, поданою до Держслужби 13 вересня 2013 року на реєстрацію в якості торговельної марки позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів «бактерициди енологічні (хімічні речовини для виноробства); бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння; бактеріологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; біохімічні каталізатори; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт (гумус); ґрунт для рослин; добавки хімічні до комах отруйників (інсектицидів); добавки хімічні до протигрибникових засобів (фунгіцидів); добрива; добривні суміші; препарати для поліпшення стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; протипоростові препарати для овочів; росторегулівні препарати для рослин; речовини, що запобігають в?яненню рослин; речовини, що сприяють зберіганню насіння; субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для лісництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; хімікати для очищення (прояснювання) води; хімікати для плодівництва (садівництво та огородництво), крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; хімікати для сільського господарства, фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів» 01 класу МКТП та для товарів «бактерицидні засоби; бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; біологічні препарати ветеринарні; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; біоциди; гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби; інсектициди (комах отруйники, хімікати для нищення комах); культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; поживні речовини для мікроорганізмів; поживні середовища для бактеріологічних культур; препарати для нищення шкідливих організмів (пестициди) (отрутохімікати); препарати з мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; протимікробні препарати (антисептики); проти паразитні препарати; проти спорові препарати; фунгіциди (протигрибкові препарати); препарати для стерилізування ґрунту; хімікати для обробляння проти філоксери» 05 класу МКТП.

8 серпня 2014 року позивачами було отримано повідомлення про можливу відмову у реєстрації знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно частини товарів, мотивовану наявністю раніше поданого відповідачем-1 на реєстрацію в Україні тотожного словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Таким чином, реєстрація знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за спірним свідоцтвом є перешкодою у набутті позивачами права інтелектуальної власності на використовуване ними у господарській діяльності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Крім того, наявність у відповідача-1 такої реєстрації та, відповідно, визначеного ст. 495 ЦК України права забороняти використання зареєстрованої торговельної марки та позначень, схожих з нею настільки, що їх можна сплутати, може призвести до ускладнень у здійсненні позивачами господарської діяльності з виробництва та/або реалізації товарів, маркованих позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1».

З огляду на зазначене, суд погоджується з обґрунтованими доводами позивачів щодо наявності у них права на звернення до суду з даним позовом.

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Держслужба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України, відповідно до покладених на неї повноважень, не відслідковує порушення прав власників свідоцтв України на знак для товарів і послуг суд вважає, що з відповідача ОСОБА_1 підлягають стягненню на користь позивачів судові витрати, які складаються з суми сплаченого судового збору та витрат на оплату судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 494, 495, 499 ЦК України, ст. 5, абз. 5 п. 2 ст. 6, підпунктом «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями, п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23 грудня 1993 р., п. 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 72 з наступними змінами та доповненнями, а також ст. ст. 3,4, 10, 11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Квадро Плюс» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «БІОПОЛІТЕХ» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг та зобов'язання вчинити дії, задовольнити.

Визнати повністю недійсним свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання повністю недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Квадро Плюс» судовий збір у розмірі 121,80 грн., витрати за проведення судової експертизи у розмірі 3500,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 121,80 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «БІОПОЛІТЕХ» витрати за проведення судової експертизи у розмірі 3500,00 грн.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва протягом 10 днів з моменту його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: