Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
Доповідач Станкевич В. А.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2015 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого Станкевича В.А.

суддів Бабія А.П.

-- ОСОБА_2

при секретарі Желєзнові В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю до ОСОБА_3, ОСОБА_4, Публічного акціонерного товариства «Коблево», Державної служби інтелектуальної власності України, Баядера Менеджмент Лімітед про визнання недійсним свідоцтва, зобовязання вчинити певні дії, за апеляційною скаргою представника Публічного акціонерного товариства «Коблево» ОСОБА_5 на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 09 жовтня 2015 року, -

встановила:

У вересні 2014 року Науково-виробниче підприємство «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (Позивач) звернулося до суду з позовною заявою, яка неодноразово уточнювалась позивачем, остання редакція уточненої позовної заяви від 29 травня 2015 року до ОСОБА_3 (Відповідач 1), ОСОБА_4 (Відповідач 2), Публічного акціонерного товариства «Коблево» (Відповідач 3), Державної служби інтелектуальної власності України (Відповідач 4), Баядера Менеджмент Лімітед (Відповідач 5), та просить суд: визнати недійсним Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 157994 від 25 червня 2012 року MARELLI ASTI власників ОСОБА_3 та ОСОБА_4; визнати недійсним Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 157995 від 25 червня 2012 року ОСОБА_6 власників ОСОБА_3 та ОСОБА_4; зобовязати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 157994 від 25 червня 2012 року; зобовязати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 157995 від 25 червня 2012 року; визнати недійсним Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 199360 від 12 травня 2015 року MARENGO AS власника Публічного акціонерного товариства «Коблево»; визнати недійсним Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 199362 від 12 травня 2015 року МАRENGO TI власника Публічного акціонерного товариства «Коблево»; визнати недійсним Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 199361 від 12 травня 2015 року PRO MARENGO власника Публічного акціонерного товариства «Коблево»; зобовязати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 199360 від 12 травня 2015 року; зобовязати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 199361 від 12 травня 2015 року; зобовязати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 199362 від 12 травня 2015 року; заборонити Публічному акціонерному товариству «Коблево» виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень MARENGO ASTI; ОСОБА_7; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; заборонити Публічному акціонерному товариству «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS» та «МАRENGO TI», що можуть міститися як разом так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару; заборонити Публічному акціонерному товариству «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС» та «МАРЕНГО ТІ», що можуть міститися як разом так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару; заборонити Публічному акціонерному товариству «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO» та «МАRENGO SECCO», що можуть міститися як разом так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару; заборонити Публічному акціонерному товариству «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО» та «МАРЕНГО СЕККО», що можуть міститися як разом так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару; заборонити Баядера Менеджмент Лімітед виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень MARENGO ASTI; ОСОБА_7; заборонити Баядера Менеджмент Лімітед виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; стягнути з Відповідачів сплачений судовий збір.

В обґрунтування позовних вимог про визнання свідоцтв України на знаки для товарів та послуг, що є предметом спору недійсними та заборону виробництва та реалізації продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням спірних словесних позначень Позивач посилається на те, що позначення MARELLI ASTI за свідоцтвом України № 157994; позначення ОСОБА_6 за свідоцтвом України № 157995; позначення MARENGO AS за свідоцтвом України № 199360; позначення МАRENGO TI за свідоцтвом України № 199362; позначення PRO MARENGO за свідоцтвом України № 199361, позначення MARENGO ASTI; ОСОБА_7; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO»; «МАRENGO SECCO»; «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО»; «МАРЕНГО СЕККО»; «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS»; «МАRENGO TI»; «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС»; «МАРЕНГО ТІ» є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє однорідний товар, а саме НВП «НИВА» ТОВ, що свідчить про невідповідність оспорюваних позначень встановленим законодавчо умовам надання правової охорони, що є підставою для визнання свідоцтв недійсними повністю та заборони використання спірних позначень відповідно до п. а) п.1ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі також «Закон»).

Позивач вважав, що на позначення подані на реєстрацію Відповідачем 3 та Відповідачем 5 у якості знаків для товарів і послуг за заявкою № m201409525 від 10.07.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ASTI, за заявкою № m201409523 від 10.07.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO PROSECCO, за заявкою № m201412020 від 26.08.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг ОСОБА_7, за заявкою № m201412022 від 26.08.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг МАРЕНГО ПРОСЕККО; за заявкою № m2014 17751 від 12.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO AS; за заявкою № m2014 17866 від 15.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ТІ; за заявкою № m2014 17937 від 16.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг AS MARENGO ТІ; за заявкою № m2015 01271 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ASТІ (комбінований); за заявкою № m2015 01272 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ASТІ (комбінований); за заявкою № m2014 17753 від 12.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг PRO MARENGO; за заявкою № m2014 17867 від 15.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO SECCO; за заявкою № m2015 00193 від 13.01.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг PRO MARENGO SECCO; за заявкою № m2015 01270 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO PROSECCO (комбінований); за заявкою № m2015 01273 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO PROSECCO (комбінований) поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони визначених ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Позивач також вважав, що на промислові зразки подані на реєстрацію Відповідачем 3 за заявкою № s2014 02481 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO та за заявкою № s2015 00157 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони визначених ст.ст.5, 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» оскільки вони не відповідають умовам патентоспроможності та порушують права інтелектуальної власності НВП «НИВА» ТОВ за зареєстровані раніше знаки для товарів та послуг «САЛЮТЕ АСТІ», «ТАЇРОВО АСТІ» та «САЛЮТЕ ПРОСЕККО».

В судовому засіданні представник Позивача позов підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Відповідачі ОСОБА_3, ОСОБА_4, Державна служба інтелектуальної власності України, Баядера Менеджмент Лімітед в судове засідання не з'явилися.

Представник Публічного акціонерного товариства «Коблево» в судовому засіданні проти позову заперечував, посилаючись на те, що подані ним на реєстрацію спірні позначення у якості знаків для товарів та послуг відповідають умовам надання правової охорони.

Зокрема, представник Публічного акціонерного товариства «Коблево» посилався на те, що подані ним на реєстрацію словесні позначення MARENGO ASTI; ОСОБА_7; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO»; «МАRENGO SECCO»; «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО»; «МАРЕНГО СЕККО»; «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS»; «МАRENGO TI»; «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС»; «МАРЕНГО ТІ» відповідають умовам надання правової охорони встановленим ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», не порушують права інтелектуальної власності Позивача, оскільки не схожі зі знаками Позивача, а Висновок експерта № 1018 від 19 березня 2015 року є необґрунтованим, таким, що суперечить матеріалам справи та викликає на думку Відповідача 3 сумніви у його правильності.

Крім того, представник Публічного акціонерного товариства «Коблево» посилалася на те, що позивачем не доведено заявлені вимоги належними доказами по справі.

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 09 жовтня 2015 року позов Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю задоволений повністю.

Визнано недійсним Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 157994 від 25 червня 2012 року MARELLI ASTI власників ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Визнано недійсним Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 157995 від 25 червня 2012 року ОСОБА_6 власників ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Зобовязано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 157994 від 25 червня 2012 року.

Зобовязано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 157995 від 25 червня 2012 року.

Визнано недійсним Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 199360 від 12 травня 2015 року MARENGO AS власника Публічного акціонерного товариства «Коблево».

Визнано недійсним Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 199362 від 12 травня 2015 року МАRENGO TI власника Публічного акціонерного товариства «Коблево».

Визнано недійсним Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 199361 від 12 травня 2015 року PRO MARENGO власника Публічного акціонерного товариства «Коблево».

Зобовязано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 199360 від 12 травня 2015 року.

Зобовязано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 199361 від 12 травня 2015 року.

Зобовязано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 199362 від 12 травня 2015 року.

Заборонено Публічному акціонерному товариству «Коблево» виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень MARENGO ASTI; ОСОБА_7; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО.

Заборонено Публічному акціонерному товариству «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS» та «МАRENGO TI», що можуть міститися як разом так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару.

Заборонено Публічному акціонерному товариству «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС» та «МАРЕНГО ТІ», що можуть міститися як разом так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару.

Заборонено Публічному акціонерному товариству «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO» та «МАRENGO SECCO», що можуть міститися як разом так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару.

Заборонено Публічному акціонерному товариству «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО» та «МАРЕНГО СЕККО», що можуть міститися як разом так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару.

Заборонено Баядера Менеджмент Лімітед виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень MARENGO ASTI; ОСОБА_7.

Заборонено Баядера Менеджмент Лімітед виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО.

Стягнуто з ОСОБА_3, ОСОБА_4, Публічного акціонерного товариства «Коблево», Баядера Менеджмент Лімітед на користь Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю витрати на сплату судового збору у сумі 60,90 гривень, з кожного.

В апеляційній скарзі ставиться питання про скасування рішення суду та ухвалення нового рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідача, доводи апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду в межах позовних вимог і доводів апеляційної скарги, судова колегія вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я Позивача зареєстровані знаки для товарів та послуг Знак для товарів та послуг № 138262 від «26» квітня 2011 року, № 141676 від 11.07.2011 року, № 174265 від 12.08.2013 року та № 198077 від 10.04.2015 року для товарів 33 класу МКТП, що підтверджується наявними у матеріалах справи копіями Свідоцтв на знаки для товарів та послуг.

Заочним рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 31 березня 2014 року по справі № 495/9743/13ц, визнано добре відомим в Україні знак ОСОБА_8 з 26 квітня 2011 року та знак ОСОБА_9 з 12 серпня 2013 року на імя Позивача НВП «НИВА» ТОВ.

Згідно ч. 3, 4 ст. 61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарський або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Відповідно до висновку експерта № 1018 від 19 березня 2015 року Знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № 157994 MARELLI ASTI, 157995 ОСОБА_6 та позначення MARENGO ASTI, ОСОБА_7 та MARENGO PROSECCO, МАРЕНГО ПРОСЕККО не є оманливими, але є такими, що в разі їх використання стосовно товару 33 класу згідно МКТП «вино», можуть ввести в оману щодо особи яка виробляє однорідний товар, а саме щодо НВП «НИВА» ТОВ.

Судом також встановлено що Відповідач 1 та Відповідач 2 мають зареєстровані Державною службою інтелектуальної власності України Знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № 157994 від 25.06.2012 р. MARELLI ASTI та 157995 від 25.06.2012 р. ОСОБА_6, Відповідач 3 має зареєстровані Державною службою інтелектуальної власності України Знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № 199360 від 12.05.2015 р. MARENGO AS; № 199362 від 12.05.2015 року МАRENGO TI; № 199361 від 12.05.2015 р. PRO MARENGO, окрім того Відповідачем 3 та Відповідачем 5 подано на реєстрацію до Державної служби інтелектуальної власності України у якості знаків для товарів і послуг позначення як словесні так і словесно графічні за заявкою № m201409525 від 10.07.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ASTI, за заявкою № m201409523 від 10.07.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO PROSECCO, за заявкою № m201412020 від 26.08.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг ОСОБА_7, за заявкою № m201412022 від 26.08.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг МАРЕНГО ПРОСЕККО; за заявкою № m2014 17751 від 12.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO AS; за заявкою № m2014 17866 від 15.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ТІ; за заявкою № m2014 17937 від 16.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг AS MARENGO ТІ; за заявкою № m2015 01271 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ASТІ (комбінований); за заявкою № m2015 01272 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ASТІ (комбінований); за заявкою № m2014 17753 від 12.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг PRO MARENGO; за заявкою № m2014 17867 від 15.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO SECCO; за заявкою № m2015 00193 від 13.01.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг PRO MARENGO SECCO; за заявкою № m2015 01270 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO PROSECCO (комбінований); за заявкою № m2015 01273 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO PROSECCO (комбінований), також Відповідачем 3 подано на реєстрацію до Державної служби інтелектуальної власності України промислові зразки за заявкою № s2014 02481 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO та за заявкою № s2015 00157 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO.

ПАТ "Коблево" розпочало використовувати заявлені на реєстрацію у якості знаків для товарів та послуг словесні позначення MARENGO ASTI, ОСОБА_7 та MARENGO PROSECCO, МАРЕНГО ПРОСЕККО в своїй діловій документації, надавало на дегустацію зразки алкогольної продукції виготовленої за Технологічними інструкціями ПАТ "Коблево" на вина MARENGO ASTI, ОСОБА_7 та MARENGO PROSECCO, МАРЕНГО ПРОСЕККО, тобто фактично ПАТ "Коблево" розпочало використання поданих на реєстрацію знаків, про що свідчать Протокол Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості № 7 від 07 липня 2014 та Протокол Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості № 10 від 06 листопада 2014 року.

Пунктом а) ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлюється, що однією з підстав для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним повністю або частково є невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до п.п. 4 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати праву охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Позивач подав на реєстрацію знак SALUTE ASTI 31 грудня 2010 року, знак TAIROVO ASTI 23 листопада 2012 року, знак SALUTE PROSECCO 31 березня 2014 року. Таким чином, як вбачається з дат подання заявок Позивачем на вищезазначені знаки, вбачається, що в Україні позивач володіє пріоритетними правами інтелектуальної власності на зазначені вище торгівельні марки, оскільки вони подані на реєстрацію набагато раніше чим спірні знаки та промислові зразки заявлені на реєстрацію Відповідачем 1, Відповідачем 2, Відповідачем 3, Відповідачем 5.

Позивач в України володіє майновими правами інтелектуальної власності на торговельні марки, які охороняються на території України на підставі виданих Свідоцтв.

У звязку з цим суд першої інстанції обґрунтовано вважав, що елемент «ASTI», «АСТІ» та «PROSECCO», «ПРОСЕККО» слід розглядати як такий, що утворює серію знаків компанії НВП «НИВА» ТОВ.

Станом на теперішній час ігристі вина виробництва НВП «НИВА» ТОВ під ТМ «САЛЮТЕ АСТІ», ТМ «ТАЇРОВО АСТІ» та ТМ «САЛЮТЕ ПРОСЕККО», ТМ «ТАЇРОВО ПРОСЕККО» реалізуються у ведучих національних торгових мережах, таких як: «АШАН», «ФУРШЕТ», «АТБ-маркет», «Сільпо» та інших, випуск та реалізація продукції під вказаними торгівельними марками розпочалася з 2011 року.

Таким чином, знак «САЛЮТЕ АСТІ» «SALUTE ASTI», знак «ТАЇРОВО АСТІ» «TAIROVO ASTI», знак «САЛЮТЕ ПРОСЕККО» «SALUTE PROSECCO» складовою частиною яких є позначення «ASTI» («АСТІ») та «PROSECCO» («ПРОСЕККО»), являючись знаками НВП «НИВА» ТОВ, асоціюються у споживачів саме з цією особою при використанні їх відносно товарів 33 класу МКТП.

Рекламування товарів НВП «НИВА» ТОВ під торговельними марками серії «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO» в Україні підтверджується і наявними у матеріалах справи письмовими доказами (договори та інше).

Зокрема з матеріалів справи вбачається, що знаки, які зареєстровані на ім'я одного власника НВП «НИВА» ТОВ, містять словесний елемент «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO». В зв'язку з цим, елемент «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO» слід розглядати як такий, що утворює серію знаків компанії НВП «НИВА» ТОВ.

Виходячи з матеріалів справи та викладеного суд першої інстанції обґрунтовано вважав, що елемент позначень як зареєстрованих у якості знаків для товарів та послуг Відповідача 1 та Відповідача 2 так і поданих на реєстрацію знаків для товарів та послуг Відповідачем 3 та Відповідачем 5 складається з напису MARELLI ASTI, ОСОБА_6, MARENGO ASTI; ОСОБА_7; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO»; «МАRENGO SECCO»; «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО»; «МАРЕНГО СЕККО»; «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS»; «МАRENGO TI»; «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС»; «МАРЕНГО ТІ». Кінцева частина вказаного напису є ідентичною за граматичним написанням зі словом «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO» присутнім у знаках компанії НВП «НИВА» ТОВ.

Таким чином, до складу знаків та позначень, а також промислових зразків поданих на реєстрацію Відповідачами входить елемент «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO», який є спільним з елементом, що утворює серію знаків, що належать НВП «НИВА» ТОВ.

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що знак має бути здатним відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб, тобто виконувати індивідуалізуючу функцію на ринку.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

До того ж згідно з абз. 2 п.4.3.1.9. Правил, позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідність заявленого позначення вимогам надання правової охорони визначається на дату подання заявки на знак.

Відповідно до ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно ч. 1 ст. 58 ЦПК України: належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Ч. 2 ст. 59 ЦПК України передбачено, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ст.ст. 10, 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

На підставі наведеного суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що позначення MARELLI ASTI, ОСОБА_6, MARENGO ASTI; ОСОБА_7; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO»; «МАRENGO SECCO»; «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО»; «МАРЕНГО СЕККО»; «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS»; «МАRENGO TI»; «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС»; «МАРЕНГО ТІ» є таким, що може ввести споживача в оману стосовно виробника товарів, для яких даний знак зареєстрований, оскільки не виключається небезпека того, що оспорюване позначення асоціативно може породжувати помилкову, неправильну думку щодо джерела походження товарів, для яких він зареєстрований, яка насправді не відповідатиме дійсності, а позначення MARELLI ASTI за свідоцтвом України № 157994; позначення ОСОБА_6 за свідоцтвом України № 157995; позначення MARENGO AS за свідоцтвом України № 199360; позначення МАRENGO TI за свідоцтвом України № 199362; позначення PRO MARENGO за свідоцтвом України № 199361 не відповідає умовам надання правової охорони, щодо всього переліку товарів 33 класу МКТП, для яких вказані знаки зареєстровані.

Також, суд першої інстанції обґрунтовано вважав, що позначення подані на реєстрацію Відповідачем 3 та відповідачем 5 у якості знаків для товарів і послуг за заявкою № m201409525 від 10.07.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ASTI, за заявкою № m201409523 від 10.07.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO PROSECCO, за заявкою № m201412020 від 26.08.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг ОСОБА_7, за заявкою № m201412022 від 26.08.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг МАРЕНГО ПРОСЕККО; за заявкою № m2014 17751 від 12.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO AS; за заявкою № m2014 17866 від 15.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ТІ; за заявкою № m2014 17937 від 16.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг AS MARENGO ТІ; за заявкою № m2015 01271 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ASТІ (комбінований); за заявкою № m2015 01272 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO ASТІ (комбінований); за заявкою № m2014 17753 від 12.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг PRO MARENGO; за заявкою № m2014 17867 від 15.12.2014 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO SECCO; за заявкою № m2015 00193 від 13.01.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг PRO MARENGO SECCO; за заявкою № m2015 01270 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO PROSECCO (комбінований); за заявкою № m2015 01273 від 04.02.2015 р. про реєстрацію знаку для товарів та послуг MARENGO PROSECCO (комбінований) не відповідають умовам надання правової охорони, щодо всього переліку товарів 33 класу МКТП, для яких вказані заявки подані на реєстрацію.

З урахуванням вищевикладеного суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що промислові зразки подані на реєстрацію Відповідачем 3 за заявкою № s2014 02481 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO та за заявкою № s2015 00157 про реєстрацію промислового зразку MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO не відповідають умовам надання правової охорони та умовам патентоспроможності, порушують права інтелектуальної власності НВП «НИВА» ТОВ на зареєстровані раніше знаки для товарів та послуг «САЛЮТЕ АСТІ», «ТАЇРОВО АСТІ» та «САЛЮТЕ ПРОСЕККО».

Статтею 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно зі ст.ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Відповідно до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.

Таким чином суд першої інстанції зареєстровані на ім'я Відповідача 1 та Відповідача 2 знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 157994 та № 157995 не відповідають умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 33 класу МКТП, для яких він зареєстрований, свідоцтва України № 157994 та № 157995 підлягають визнанню недійсним повністю.

Також і зареєстровані на ім'я Відповідача 3 знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 199360, № 199362, № 199361 не відповідають умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 33 класу МКТП, для яких він зареєстрований, свідоцтва України № 199360, № 199362, № 199361 підлягають визнанню недійсним повністю.

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Відповідач 4 публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Відповідача 4 здійснити публікацію про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 157994 та № 157995, № 199360, № 199362, № 199361 в офіційному бюлетені «Промислова власність».

За змістом ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» позивачу належить право використовувати вказану торговельну марку та дозволяти її використання іншим особам.

Згідно ч. 2 ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд. Ч. 3 вказаної статті передбачено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Статтею 495 ЦК України визначено, що одним з майнових прав інтелектуальної власності є виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ст. 386 ЦК України власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

Статтею 20 Закону встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За правилами п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати».

При цьому, згідно п. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

Таким чином, з урахуванням зазначених норм Закону позивач, як власник серії знаків, наділений правом забороняти використання позначень, що порушують його виключні майнові права інтелектуальної власності на належні йому торговельні марки серії «ASTI», «АСТІ», «PROSECCO», «ПРОСЕККО» та в цілому, забороняти вчиняти дії, що порушують права інтелектуальної власності позивача на належні йому торговельні марки, що охороняються в Україні на підставі виданих свідоцтв.

На підставі наведеного, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що вимоги позивача щодо заборони Відповідачу 3 та Відповідачу 5 використовувати позначення MARENGO ASTI; ОСОБА_7; MARENGO PROSECCO; МАРЕНГО ПРОСЕККО; «PRO МАRENGO SECCO»; «PRO МАRENGO»; «МАRENGO SECCO»; «ПРО МАРЕНГО СЕККО»; «ПРО МАРЕНГО»; «МАРЕНГО СЕККО»; «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS»; «МАRENGO TI»; «АС МАРЕНГО ТІ»; «МАРЕНГО АС»; «МАРЕНГО ТІ» у якості знаку для товарів і послуг у розумінні вимог ст. 16 Закону з метою запобігання правопорушенню, підлягає задоволенню.

Таким чином посилання зазначені в апеляційній скарзі спростовуються матеріалами справи та викладеним вище.

Що стосується інших обставин викладених в апеляційній скарзі, то вони не є підставою для скасування рішення суду першої інстанції.

Враховуючи все вищевикладене колегія вважає, що суд першої інстанції порушень матеріального і процесуального права при вирішенні справи не допустив, а наведені в скарзі доводи правильність висновків суду не спростовують. За таких обставин апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 304, 307, 308, 313, ч. 1 п. 1 ст. 314, 315, 317, 319 ЦПК України, судова колегія, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу представника Публічного акціонерного товариства «Коблево» ОСОБА_5 відхилити.

Рішення Приморського районного суду м. Одеси від 09 жовтня 2015 року по справі за позовною заявою Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю до ОСОБА_3, ОСОБА_4, Публічного акціонерного товариства «Коблево», Державної служби інтелектуальної власності України, Баядера Менеджмент Лімітед про визнання недійсним свідоцтва, зобовязання вчинити певні дії - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, однак може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги протягом 20 днів з дня набрання законної сили до суду касаційної інстанції

Головуючий: В.А. Станкевич

Судді: О.А. Ступаков

ОСОБА_10