АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2015 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого: Соколової В.В.

суддів: Шахової О.В., Головачова Я.В.,

при секретарі Троц В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії» на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 21.04.2015 у цивільній справі за позовом Відкритого акціонерного товариства «Пушкінський завод» (Російська Федерація) до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, треті особи: товариство з обмеженою відповідальністю «МГ Автомотів», Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії», про дострокове припинення дії свідоцтва на знак товарів і послуг, -

Справа № 760/27105/14-ц
№ апеляційного провадження: 22-ц-796/8483/2015
Головуючий у суді першої інстанції: Коробенко С.В.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.
В С Т А Н О В И Л А

11.12.2014 представник ВАТ «Пушкінський завод» звернувся до суду з позовом, в якому просив достроково припинити дію свідоцтва на знак для товарів і послуг за НОМЕР_1, зареєстрованого за відповідачем ОСОБА_1, на підставі п.4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність"

Обґрунтовуючи право звернення до суду із відповідним позовом, позивач зазначає, що за ліцензійним договором від 07.04.2011 ОСОБА_1 надав право на використання належного йому знаку для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 ТОВ «МГ Автомотів» та ТОВ «Черкаський завод автохімії». На підставі вказаного договору ТОВ «МГ Автомотів» подало позов до господарського суду м. Києва з вимогою визнання недійсним належного позивачу знаку «LUXE» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 106911, а також заборони його використання позивачем.

Таким чином, права позивача на знак «LUXE» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 106911 оспорюються саме у зв'язку із дією в Україні належного ОСОБА_1 знаку для товарів і послуг «LUXOIL» за свідоцтвом України НОМЕР_1.

Разом з тим, ОСОБА_1 знак для товарів і послуг «LUXOIL» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо всіх товарів та послуг, для яких він зареєстрований, що дає достатні підстави для дострокового припинення дії вказаного свідоцтва.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 21.04.2015 задоволений позов Відкритого акціонерного товариства «Пушкінський завод» (Російська Федерація) до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, треті особи: товариство з обмеженою відповідальністю «МГ Автомотів», Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії», про дострокове припинення дії свідоцтва на знак товарів і послуг.

Достроково припинено дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_1 повністю.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 повністю на підставі судового рішення та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Відкритого акціонерного товариства «Пушкінський завод» (Російська Федерація) судовий збір у розмірі 243,60 грн.

Не погоджуючись із рішенням суду, ТОВ «Черкаський завод автохімії» звернувся з апеляційною скаргою, так як вважає його таким, що ухвалено з порушенням норм матеріального права. Зокрема, в апеляційній скарзі вказується на наявність поважних причин невикористання оспорюваного знаку, а саме наявність судового спору між ВАТ «Пушкінський завод» та власником свідоцтва - ОСОБА_1 щодо можливості введення в оману під час використання спірного знаку. Також на думку апелянта суд порушив норми права та не застосував положення частини 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки матеріали справи містять докази використання знаку у документації третіх осіб. Крім того, судом не було враховано, що власник свідоцтва - ОСОБА_1 відмовився від нього повністю на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набрала чинності 25.03.2015 - від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи. А тому суд повинен був відмовити в задоволенні позову через відсутність предмету спору.

На підставі викладеного в апеляційній скарзі, ТОВ «Черкаський завод автохімії» просить рішення Солом'янського районного суду м. Києва скасувати та ухвалити нове про відмову в задоволенні позову.

Представник ТОВ «Черкаський завод автохімії» та представник ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримали апеляційну скаргу з підстав викладених у ній, просили рішення суду скасувати та відмовити у задоволенні позовних вимог.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України заперечувала проти доводів апеляційної скарги, вважає рішення суду законним і обґрунтованими, просила залишити його без змін.

Представники позивача в судове засідання не з'явився, проте до суду надійшли письмові пояснення щодо апеляційної скарги, в яких позивач просив відхилити апеляційну скаргу, рішення суду залишити без змін. А отже позивач отримав апеляційну скаргу, повідомлений про розгляд справи апеляційним судом, тому неявка його представника не перешкоджає розгляду справи.

Третя особа ТОВ «МГ Автомотів» повідомлена про розгляд справи, належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням, причини неявки представника суду не повідомили, тому неявка вказаного представника також не перешкоджає розгляду справи апеляційним судом.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників процесу, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з недоведеності як факту використання оспорюваного знаку, так і наявності поважних причин його невикористання. Той факт, що відповідачем ОСОБА_1 здійснено відмову від знаку, розцінений судом як такий, що продовжує зловживання правом, оскільки створює штучний бар'єр для реєстрації нових позначень інших осіб, в тому числі є порушенням прав позивача щодо набуття в Україні прав на торговельну марку для добросовісного використання у своїй господарській діяльності.

Колегія суддів вважає, що такі висновки суду першої інстанції зроблені на підставі повного та об'єктивного дослідження наданих сторонами доказів та в повній мірі відповідають вимогам чинного законодавства.

Згідно з ч. 2 ст. 497 Цивільного кодексу України чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Відповідно до ч. 1 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Зважаючи на викладені приписи, у передбачених законом випадках достроковому припиненню підлягає саме дія свідоцтва, яким засвідчується право на знак для товарів і послуг.

На підставі положень ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

§ обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

§ можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Судом встановлено, що ВАТ «Пушкінський завод» є юридичною особою за законодавством Російської Федерації, і вона є власником знаку «LUXE» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 106911 /а.с.8-40/.

Відповідач ОСОБА_1 є власником знаку для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України НОМЕР_1 для категорій товарів 01-го, 04-го, 09-го класів Міжнародного класифікатора товарів і послуг (МКТП) /а.с.41,65-87,122-124/.

У відповідності до умов Ліцензійного договору від 07.04.2011 ОСОБА_1 надав право на використання належного йому знаку для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 третім особам: ТОВ «МГ Автомотів» та ВАТ «Черкаський завод автохімії» /а.с.42-44,119-121/.

Позивач посилається на те, що ОСОБА_1 не використовує торговельну марку «LUXOIL» за свідоцтвом України НОМЕР_1 у спосіб передбачений статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» протягом останніх трьох років без поважних причин, оскільки на території України не виявлено жодних відомостей про використання торговельної марки «LUXOIL» для товарів 01,04 та 09 класів МКТП його власником або уповноваженими особами.

Як вірно вказав суд першої інстанції, системний аналіз положень ст. ст. 494,497 ЦК України, ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дає підстави стверджувати, що для задоволення позову про дострокове припинення дії свідоцтва достатньо того, що власник оскаржуваного свідоцтва на знак не подасть доказів свого використання або доказів, що підтверджують наявність поважних причин неможливості використання ним знака.

На підтвердження фактичного використання знаку для товарів і послуг «LUXOIL» за спірним свідоцтвом України № НОМЕР_1 відповідач ОСОБА_1 та треті особи посилаються на укладений між ними Ліцензійній договір від 07.04.2011 та використання знаку в діловій документації та друкованій продукції.

В той же час, зазначений ліцензійний договір сам по собі не є доказом виконання договірних зобов'язань і не може вважатися використанням данного знаку, а отже не є належним доказом використання знаку для товарів і послуг за ліцензією.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається:

§ нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

§ застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

§ застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

При цьому, відповідно до ч.4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Таким чином, необхідною умовою встановлення факту використання знаку для товарів і послуг «LUXOIL» за спірним свідоцтвом України № НОМЕР_1 є фактична наявність в країні наведених у свідоцтві товарів і послуг, а саме товарів 1-го, 4-го та 9-го класів МКТП

Виходячи з даних правових норм наявність затвердженого макету друкованої продукції (етикетки) із зображенням знаку для товарів і послуг «LUXOIL» для електролітів /а.с.135-138/ без підтвердження нанесення його на відповідний товар не може вважатися використанням знака.

Надані ТОВ «Черкаський завод автохімії» копії Протоколу наради від 01.09.2014 та Наказу про генеральну стратегію розвитку ТМ «LUXOIL» також не містять зображення знаку /а.с.140-142/. Крім того, вказані документи є внутрішніми документами підприємства, не направленими на пропонування чи продаж товарів для яких зареєстрований знак.

Також факт невикористання знаку для товарів і послуг «LUXOIL» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 підтверджується, листом Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕсІ Україна» (GS1 Ukraine) від 01.10.2014 № 0217, згідно з яким не виявлено записів про товарні позиції для товарів 01, 04 та 09 класу МКТП, щодо яких знак для товарів і послуг «LUXOIL» зареєстрований в Україні за свідоцтвом НОМЕР_1 /а.с.52-53/. При цьому, відповідно до Постанови КМУ «Про впровадження штрихового кодування товарів» від 29.05.1996 N 574 з 01.01.1997 в Україні запроваджено маркування товарів, які виробляються або реалізуються в Україні, штриховими кодами GS1. Тобто використання знаку для товарів і послуг при реалізації відповідних товарів є необхідним застосування штрихкоду.

За наведених обставин, слід погодитися з висновком суду першої інстанції про те, ще жодних доказів виробництва чи пропонування для продажу саме тих товарів, для яких знак для товарів і послуг «LUXOIL» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зареєстрований, суду не було надано. А отже факт використання відповідачем ОСОБА_1 вказаної торгівельної марки не доведений ним в ході розгляду справи.

Посилання відповідача та третіх осіб на наявність поважних причин невикористання, а саме існування можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва перевірені судом першої інстанції. Зокрема, судом вказано на відсутність доказів того, що в період розгляду судових справ, чи під час провадження в Антимонопольному комітеті України їх право на використання знаку для товарів і послуг «LUXOIL» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 будь-яким чином було обмежено, з чим погоджується і колегія суддів апеляційного суду.

Також колегія звертає увагу, що матеріали справи наявні на час розгляду справи судом першої інстанції містили лише копію касаційної скарги ТОВ «МГ Автомотів» на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 11.10.2013 та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 21.01.2014 з якої вбачається, що судом було прийнято рішення про визнання недійсним частково свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «LUXOIL», проте підстави та обставини за яких було визнано недійсним свідоцтво можуть бути встановлені судом лише на підставі самого судового рішення. Ні стороною відповідача ОСОБА_1, ні третіми особами, що виступали на його стороні не було надано цих доказів, а сам суд обмежений принципами змагальності та диспозитивності, визначеними процесуальним законом. Таким чином, факт існування можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва, як поважна причина невикористання знаку для товарів і послуг «LUXOIL» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не був доведений відповідачем в ході розгляду справи.

В суді апеляційної інстанції стороною позивача надані до заперечень копії вказаних судових рішень, з яких вбачається, що свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «LUXOIL» визнано недійсним для певного переліку товарів і послуг 01 та 04 класів МКТП. Тобто можливість введення в оману існувала щодо певного переліку товарів і послуг, а не всіх для яких був зареєстрований знак. Оскаржуваним рішення дія свідоцтва припинена в цілому, тобто з урахуванням вказаного вище судового рішення, в частині тих товарів і послуг, для яких було чинним свідоцтво.

За наведених обставин, доводи апеляційної скарги щодо неврахування судом першої інстанції факту наявності спору між ВАТ «Пушікінський завод» та ОСОБА_1 колегія суддів вважає необґрунтованими.

У відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» володілець власник знаку для товарі і послуг повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із даної реєстрації. А в порядку ст. 16 цього Закону, одним з основних прав володільця знаку є право на використання торговельної марки.

Так, в силу ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Відповідачем ОСОБА_1 реалізоване таке право. 24.02.2015 ним подана заява про відмову від свідоцтва України № НОМЕР_1 /а.с.162/. Публікація цих відомостей здійснена 25.03.2015 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6, що вбачається з листа ДП «Український інститут промислової власності» № 16361/2 від 12.03.2015 та витягу з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг /а.с.163,164/.

Проте, згідно з положеннями ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Таким чином, при припиненні дії свідоцтва у зв'язку з відмовою власника залишається його абсолютне право на повторну реєстрацію.

Отже, слід погодитись з висновками суду першої інстанції, що не використовуючи торговельну марку за свідоцтвом України НОМЕР_1 для перелічених у ньому послуг, протягом більш як дозволеного законом трирічного строку без поважних причин, навіть за умови здійснення відмови від свідоцтва в ході розгляду справи відповідач ОСОБА_1 створює перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на вказаний знак для товарів і послуг на території України.

За наведених обставин, колегія приходить до висновку, що суд першої інстанції правильно встановивши фактичні обставини справи, дав належну оцінку представленим доказам, та правильно вирішив спір по суті у, визначений спосіб.

Рішення ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, тому підстави для його скасування відсутні.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 307, 308, 313-315, 317, 319 ЦПК України, судова колегія

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії» - відхилити.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 21.04.2015 - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді: