Справа 431/4308/15-ц
Провадження 2/431/2341/15
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

04 листопада 2015 року. Старобільський районний суд

Луганської області

у складі: головуючого - судді Озерова В.О.,

при секретарі Дубініній О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Старобільську цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС» до Откритого акціонерного общєства «Мобільние ТєлєСістєми», Державної служби інтелектуальної власності України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 1141210, 1207068, 1251859, свідоцтва України №№ 82290, 120275, 139040, 112367, 124493, 144784, 168780, 168947, 171384, 175984, 176333, 179846, 179940, 184969, 193621, 193622, 203668, 205276 на знаки для товарів і послуг (торгівельної марки) та визнання недійсним добре відомого знака для товарів і послуг «МТС» в Україні,

встановив:

Позивач звернувся до суду з позовом та просить визнати недійсними міжнародні реєстрації знаків 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 1141210, 1207068, 1251859, свідоцтва України №№ 82290, 124493, 112367, 120275, 139040, 144784, 168780, 168947, 171384, 175984, 176333, 179846, 179940, 184969, 193621, 193622, 203668, 205276 на знаки для товарів і послуг належні ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» та ОСОБА_1, а також рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.04.2014 щодо визнання позначення «МТС» добре відомим в Україні знаком ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» та наказ Державної служби інтелектуальної власності України № 437-Н від 03.10.2014, яким затверджене вказане рішення.

Позивач мотивує позовні вимоги тим, що знаки за вказаними вище свідоцтвами України, поширеними на територію України міжнародними реєстраціями та добре відомий в Україні знак «МТС» є схожими з належним позивачу знаком за свідоцтвом України № 49992 настільки, що їх можна сплутати.

Позивач посилається на пп. «а» п.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з яким свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково в разі невідповідності знака умовам надання правової охорони. При цьому зазначає, що спірні знаки підпадають під дію абз.1 п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Крім того, в позовній заяві вказується на необґрунтованість рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.04.2014 щодо визнання позначення «МТС» добре відомим в Україні знаком ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми».

В письмових поясненнях Позивач також додатково посилається на абз.5 п.2 ст.6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» відповідно до якого не можуть одержати правову охорону позначення які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

В судовому засіданні представник позивача ТОВ «МТС» позовну заяву підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідач ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» заперечень проти позову не надав, у судове засідання свого представника не надіслав, про дату й місце засідання був повідомлений належним чином.

Відповідачі ОСОБА_2 служба інтелектуальної власності України, ОСОБА_2 підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» заперечень проти позову не надали, в судове засідання своїх представників не надіслали про дату й місце засідання були повідомлені належним чином.

Відповідач ОСОБА_1 заперечень проти позову не надав, у судове засідання не зявився, про дату й місце засідання був повідомлений належним чином.

Суд, вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, встановив наступне.

ТОВ «МТС» є власником знака за свідоцтвом України № 49992 від 16.05.2005.

Оскільки відповідно до п.1 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, права позивача на вказаний знак діють з 26.09.2003 дати подання заявки, на підставі якої було видано свідоцтво України № 49992.

В свою чергу, позивач оскаржує знаки за міжнародними реєстраціями № 903855 від 31.08.2006; № 905710 від 31.08.2006; № 907958 від 31.08.2006 та № 907993 від 31.08.2006, № 1096180 від 17.08.2011, № 1141210 від 25.07.2012, № 1251859 від 11.02.2015, дія яких розповсюджується на територію України, а також свідоцтва України № 82290 від 13.06.2007 року, № 112367 від 01.11.2007 року, № 120275 від 01.09.2008 року, № 124493 від 05.11.2008 року, № 139040 від 02.02.2011 року, № 144784 від 12.03.2010 року, № 168780 від 22.02.2012 року, № 168947 від 30.03.2012 року, № 171384 від 03.02.2012 року, № 175984 від 18.05.2012 року, № 176333 від 27.09.2012 року, № 179846 від 31.08.2012 року, № 179940 від 07.11.2012 року, № 184969 від 23.04.2013 року, № 193621 від 06.09.2013 року, № 193622 від 06.09.2013 року, № 203668 від 15.08.2014 року, № 205276 від 04.08.2014.

Крім того, затвердженим наказом Держслужби інтелектуальної власності України № 437-Н від 03.10.2014 рішенням Апеляційної палати Держслужби інтелектуальної власності України від 03.04.2014 знак «МТС» було визнано добре відомим в Україні знаком ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» відносно послуги 38 класу МКТП: «мобільний телефонний звязок» станом на 01.01.2010.

Таким чином, права на спірні знаки виникли у відповідачів пізніше за дату виникнення у позивача прав на знак за свідоцтвом України № 49992.

Отже, причиною виникнення спору стало те, що, на думку позивача, спірні знаки відповідачів порушують його права, передбачені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки є схожими настільки, що їх можна сплутати з належним йому знаком за свідоцтвом України № 49992, який було зареєстровано раніше відносно споріднених послуг.

Водночас, ч,.2 ст.118 ЦПК України встановлює, що позивач має право обєднати в одній позовній заяві кілька вимог, повязаних між собою. За змістом п.3 ч.2 ст.32 ЦПК України участь у справі кількох відповідачів допускається, якщо предметом спору є однорідні права і обовязки.

Відповідно до п.1 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п.3 ст.6 цього ж закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самице або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з п.4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Держпатенту N 116 від 28.07.95 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812 (далі Правила) словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Належний ТОВ «МТС» знак за свідоцтвом України № 49992 від 16.05.2005 складається з написів «МТС» та «салон мобильной связи», наведених літерами темно-фіолетового, сірого й червоного кольорів на білому тлі. Особливістю зображення знака є те, що в порівнянні з написом «МТС», розміщений під ним напис «салон мобильной связи» виконано дуже дрібним кеглем. В результаті, при огляді знака, увагу привертає напис «МТС», а напис «салон мобильной связи» сприймається лише при детальному ознайомленні.

Зважаючи на дану обставину, суд бере до уваги, що згідно з абз.4 п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними. А за змістом абз.8 п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позначення, вказані, серед іншого, в абз.4 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Напис «салон мобильной связи» має явно описовий характер, оскільки вказує на вид послуг та сферу діяльності, в якій вони надаються. Отже, одержання знаком за свідоцтвом України № 49992 правової охорони, свідчить про те, що описове позначення «салон мобильной связи» не займає в його складі домінуючого становища, самостійно не охороняється та, відповідно, не повинно враховуватись при порівнянні даного знака на предмет схожості з іншими. За таких умов, елемент «МТС» має розглядатись як такий, що навпаки займає домінуюче становище в складі знака за свідоцтвом України № 49992.

В свою чергу, в результаті ознайомлення зі спірними знаками, судом встановлено, що знаки за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859, належні ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми», добре відомий в Україні знак «МТС», а також знак ОСОБА_1 за свідоцтвом України № 82290 містять лише один словесний елемент, яким є абревіатура «МТС», виконана літерами кириличного або латинського алфавіту («MTS»). Отже, вказаний елемент «МТС» / «MTS» є домінуючим елементом вказаних знаків.

В звязку з цим, домінуючий елемент «МТС» знака позивача за свідоцтвом України № 49992 та належні відповідачам 1 та 2 знаки за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859, свідоцтвом України № 82290, добре відомий в Україні знак «МТС», співпадають за звучанням, оскільки при вимовлянні складаються з однакових звуків, розміщених в однаковій послідовності.

В свою чергу, подібність звучання домінуючого елемента знака позивача та знаків ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» і ОСОБА_1 обумовлює те, що при вимовлянні вони можуть сприйматись як подібні за смисловим значенням.

Оцінюючи відмінність графічного виконання порівнюваних знаків суд керується тим, що згідно з абз.4 п.5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак визнається використаним, зокрема, якщо його застосовано у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. При цьому, зображення написів контрастними на кольоровому фоні не може суттєво вплинути на відмітність знаків, яка, передусім, обумовлюється їх звучанням та змістом.

Відповідно до абз.2 п.4.3.2.4. Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Присутність між домінуючим елементом знака за свідоцтвом України № 49992 та знаками за свідоцтвом України № 82290, міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859, добре відомим в Україні знаком «МТС» звукової та смислової схожості вказує на те, що, незважаючи на відмінність графічного виконання, знаки асоціюються між собою в цілому тобто є схожими до ступеню сплутування.

В свою чергу, в складі кожного зі знаків за свідоцтвами України №№ 124493, 112367, 120275, 139040, 144784, 168780, 168947, 171384, 175984, 176333, 179846, 179940, 184969, 193621, 193622, 203668, 205276 міститься декілька словесних елементів, внаслідок чого підстави вважати напис «МТС» домінуючим елементом вказаних знаків відсутні. Відповідно, суд немає підстав вважати знаки за свідоцтвами України №№ 124493, 112367, 120275, 139040, 144784, 168780, 168947, 171384, 175984, 176333, 179846, 179940, 184969, 193621, 193622, 203668, 205276 схожими зі знаком за свідоцтвом України № 49992 настільки, що їх можна сплутати.

За змістом абз.2 п.4.3.2.5 Правил складання подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг для встановлення однорідності товарів і послуг слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Як встановлено судом:

- знак «МТС» визнано добре відомим в Україні знаком ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» відносно послуги 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) мобільний телефонний звязок.

- знаки за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859 зареєстровані відносно послуг 37 класу МКТП, повязаних з монтажем та ремонтом засобів звязку, інформуванням щодо таких послуг, а також відносно наведених у 38 класі МКТП телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг мобільного, стільникового, супутникового, телефонного та радіозвязку, звязку за допомогою волоконних оптичних мереж, а також послуги звязку, що надаються з використанням глобальної компютерної мережі, надавання в оренду засобів звязку та інформування щодо вказаних послуг.

Знаки за міжнародними реєстраціями №№ 1096180, 114210, 1207068, 1251859 окрім послуг 37 класу МКТП, повязаних з ремонтом, монтажем і технічним обслуговуванням засобів звязку та телекомунікаційних послуг 38 класу МКТП, зареєстровані також і відносно наступних товарів та послуг:

- знак за міжнародною реєстрацією 1096180 - стосовно друкованої продукції 16 класу МКТП, стосовно одягу, наведеному в 25 класі МКТП, у тому числі краваток, жилетів, курток, майок, хусток шийних, суконь, шарфів; стосовно послуг 35 класу МКТП, повязаних з рекламою та просуванням товарів [для третіх осіб], послуг магазинів та Інтернет-магазинів аудіо-візуальної та книжкової продукції, засобів мобільного звязку, а також стосовно послуг 41 класу МКТП, повязаних з розвагами, забезпеченням інтерактивними іграми через компютерні мережі, а також забезпеченням іншим розважальним контентом;

- знак за міжнародною реєстрацією 1141210 стосовно приведених вище товарів 9, 16, 25 та послуг 35 і 41 класів МКТП, а також стосовно наведеної у 9 класі МКТП компютерної техніки та засобів звязку, а також електронних файлів, що завантажуються до мобільних телефонів;

- знаки за міжнародними реєстраціями №№1207063, 1251859 стосовно приведених вище товарів 9, 16, 25 та послуг 35 і 41 класів МКТП, а також стосовно фінансових, кредитних послуг 36 класу МКТП.

Знаку за свідоцтвом України № 49992 надано охорону для послуг 35 класу МКТП вивчання ринку; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво).

При цьому, в переліку не уточнюється, яких саме товарів та послуг стосуються такі послуги, як закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам, а також яких саме товарів та послуг стосується послуга зі сприяння продажеві (посередництва). Таким чином, вказані послуги охоплюють також і послуги 35 класу, повязані з рекламою та просуванням товарів [для третіх осіб], послуги магазинів та Інтернет-магазинів аудіо-візуальної та книжкової продукції, засобів мобільного звязку. Крім того, внаслідок такого широкого формулювання, наведені в свідоцтві України № 49992 послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво) мають розглядатись як такі, що, в тому числі, стосуються постачання та сприяння продажеві споживачам засобів звязку, електронних приборів (товарів 9 класу МКТП), друкованої продукції (товарів 16 класу МКТП), одягу (товарів 25 класу МКТП) та телекомунікаційних послуг (послуг 38 класу МКТП).

В свою чергу, з наведеними в свідоцтві України № 49992 послугами 35 класу МКТП щодо закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам тісно повязані фінансові (банківські, кредитні тощо) послуги 36 класу МКТП, які передбачають отримання кредитів, позик, проведення платежів без яких закуповування та постачання товарів неможливе.

Водночас, з огляду на наявність в складі знака за свідоцтвом України № 49992 напису «салон мобильной связи», існують підстави вважати, що наведені у вказаному свідоцтві послуги 35 класу МКТП щодо постачання та сприяння продажеві не можуть не стосуватись постачання та сприяння продажеві споживачам засобів звязку та телекомунікаційних послуг, чим обумовлюється безпосередня повязаність з ними послуг 37 класу МКТП стосовно монтажу та ремонту засобів звязку, а також інформування з приводу таких послуг.

Отже, беручи до уваги формулювання назв вказаних у свідоцтві України № 49992 послуг 35 класу МКТП з одного боку, та, з іншого боку, назви товарів 9, 16, 25 та послуг 35, 36, 37, 38, 41 класів МКТП, наведених у міжнародних реєстраціях знаків ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми», а також послуги 38 класу МКТП, щодо якої знак «МТС» визнано добре відомим в Україні, суд вважає, що вказані товари і послуги повязані між собою, призначені для спільного кола споживачів та, з огляду на схожість до ступеню сплутування відповідних знаків, здатні викликати у споживачів враження про походження їх від одної особи.

В той же час, згідно з абз.1 п.4.3.2.5 Правил складання подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі.

За таких умов, наведені в міжнародних реєстраціях №№ 903855, 905710, 907958, 907993 послуги 37 та 38 класів МКТП, наведені в міжнародній реєстрації № 1096180 товари 16, 25 та послуги 35, 37, 38, 41 класів МКТП, наведені в міжнародній реєстрації № 1141210 товари 9, 16, 25 та послуги 38, 41 класів МКТП, наведені у міжнародних реєстраціях №№ 1207068, 1251859 товари 9, 16, 25 та послуги 35, 36, 37, 38, 41 класів МКТП, а також послуги 38 класу МКТП, стосовно яких знак «МТС» визнано добре відомим в Україні, слід визнати спорідненими з послугами 35 класу МКТП, вказаними у свідоцтві України № 49992.

За таких умов, суд погоджується з доводами позивача в частині того, що знаки за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859 та добре відомий в Україні знак «МТС» є схожими з зареєстрованим раніше відносно споріднених послуг знаком позивача за свідоцтвом України № 49992 настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до абз.2 п.5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. В той же час, згідно з п.2 ст.16 даного закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак.

Внаслідок цього, наявність у відповідача 1 - ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» права використовувати знаки за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859, а також добре відомий в Україні знак «МТС», позбавляє позивача, як власника раніше зареєстрованого знака за свідоцтвом України № 49992, можливості застосувати по відношенню до відповідача 1 передбачене абз.5 п.5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право забороняти використання позначення, схожого із зареєстрованим знаком відносно споріднених послуг.

Згідно з ч.1 ст.420 ЦК України до обєктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ч.3 ст.492 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Ст.499 ЦК України передбачає, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Зі змісту приведених ч.3 ст.492 та ст.499 ЦК випливає, що права інтелектуальної власності на знаки за міжнародними реєстраціями та на добре відомі в Україні знаки визнаються недійсними відповідно до встановлених законом підстав та у встановленому ним порядку.

Згідно з ч.1 ст.4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, чинної для України з 25 грудня 1991 р., з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter угоди, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Таким чином до знаків, діючих на території України відповідно до міжнародних реєстрацій застосовуються такі ж самі положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що застосовуються і до знаків, заявлених та зареєстрованих в Україні, включаючи положення стосовно відповідності знаків умовам надання правової охорони та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на них.

В свою чергу, за змістом п.4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду, знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

Отже, на знаки, визнані Апеляційної палатою Державної служби інтелектуальної власності України добре відомими, так само, як і на знаки за міжнародними реєстраціями, поширюються такі ж положення законодавства, які застосовуються до заявлених та зареєстрованих в Україні знаків, включаючи положення стосовно визнання недійсними прав інтелектуальної власності на них.

П.1 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає строк дії прав, що випливають зі свідоцтва.

В звязку з цим, наслідком визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг є визнання недійсними і прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку), що випливають зі свідоцтва.

У пп. «а» п.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вказується, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до п.1 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. При цьому, згідно з абз.2 п.3 ст.6 даного закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Як встановлено судом, належні ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» знаки за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859, а також добре відомий в Україні знак «МТС» щодо всіх товарів і послуг, відносно яких їм надано правову охорону, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком ТОВ «МТС», зареєстрованим раніше відносно споріднених послуг 35 класу МКТП за свідоцтвом України № 49992.

Зважаючи на це, суд приходить до висновку про те, що на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859 та добре відомий в Україні знак «МТС» поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в абз.2 п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Таким чином, права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859 та на добре відомий в Україні знак «МТС» підлягають визнанню недійсними на підставі пп.«а» п.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Абз.2 п.3 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку. Оскільки знак «МТС», визнаний рішенням Апеляційної палати Держслужби інтелектуальної власності України від 03.04.2014 добре відомим в Україні знаком ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» відносно послуг 38 класу МКТП «послуги мобільного звязку», не відповідає умовам надання правової охорони, вказане рішення підлягає скасуванню.

При цьому суд також бере до уваги доводи позивача про необґрунтованість рішення Апеляційної палати Держслужби інтелектуальної власності України від 03.04.2014 (далі Рішення).

Так, за змістом абз.5 п.2 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 2. при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними, як тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.

В абз.4 на сторінці 5 Рішення вказується, що при дослідженні того, чи є знак «МТС» добре відомим в Україні, колегія Апеляційної палати врахувала наступні фактори, які перераховуються надалі в Рішенні. Як випливає з Рішення, одним із факторів, які колегія Апеляційної палати враховувала при визнанні знака «МТС» добре відомим, є тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.

Зазначений фактор досліджується в п.4 на стор.13 рішення. В цьому пункті Рішення перераховуються охоронні документи ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» на знаки для товарів і послуг «МТС», зокрема вказуються свідоцтво України № 51395 від 15.07.2005 на знак «МТС gsm» та міжнародна реєстрація № 848314 від 24.03.2005 на знак «МТС», після чого зазначається, що на підставі наведених вище документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює значні заходи щодо реєстрації своїх знаків з використанням словесного елемента «МТС» в Україні та за її межами.

Однак, як вбачається з присутньої в матеріалах справи копії рішення Соломянського районного суду міста Києва від 02.12.2010 в справі №2-4265/10, яке набуло законної сили, вказаним рішенням достроково припинено дію зареєстрованих на імя ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» міжнародної реєстрації № 848214 від 24.03.2005 року на знак «МТС» щодо послуг 37 та 38 класів МКТП та свідоцтва України № 51395 від 15.07.2005 року на знак «МТС gsm» стосовно товарів і послуг 9, 35, 38 класів МКТП,.

Зазначене рішення Соломянського райсуду міста Києва було залишене без змін ухвалою судової палати в цивільних справах Апеляційного суду міста Києва від 17.03.2011 та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.08.2011.

Отже, наведений в п.4 на стор.13 Рішення висновок про те, що заявник здійснює значні заходи щодо реєстрації своїх знаків з використанням словесного елемента «МТС» в Україні та за її межами, є необґрунтованим, оскільки зроблений на підставі неправдивих відомостей, а саме - з урахуванням реєстрацій знаків, які, на дату прийняття Рішення, вже були нечинними близько трьох років.

В свою чергу, з огляду на те, що наведений в п.4 на стор.13 Рішення необґрунтований висновок стосовно тривалості та географічного району будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстращію знака за умови його використання або визнання, є одним із факторів, які колегія Апеляційної палати враховувала при визнанні знака «МТС» добре відомим (як вказано в абз.4 на сторінці 5 рішення), такі обставини свідчать про необґрунтованість Рішення в цілому.

Крім того, відповідно до п.4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Як випливає з рішення Соломянського районного суду міста Києва від 02.12.2010 в справі №2-4265/10 (яке набуло законної сили), підставою припинення реєстрацій став доведений в судовому порядку факт невикористання ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» в Україні знака «МТС gsm» за свідоцтвом України № 51395 стосовно товарів і послуг 9, 35, 38 класів МКТП з 15.07.2005 та знака «МТС» за міжнародною реєстрацією № 848214 щодо послуг 37 та 38 класів МКТП з 25.06.2005.

Як встановлено в рішенні суд вважає доведеним, що знак для товарів і послуг «МТС gsm» за свідоцтвом України №51395 не використовується Україні щодо товарів класу 9 МКТП та послуг класів 35, 38 МКТП і знак для товарів та послуг «МТС» за міжнародною реєстрацією №848214 не використовується Україні щодо послуг класів 37, 38 МКТП, принаймні з 24.07.2007 року і по теперішній час.

При цьому, серед наведених у свідоцтві України № 51395 послуг 38 класу МКТП вказано таку послугу, як мобільний зв'язок; стільниковий зв'язок, а зазначена в міжнародній реєстрації № 848214 послуга 38 класу МКТП сформульована, як телефонний та стільниковий телефонний зв'язок, включаючи звязок за допомогою мобільних телефонів, відправка повідомлень.

Отже, рішенням суду, яке набуло законної сили встановлено, що принаймні з 24.07.2007 року і по02.12.2010 знак «МТС» не використовувався в Україні ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» серед іншого і стосовно таких послуг 38 класу МКТП, як телефонний та стільниковий телефонний зв'язок, включаючи звязок за допомогою мобільних телефонів.

Такий факт прямо суперечить наведеним в абз.7 п.2 рішення Апеляційної палати Держслужби інтелектуальної власності України від 03.04.2014 обставинам про те, що на території України у 2007 році послугами мобільного звязку з використанням тільки технології GSM користувались 20 003 671 абонентів, у 2008 р. 18 115 213 абонентів, у 2009 р. 17 564 410 абонентів, у 2010 р.18 240 496 абонентів.

Як вказано в рішенні Соломянського районного суду міста Києва від 02.12.2010 в справі №2-4265/10, ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» у якості доказів використання знаків за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214 надав марковані спірними позначеннями товари 16 класу МКТП (ручки, конверти, планшетку) та 24 класу МКТП (головний убір), а також посилався на бланк довіреності представника.

Зазначені докази не були прийняті судом у якості доказів використання знаків за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214, оскільки вони не стосуються товарів 9 класу МКТП та послуг 35, 37 та 38 класів МКТП, для яких зареєстровано знаки за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214.

Крім того, представник відповідача в судовому засіданні пояснював представлення зазначених доказів не в попередньому судовому зсіданні, а вже під час розгляду справи по суті, мотивуючи це труднощами передачі доказів з Росії. Вказане лише зайвий раз свідчить про відсутність та використання спірних позначень на території України.

Приведені обставини також ставлять під сумнів обґрунтованість оскаржуваного рішення Апеляційної палати Держслужби інтелектуальної власності України від 03.04.2014

Відповідно до п.7.6. Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 N 228 (далі Порядок), рішення Апеляційної палати, прийняте за результатами розгляду заяви, набирає чинності з моменту затвердження його наказом Держдепартаменту.

В звязку з цим, підлягає скасуванню також наказ Державної служби інтелектуальної власності України № 437-Н від 03.10.2014.

За змістом п.7.8. Порядку знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, що ведеться Держдепартаментом.

В звязку з цим суд вважає обґрунтованою вимогу позовної заяви про зобовязання Державної служби інтелектуальної власності України виключити відомості про позначення «МТС», яке стало добре відомим в Україні з 01.01.2010 р., з Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності.

За змістом п.6 ст.5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків рішення про визнання міжнародного знака недійсним повідомляється Міжнародному бюро.

Зважаючи на це, позовна вимога про зобовязання ДП «Український інститут інтелектуальної власності» повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій знаків №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859 підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 2. при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Оскільки, за змістом ч.1 ст.4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо, позовна вимога про зобовязання Держслужби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859 підлягає задоволенню.

При розгляді позовних вимог щодо визнання недійсним свідоцтва України № 82290 на знак для товарів і послуг суд виходив з наступного.

Оскільки відповідно до п.1 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки, відповідність знака умовам надання правової охорони має встановлюватись виходячи з обставин та на підставі законодавства, що були чинними на дату подання заявки.

Зокрема, згідно з до абз.5 п.3 Постанови Верховної Ради України 23.12.1993 № 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самице або споріднених з ними товарів і послуг.

В той же час, як вбачається з матеріалів справи, заявником за заявкою № m200709655 від 13.06.2007, на підставі якої видано свідоцтво України 82290, було ТОВ «МТС» - позивач у справі та власник знака за свідоцтвом України № 49992.

Отже, за станом на дату подання заявки, на підставі якої було видано свідоцтво України № 82290, знаку за вказаною заявкою не міг бути протиставлений знак за свідоцтвом України № 49992, оскільки заявником за заявкою № m200709655 та власником знака за свідоцтвом України № 82290 була одна особа ТОВ «МТС».

В звязку з цим, суд не може погодитись з доводами позовної заяви про те, що знак за свідоцтвом України № 82290 не відповідає умовам надання правової охорони та не вбачає підстав для визнання свідоцтва України № 82290 недійсним на підставі пп.а) п.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Керуючись ст.88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Таким чином, з ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» на користь позивача підлягає стягненню судовий збір у розмірі 487 грн. 20 коп.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.ст.4, 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, ст.ст. 494, 499 ЦК України, ст.ст. 5, 6, 19, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 3-4, 10-11, 57-60, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд,-

вирішив:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС» до Откритого акціонерного общєства «Мобільние ТєлєСістєми», Державної служби інтелектуальної власності України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993, свідоцтва України № 82290 на знаки для товарів і послуг (торгівельної марки) та визнання недійсним добре відомого знака для товарів і послуг «МТС» в Україні - задовольнити частково.

1. Визнати недійсними повністю міжнародні реєстрації №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859 на знаки для товарів і послуг на території України.

2. Зобовязати ОСОБА_2 підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» повідомити Міжнародне бюро ВОІВ щодо визнання недійсними повністю міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859 на знаки для товарів і послуг на території України.

3. Визнати протиправним та скасувати рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.04.2014 року щодо визнання позначення «МТС» добре відомим в Україні та наказ Державної служби інтелектуальної власності України № 437-Н від 03.10.2014 року;

4. Зобовязати ОСОБА_2 службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993, 1096180, 114210, 1207068, 1251859 на знаки для товарів і послуг.

5. Зобовязати ОСОБА_2 службу інтелектуальної власності України виключити відомості про позначення «МТС», яке стало добре відомим в Україні з 01.01.2010 р., з Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності.

6. Стягнути з ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС» судовий збір у розмірі 487 грн. 20 коп.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Луганської області через Старобільський районний суд шляхом подачі скарги протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Озеров В.О.