АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер 666/3080/14-ц
Номер провадження:22-ц/791/1872/15
Головуючий в І інстанції Іванищук А.А.
Категорія Доповідач: Колісниченко А.Г.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Херсонської області в складі:

головуючогоОСОБА_1,
суддів:ОСОБА_2,
ОСОБА_3
секретар ОСОБА_4В,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_5 на рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 12.08.2014 року у справі за позовом ОСОБА_5 до товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ», товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» про захист прав інтелектуальної власності,

В С Т А Н О В И Л А:

Рішенням Дніпровського районного суду м. Херсона від 12.08.2014 року в задоволенні позову ОСОБА_5 відмовлено.

Не погодившись з таким рішенням суду ОСОБА_5 подала апеляційну скаргу, в якій зазначає, що ОСОБА_5 12.01.2012 року подала до уповноваженого відомства України заявку на товарний знак, і 25.01.2013 року відбулася така національна реєстрація, згідно якої позивачка є власником прав на знак для товарів і послуг «ЭКОБОРД», що засвідчено Свідоцтвом №166109. Таким чином, судом не досліджено обставини справи та не зясовано, яким документом засвідчено набуття прав позивачки на знак для товарів і послуг. Крім того, позивачкою було представлена до суду копія Протоколу №03/ОТМ-2013, який виданий Управлінням Держтехногенбезпеки у Херсонській області ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт», у якому зазначено, що обєктом випробувань є зразки теплоізоляційного матеріалу «Ecobord»; копія Протоколу №35-ГГ (07)-2013, який виданий Головним Управлінням Держтехногенбезпеки а АР Крим ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт», у якому зазначено, що випробування проводились відносно зразків теплоізоляційного матеріалу з спіненого полістиролу торгівельної марки «Ecoboаrd». Ці документи є письмовими доказами того, що ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт» використовує позначення «ECOBOARD» саме для теплоізоляційного матеріалу. Аналіз цих письмових доказів суд не провів та не надав відповідну оцінку цьому факту, який свідчить про те, що відповідач використовує позначення «ECOBOARD» саме для теплоізоляційного матеріалу, що відповідно до Ніццеанської класифікації товарів та послуг (МКТП) відносяться до 17 класу. Також звертає увагу, що теплоізоляційні матеріали, що виробляє ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт» з використанням позначень «ECOBOARD» «ЕКОБОРД» є однорідними з товарами, які виробляє ТОВ «Вароса» з використанням позначення «Экоборд» відповідно до ліцензійного договору з власником Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №166109 є ОСОБА_5

У письмових запереченнях на апеляцію представник ТОВ»ВКФ «Еліт Пласт» посилаючись на необґрунтованість доводів ОСОБА_5, просив про відхилення скарги та залишення рішення суду без змін.

Представник ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт» - ОСОБА_6 та представниця ТОВ «Епіцентр К» - ОСОБА_7, у судовому засіданні проти задоволення апеляційної скарги заперечували, вважаючи рішення суду законним та обґрунтованим.

Представниця ОСОБА_5 ОСОБА_8 просила про задоволення апеляції з підстав, зазначених в апеляційній скарзі. В останнє судове засідання ОСОБА_8 не з'явилась, надіславши заяву про розгляд справи у цьому судовому засідання за її відсутності. За таких обставин, колегія суддів, вважає за можливе розглянути завершити розгляд справи за відсутності представниці позивачки.

Заслухавши доповідача, учасників процесу, які зявилися до суду, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, у визначених цивільно-процесуальним законом межах, колегія суддів вважає, що скарга ОСОБА_5 задоволенню не підлягає.

З матеріалів справи вбачається, що згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №166109,виданого головою Державної служби інтелектуальної власності України, яке було зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.01.2013р., ОСОБА_5 є власником прав на знак для товарів і послуг «Экоборд» з поєднанням зеленого та темно-зеленого кольорів, зареєстрованого для 17 класу МКТП: каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і вироби з них, що не належать до інших класів; пластмасові формовані матеріали на виробничі потреби; матеріали для конопачення, ущільнювання, ізолювання; неметалеві гнучкі труби; ацетилцелюлоза, частково оброблена; вата жужільна (шлакова) ізоляційна; вата конопатна; вата мінеральна ізоляційна; віскозні листи, крім обгорткових (пакувальних); речовини для захисту будівель від вогкості (сирості); ізолювальні вогнетривкі матеріали; волокно вулкановане (фібра); волокно скляне ізоляційне; вуглецеві волокна, крім текстильних; ізолятори до електропередавальних ліній; ізолятори до залізничних колій; замазки (кити); ущільнювачі герметичні; ущільнювальні матеріали до з'єднань; ущільнювальні прокладки до розширювальних стиків; матеріали на ущільнювальні смуги; ущільнювальні смуги протипротягові; звукопоглинальні матеріали; ізолятори; ізоляційна металева фольга; ізоляційна повсть; ізоляційний папір; ізоляційний тиньк; ізоляційні лаки; ізоляційні оливи; ізоляційні рукавиці; ізоляційні стрічки і смуги; ізоляційні тканини; ізоляційні фарби; ізолятори до кабелів (жильників); покриви звукопоглинальні з кори; теплоізоляційні матеріали до парових котлів; листи целофанові, крім пакувальних; матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню; наливкові матеріали гумові, каучукові або пластмасові; пластмасова плівка на сільськогосподарські потреби; пластмасові плівки, крім пакувальних; прокладки з гуми, каучуку або вулканованого волокна (фібри); прокладко вві матеріали гумові, каучукові або пластмасові; синтетичні (штучні) смоли (напівфабрикати); скловата ізоляційна; теплоізоляційні матеріали; тканини ізоляційні із скловолокна; ізоляційні оливи до трансформаторів. Дія зазначеної міжнародної реєстрації поширюється на територію України з дати реєстрації, тобто з 25.01.2013. (том 1 а.с.11).

Ліцензійним договором № 1/05-13 про надання права на використання знака для товарів і послуг від 01.05.2013р. ОСОБА_5, як ліцензіар, надала право використання на знак для товарів та послуг, яке випливає зі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №166109, для всіх товарів, наведених в свідоцтві, ліцензіату - ТОВ «ВАРОСА».

Як вбачається з чеку № Кнк/КН-0172514 від 26.02.2014р. ТОВ ВАРОСА у гіпермаркеті ТОВ «Епіцентр К», за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 352, було придбано екструзійний полістирол ECOBOARD на загальну суму 319,20 грн.

Відповідно до висновку спеціаліста - патентного повіреного України ОСОБА_9, зробленого за заявою позивача поза межами судового розгляду, товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Экоборд», що охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №166109, є однорідними із товарами, а саме теплоізоляційними матеріалами та звукопоглинальними матеріалами, для яких використовується позначення «Екоборд» та «Ecoboard» ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ». Знак для товарів і послуг «Экоборд» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №166109 та позначення «ЕКОБОРД» та «ECODOARD», що використовує ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» для однорідних товарів, а саме для теплоізоляційних матеріалів та звукопоглинальних матеріалів, є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №173455, виданого головою Державної служби інтелектуальної власності України, яке було зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.07.2013р., ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» є власником прав на знак для товарів і послуг «ECOBOARD» «XPS INSULATION SYSTEMS» з поєднанням синього та зеленого кольорів, зареєстрованого для 19 класу МКТП: будівельні матеріали неметалеві, які відповідають певним нормам екології.

Відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №124211, виданого головою Державного департаменту інтелектуальної власності, яке було зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.06.2010р., ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» є власником прав на знак для товарів і послуг «PENOBOARD» «XPS INSULATION SYSTEMS» з поєднанням білого, червоного та синього кольорів, зареєстрованого для 19 класу МКТП: будівельні панелі неметалеві; плити неметалеві; стінні кахлі неметалеві будівельні; стінні покриви неметалеві будівельні; плити з екструдованого пінополістиролу для утеплення стін споруд.

30.12.2010р. Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики ДП «Херсонстандартметрологія» зареєстровані і занесені до реєстру державної реєстрації за № 02568348/001238 технічні умови ТУ У В 2.7-25.2-1:2010 на плити пінополістирольні екструзійні «PENOBOARD», які уведено вперше та надано чинності без обмеження терміну. Вказані технічні умови було розроблено ФОП ОСОБА_10 20.05.2010р., погоджені протягом 2010 року ОСОБА_11 регіонального розвитку та будівництва України, Головним державним санітарним лікарем Херсонської області, директором ТОВ «Строй-Гіпс», державним департаментом пожежної безпеки МНС України та затверджено директором ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт».

21.09.2012р. Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики ДП «Херсонстандартметрологія» зареєстровані і занесені до реєстру державної реєстрації за № 02568348/001238/01 повідомлення 31488501.1-2012 про зміну № 1 ТУ У В 2.7-25.2-1:2010 на плити пінополістирольні екструзійні «PENOBOARD». ОСОБА_11 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/16-12710 від 06.08.2012р. ТОВ ВКФ «Еліт Пласт» повідомлено, що проект зазначеної зміни № 1 ТУ У В 2.7-25.2-1:2010 погоджено Рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону України від 31.07.2012 № 108.

Як вбачається з листа Херсонської торгово-промислової палати № 27.01.-01/1887 від 07.02.2013р. ТОВ «ВКФ «Еліт пласт» повідомлялось, що УКРПАТЕНТ отримав документи для реєстрації знака для товарів і послуг «ECOBOARD» «XPS INSULATION SYSTEMS» 02.07.2012р. та присвоїв номер заяви № m201211118.

За звітом про надання патентно-інформаційних послуг до договору № 1749 від 14.03.2013р., перелік товарів узгоджений і відповідає 19 класу МКТП. За результатами інформаційного пошуку на тотожність і схожість позначення «ECOBOARD» «XPS INSULATION SYSTEMS» за заявкою m201211118 по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг за національною процедурою станом на 02.01.2013р. та Мадридською угодою станом на 09.04.2013р. тотожних та схожих позначень не виявлено.

Як вбачається з заяви від 13.05.2014р. ТОВ «ВК фірма «ЕЛІТ ПЛАСТ» звернулось до Державного Департаменту інтелектуальної власності «Український інститут промислової власності» із заявою про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні - «ECOBOARD» «XPS INSULATION SYSTEMS».

Сертифікатом відповідності, зареєстрованим в реєстрі за № UA1.040.0104520-13, виданим ДП «Херсонстандартметрологія» на підставі випробувальної лабораторії ТОВ «Будівельна лабораторія», засвідчено, що плити пінополістирольні екструзійні «ECOBOARD» відповідають вимогам ТУ У В 2.7-25.2-1:2010 «Плити пінополістирольні екструзійні «PENOBOARD». Технічні умови».

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

При перевірці знаків, що розглядаються на тотожність та схожість, необхідно керуватись п.4 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» , в якому зазначається, що обсяг правової охорони знака визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України для товарів і послуг.

Відповідно до ч.3 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати

Як зазначив експерт з питань інтелектуальної власності у висновку №1044 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 13.11.2015 року товари за свідоцтвом України №166109 зареєстровані для матеріалів та речовин. Товари за свідоцтвом України №173455 це готові будівельні матеріали, зокрема, конструкції з ектрудованого пінополістиролу.

Аналізуючи наведені переліки товарів 17 та 19 класів МКТП за свідоцтвами України № 166109 та №173455 можна стверджувати, що вони є різними.

Факт того, що знаки зареєстровані для різних товарів підтверджує також наданий в матеріалах справи Звіт про надання патентно- інформаційних послуг за договором №1749 від 14.03.2013 року, де зазначено, що 1) Під час інформаційного пошуку тотожних позначень не виявлено; 2) Виявлений під час інформаційного пошуку знак є схожим настільки, що його можна сплутати з заявленим позначенням за заявкою № m 2012 11118 від 02.07.2012 року, але він зареєстрований на імя особи, що є заявником за вищезгаданою заявкою» (том 1 а.с.100-103).

Також в матеріалах справи міститься копія свідоцтва України На знак для товарів і послуг №12411 PENOBOARD, який також належить відповідачеві ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт» та зареєстрований для тих же товарів 19 класу МКТП.

Крім того, відповідно до досліджень AIM agency of industrial marketing (том 1 а.с.80-86), товари із торговельною маркою Penoboard відомі в Україні більшості споживачів, ця торговельна марка займає друге місце станом на 2011-2012 роки на ринку теплоізоляційних матеріалів. Тобто, знак за свідоцтвом України № 173455 ECOBOARD, продовження серії PENOBOARD, - це стратегічний курс розвитку одного з найбільших підприємств з виробництва теплоізоляційних пінополістирольних плит в Україні ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт». Оскільки знак за свідоцтвом № 173455 містить «фірмові» елементи, що вже використовувались ТОВ «Еліт Пласт» у складі попереднього знака, вірогідність сплутування цього знака з позначеннями, що належать іншим особам щодо заявлених товарів практично відсутня.

Слід також зазначити, що і товари 17 класу МКТП за свідоцтвом України №166109, і товари 19 класу МКТП за свідоцтвом № 173455 є товарами виробничо-технічного призначення, товарами довготривалого користування, досить дорогі, з терміном служби більше року. Під час придбання таких товарів споживачі враховують такі критерії як ефективність, технічне обслуговування, вартість товару, гарантійні строки. Товари довготривалого користування речі, на прийняття рішення про купівлю яких споживачі витрачають багато часу. Це більш важливі товари, які споживачі не купують регулярно. При придбанні цих товарів споживачі надають увагу якості, репутації фірми виробника, ціні товару.

Зважаючи на те, що обсяг правової охорони, що надається свідоцтвом на знак для товарів і послуг, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, очевидно, що свідоцтво №166109 не надає його власнику монополію на словесне позначення «Экоборд», тим більше «Ecoboard», і тим більше для неспоріднених товарів.

Таким чином з висновку експертизи №1044 від 13.11.2015 року вбачається, що порівнювані знаки для товарів і послуг мають значні графічні відмінності та зареєстровані для неспоріднених товарів, при цьому знак за свідоцтвом №173455 містить зображувальні та словесні елементи, що чітко вирізняють продукцію його власника на ринку заявлених товарів. Це дає підстави для висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №173455 не є тотожними та не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №166109.

При оцінці наданих сторонами доказів колегія суддів надає перевагу саме висновку експерта, оскільки вважає, що він узгоджується з іншими доказами наявними у справі.

Таким чином, колегія суддів вважає, що наявними у справі доказами спростовано твердження позивача щодо порушення її прав на знак для товарів та послуг. Доказів, які б належно підтверджували обставини на які посилається позивачка в обґрунтування своїх вимог нею не надано. Тому висновок суду про відмову ОСОБА_5 у позові є правильним.

Доводи апеляційної скарги колегія, які зводяться до неправильної оцінки судом першої інстанції наданих сторонами доказів та неповне встановлення обставин справи, колегія суддів до уваги не приймає, оскільки вони не спростовують висновків суду і не містять посилання на нові факти або засоби доказування, які мають значення для справи.

Зважаючи на наведене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування чи зміни рішення суду першої інстанції, а відтак і для задоволення апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 315 ЦПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_5 відхилити, а рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 12.08.2014 року залишити без змін.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом двадцяти днів шляхом подання касаційної скарги.

Головуючий А.Г.Колісниченко

Судді: І.А.Капітан

ОСОБА_3