АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2015року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого: Соколової В.В.

суддів: Усика Г.І., Поливач Л.Д.

при секретарі Ільченко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу STEFANO RICCI S.Р.А. на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 14.08.2015 у справі за позовом STEFANO RICCI S.Р.А. до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг частково, -

Справа № 760/12664/14
№ апеляційного провадження: 22-ц-796/13137/2015
Головуючий у суді першої інстанції: Кицюк В.С.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.
ВСТАНОВИВ:

В червні 2014 року STEFANO RICCI S.P.A. (далі - компанія або ОСОБА_4) звернулося до суду із вищезазначеним позовом, в якому просили суд визнати недійсним свідоцтво №140019 на знак для товарів і послуг частково, а саме - щодо всіх товарів 18, 25 класів та частини послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), зазначених у Свідоцтві, з моменту подання заявки на його реєстрацію.

Також позивач просить зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - ДСІВУ) внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним вищезазначеного свідоцтва частково - для всіх товарів 18, 25 класів та частини послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність», мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, компанія ОСОБА_4 є власником торговельної марки «STEFANO RICCI», міжнародне свідоцтво №767523, з 17.09.2001 щодо товарів 3, 9, 14, 18, 21, 25 класів МКТП, що надає йому виключних прав використовувати зазначену торговельну марку для виробництва товарів, для яких вона була зареєстрована, за своїм розсудом, а також виключно позивач має право дозволяти іншим особам використовувати цю торговельну марку без його дозволу.

В той же час, позивач дізнався про те, що Державна служба інтелектуальної власності 14 вересня 2011 року зареєструвала торговельну марку «Stella Ricci» для товарів 18, 24, 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

Звертаючи увагу на звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість позивач стверджує про те, що позначення схожі до ступеню змішування, адже перші три літери в першому слові в обох позначеннях «STE» співпадають, а друге слово назви є взагалі тотожним «RICCI» і в обох випадках друге слово є сильним елементом, що само по собі з урахуванням наявної схожості перших трьох літер першого слова вводить споживачів в оману щодо ідентичності знаку.

Позивач зазначає, що знак «Stella Ricci» зареєстрований для тих же товарів та споріднених з товарами послуг, що і знак «STEFANO RICCI». При цьому, заявка на реєстрацію знака «Stella Ricci» була подана набагато пізніше, ніж були зареєстровані знаки «STEFANO RICCI», відтак позивач за таких обставин, вважає, що має пріоритет на використання свого знаку, а дії відповідача ДСІВУ по реєстрації знаку та видачі відповідного свідоцтва кваліфікує як такі, що не відповідають положенням закону.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 14.08.2015 відмовлено у задоволенні позовних вимог STEFANO RICCI S.Р.А. до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг частково

Не погодився з таким рішенням суду позивач, його представником подана апеляційна скарга, в якій зазначається про незаконність, необґрунтованість рішення суду у зв'язку з порушенням норм матеріального та процесуального права, неповним з'ясуванням обставин справи. Зокрема, позивач наголошує на тому, що порушені принципи змагальності та диспозитивності.

Так, 01.09.2014 у даній справі була призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. За результатами проведеної комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складений висновок № 993 від 27.04.2015, відповідно до якого експерти встановили, що знак за міжнародною реєстрацією № 767523 «STEFANO RICCI» та знак «Stella Ricci» за свідоцтвом № 140019 є схожими настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 18, 24, 25, 35 класу, які наводяться у висновку, а використання знаку «Stella Ricci» за свідоцтвом № 140019 може вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари вказаних класів. В той же час, суд першої інстанції вказаний висновок відхилив і самостійно, за допомогою власних знань та уявлень про об'єкти інтелектуальної власності, встановив, що оспорювані знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, і поклав в основу рішення власні умовиводи, а не докази, одержані відповідно до вимог ЦПК України.

На підставі викладеного, позивач просить рішення суду скасувати, ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні заявлених позовних вимог.

В судовому засіданні представник позивача підтримав апеляційну скаргу з підстав викладених у ній, просив про задоволення заявлених вимог.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України заперечував проти доводів апеляційної скарги, вважає рішення законним і обгрунтованим, просив залишити його без змін.

Заслухавши доповідь судді, пояснення осіб які приймали участь в судовому засіданні, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.

Відмовляючи у задоволенні позову суд першої інстанції виходив з положень ч.6 ст.147 ЦПК України, згідно яких висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими ст.212 ЦПК України та вважав, що під час судового розгляду не здобуто переконливих доказів схожості знаку «Stella Ricci», зареєстрованого на ім'я відповідача ОСОБА_1, до ступеня змішування із знаком «STEFANO RICCI», зареєстрованим позивачем.

Проте погодити з таким висновком суду першої інстанції колегія суддів апеляційного суду не вважає за можливе.

Відповідно до ст.213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства відповідно до статті 2 ЦПК, вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин відповідно до статті 8 ЦПК, а також правильно витлумачив ці норми.

Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.

Перевіряючи обставини справи судом встановлено, що позивач компанія ОСОБА_4 веде свою діяльність з 11 вересня 1979 року (т.1 а.с.26)

Згідно сертифікату про реєстрацію (ідентифікацію) компанії остання має за мету виробництво, пакування, продаж і дистриб'юцію як в Італії, так і за її межами, наступних товарів: вироби і готові предмети одягу (сорочки, піджаки, брюки, сукні, пальто, верхній одяг, на півпальто, куртки, дощовики, вечірні сукні, трикотаж тощо) для чоловіків, жінок, дітей, вироби і готові предмети нижнього одягу (піжами, халати, труси, бокси, футболки, шкарпетки, гольфи тощо) для чоловіків, жінок, дітей, включаючи краватки, метелики, нашийні хустки, краватки для смокінга, ескотскі, рукавички, пояси, бретелі, портфелі, течки для документів, сумки, валізи, капелюхи, туфлі, парасольки, окуляри, футляри для ключів, ювелірні вироби, біжутерія і годинники, косметика і парфумерія як для чоловіків, так і для жінок, приладдя для письма, меблі, кераміка, вироби зі скла, домашній текстиль, покривала, штори, декоративні тканини, килими, канцелярські вироби (записники, папір для листів, ручки, гральні карти, олівці, пакети, коробки, подарунковий папір), рекламна продукція, подарунки та сувеніри взагалі з будь-якого матеріалу та форми, вино та інші алкогольні та безалкогольні напої тощо (т.1 а.с.26)

Для досягнення вищезазначеної мети для компанії в сертифікаті передбачено зайняття імпортно-експортною діяльністю (т.1 а.с.27)

17.07.1986 компанія була трансформована в акціонерне товариство, основним напрямком діяльності якого стало виробництво краваток, сорочок, поясів, одягу для чоловіків та жінок та різних аксесуарів. Також передбачалося, що компанія може працювати як на території Італії, так і проводити діяльність, пов'язану з імпортом та експортом (т.1 а.с.56,64)

Фірмові магазини компанії представлені в Пекіні, Мілані, Флоренції, Монте-Карло, Москві, Нью-Йорку, Беверлі-Хіллз, Парижі, Сеулі, Шанхаї, Сінгапурі, Досі та Києві. Компанія має репутацію престижного бренду класу «люкс» - виробника чоловічого одягу, взуття та аксесуарів (т.1 а.с.131-217, 218, 234)

17.09.2001 позивач став власником свідоцтва №767523, яке набуло міжнародної реєстрації і діє в Україні в повному обсязі з 23.10.2002 на знак для товарів і послуг «STEFANO RICCI» щодо товарів 3, 9, 14, 18, 21, 25 класів МКТП (т.1а.с.78-79,82; т.3 а.с.17-19).

Відповідно до ст. 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

10.09.2011 ДСІВУ здійснила державну реєстрацію знаку для товарів і послуг «Stella Ricci» на ім'я ОСОБА_1 та видала свідоцтво України на знак для товарів і послуг №140019 за матеріалами заявки від 28.05.2010 №т2010 08156 щодо наступних товарів та послуг 18, 24, 25, 35 класів МКТП (Том №3 а.с.12-13). Вказана реєстрація була здійснена на підставі висновку кваліфікаційної експертизи ДП «Український інститут промислової власності» від 08.04.2011, згідно з яким заявлене відповідачем ОСОБА_1 позначення «Stella Ricci» відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг (Том №3 а.с.32).

Разом з тим, згідно з висновком судової комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 27.04.2015 №993 знак за міжнародною реєстрацією №767523 «STEFANO RICCI» та знак за свідоцтвом України №140019 «Stella Ricci» є схожими настільки, що їх можна сплутати стосовно, товарів 18 класу МКТП, 24 класу МКТП, 25 класу МКТГІ та частини послуг класу 35. Експерт стверджує, що знак «Stella Ricci» може вводити в оману щодо особи, яка виробляє, зокрема, товари 18 класу МКТП, 24 класу МКТП, 25 класу МКТП та частину послуг 35 класу МКТП (Том №3 а.с.57-83). Вказана експертиза була призначена ухвалою суду 01.09.2014 у даній справі і її проведення було доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (Том № 3 а.с.49).

Так, відповідно до ч.6 ст.147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими ст.212 ЦПК України. Але ч.1 вказаної норми передбачає, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. І в силу ч. 2 ст. 59 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Крім того, положеннями ст.ст.10,11 ЦПК України визначаються принципи змагальності і диспозитивності як основні принципи цивільного судочинства.

На спростування вказаного доказу стороною відповідача не було надано жодних доказів. Проте, суд першої інстанції, з посиланням на ч. 6 ст. 147 ЦПК України щодо необов'язковості висновку експерта для суду, вказаний висновок відхилив і самостійно, за допомогою власних знань та уявлень про об'єкти інтелектуальної власності встановив, що знак за міжнародною реєстрацією № 767523 «STEFANO RICCI» та знак «Stella Ricci» за свідоцтвом № 140019 не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за звуковим (фонетичним), графічним (візуальним) та смисловим (семантичними) елементами. В обґрунтування такого висновку суд першої інстанції вдався до аналізу обох позначень за наведеними критеріями, тим самим перебравши на себе функцію судового експерта з питань інтелектуальної власності. При цьому також судом не наведені обставини, які свідчили б про порушення та/або вихід експерта за межі своєї компетенції, неповноти відповідей, неузгодженості між дослідницькою частиною та підсумковим висновком, неузгодженості висновку з іншими матеріалами справи суду рішенні. Тобто тих питань, які суд повинен з'ясувати при перевірці й оцінці експертного висновку відповідно до п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах».

Як вже зазначено вище, вказана експертиза була призначена ухвалою суду 01.09.2014 у даній справі і її проведення було доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, тобто провідній державній установі. Крім того, була проведена комісійна експертиза, участь приймало два експерти, які і зробили вказаний висновок.

Зокрема, експерти вказали на наявну фонетичну, графічну і смислову схожість знаків «STEFANO RICCI» та «Stella Ricci», внаслідок чого у споживача виникне стійка асоціація належності знаків одному й тому ж самому власнику. Також експертами встановлена спорідненість товарів і послуг для яких зареєстровані вказані знаки та враховуючи репутацію і обсяги використання торгівельної марки «STEFANO RICCI» зроблений висновок про можливість введення в оману споживача стосовно особи виробника при використанні позначення «Stella Ricci».

Виходячи із теорії права, торгівельні марки є об'єктами промислової власності та належать до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (виробників) та продукції, яку вони виробляють. Крім основної (розпізнавальної) функції торгівельні марки виконують і ніші функції, зокрема, передають інформацію про товари/послуги, вказують на походження товарів/послуг, в тому числі виробника і його репутацію, а також вказують на певну якість цих товарів / послуг та здійснюють їх рекламу.

З урахуванням вказаний функцій не можна не погодитись з висновками експертів, щодо схожості вказаних знаків, оскільки як використання італійського імені «Stella Ricci», так і наявність широкої популяризації торгівельної марки «STEFANO RICCI» призводить до можливості введення в оману споживача стосовно особи виробника товарів/послуг, їх походження, якості, а також створює відповідну рекламу, що суперечить добросовісній практиці.

Відповідно до абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній на дату подання заявок) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; а також позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Крім того, згідно абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть вести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю.

Також в силу ст. 6-quinquies Паризької конвенції, товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Колегія суддів апеляційного суду, здійснивши перевірку вказаного висновку судової комісійної експертизи, вважає доведеним факт схожості зареєстрованого за відповідачем ОСОБА_1 знаку для товарів і послуг настільки, що його можна сплутати із знаками зареєстрованими за позивачем щодо всіх товарів 18, 25 класів та частини послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг

Відповідно до ст. 10 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Всупереч вказаній нормі та положенням ст. 60 ч. 1 ЦПК України відповідачем ОСОБА_1 не було надано належних і допустимих доказів на спростування заявлених позовних вимог, що виходячи з положень ЦПК України є обов'язком сторін у справі, зокрема відповідача, а повноваження суду стосуються оцінки наданих сторонами доказів.

Зважаючи на встановлення факту невідповідності умовам надання правової охорони, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_1, свідоцтва України №140019 від 28.05.2010 на знак для товарів і послуг «Stella Ricci» щодо для всіх товарів 18, 25 класів та частини послуг 35 класу МКТП, апеляційний суд приходить до висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог та наявність підстав для визнання недійсним вказане свідоцтво, покладення на Державну службу інтелектуальної власності України обов'язку внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це.

В порядку ст. 88 ЦПК України з відповідача ОСОБА_1 на користь позивача підлягають стягненню судові витрати в розмірі 1584,8 грн., що становить суму витрат за подання позову та апеляційної скарги (245,00 +1339,8 =1584,8).

Керуючись ст. ст. 303, 307, 309, 313, 314, 316 ЦПК України, судова колегія, -

В И Р І Ш И Л А:

Апеляційну скаргу STEFANO RICCI S.Р.А. - задовольнити.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 14.08.2015 скасувати та ухвалити нове рішення.

Позов STEFANO RICCI S.Р.А. до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг - задовольнити.

Визнати недійсним свідоцтво №140019 на знак для товарів і послуг частково, а саме - щодо всіх товарів 18, 25 класів та частини послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві, з моменту подання заявки на його реєстрацію 28.05.2010.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг №140019 частково - для всіх товарів 18, 25 класів та частини послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь STEFANO RICCI S.Р.А. судові витрати в розмірі 1584,8 грн.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржено до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді: