АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2015 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі: головуючого: Соколової В.В.

суддів: Пікуль А.А., Усика Г.І.

при секретарі Ільченко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 18.09.2015 у справі за позовом Волверін Аутдорз Інк. (е Мічиган корпорейшн) до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю «Аркадія» про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И Л А

15.05.2015 позивач звернувся до суду з вказаним позовом, в якому просив про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 17.01.2005 та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що торговельна марка «MERRELL М» за оспорюваним свідоцтвом не використовується відповідачем ОСОБА_1 понад три роки на території України без поважних причин, чим порушують права та охоронюваний законом інтерес позивача, так як він отримав попередню відмову у реєстрації знаку.

Справа № 760/9576/15-ц
№ апеляційного провадження:22-ц-796/15075/2015
Головуючий у суді першої інстанції: Усатова І.А.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.
Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 18.09.2015 позов Волверін Аутдорз Інк. (е Мічиган корпорейшн) до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю «Аркадія» про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг №46089 - задоволений частково.

Достроково частково припинено дію свідоцтва України НОМЕР_1 від 17.01.2005 на торговельну марку «MERRELL М», що видане на ім'я ОСОБА_1, стосовно послуг 35 класу за МКТП, а саме: аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; експертування на ділову успішність; розповсюджування зразків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; наймання місця на реклами; оновлювання рекламних матеріалів; оформлення вітрин; готування платіжних документів; реклама поштою; рекламування; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування поштою рекламних матеріалів; секретарське обслуговування; сприяння продажу (посередництво); комплектування штату працівників; консультування щодо штату працівників.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - «Промислова власність» про дострокове часткове припинення дії свідоцтва НОМЕР_1 від 17.01.2005 на торговельну марку «MERRELL М», що видане на ім'я ОСОБА_1, щодо послуг 35 класу МКТП.

Стягнути з ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) на користь Волверін Аутдорз Інк. (е Мічиган корпорейшн) 487 грн. 20 коп. судового збору.

В іншій частині позову відмовлено.

Не погоджуючись із рішенням суду, відповідач ОСОБА_1 звернувся з апеляційною скаргою, так як вважає його таким, що ухвалено з порушенням норм матеріального права. Зокрема, вказує на те, що ухвалене рішення суду суперечить фактичним обставинам справи, не прийнято до уваги суттєвих обставин справи. А саме наголошує на тому, що з дати отримання ним права власності на знак для товарів і послуг і до дати звернення до суду з даним позовом не пройшло трьох років, що само по собі є підставою для відмови у задоволенні позову. Також вказує на наявні в матеріалах справи докази використання знаку у діловій документації, а посилання суду про неналежність цих доказів вважає безпідставними, оскільки нормою Закону не передбачено, що використання торговельного знаку в діловій документації вважається належним, якщо це пов'язано з наданням послуг, які повинні входити до переліку товарів на які і видане свідоцтво. Також відповідач вказує на порушення строків розгляду справи.

В судове засідання відповідач ОСОБА_1 не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням, причини неявки суду не повідомив. Тому, в порядку ч. 2 ст. 305 ЦПК України, його неявка не перешкоджає розгляду справи апеляційним судом.

Представник позивача заперечував проти доводів апеляційної скарги, вважає рішення суду законним і обґрунтованим, просив залишити його без змін.

Представник Державної служби інтелектуальної власності залишила вирішення питання на розсуд суду.

Третя особа ТОВ «Аркадія» повідомлялась про розгляд справи за відомою суду адресою реєстрації, проте згідно даних поштового відділення за вказаною адресою не знаходиться, тому в порядку ч. 5 ст. 74 ЦПК України вважається повідомленою.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників процесу, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що в Україні відповідачем-1 ОСОБА_1 словесне позначення «MERRELL М» за Свідоцтвом України НОМЕР_1 від 17.01.2005 для товарів 14, 16, 35 класу МКТП не використовувалось протягом останніх трьох років, а відповідач-1 протягом останніх трьох років не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім'я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою. При цьому, зміна особи власника свідоцтва не перериває перебігу строку за яким можливо встановити використання/невикористання товарного знаку. Відтак зловживаючи правами, які випливають з реєстрації торгівельної марки «MERRELL М» за свідоцтвом України НОМЕР_1, а саме не використовуючи торговельну марку за спірним свідоцтвом для товарів 14,16, 35 класу МКТП, протягом більш як дозволеного законом трирічного строку, без поважних причин, відповідач-1 ОСОБА_1 створює перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку «MERRELL» (заявка № m 2013 13441) на території України для товарів 35 класу МКТП.

Колегія суддів вважає, що такі висновки суду першої інстанції зроблені на підставі повного та об'єктивного дослідження наданих сторонами доказів та в повній мірі відповідають вимогам чинного законодавства. При цьому, слід звернути увагу, що рішення суду в частині відмови у задоволенні позову сторонами не оскаржується, а тому перегляду апеляційним судом не підлягає, так як виходить за межі доводів апеляційної скарги.

Перевіряючи обставини справи судом встановлено, що 17.01.2005 Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала словесну торговельну марку «MERRELL М» для товарів 14, 16, 35 класу МКТП, про що видала свідоцтво України №46089 на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркадія». На підставі цього, були внесені відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України і проведені відповідні публікації /а.с.16-17/.

05.02.2012 між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» і ОСОБА_1 був укладений договір про передачу прав власності на знак для товарів і послуг « MERRELL М» /а.с.60-62/.

13.06.2012 була продовжена дія свідоцтва на знак для товарів і послуг «MERRELL М» для власника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» - до 16.05.2022, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг /а.с.63/.

06.03.2013 на підставі зазначеного договору Державною службою інтелектуальної власності України було прийнято рішення відповідно до якого право власності на знак для товарів і послуг «MERRELL М» було передано ОСОБА_1 (реєстраційний номер 14184) /а.с.59/.

Відповідно до вищевказаного рішення 25.03.2013 була здійснена публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу ОСОБА_1 права власності на знак, що підтверджується Рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 06.03.2013 і відповідною відміткою Державної служби інтелектуальної власності України на договорі про передачу прав власності /а.с.64-65/.

Позивач посилається на те, що ОСОБА_1 не використовує торгівельну марку «MERRELL М» за свідоцтвом України НОМЕР_1 у спосіб передбачений статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» протягом останніх трьох років без поважних причин, оскільки на території України не виявлено жодних відомостей про використання торговельної марки «MERRELL М» для товарів 35 класів МКТП його власником.

Вказане вище підтверджується і наявними в матеріалах справи доказами.

Зокрема, з листа ДП «Моніторинг ЗМІ України» за № 33 від 16.08.2013 вбачається, що за період з 01.01.2005 і до моменту надання довідки товари та послуги під торговельною маркою «MERRELLМ» не рекламувались /а.с.33/.

Згідно листа Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2015 №1-8/2217 ліцензії на використання словесного знаку «MERRELL М» за Свідоцтвом України НОМЕР_1 станом на 16.03.2015 не видавались та відповідні відомості до Реєстру ліцензійних договорів не вносились /а.с.32/.

До того ж, судом врахована інформація надана ВЕО «Асоціація зовнішньої реклами України», ГО «Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів», ГО «Виставкова федерація України» тобто організацій, що об'єднують юридичних та фізичних осіб, які надають послуги у сферах діяльності, передбачених 35 класом МКТП. Згідно цих даних «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ» (первинний володілець оспорюваного свідоцтва на знак для товарів та послуг), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРКАДІЯ», ОСОБА_1 у складі цих організацій не перебували, а послуги з використанням знака для товарів та послуг «MERRELL М» у період з 01.01.2005 по дату надання відповіді не надавались /а.с.35-39/.

Також, суд взяв до уваги отриману позивачем інформацію Інтернет-ресурс пошукових систем «Rambler», «Google», «Yandex», сервіс перевірки та отримання реєстраційних даних щодо власників домених імен «WHOIS», щодо підтвердження факту не використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг «MERREL М» за свідоцтвом України НОМЕР_1 /а.с.23-31/.

Заперечуючи проти позову відповідач ОСОБА_1 посилається на те, що ним використовується позначення у діловій документації. Разом з тим, надані чисті бланки не можуть свідчити про використання знаку у діловій документації.

З виписки банку та інших наданих відповідачем документів вбачається, що ОСОБА_1 надавались послуги з обслуговування музичної системи судна, сервісне обслуговування суден, консультаційні послуги по вибору приводу, які не входять до переліку послуг 35 класу МКТП.

В силу ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Виходячи з даної правової норми наявність бланків без підтвердження нанесення його на відповідний товар або використання цього знаку при наданні послуг для яких він зареєстрований не може вважатися його використанням.

А отже факт використання відповідачем ОСОБА_1 торгівельної марки «Hunter» для товарів і послуг 35 класу МКТП не доведений в ході розгляду справи, що є його обов'язком відповідно до ст.ст. 10,60 ЦПК України.

Відповідно до п. 4 ст. 18 цього Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Правовий аналіз наведених норм чинного законодавства у сукупності дає підстави стверджувати, що необхідною умовою встановлення факту використання знаку для товарів і послуг є фактична наявність на ринку України наведених у свідоцтві товарів і послуг. При цьому обов'язок доказування покладається на власника свідоцтва.

Разом з тим, судом не встановлено факту використання на ринку України торговельної марки «MERRELL М» для послуг 35 класу МКТП, тобто товарів і послуг наведених в свідоцтві НОМЕР_1.

В якості поважної причини невикористання спірної торгівельної марки на території України понад встановлений строк ОСОБА_1 вказується на набуття ним прав на цю марку 25.03.2013 .

У відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» володілець власник знаку для товарі і послуг повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із даної реєстрації. А в порядку ст. 16 цього Закону, одним з основних прав володільця знаку є право на використання торговельної марки.

Разом з тим, як вірно вказав суд першої інстанції, чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припиненім дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у залежність від зміни особи власника свідоцтва. Відповідач ОСОБА_1 мав оцінити наявний ризик при укладенні договору з попереднім власником, оскільки при передачі прав до нового власника переходять усі права і обов'язки, і вказане не передбачає переривання встановлених законом строків.

Також, слід погодитись з висновками суду першої інстанції, що не використовуючи торговельну марку за свідоцтвом України НОМЕР_1 для послуг 35 класу МКТП, протягом більш як дозволеного законом трирічного строку без поважних причин, відповідач ОСОБА_1 створює перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку ««MERRELL» на території України.

За наведених обставин, колегія приходить до висновку, що суд першої інстанції правильно встановивши фактичні обставини справи, дав належну оцінку представленим доказам, та правильно вирішив спір по суті, у визначений спосіб.

Рішення ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, тому підстави для його скасування відсутні.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 307, 308, 313-315, 319 ЦПК України, судова колегія

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - відхилити.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 18.09.2015 - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді: