Провадження № 2-4816/14
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Букіної О.М.,

при секретарі - Назарчук Н.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. (далі - позивач) звернулась з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1), ОСОБА_1 (далі - відповідач-2) та просить визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2013 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за оспорюваним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою серією торговельних марок позивача «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ» (комбінована) за свідоцтвами України № 12687 від 19 липня 1999 р. (дата пріоритету: 14 жовтня 1994 р.), № 16523 від 16 жовтня 2000 р. (дата пріоритету: 30 серпня 1996 р.), № 136578 від 25 березня 2011 р. (дата пріоритету: 11 грудня 2009 р.), а також є такою, що може ввести споживача в оману щодо особи, яка надає послуги.

В обґрунтування права на звернення до суду позивач зазначає, що діями відповідачів порушені його права інтелектуальної власності на вказані торговельні марки, оскільки була зареєстрована схожа до ступеня змішування торговельна марка для таких же самих і споріднених послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), яка, до того ж, може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, створюючи асоціацію з позивачем.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач-1 в судовому засіданні проти позову заперечував посилаючись на необґрунтованість заявлених вимог.

Зокрема, в своїх письмових запереченнях проти позову відповідач-1 зазначив, що ним була належним чином проведена експертиза заявки № m201218464 на видачу свідоцтва України на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» і у повній відповідності із ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями. За результатами експертизи заявки № m201218464 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим ст. 5 Закону, та на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону, відносно усього переліку товарів і послуг.

На підставі зазначеного висновку Держслужбою було прийнято рішення про реєстрацію знака для всіх заявлених послуг на ім'я ОСОБА_1 і 10 вересня 2013 р. було видано свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» для послуг 43 класу МКТП.

Крім того, відповідач-1 зазначив, що позивач належним чином не довів ті обставини, на які він посилається, зокрема, не довів що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» може ввести в оману споживачів. Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу.

З огляду на це, відповідач-1 вважає, що єдиним належним доказом по справі про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг з підстав невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони є саме висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні просив у задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Відповідач-2 також не визнав позову і подав суду письмові заперечення на позов.

У своїх запереченнях відповідач-2 зазначив, що реєстрація знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» була здійснена у повній відповідності до вимог чинного законодавства України за результатами формальної та кваліфікаційної експертизи. Також перед подачею знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» на реєстрацію відповідачем-2 було подано клопотання до Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг про проведення інформаційного пошуку стосовно позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо послуг 43 класу МКТП.

На підставі результатів пошуку було зроблено висновок про велику вірогідність позитивного результату щодо реєстрації знаку, що в майбутньому підтвердили результати кваліфікаційної експертизи.

Відповідач-2 вказав, що 01 липня 2013 р. Установою було винесено рішення про реєстрацію знака. Таким чином, підстав для відмови в реєстрації знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» на той час не було.

Відповідач-2 також посилався на те, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» ним використовується на ринку для послуг 43 класу МКТП щодо доставляння різноманітної їжі споживачам як власного виробництва, так і інших виробників. Знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовується на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 і своє перше замовлення на доставку їжі «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідач-2 отримав 16 січня 2013 р. Відповідач-2 також розробив пакування їжі (коробочку «ІНФОРМАЦІЯ_1»), яка відрізняється від пакування їжі позивача (коробочки «HAPPY MEAL»).

Відповідач-2 заперечував проти того, що його знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» є схожим із серією знаків позивача «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ» (комбінований), а також, оскільки коробочки з їжею «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «HAPPY MEAL» є різними, то споживач не може бути введений в оману чи переплутати їх.

Відповідач-2 зазначив, що в Україні та в світі є багато інших зареєстрованих знаків із словом «HAPPY» (HAPPY BIRTHDAY, HAPPY SUSHI, HEALTHY AND HAPPY тощо), які всі відрізняються від знаків позивача «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ» (комбінований), а тому заявлені до нього вимоги є безпідставними.

В судовому засіданні відповідач-2 та його представники просили відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.

Суд, вислухавши пояснення сторін, допитавши експерта, дослідивши та оцінивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 10.09.2013 р. відповідач-1 зареєстрував торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» для послуг 43 класу МКТП і видав свідоцтво України № НОМЕР_1 на ім'я відповідача-2.

Вказане свідоцтво зареєстровано для послуги 43 класу МКТП, а саме: «Послуги щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями; послуги щодо забезпечування тимчасовим житлом; послуги барів; їдальні; кав'ярні, кафе; кафетерії; ресторани; ресторани самообслуговування; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування); послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; житлові агентства (готелі, пансіонати); готелі; мотелі; туристські бази; пансіонати; будинки для самотніх людей похилого віку; ясла дитячі; пансіони для тварин; послуги таборів туристських; замовляння місць в пансіонатах; надавання приміщень в таборах відпочинку; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (прокат) перемісних будинків; попереднє замовляння місць в готелях; замовляння (бронювання) тимчасового житла; наймання (орендування) тимчасового житла; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) кухонного обладдя; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; наймання (прокат) роздавальних пристроїв (диспенсерів) для питної води».

Наведене підтверджується офіційною публікацією про видачу відповідачу-2 оскаржуваного свідоцтва України № НОМЕР_1 у бюлетені «Промислова власність» № 17 за 2013 р., а також випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо вказаного свідоцтва України ( а.с.245 т.1 ).

Також в судовому засіданні встановлено, що позивач є власником раніше зареєстрованої серії торговельних марок із спільним словесним елементом «HAPPY/ХЕППІ»: «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ» (комбінована) за свідоцтвами України № 12687 від 19 липня 1999 р. (дата пріоритету: 14 жовтня 1994 р.), № 16523 від 16 жовтня 2000 р. (дата пріоритету: 30 серпня 1996 р.), № 136578 від 25 березня 2011 р. (дата пріоритету: 11 грудня 2009 р.).

Дані торговельні марки зареєстровані для широкого переліку послуг в 42, 43 класах МКТП, пов'язаних саме із діяльністю ресторанів, громадським харчуванням, доставленням їжі для споживання, включаючи: «Услуги,; связанные с ресторанами и другими заведениями или объектами,; занятыми производством пищи и напитков для потребления,; а также созданием благоприятных условий для торговли разнообразной пищей; организация ресторанов,; услуги по созданию и работе ресторанов; изготовление пищи на вынос; подготовка инструкций и учебных материалов для работы ресторанов; услуги по дизайну; оборудованию и функционированию таких ресторанов,; заведений и объектов» (свідоцтво України № 12687), «услуги оказываемые или относящиеся: к приготовлению и продаже пищи на вынос (с доставкой); к разработке дизайна для ресторанов по форме «франчайзинг» и других предприятий питания и пунктов обслуживания,; организованных для снабжения пищей и напитками,; приготовленными для потребления;» (свідоцтво України № 16523), «послуги ресторанів» (свідоцтво України № 136578).

Вказане підтверджується інформацією щодо дії свідоцтв України, наведеною в офіційній базі даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» на сайті відповідача-1 та випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо вказаних свідоцтв України ( а.с. 246-250 т.1).

Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Отже, на дату подання заявки на спірну торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» (25.10.2012 р.) чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 10.04.2008 р.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Крім того, згідно абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть вести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу.

З урахуванням того, що питання щодо того, чи є торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за оспорюваним свідоцтвом схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ» (комбінована) позивача, а також щодо того, чи є вона оманливою або такою, що може ввести в оману споживачів, судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, яка була призначена атестованому судовому експерту ОСОБА_2. При цьому, кандидатура експерта ОСОБА_2 була визначена судом з урахуванням думки сторін, зокрема, відповідача-2, який просив доручити проведення судової експертизи вказаному експерту.

Так, експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом ОСОБА_2, який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів.

За результатами проведення судової експертизи експертом складено Висновок експерта № 994 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.11.2014 р. (далі - Висновок експерта № 994).

Ст. 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК України.

Оцінивши Висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Висновком експерта № 994 встановлено, що:

1. Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2013 р. є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг «HAPPY MEAL» за свідоцтвом України № 12687 від 19 липня 1999 р., «Хеппі Міл» за свідоцтвом України № 16523 від 16 жовтня 2000 р., «Хеппі Міл, комб.» за свідоцтвом України № 136578 від 25 березня 2011 р.

2. Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2013 р. є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги ( а.с. 83-101 т.2).

Допитаний в судовому засіданні експерт ОСОБА_2 підтримав складаний ним Висновок, дав усні та письмові пояснення щодо проведеного дослідження.

На підставі дослідження висновку судової експертизи у судовому засіданні з урахуванням додаткових усних та письмових пояснень судового експерта ОСОБА_2, суд вважає, що судовий експерт ОСОБА_2 провів дослідження та належним чином обґрунтував зроблені ним висновки щодо схожості оскаржуваної торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» з раніше зареєстрованими торговельними марками «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ» (комбінована), а також щодо спорідненості послуг 42,43 класів МКТП.

У залучених до матеріалів справи додаткових письмових поясненнях судового експерта ОСОБА_2 до Висновку № 994 останній надав письмові відповіді на питання, що зазначені відповідачем-2 ( а.с. 68-76 т.3).

Зокрема, експерт зазначив, що при прочитанні чужомовних слів людина автоматично виділяє і запам'ятовує саме знайомі їй елементи, а в даному випадку таким елементом безумовно є перше слово - happy, тому саме воно визначає схожість.

Експерт пояснив, що при визначенні графічної схожості словесних позначень важливим фактором є, не шрифти, а саме збіг літер певних частин позначень, причому збіг початкових частин призводить до сплутування швидше, ніж збіг кінцевих частин.

Також експерт акцентував увагу на тому, що у складі порівнюваних знаків більш знайомим українському споживачеві є слово HAPPY, яке досить часто звучить у тому чи іншому контексті в теле- та радіопрограмах, у рекламі тощо. Цим і визначається можливість сплутування знаків.

Додатковими письмовими поясненнями експерт ОСОБА_2 також підтвердив свій висновок відносно однорідності послуг 43 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1», з послугами 42 та 43 класів МКТП, для яких були раніше зареєстровані торговельні марки «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ» (комбінована) позивача, обґрунтовуючи відповідну однорідність положеннями абз. 1 та 2 п. 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812 та інших актів чинного законодавства України.

Згідно наявних у справі доказів, які суд приймає до уваги вбачається, що позивач інтенсивно та безперервно використовує серію торговельних марок, які зареєстровані за ним , а саме, «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ», тобто яке розпочалося задовго до реєстрації спірної торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території України.

За таких обставин, суд погоджується з висновком судового експерта відносно того, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» може асоціюватися споживачем у якості продовження серії торговельних марок позивача, та як наслідок, торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 може ввести споживачів в оману стосовно особи, яка надає послуги, а саме відносно позивача, що підтверджується також висновком спеціаліста за № 06-01/15 об'єктів інтелектуальної власності від 06 січня 2015 р., звітом «Оцінка можливості сплутування споживачами знаків «HAPPY MEAL» та «ІНФОРМАЦІЯ_1 ( а.с. 150-217 т.2).

Так, висновком спеціаліста з експертного дослідження № 06-01/15 об'єктів інтелектуальної власності від 06 січня 2015 р., складеного атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_4 (Свідоцтво № НОМЕР_2, видане 26 лютого 2010 р. і дійсне до 22 лютого 2016 р.) визначено, що:

1. Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2013 р. є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками «HAPPY MEAL» за свідоцтвом України № 12687 від 19 липня 1999 р., «Хеппі Міл» за свідоцтвом України № 16523 від 16 жовтня 2000 р., «Хеппі Міл, комб.» за свідоцтвом України № 136578 від 25 березня 2011 р..

2. Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є такою, що може ввести споживачів в оману стосовно особи, яка надає послуги ( а.с. 150-173 т.2).

Згідно звіту «Оцінка можливості сплутування споживачами знаків «HAPPY MEAL» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» за результатами опитування 1000 (однієї тисячі) споживачів, проведеного спеціалізованою організацією ПП «Міжнародна Маркетингова Група Київ» вбачається, що метою дослідження було встановлення можливості сплутування споживачами знаків HAPPY MEAL, Хеппі Міл, компанії Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані Лтд (США) зі знаком ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_1 в Україні.

Задачами даного дослідження було: встановити наступні питання, що стосуються впізнаваності та можливості сплутування знаків HAPPY MEAL, Хеппі Міл, та знаку ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом Інтернет-опитування у цільової аудиторії, що відноситься до громадського харчування та споживання їжі, у великих містах України:

- чи відомий їм кожен знак;

- для яких товарів застосовується знак;

- яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком;

- з якого часу їм відомий знак;

- що для них є джерелом інформації про знак;

- чи змогли б вони переплутати вищевказані знаки.

Вбачається, що цільова аудиторія включала осіб віком від 18 до 60 років, що харчуються у закладах громадського харчування, географія дослідження та кількість респондентів по кожному з міст представлена таким чином: Київ (300 чол.), Дніпропетровськ (300 чол.), Харків (100 чол.), Львів (100 чол.), Одеса (100 чол.), Вінниця (100 чол.). Разом опитано 1000 осіб.

Відповідно до заключної частини складеного звіту «Результати дослідження» («Оцінка можливості сплутування споживачами знаків «HAPPY MEAL» та «ІНФОРМАЦІЯ_1») вбачається, що лише 2% цільової аудиторії не знайомі зі знаками «HAPPY MEAL» та «Хеппі Міл». Зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» не знайомі 69% цільової аудиторії.

Згідно результатів опитування встановлено, що лише 4% цільової аудиторії не знають, що знаки «HAPPY MEAL» та «Хеппі Міл» належать компанії Макдональдз Інтернешенл Проперті Компані Лтд (США).

Також з даного звіту вбачається, що лише 5% респондентів знають, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» належить ОСОБА_1, і при цьому 77% опитаних респондентів, серед тих, хто знайомий зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» помилково вважають, що вказаний знак належить компанії Макдональдз Інтернешенл Проперті Компані Лтд (США).

В результаті опитування також було встановлено, що більше ніж 90% респондентів знають знаки «HAPPY MEAL» та «Хеппі Міл» щонайменше з 1 січня 2010 року, і при цьому 68% респондентів знають вказані знаки давно, або з моменту відкриття першого ресторану Макдональдз в м. Києві.

При цьому, 62,3% респондентів, з тих, котрі знають знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», цей знак їм ніби то знайомий з 1 січня 2010 року, або давніше - помиляються, так як 1 січня 2010 року його ще не існувало. Таким чином, споживачі імовірно всього його сплутали зі знаками «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», що належать Макдональдз Інтернешенл Проперті Компані Лтд (США).

Виходячи з даних опитування також вбачається, що 12,4% споживачів закладів громадського харчування вважають, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» можливо сплутати зі знаками «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», 7,4 % респондентів помилково вважають, що усі вищезгадані знаки належать компанії Макдональдз Інтернешенл Проперті Компані Лтд (США). Вказане свідчить, що особи, із числа опитуваних фактично сплутали ці знаки. При цьому, близько 16% респондентів не можуть точно сказати про можливість їх сплутування.

Таким чином, більше третини опитаних респондентів свідомо не заперечують про можливість сплутати знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» зі знаками «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл».

Аналізуючи відповіді респондентів, яким знайомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» вбачається, що приблизно двоє з трьох опитаних ймовірніше за все сплутують знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» зі знаками «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл». Даний висновок зроблено на тій підставі, що згідно із відповідей про належність знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» компанії Макдональдз Інтернешенл Проперті Компані Лтд (США) - 77% респондентів, а також згідно відповідей про те, що 68% опитаних знають знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» давніше ніж 1 січня 2013 року, хоча на той момент його ще не існувало.

Отже, згідно звіту вбачається, що за результатами проведеного опитування 19.8% споживачів закладів швидкого харчування може свідомо сплутати знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» зі знаками «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», а несвідомо його може сплутати близько третини споживачів.

Згідно ст. 57 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

Оцінюючи висновок спеціаліста за № 06-01/15 об'єктів інтелектуальної власності від 06 січня 2015 р., звіт «Оцінка можливості сплутування споживачами знаків «HAPPY MEAL» та «ІНФОРМАЦІЯ_1», суд вважає їх належними та допустимими доказами у справі, а тому приймає до уваги при ухвалені даного рішення у справі в обгрунтування доводів позивача щодо поданого позову.

Разом з тим, суд критично ставиться до наданих відповідачем-2 доказів на підтвердження заперечень проти позову, а саме: Висновок Вінницької торгово-промислової палати від 19 січня 2015 р. № 23/04/25, підписаного президентом палати ОСОБА_6, складеного на підставі договору про надання послуг № 7 від 16 грудня 2014 р., укладеного із відповідачем-2 як замовником експертизи об'єктів інтелектуальної власності, результатами маркетингового, підписаний ФОП ОСОБА_7, який є платником єдиного податку, складеного на підставі договору про проведення маркетингових досліджень № 1214-03 від 16 грудня 2014 р., укладеного із відповідачем-2 як замовником послуг (а.с.243-250 т.2, а.с. 1-15 т.3).

З матеріалів справи вбачається, що Президент Вінницької торгово-промислової палати ОСОБА_6 не має спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, не є атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності з необхідною для експертного дослідження експертною спеціальністю 13.6. «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», що підтверджується витягом з реєстру атестованих судових експертів, розміщеним на сайті Міністерства юстиції України http://rase.minjust.gov.ua/, у якому відсутній експерт ОСОБА_6 ( а.с. 40 т.3)

Суд також приймає до уваги те, що і ОСОБА_8, підпис якого наведено на сторінці 8 висновку Вінницької торгово-промислової палати, також не має спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності і не є атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності, що підтверджується витягом з реєстру атестованих судових експертів, розміщеним на сайті Міністерства юстиції України http://rase.minjust.gov.ua/, у якому відсутній експерт ОСОБА_8.( а.с. 41-44 т.3).

Крім того, Висновок Вінницької торгово-промислової палати не містить жодної інформації щодо того, які саме об'єкти дослідження надавалися ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для проведення експертизи на тотожність і схожість знаків.

Так, з Висновку вбачається, що на дослідження ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не надавалися жодні відомості щодо фактичного використання серії знаків позивача та відповідача-2 на ринку.

Разом з тим, згідно приписів пункту 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812 без надання на дослідження таких матеріалів абсолютно неможливо визначитись з питанням, чи здатний знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2013 р. ввести споживача в оману чи ні. В силу пункту 4.3.1.9. Правил, позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Отже, в силу вимог пункту 4.3.1.9. Правил особи, які склали висновок, без дослідження питань фактичного використання знаків позивача та відповідача-2 не мали не лише спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, але і підстав надавати відповідь на питання, чи може знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2013 р. ввести споживача в оману чи ні.

Суд також звертає увагу на ту обставину, що вказаний висновок Вінницької торгово-промислової палати не може бути взято до уваги, оскільки містить висновки, що свідчать про його упередженість.

Так, у даному висновку міститься посилання на наявність претензії до ОСОБА_1 від фірми «МакДональдз Інтернешенел Проперті Компані, Лтд.», компанії штату Делавер (US) щодо схожості торговельних марок цих двох суб'єктів економічної діяльності, та відповідно містить такі висновки, «не відповідає дійсності, виникає необхідність наочно доказати визнання використовуваного нашим Клієнтом позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для використання у своїй діяльності…» ( а.с. 243 т.2).

З огляду на викладене суд вважає, що експертиза, наведена у висновку Вінницької торгово-промислової палати проведена без відсутності наданих на дослідження об'єктів, особами, які не володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності та не мають експертних спеціальностей 13.6, а тому суд не приймає його до уваги в якості належного та допустимого доказу у даній справі.

Суд також не приймає до уваги наданий відповідача-2 висновок за результатами маркетингового дослідження проведеного ФОП ОСОБА_7

На відміну від наявного у матеріалах справи звіту «Оцінка можливості сплутування споживачами знаків «HAPPY MEAL» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» за результатами опитування 1000 (однієї тисячі) споживачів, проведеного спеціалізованою організацією ПП «Міжнародна Маркетингова Група Київ», повноваження якої щодо визначення громадської думки підтверджуються відомостями з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також випискою із статуту підприємства «МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА КИЇВ» ( а.с. 54-48 т.3), до результатів маркетингового дослідження не додано жодних доказів того, що ФОП ОСОБА_7, який підписав відповідні результати дослідження, має право здійснювати діяльність щодо опитування споживачів.

Також з наданого маркетингового дослідження не вбачається, що для його проведення ФОП ОСОБА_7 були надані належні документи щодо знаків для товарів і послуг «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл» компанії Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані Лтд (США) та знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 в Україні, які б містили зображення цих знаків, відомості щодо фактичного використання вищевказаних знаків на ринку громадського харчування, що, на думку суду, унеможливлює проведення правильного та обґрунтованого дослідження.

Судом враховано також недоліки вказаного дослідження, що не дають можливості врахувати надане відповідачем-2 маркетингове дослідження ФОП ОСОБА_7 у якості належного і допустимого доказу.

Як вбачається зі сторінки 1 наданого дослідження, його метою не було визначити, чи зможуть сплутати споживачі на ринку знаки «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл» компанії Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані Лтд (США) та знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 в Україні, а лише виявити: «чи формують торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_1 та Хеппі Міл в свідомості споживача відмінні ідеї та окремі чітко визначені образи..». Задачами дослідження згідно сторінки 2 є: «1) Виявити, чи мають торгові марки ІНФОРМАЦІЯ_1 та Хеппі Міл точки диференціації у свідомості/знанні середнього споживача, тобто створюють в свідомості споживача окремі чітко визначені характеристики, образи, асоціації. 2) Виявити, чи мають торгові марки ІНФОРМАЦІЯ_1 та Хеппі Міл відмінне категоріальне сприйняття середнім споживачем».

На сторінці 1, 2, 3 та усіх інших сторінках маркетингового дослідження ФОП ОСОБА_7 невірно зазначені торгівельні марки позивача.

Так, у дослідженні торгівельні марки позивача зазначені як «Хеппі Міл», а необхідно було як «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ» (комбінована).

Також невірно зазначена торговельна марка самого відповідача-2 (замовника дослідження) як «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка правильно зазначається по-іншому, а саме усіма великими літерами як «ІНФОРМАЦІЯ_1», тобто у формі, що зареєстровано та внесено до Державного реєстру.

Судом враховується і те, що вкрай обмеженою є географія дослідження, т.я. опитано лише 168 респондентів у одному місті Вінниці, що унеможливлює визначення думки споживачів відносно порівнюваних знаків на всій території України.

Суд також звертає увагу на ту обставину, що в силу Закону (ст. ст. 5, 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») правова охорона знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» надана саме на всій території України, а не лише на території міста Вінниці. Тому для того, щоб визначити, чи дійсно може даний знак ввести споживача в оману, необхідно було проводити опитування споживачів на всій території України, включаючи виявлення думок споживачів у великих українських міста, таких як: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Одеса тощо.

З огляду на викладене, суд вважає, що надані відповідачем-2 результати маркетингового дослідження, проведені лише на території міста Вінниці (навіть у різних районах вказаного міста) неспроможні визначити питання, чи може використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» ввести споживачів в оману, породжуючи асоціації з продовженням серії знаків «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ» (комбінований) позивача, а також чи можуть українські споживачі, які користуються послугами громадського харчування, сплутати вказані знаки.

Що стосується заперечень відповідача-2 в обґрунтування відмови у задоволенні позову на ту обставину, що в Україні та усьому світі (в Європейському Союзі, Франції, Німеччині тощо) було зареєстровано на ім'я різних осіб багато інших знаків зі словом «HAPPY», які включають такі як: HAPPY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY CHICKEN GRILL, HAPPY SUSHI, HAPPYC, HappyBurger, HappyFood, HAPPYPEK, HAPPYLON, Happy Bar & Grill, Happy Factory, HAPPY PARTY, HAPPY HOME, HAPPYBAKE, Happy families, Happy Line, Happy hotdog, Happy Freddy, Happy kebab, v.happy, суд не приймає їх до уваги , оскільки вони не стосуються предмету доказування у даній справі.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

В судовому засіданні відповідачі просили не приймати до уваги Висновок судової експертизи за № 994 посилаючись на його необґрунтованість та суперечність його іншим матеріалам справи.

Разом з тим, в порядку ст. 150 ЦПК України клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи відповідачами заявлено не було посилаючись на необхідність розгляду справи на підставі наявних у ній доказів та відсутності можливості у відповідача-2 здійснення відповідної оплати.

За таких обставин та враховуючи вимоги Постанови Пленуму Верховного суду України « Про судову експертизу» суд вважав за можливе розглядати справу на підставі наявних матеріалів у справі.

З огляду на викладене, оцінивши Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за № 994 у сукупності з дослідженими в суді матеріалами справи, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2013 р. є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками позивача «HAPPY MEAL», «Хеппі Міл», «ХЕППІ МІЛ» (комбінований) для усіх таких же самих та споріднених з ними послуг 43 класу МКТП, а також таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, породжуючи асоціацію з серією торговельних марок позивача і позивачем як відомою світовою компанією у сфері громадського харчування.

Таким чином, суд визнає обґрунтованим посилання позивача на вказані обставини, а заперечення відповідачів-1, 2 з цього приводу такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами.

З огляду на викладене вище, враховуючи положення абз. абз. 2, 3 п. 3, абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, суд приходить до висновку, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2013 р. не відповідає умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрована на ім'я відповідача-2 торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2013 р. не відповідає умовам надання правової охорони, свідоцтво України № НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним повністю.

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Держслужба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10 вересня 2013 р. на знак для товарів і послуг та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Приймаючи до уваги те, що на час видачі спірного свідоцтва закладом Установи не було порушено вимог чинного законодавства, суд вважає, що понесені позивачем судові витрати по сплаті судової експертизи в розмірі 12000,00 грн. та судового збору у розмірі 243, 60 грн. підлягають стягнення з відповідача- 2.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 494, 495, 499 ЦК України, ст. 5, абз. 2 п. 3 ст. 6, абз. 5 п. 2 ст. 6, п. 5 ст. 16, підпунктом "а" п. 1 ст. 19, п. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями, п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р., п. 4.3.1.9., абз. 3 п. 4.3.2.4. п. п. 4.2.3.4.-4.3.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями, ст. ст. 3,4, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215 ЦПК Україна, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., задовольнити.

Визнати повністю недійсним свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. судовий збір у розмірі 243, 60 грн., витрати по сплаті судової експертизи в розмірі 12 000,00 грн.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва протягом 10 днів з моменту його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: