У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2015 рокум. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Дьоміної О.О.,

с у д д і в: Коротуна В.М., Парінової І.К.,

Маляренка А.В., Попович О.В.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_5 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича комерційна фірма «Еліт Пласт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» про захист прав інтелектуальної власності, за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо - комерційна форма «Еліт Пласт» на рішення апеляційного суду Херсонської області від 22 вересня 2014 року,

встановил:

У травні 2014 року ОСОБА_5 звернулася до суду із зазначеним позовом, обґрунтовуючи його тим, що вона є власником прав на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який зареєстрований для товарів 17 класу згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг, у тому числі - для теплоізоляційних та звукопоглинальних матеріалів. Однак Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційна фірма «Еліт Пласт», без її дозволу, як власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, виробляє аналогічну продукцію, а саме: теплоізоляційний матеріал екструдований полістирол з використанням кольорового комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_3», яке є таким, що його можна сплутати зі знаком для товарів, власником якого є позивачка, відповідач поширює вказану продукцію через мережу гіпермаркету «Епіцентр К». За таких обставин позивачка просила заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційна фірма «Еліт Пласт» використовувати позначення, яке схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, у тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься таких товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначенням нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та мережі Інтернет; зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційна фірма «Еліт Пласт» усунути з упаковки товару незаконно використане позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1; зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційна фірма «Еліт Пласт» у мережі гіпермаркету «Епіцентр К» вилучити з продажу товари виробника Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційна фірма «Еліт Пласт», на яких міститься позначення, яке схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1.

Рішенням Дніпровського районного суду м. Херсона від 12 серпня 2014 року у задоволенні позову відмовлено.

Рішенням колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Херсонської області від 22 вересня 2014 року рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 12 серпня 2014 року скасовано, ухвалено нове рішення, яким позов ОСОБА_5 задоволено.

Зазначеним рішенням суду заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Еліт Пласт» використовувати знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів та послуг за свідоцтвом № 173455, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України і послуг 25 липня 2013 року, для маркування товарів і послуг, які за індексом Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (ніццька класифікація) віднесені до 17 класу, у тому числі теплоізоляційних матеріалів - пінополистирольних екструдованих плит, шляхом нанесення його на будь-який товар цього класу, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прікриплений то товару предмет, зберігання такого товару із зазначенням нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та мережі Інтернет.

Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Еліт Пласт» усунути з упаковки теплоізоляційних матеріалів - пінополистирольних екструдованих плит позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» у мережі гіпермаркету «Епіцентр К» вилучити з продажу товар виробника товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Еліт Пласт» теплоізоляційні матеріали - пінополистирольні екструдовані плити «ІНФОРМАЦІЯ_2».

У касаційній скарзі Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Еліт Пласт» просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції, посилаючись на порушення судом норм процесуального права та неправильне застосування норми матеріального права, залишити в силі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 12 серпня 2014 року.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи касаційної скарги, дослідивши матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно із ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

Ухвалюючи рішення про задоволення позову, суд апеляційної інстанції виходив з того, що в обох торговельних знаках сторін є назва продукції «ІНФОРМАЦІЯ_3» - «ІНФОРМАЦІЯ_2» - «ІНФОРМАЦІЯ_3», які не мають фонетичної різниці, мають однакове смислове навантаження - екологічна плита, та схожий спосіб написання і відображення за схожою кольоровою гамою та температурою кольорів, з урахуванням того, що ними маркується однакова продукція, тому можна зробити висновок, що торгові знаки схожі настільки, що їх можна сплутати. При подачі заявки на реєстрацію товарного знаку відповідачем самостійно зазначено 19 клас товарів та послуг, на яких він буде застосовуватися, тому компетентним органом після перевірки правомірно визначено, що у даному класі товарів та послуг такий знак не використовується, однак права на застосування такого маркування на іншому, 17 класі товарів, до якого відносяться теплоізоляційні плити з екструдованого полістиролу, свідоцтво відповідача про знак товарів і послуг № 173455 не надає.

Такі висновки суду зроблені з порушення норм процесуального права, оскільки робити такі висновки без висновку спеціаліста у суду немає повноважень.

Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу (частина 1 статті 60 ЦПК України).

Судами встановлено, що 25 липня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Еліт Пласт» отримало у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг свідоцтво № 173455, згідно з яким зареєстровано знак для товарів та послуг, який є комбінованим і включає в себе напис великими літерами «ІНФОРМАЦІЯ_2», над цим словом міститься позначка «ІНФОРМАЦІЯ_4», нижче цього слова міститься напис меншими літерами синім кольором «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Позивачка ОСОБА_5 25 січня 2013 року отримала у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг свідоцтво НОМЕР_1, згідно з яким зареєстровано знак для товарів та послуг, який є комбінованим і включає в себе напис російською мовою «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Зазначене свідчить про те, що знаки не є тотожними.

Причиною даного спору є питання про порушення відповідачем прав позивача як власника зареєстрованої торговельної марки.

Відповідно до частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг (п. 1.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10). Особа, яка бажає одержати свідоцтво на торговельну марку, подає до Установи заявку.

Подача заявки на реєстрацію торговельної марки обмежує реєстрацію тотожної або схожої торговельної марки на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Після подачі заявки проводиться її експертиза, яка складається з формальної та кваліфікаційної (експертизи по суті). Кінцеві результати експертизи заявки набирають чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації (стаття 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

При перевірці знаків, що розглядаються на тотожність та схожість, необхідно керуватись п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в якому зазначається, що обсяг правової охорони знака визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України для товарів і послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, знак за свідоцтвом України № 173455 та знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 не співпадають за всіма фонетичними ознаками. Згідно зі звітом про надання патентно-інформаційних послуг до договору від 14 березня 2013 року № 1749 перелік товарів узгоджений і відповідає 19 класу МКТП. За результатами інформаційного пошуку на тотожність і схожість позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5 за заявкою m201211118 по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг за національною процедурою станом на 02.01.2013 року та Мадридською угодою станом на 09 квітня 2013 року тотожних та схожих позначень не виявлено.

Відповідно до ТУ У В.2.7.-25.2-1:2010 товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Еліт Пласт» під позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5» виробляє плити полістирольні екструзійні, а саме: плити з подовженими канавками з двох боків та ступінчатою обробкою кромки відповідних розмірів.

Власник зареєстрованого знака для товарів і послуг має право з дотриманням приписів статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (зокрема, пунктів 4, 5, 6) заборонити використання запатентованого іншою особою промислового зразка (позначення тотожного або схожого настільки, що його можна сплутати зі знаком) стосовно наведених у свідоцтві товарів або товарів, споріднених з наведеними у свідоцтві.

Предметом даного спору є питання про захист прав ОСОБА_5 як власника зареєстрованої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», а не як власника відповідного «слова», і для правильного розгляду цієї справи має значення не лише тотожність спірних позначень, але й їх схожість на інші фактичні обставини, які не були належним чином з'ясовано судом апеляційної інстанції. Встановити тотожність товарних знаків і виготовлення однієї продукції можливо лише за допомогою спеціаліста.

Отже, суд апеляційної інстанції, всупереч статтям 212-214, 315 ЦПК України зазначене не врахував та прийшов до неправильного висновку про доведеність позивачем тих обставин, на які вона посилалась як на підставу своїх позовних вимог, тоді як Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Еліт Пласт» надали всі документи на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 173455 від 25 липня 2013 року у відповідності із вимогами частини 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо - комерційна форма «Еліта Пласт» на рішення апеляційного суду Херсонської області від 22 вересня 2014 року задовольнити частково.

Рішення апеляційного суду Херсонської області від 22 вересня 2014 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий О.О. Дьоміна

Судді: В.М. Коротун

А.В. Маляренко

І.К. Парінова

О.В. Попович