Справа № 308/703/15-ц
У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2015 року м. Ужгород

Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Закарпатської області в складі :

головуючої : Готри Т.Ю.,

суддів : Кожух О.А., Леско В.В.,

при секретарі : Волощук В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Ківі-Ленд» та апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Ужгородського міськрайонного суду від 13 травня 2015 року у справі за позовом ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «Ківі-Ленд», ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 про захист прав на знак для товарів і послуг,-

в с т а н о в и л а :

ТОВ «Ківі-Ленд» і ОСОБА_1 подали апеляційні скарги на рішення Ужгородського міськрайонного суду від 13 травня 2015 року, яким позовну заяву ОСОБА_2 задоволено.

Заборонено ТОВ «Ківі Ленд», ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_4 будь-яким чином використовувати знак товарів та послуг «ОСОБА_6 СТРАТОНА», а саме: нанесення його на будь-який товар для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, повязану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначенням нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Стягнуто з ТОВ «Ківі Ленд», ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_4 на користь ОСОБА_2 сплачений ним судовий збір в розмірі 243,60 грн., а саме по 60,90 грн. з кожного.

У апеляційних скаргах відповідачі просять скасувати зазначене рішення, як постановлене з порушенням норм матеріального і процесуального права, і ухвалити нове рішення, яким у позові ОСОБА_2 відмовити.

До апеляційної скарги ОСОБА_1 приєдналися відповідачі ОСОБА_5 і ОСОБА_4

У судовому засіданні представники ТОВ «Ківі Ленд» ОСОБА_3, ОСОБА_7, відповідач ОСОБА_1 та його представник ОСОБА_8 апеляційні скарги підтримали.

Позивач ОСОБА_2 та його представник ОСОБА_9 апеляційні скарги не визнали, просили такі відхилити, а рішення суду залишити без змін.

Заслухавши доповідача, пояснення осіб, які беруть участь у справі, перевіривши доводи апеляційних скарг і матеріали справи, колегія суддів вважає, що скарги не підлягають задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що 12 травня 2014 року у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг за позивачем ОСОБА_2 зареєстровано знак для товарів і послуг «ОСОБА_6 СТРАТОНА» на товари та послуги: дерева, ківі живі; кущі (чагарники); насіння рослин; розсада; рослини; саджанці; сіянці, про що Державною службою інтелектуальної власності України видано Свідоцтво на знак для товарів і послуг №185732 та того ж дня опубліковано відомості про видачу Свідоцтва у бюлетені №9.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі Закон).

Статтею 5 цього Закону передбачено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст.16 Закну права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом :

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи,яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Матеріалами справи встановлено, що окрім власника Свідоцтва на знак для товарів і послуг «ОСОБА_6 СТРАТОНА» ОСОБА_2 вказаний знак у своїх інтересах і без згоди власника використовує ТОВ «Ківі Ленд», а також його засновники ОСОБА_3, ОСОБА_1 і ОСОБА_4 шляхом розміщення і розповсюдження зазначеного знаку в засобах масової інформації, в мережі Інтернет, зокрема на сайтах та інтернет-сторінках:

www.kiwi-land.com.ua

kiwi-land.prom.ua; kiwi-land.prom.ua/p33231365-sazhentsy-sorta-kivi.html; kiwi-land.prom.ua/p33231365-sazhentsv-sorta-kivi.html; astronoma.net/ru/company/kiwi-lend/;

www.rada.com.ua/rus/catalig/46721/;

www.youtube.com/watch7v- AASJFDeICU;

b2bроіsk.ги/компания/354397;

uzhorod.all.biz/;

test.agrovektor.com;

www/agro ru. соm;

ok.ru/group/3096.

Посилання представника ТОВ «Ківі Ленд» ОСОБА_3 на те, що товариство має право попереднього користувача на безоплатне продовження використання зареєстрованого на ім'я ОСОБА_2 знаку для товарів і послуг «ОСОБА_6 СТРАТОНА», оскільки ще 07.02.2012 року звернулося до Державної служби з охорони прав на сорти рослин з заявкою про реєстрацію сорту з назвою «ОСОБА_6 ОСОБА_10 вар. Валентайн», і що до реєстрації заявки позивачем на знак для товарів і послуг, починаючи з 2011-2012 року здійснило значну і серйозну підготовку для такого використання і використало вказану назву, не заслуговують на увагу з огляду на наступне.

Відповідно до ч.6 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Статтею 500 ЦК України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Отже, з наведених норм слідує, що право попереднього користувача виникає з підстав використання ним торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

З матеріалів справи слідує, що з 10.05.2011 року ОСОБА_2 був співзасновником ТОВ «Ківі-Ленд», що стверджується протоколом №1 загальних зборів учасників зазначеного товариства від 10.05.2011 року. Вид діяльності товариства: після урожайна діяльність; відтворення рослин; надання ландшафтних послуг; допоміжна діяльність у рослинництві; вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників.

Протоколом-рішенням зборів засновників-учасників ТОВ «Ківі-Ленд» від 28.03.2013 року за № 3 заяву ОСОБА_2 від 27.02.2013 року про вихід зі складу засновників задоволено.

07.02.2012 року в рамках здійснення своєї статутної діяльності ТОВ «Ківі-Ленд» подало до Державної служби з охорони прав на сорти рослин заявку на сорт рослин «ОСОБА_6 ОСОБА_10 вар. Валентайн».

Однак, згідно витягу з сайту Державної служби з охорони прав на сорти рослин за заявкою №12342001 від 07.02.2012 р. ТОВ «Ківі-Ленд» прийнято рішення 06.08.2014 року про відмову у державній реєстрації прав на сорт.

На підставі заявки ОСОБА_2 №13474001 від 19.07.2013 року Державною ветеринарною та фітосанітарною службою проведено експертизу назви сорту на відповідність вимогам, встановленим ст.13 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» і ухвалено назву «ОСОБА_10 ОСОБА_5».

Посилання ТОВ «Ківі-Ленд» у апеляційній скарзі на те, що товариство ще до реєстрації заявки позивачем на знак для товарів і послуг (14.05.2013 року), починаючи з 2011-2012 року здійснило значну і серйозну підготовку для такого використання і використала вказану назву, а саме : вчинила заходів щодо розробки вказаного сорту рослин, розробила рекламні заходи, вживає заходи щодо реєстрації сорту рослин, не заслуговують на увагу, оскільки з пояснень позивача ОСОБА_2 слідує, що він, починаючи з 1994 року разом зі своїм батьком розпочав роботу по селекції та вирощуванню морозостійкого ківі і тоді ж народилася назва «ОСОБА_6 ОСОБА_10 вар. Валентайн». Тобто, карпатське ківі ОСОБА_10, варіант ОСОБА_5. З того часу ним було здійснено значну роботу по популяризації цього сорту шляхом розміщення реклами, інтервю в місцевих та загальнонаціональних засобах масової інформації/ газетах «Новини Закарпаття», «Високий Замок», «Факти», телеканалах «Тиса», «М-студія», «Новий канал», ІСТВ. 1+1, «5 канал» та інших. Ці публікації та інтервю зробили сорт з назвою «ОСОБА_6 ОСОБА_10» популярним і відомим в України і за кордоном на пострадянському просторі задовго до створення ТОВ «Ківі-Ленд», що підтверджується відповідними публікаціями в мережі Інтернет «Ужгородський селекціонер вивів закарпатський сорт ківі», «ОСОБА_11 ОСОБА_12», «У центрі Ужгорода росте плантація ківі» на сайті: www.mukachevo.net.; www.yotube.com; 24tv.ua та ін.. Також вказував, що ТОВ «Ківі Ленд» було створено у 2011 році повністю на його базі: ділянка з вирощування саджанців знаходилася на його присадибній ділянці, всі саджанці вирощувалися ним і надавалися для продажу товариству, всі рекламні матеріали виходили від нього, так як він єдиний серед засновників біолог і розумівся на технології вирощування, знав методологічний матеріал і мав необхідні знання і досвід. А тому позивач вважає, що лише він має виключне право використовувати знак товарів та послуг «ОСОБА_6 СТРАТОНА» та інші права, визначені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Встановивши, що ТОВ «Ківі Ленд» не має право попереднього користувача в розумінні ч.6 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст.500 ЦК України на використання знаку товарів та послуг «ОСОБА_6 СТРАТОНА», суд першої інстанції правильно дійшов висновку про задоволення позову, та заборонив ТОВ «Ківі Ленд», ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 будь-яким чином використовувати знак товарів та послуг «ОСОБА_6 СТРАТОНА».

Таким чином, колегія суддів вважає, що рішення суду першої інстанції у відповідності до ст.308 ЦПК України підлягає залишенню без зміни, а апеляційна скарга відповідачів відхиленню, оскільки суд першої інстанції рішення ухвалив з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 307, 308, 313, 315, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів,-

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Ківі-Ленд» та апеляційну скаргу ОСОБА_1 відхилити.

Рішення Ужгородського міськрайонного суду від 13 травня 2015 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, однак може бути оскаржена на протязі двадцяти днів з дня набрання нею законної сили шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Головуюча :

Судді :