Справа № 2-8557/15
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Кізюн Л.І.,

при секретарі: Слепусі О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС» до Державної служби інтелектуальної власності України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1, про визнання права інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг за знаками №№ m2013 22488, m2013 22489, m2013 22490,-

в с т а н о в и в :

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить визнати право інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС» та ОСОБА_1 на знаки для товарів і послуг за заявками №№ m2013 22488, m2013 22489, m2013 22490 для заявлених послуг 35 класу МКТП, та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України зареєструвати знаки за вказаними заявками і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність», а також зобов'язати ОСОБА_1 виконати умови договору про передачу у співвласність права власності на знаки за заявками.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначив, що рішення Державної служби інтелектуальної власності про відмову в реєстрації знаків для товарів і послуг за заявками №№ m2013 22488, m2013 22489, m2013 22490, є необґрунтованим та посилається на п. С статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, за яким щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, а також на п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» відповідно до якого не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Також, позивач зазначає, що знаки за заявками №№ m2013 22488, m2013 22489, m2013 22490 не є схожими до ступеню сплутування з протиставленими їм у відповідних рішеннях Державної служби інтелектуальної власності знаками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_1, НОМЕР_2 та знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», визнаним з 01.01.2010 року добре відомим в Україні.

Під час розгляду справи, позивач змінив підставу позову, та посилається на те, що на території України права на знаки за міжнародними реєстраціями НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та добре відомий в Україні знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» визнані недійсними рішенням суду по цивільній справі, яке набуло законної сили.

Представник позивача позовні вимоги підтримала в повному обсязі та просила їх задовольнити.

Представник відповідачів ДП «Український інститут інтелектуальної власності» та Державної служби інтелектуальної власності України проти позову заперечував та просив відмовити в його задоволенні.

Представник відповідача ОСОБА_1 просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Суд, врахувавши думку представників сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що 04 грудня 2013 року позивач подав три заявки на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме № m2013 22490 на знак «ІНФОРМАЦІЯ_2», № m 2013 22488 на знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» та №m2013 22489 на знак «ІНФОРМАЦІЯ_4». Всі заявки стосуються послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП): вивчання ринку; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво).

05 грудня 2013 року між позивачем та відповідачем ОСОБА_1 було укладено договір про передачу у співвласність всіх прав власності на вказані заявки на знаки для товарів та послуг, за яким відповідач зобов'язувався самостійно та за власний рахунок внести відповідні зміни до заявок шляхом подання відповідного клопотання до Укрпатенту та оплати офіційного збору.

За результатами кваліфікаційної експертизи вказаних заявок ДП «Українській інститут інтелектуальної власності» було винесено висновки про невідповідність позначень умовам надання правової охорони, які набули статусу рішень про відмову в реєстрації знаків після затвердження Державною службою інтелектуальної власності України.

В рішеннях № 31605 та 31606 від 30 вересня 2015 року, прийнятих, стосовно заявок, відповідно №m2013 22489 та № m2013 22490 в якості підстави для відмови у реєстрації знаків наводиться те, що заявлені словесні позначення для всіх послуг 35 класу є схожими до ступеню сплутування з раніше зареєстрованими знаками іншої особи, а саме: знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1 від 17 серпня 2011 року, комбінованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_2 від 25 липня 2012 року (пріоритет від 26 квітня 2012 року), а також, для частини послуг 35 класу, пов'язаних з введенням у цивільний оборот послуг 38 класу «мобільний телефонний зв'язок», є схожими настільки, що їх можна сплутати зі словесним знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», визнаним з 01 січня 2010 року добре відомим в Україні на ім'я Відкритого акціонерного товариства «Мобільні ТелеСистеми (Откритоє акціонєрноє общєство «Мобільниє ТєлєСістєми» (Російська Федерація) (Рішення Апеляційної палати від 03 квітня 2014 року, затверджено наказом ДСІВ від 03 жовтня 2014 року №437-Н).

У рішенні № 31607 від 30 вересня 2015 року про відмову в реєстрації знака за заявкою № m2013 22488 разом з наведеними вище підставами, вказується також те, що до складу заявленого словесного позначення включено офіційно визнаний двобуквений код назви держави Україна «UA», на використання якого у складі позначення немає згоди Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг.

Рішенням Старобільського районного суду Луганської області від 04 листопада 2015 року по цивільній справі № 2/431/2341/15, яке набрало законної сили, серед іншого, визнано повністю недійсними на території України знаки ОАО «Мобільниє ТєлєСістєми» за міжнародними реєстраціями НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03 квітня 2014 року щодо визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні та наказ Державної служби інтелектуальної власності України №437-Н від 03 жовтня 2014 року.

Відповідно до ч.1 ст.4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, чинної для України з 25 грудня 1991 року, з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter угоди, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Внаслідок цього, на знаки за міжнародними реєстраціями, дію яких поширено на територію України, застосовується норми, які поширюються на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України, заявлені та зареєстровані за національною процедурою.

Пункт 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що права, які випливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Відповідно до п. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Отже, знак за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1 є таким що не набрав чинності в Україні з дати реєстрації 17 серпня 2011 року, а знак за міжнародною реєстрацією НОМЕР_2 - з дати заявленого пріоритету від 26 квітня 2012 року.

За змістом п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду, знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

З огляду на цю норму, а також на приведені вище положення п.1 ст.16 та п.3 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» внаслідок скасування судом рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03 квітня 2014 року щодо визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні та наказу Державної служби інтелектуальної власності України №437-Н від 03 жовтня 2014 року, права на добре відомий в Україні знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» вважаються такими, що не набули чинності з дати, на яку знак було визнано добре відомим - 01 січня 2010 року.

В зв'язку з цим, суд вважає встановленим, що станом на 04 грудня 2013 року - дату подання позивачем заявок №№ m2013 22488, m2013 22489, m2013 22490, на території України права на знаки за міжнародними реєстраціями НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також на добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» не набрали чинності.

В свою чергу, згідно з п.1 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

При цьому, відповідно до абз.2 п.3 ст.6 даного закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

За змістом абз.4 п.4.3.2.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту N 116 від 28.07.95 під час пошуку на тотожність і схожість не враховуються, серед іншого, знаки, свідоцтва на які, або міжнародні реєстрації яких визнані недійсними згідно зі статтею 19 Закону.

Беручи до уваги приведені положення, знакам позивача за поданими 04 грудня 2013 року заявками №№ m2013 22488, m2013 22489, m2013 22490 не можуть бути протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями НОМЕР_1, НОМЕР_2 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», оскільки права на них вважаються такими, що не набрали чинності на дату подання заявок.

У п.5 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Пунктами 1 та 8 ст.7 цього ж закону, встановлено, що особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку. За подання заявки сплачується збір.

Згідно з п.4.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, якщо заявка відповідає вимогам, викладеним у статті 7 Закону та пункті 2.1 Правил, які встановлюють вимоги до заявки, то Відомство проводить експертизу заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

За змістом п.п.1 та 3 ст.10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті). Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою.

Як вбачається з матеріалів справи, при поданні заявок №№ m2013 22489, m2013 22490 позивачем було дотримано всіх встановлених законодавством формальних вимог.

Проте, за результатами кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) вказаних заявок, Державною службою інтелектуальної власності України було винесено рішення № 31605 та 31606 від 30 вересня 2015 року про відмову в реєстрації знаків на підставі схожості заявлених позначень до ступеню сплутування з раніше зареєстрованими для споріднених послуг знаками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_1, НОМЕР_2, та добре відомим в Україні знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Однак, оскільки, як встановлено судом, знакам позивача за поданими 04 грудня 2013 року заявками №№ m2013 22489, m2013 22490 не можуть бути протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями НОМЕР_1, НОМЕР_2 та добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», рішення Державної служби інтелектуальної власності України № 31605 та 31606 від 30 вересня 2015 року є необґрунтованими в зв'язку з відсутністю підстав для відмови в реєстрації знаків.

Частина 1 статті 3 ЦПК України передбачає, що кожна особа має право, в порядку, встановленому цим кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

При цьому, як встановлено судом, відмова позивачу у видачі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг за заявками № m2013 22489 та №m2013 22490 є необґрунтованою, оскільки здійснена в порушення вимог п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В той же час, ч.2 ст.495 ЦК України визначено, що права на торговельну марку (знак для товарів і послуг) належать власнику відповідного свідоцтва.

Отже, в результаті відмови у видачі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг за заявками № m2013 22489 та №m2013 22490 позивача позбавлено прав інтелектуальної власності на відповідні знаки для товарів і послуг за вказаними заявками.

Згідно з п.1 ч.2 ст.16 ЦК України способом захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права.

Відповідно до преамбули Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.

За змістом п.1 та п.2 ст.21 цього ж закону захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди, відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про встановлення власника свідоцтва.

Пункт 1 статті 14 вказаного закону, передбачає, що свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання.

З огляду на це, суд вважає обґрунтованими вимоги позивача в частині визнання його права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за заявками № m2013 22489 та №m2013 22490 шляхом зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України зареєструвати знаки за вказаними свідоцтвами.

В свою чергу, п.1 ст.13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

Стосовно рішення Державної служби інтелектуальної власності України № 31607 від 30 вересня 2015 року щодо заявки № m2013 22488 від 04 грудня 2013 року, то судом встановлено наступне.

Відповідно до п.1 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують, зокрема, офіційні назви держав. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Відповідно до п.1 та п.3 Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2003 року N 677 ця Комісія є постійно діючим органом Державної служби інтелектуальної власності України, завданням Комісії є розгляд клопотань заявників про внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави «Україна».

За змістом п.5.2. Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 04 серпня 2010 року N 790 у разі відповідності клопотання заявника формальним вимогам розділу III цих Правил та наявності щодо заявника факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил, Комісія приймає рішення про надання згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг.

Позивачем не було надано суду рішення вказаної комісії про надання згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг за заявкою № m2013 22488. В той же час, відсутність такого рішення унеможливлює отримання прав на знак для товарів і послуг за заявкою № m2013 22488, про що обґрунтовано вказується в п.1 рішення Державної служби інтелектуальної власності України № 31607 від 30 вересня 2015 року.

За таких обставин, вимога позивача про визнання за ним права власності на знак для товарів і послуг за заявкою № m2013 22488 не підлягає задоволенню.

Що стосується позовних вимог про зобов'язання відповідача ОСОБА_1 виконати умови передбачені Договором про передачу у співвласність права власності та визнання його співвласником знаків за заявками, то суд вважає, що вони не підлягають задоволенню виходячи з наступного.

Як вбачається зі змісту договору, його предметом є передача у співвласність позивача та відповідача всіх прав власності на заявки на знаки для товарів та послуг №№ m2013 22490, m2013 22489, m2013 22488.

Також встановлюється, що відповідач ОСОБА_1 приймає у співвласність право власності на заявки на знаки для товарів і послуг №№ m2013 22490, m2013 22489, m2013 22488 в повному обсязі без обмежень і зобов'язується самостійно та за власний рахунок внести відповідні зміни до заявок згідно до даного договору шляхом подання відповідного клопотання до Укрпатенту та оплати офіційного збору.

Однак, в абз.1 п.3.3.8. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою вносяться в матеріали заявки за заявою заявника.

Тобто, Правила не передбачають внесення до заявки змін щодо власника прав на заявку на знак для товарів і послуг, як і не передбачають надання заявнику права власності на заявку. Натомість, встановлено можливість передачі заявником права на одержання свідоцтва.

Внаслідок цього, на підставі укладеного між позивачем та відповідачем договору від 05 грудня 2013 року неможливо внести зміни до складу заявників за заявками №№ m2013 22490, m2013 22489, m2013 22488.

В той же час, за змістом абз. 6-8 п.3.3.8. Правил до заяви про передачу права на одержання свідоцтва додаються, серед іншого, договір про передачу права або нотаріально засвідчений витяг з документа, який містить відомості щодо факту передачі права;

Договір повинен містити, зокрема, зазначення передачі права на одержання свідоцтва за заявкою від заявника іншій особі.

Крім того, абз.1 п.3.3.8 Правила не допускає можливості подання пов'язаної зі зміною особи заявника заяви не заявником, а іншою особою.

Таким чином, позовні вимоги в цій частині є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Враховуючи викладене, суд вважає, що позов підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 432, 492-495 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законом України «Про авторське право і суміжні права», Законом України «Про телекомунікації», ст. ст. 10, 27, 30, 31, 58-60, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в :

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС» до Державної служби інтелектуальної власності України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1, про визнання права інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг за знаками №№ m2013 22488, m2013 22489, m2013 22490- задовольнити частково.

Визнати право інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС» на знаки для товарів і послуг за заявками №№ m2013 22489, m2013 22490 для заявлених послуг 35 класу МКТП.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України зареєструвати позначення за заявками №№ m2013 22489, m2013 22490 для заявлених послуг 35 класу МКТП і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В решті позовних вимог - відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через районний суд. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя Л.І. Кізюн