Провадження № 2/760/765/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Букіної О.М.,

при секретарі - Січкар Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Біол" до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа: Приватне науково-виробниче підприємство "Сітон" про визнання недійсним патенту України на винахід,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів та просив визнати недійсним патент України НОМЕР_1 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", зареєстрований 12.11.2007 року на ім'я ОСОБА_1 та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру патентів України на винаходи (корисні моделі) відомості про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", зареєстрований 12.11.2007 року на ім'я ОСОБА_1 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", а також судові витрати покласти на відповідачів.

Обґрунтовує позовні вимоги тим, що винахід за патентом України НОМЕР_1 не відповідає усім умовам патентоздатності.

За клопотанням представника позивача, ухвалою суду від 22.12.2014 року по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру інтелектуальної власності.

Згідно Висновку №210/14 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 24.09.2015 року, зазначено:

-що в матеріалах справи не містяться відомостей, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до установи;

-винахід за патентом України НОМЕР_1 відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» на дату подання заявки до установи відповідно до матеріалів справи;

-винахід за патентом України НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність» на дату подання заявки до установи відповідно до матеріалів справи.

11.12.2015 року представник відповідача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 заперечуючи проти даного висновку заявив клопотання про проведення повторної експертизи у даній справі, зазначивши, що висновок експертизи №210/14 від 24.09.2015 року є необґрунтованим та таким, що суперечить матеріалам справи.

Зокрема, посилався на те, що незважаючи на неспроможність фахівців у сфері металообробки дати відповідь на питання щодо досягнення технічного результату, а також на відсутність будь-яких інших аргументів у відповідному висновку № 210/14, судовий експерт дійшов висновку про те, що заявлений технічний результат не досягається. Крім цього, у відповідному розділі висновку судовий експерт спотворив пояснення фахівців у сфері металообробки, вирізавши із них цитати, які підтверджують формування захисної плівки із Fe3O4, а отже - промислову придатність винаходу НОМЕР_1.

Також, посилається на те, що при проведенні судової експертизи не було використано жодних джерел у галузі термообробки металів та сплавів. Натомість були використані лише джерела, що регулюють проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності. Так, експертом було застосовано Методику проведення судової експертизи на винаходи та корисні моделі, зареєстровану у Мін'юсті 06 лютого 2009 року, а заявка на оспорюваний винахід була подана у 2005 році.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні просив подане клопотання задовольнити та призначити по справі повторну експертизу.

Представник позивача заперечував проти проведення повторної експертизи, зазначивши, що вважає Висновок судової експертизи №210/14 обґрунтованим, повним та ясним. Разом з цим, зазначив, що при умові призначення по справі повторної експертизи, просив направити її до виконання Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, а питання поставити в редакції зазначеній в ухвалі суду від 22.12.2014 року.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про судову експертизу» незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов'язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок.

Статтею 3 даного Закону передбачено, що судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 150 ЦПК України, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Пунктом 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997 з подальшими змінами «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» передбачено, що повторна експертиза призначається, коли є сумніви у правильності висновку експерта, пов'язані з його недостатньою обґрунтованістю чи з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи, а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

З матеріалів справи вбачається, що для проведення судової експертизи по даній справі, за клопотанням експерта було залучено фахівців у сфері металообробки. В ході проведення судової експертизи судовий експерт поставив залученим фахівцям запитання, відповіді на які наведені у додатку 1 до Висновку експерта.

Як вбачається з Висновку судової експертизи об»єктів інтелектуальної власності за № 210/14, висновок експерта про недосягнення заявленого технічного результату винаходом за патентом НОМЕР_1 ґрунтується на відповідях фахівців у сфері металообробки(стор. 23-25 висновку № 210/14).

Як вбачається із тексту відповідей фахівців, досліджень щодо досягнення заявленого технічного результату до 2005 року не виявлено.

Незважаючи на неспроможність фахівців у сфері металообробки дати відповідь на питання щодо досягнення технічного результату, у Висновку № 210/14, судовий експерт прийшов до висновку про те, що заявлений технічний результат за патентом України НОМЕР_1 не досягається.

Як вбачається з Висновку, судовий експерт дійшов такої думки лише на підставі відповідів фахівців у сфері металообробки, у яких вони вказали на неможливість ані довести, ані заперечити досягнення заявленого технічного результату.

Крім цього, у відповідному розділі висновку судовий експерт помилково розтлумачив пояснення фахівців у сфері металообробки, при цьому залишив поза увагою цитати, які підтверджують формування захисної плівки із Fe3O4, що згідно формули винаходу визначає промислову придатність винаходу НОМЕР_1.

Так, заперечуючи формування захисної плівки із Fe3O4, судовий експерт пояснив це тим, що даний оксид заліза - Fe3O4 - безпосередньо не прилягає до поверхні чавунного посуду і відділений від неї іншим оксидом заліза - Fe2O3.

При цьому, експерт викинув із даної цитати фахівців ту частину, де зазначається, що при температурі нижче 570° С оксид заліза (мінерал в'юстит) розпадається, і внутрішньою частиною окалини, що межує із поверхнею посуду, є саме Fe3O4 (Том 2, а. с. 196).

Крім цього, помилковість та необґрунтованість висновку експерта свідчить також та обставина, що малюнок, яким судовий експерт ілюструє відсутність захисної плівки із Fe3O4, стосується, сталі, а не чавуну та ілюструє властивості сталі при температурі 625° С, в той час як нижня межа температури за патентом відповідача- 1 складає 680° С.

Таким чином, судовий експерт прийшов до необґрунтованого висновку, поширивши властивості сталі на чавун, а й використав при дослідженні властивості захисного покриття при температурному режимі, який патентом відповідача-1 не передбачений.

У висновку судової експертизи також вказано, що в результаті здійснення винаходу за патентом НОМЕР_1 не досягається технічний результат.

Як уже зазначалося вище, такий помилковий висновок ґрунтується на поясненнях фахівців у сфері металообробки, у яких вони посилалися на неможливість надання відповіді на запитання щодо досягнення технічного результату через брак інформації.

Незважаючи на це та на відсутність інших доказів судовий експерт зробив висновок про недосягнення винаходом технічного результату.

Між тим, такий висновок є не лише помилковим, а й суперечить іншим матеріалам справи.

Так, у Висновку за результатами дослідження мікроструктури та товщини покриття зразків із сірого чавуну безпосередньо вказується про формування на виливках захисного покриття при їх термічній обробці (Том 1, а. с. 245).

Крім того, досягнення заявленого технічного результату також підтверджується і Протоколом № 37-42 П (Том 2, а. с. 13-14), яким встановлено формування на чавунному посуді захисного покриття і відповідність посуду вимогам щодо корозійної стійкості.

Також з Висновку вбачається, що при проведенні судової експертизи не було використано жодних джерел у галузі термообробки металів та сплавів (Том 2, а. с. 172-173), а були використані лише джерела, що регулюють проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності.

Разом з цим, в ході проведення судової експертизи при визначенні відповідності спірного винаходу умовам патентоздатності судовий експерт використав Методику проведення судової експертизи на винаходи та корисні моделі, зареєстровану у Мін'юсті 06 лютого 2009 року, а заявка на оспорюваний винахід була подана у 2005 році.

При цьому, відповідно до п. 2 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» відповідність винаходів умовам патентоспроможності визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Вищезазначене свідчить про необґрунтованість та суперечність висновку експерта матеріалам справи, що є підставою для призначення повторної експертизи.

Щодо питань, які необхідно поставити на роз'яснення судовому експерту, суд, з урахуванням обставин справи та виходячи з предмету позову, вважає за необхідне поставити запитання перед експертом в редакції, зазначеної в резолютивній частині ухвали.

Крім того, суд враховуючи вимоги ст. 150 ЦПК України та думку сторін, вважає за необхідне доручити проведення повторної судової експертизи Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України ( м.Київ, вул. В. Окружна,4).

Керуючись ст.150 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Призначити по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Біол" до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа: Приватне науково-виробниче підприємство "Сітон" про визнання недійсним патенту України на винахід, повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити питання:

- -Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до установи?

-Чи відповідає винахід за патентом патент України НОМЕР_1 умові патентоздатності «винахідницький рівень», на дату подання заявки до Установи, відповідно до матеріалів справи ?

-Чи відповідає винахід за патентом України НОМЕР_1 умові патентоздатності «промислова придатність», на дату подання заявки до Установи, відповідно до матеріалів справи?

Проведення додаткової експертизи доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України ( м.Київ, вул. В. Окружна,4).

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від дачі висновку.

Строк виконання даної ухвали суду не повинен перевищувати 2-х місячного строку з моменту отримання ухвали суду та матеріалів цивільної справи.

В провадження експерта надати матеріали цивільної справи № 760/25332/14-ц року ( три тома).

Витрати по оплаті судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності покласти на відповідача ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: