Провадження № 2/752/2106/15
Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

14.01.2015 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді Шевченко Т.М.

з участю секретаря Крекотень О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" про заборону використання знаку для товарів і послуг та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" до ОСОБА_1 про визнання за ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" права попереднього користувача на знак для товарів і послуг, -

в с т а н о в и в:

у грудні 2014 року ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" про заборону використання відповідачем за первісним позовом знаку для товарів і послуг в Україні «JOSS» за класами згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг: Клас 25: Одяг, взуття, наголовні убори; Клас 35: Рекламування, демонстрування товарів 25 класу; сприяння продажеві (посередництво) товарів 25 класу, ярмарки (влаштовування).

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що 12 грудня 2014 р. позивачем до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (ДП УПІВ) була подана заявка про реєстрацію знака для товарів та послуг в Україні від 12.12.2014 р. номер m 2014 17776. Згідно з поданою заявкою ОСОБА_1 просила зареєструвати Знак для товарів і послуг в Україні «JOSS» за класами згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг: - Клас 25: Одяг, взуття, наголовні убори; Клас 35: Рекламування, демонстрування товарів 25 класу; сприяння продажеві (посередництво) товарів 25 класу, ярмарки (влаштовування).

Позивач вважає, що з моменту подання заявки на реєстрацію знаку у неї виникло право власника на знак для товарів та послуг «JOSS» за класами 25, 35 згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг, в тому числі право забороняти іншим особам використовувати знак для товарів і послуг без його згоди.

Оскільки ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" використовує знак для товарів та послуг «JOSS» шляхом продажу товарів, позначених знаком «JOSS» в роздрібній мережі, зокрема в магазині «Спортмастер», який розташований в ТРЦ «Оушен Плаза» за адресою: вул. Горького, 176, Київ, а також рекламує та пропонує до продажу позначені знаком товари в мережі Інтернет, зокрема на сайті відповідача www.sportmaster.ua, ОСОБА_1 вважає, що зазначене використання відповідачем знаку для товарів і послуг порушує її права як власника знаку для товарів та послуг «JOSS».

За таких обставин позивач просить заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА", код за , в будь-який спосіб використовувати знак для товарів і послуг в Україні «JOSS» за класами згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг - Клас 25: Одяг, взуття, наголовні убори; Клас 35: Рекламування, демонстрування товарів 25 класу; сприяння продажеві (посередництво) товарів 25 класу, ярмарки (влаштовування), в тому числі заборонити продаж позначених знаком товарів в магазині «Спортмастер», який розташований в ТРЦ «Оушен Плаза» (вул. Горького, 176, Київ, 03150); заборонити продаж у будь-який спосіб та у будь-якому місці позначених знаком товарів; заборонити нанесення знаку на будь-який товар за класом 25: Одяг, взуття, наголовні убори Міжнародної класифікації товарів та послуг за класом, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); заборонити пропонування до продажу у будь-який спосіб товарів, позначених Знаком, та надання будь-якої послуги, для якої Знак зареєстровано; заборонити застосування Знаку в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА", не погоджуючись із заявленими позивачем позовними вимогами, звернувся до суду з зустрічним позовом, в якому просить відмовити ОСОБА_1 в задоволенні первісного позову та визнати за ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" права попереднього користувача на знак для товарів і послуг в Україні «JOSS» за класами 25, 35 згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг, в тому числі, але не виключно, на використання знаку шляхом імпортування товару, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі (купівлі та продажу) товарів, надання послуг постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам), сприяння продажеві (посередництво) товарів, демонстрування та рекламування товарів 25 Класу (одяг, взуття тощо), на який нанесено позначення «JOSS», використання знаку у діловій документації позначення «JOSS».

Свої позовні вимоги відповідач за первісним позовом та позивач за зустрічним обґрунтовує тим, що є правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕКТОР-СПОРТ», який використовував знак «JOSS» для товарів і послуг в Україні з початку 2005 року, тобто задовго до того, як позивач за первісним позовом подав заявку, і є попереднім користувачем в обсязі прав, зазначених в зустрічному позові. Крім того, ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" посилається на те, що ОСОБА_1 не отримала свідоцтва на знак для товарів і послуг «JOSS», тобто не має наданих законом прав володільця знаку.

В судовому засіданні ОСОБА_1 підтримала позовні вимоги за первісним позовом та просила суд їх задовольнити, в задоволенні зустрічного позову просила відмовити, посилаючись на подані суду письмові заперечення, в яких зазначила, що ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" не вчинив дій щодо реєстрації своїх прав на знак, тому не має права на використання знаку.

Представник ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" в судовому засіданні підтримав позовні вимоги зустрічного позову та просив їх задовольнити, первісний позов не визнав та просив відмовити в його задоволенні з вищевказаних підстав.

Вислухавши пояснення ОСОБА_1 та представника ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА", дослідивши матеріли справи, суд вважає, що позовні вимоги позивача за первісним позовом не підлягають задоволенню, а зустрічний позов має бути задоволений з наступних підстав.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 12 грудня 2014 р. подала до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" заявку про реєстрацію знака для товарів та послуг в Україні від 12.12.2014 р. номер m 2014 17776 (а.с. 5), що підтверджується розпискою про одержання заявки на знак для товарів і послуг (а.с. 7). Згідно з поданою заявкою ОСОБА_1 просила зареєструвати знак для товарів і послуг в Україні «JOSS» за класами згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг:

- Клас 25: Одяг, взуття, наголовні убори;

- Клас 35: Рекламування, демонстрування товарів 25 класу; сприяння продажеві (посередництво) товарів 25 класу, ярмарки (влаштовування).

На момент розгляду справи, як пояснила в судовому засіданні ОСОБА_1, свідоцтво про право власності на знак вона не отримала.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 492 ЦК України знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до ч. 3, ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 494 ЦК України набуття права власності на знак та обсяг правової охорони засвідчується свідоцтвом.

Статтею 495 ЦК України встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, до яких належить право забороняти використання торговельної марки (знаку для товарів і послуг) належать володільцю відповідного свідоцтва. Аналогічна норма міститься в ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якої свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

З вищенаведених норм закону вбачається, що виключно володільцю свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку) належать права на відповідний знак, в тому числі виключне право забороняти його використання. Таким чином, оскільки ОСОБА_1 не має свідоцтва на спірний знак, що позивач за первісним позовом підтвердила в судовому засіданні, суд приходить до висновку про відсутність у ОСОБА_1 прав на знак для товарів і послуг в Україні «JOSS» за класами згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг: Клас 25, Клас 35, в тому числі про відсутність у позивача за первісним позовом виключного права забороняти використання вищезазначеного знаку третіми особами.

За таких обставин підстави для задоволення позовних вимог за первісним позовом ОСОБА_1 до ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" про заборону використання знаку відсутні.

Як пояснив представник ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА", товариство дійсно використовує у своїй діяльності Знак для товарів і послуг в Україні «JOSS» за класами згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг: - Клас 25: Одяг, взуття, наголовні убори; Клас 35: Рекламування, демонстрування товарів 25 класу; сприяння продажеві (посередництво) товарів 25 класу, ярмарки (влаштовування).

ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" є правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю «Вектор-Спорт», яке було припинено шляхом приєднання до ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА", що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД № 468060 (а.с. 48).

Як вбачається з наданих суду представником відповідача за первісним позовом пояснень та Висновку № 34/02 науково-правової експертизи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (а.с. 22), ТОВ «Вектор-Спорт» здійснювало використання знаку «JOSS» з початку (березень) 2005 року в наступному обсязі:

- здійснювало імпортування товару, оптову, роздрібну, комісійну торгівлю (купівлю та продаж) товарів 25 Класу (одяг, взуття тощо), на який нанесено позначення «JOSS», яке є знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 72531;

- надавало послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам) товарів 25 Класу (одяг, взуття тощо), на який нанесено позначення «JOSS», яке є знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 72531;

- сприяло продажеві (посередництво) товарів 25 Класу (одяг, взуття тощо), на який нанесено позначення «JOSS», яке є знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 72531;

- демонструвало та рекламувало товари 25 Класу (одяг, взуття тощо), на який нанесено позначення «JOSS», яке є знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 72531;

- використовувало у діловій документації позначення «JOSS», яке є знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 72531.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи товариство з обмеженою відповідальністю «Вектор-Спорт», ідентифікаційний код 32310413, було припинено 10.07.2013 року шляхом приєднання до товариства з обмеженою відповідальності "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА", ідентифікаційний код 34880125, яке є правонаступником підприємства, що здійснювало використання спірного знаку для товарів і послуг.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до ч. 1 ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, ТОВ «Вектор-Спорт» в своїй діяльності почало добросовісно використовувати торговельну марку «JOSS» в Україні в обсягах, зазначених в зустрічній позовній заяві, протягом березня-червня 2005 року. Так, як встановлено експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, про що зазначено у Висновку № 34/02 (а.с. 22), який міститься в матеріалах справи, ТОВ «Вектор-Спорт», починаючи з початку (березень) 2005 року здійснило, як використання торговельної марки «JOSS», так і серйозні та значні підготовчі дії щодо такого використання.

За таких обставин суд дійшов висновку, що ТОВ «Вектор-Спорт» має права попереднього користувача в обсягах, зазначених в зустрічному позові, починаючи з березня 2005 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 500 ЦК України право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Оскільки ТОВ «Вектор-Спорт» було припинено шляхом приєднання, а саме: ТОВ «Вектор-Спорт» перейшло до ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" з усіма правами та обов'язками, до відповідача за первісним позовом відповідно до змісту ч. 2 ст. 500 ЦК України перейшло право попереднього користувача знаку «JOSS» в той же спосіб, в який знак використовувався ТОВ «Вектор-Спорт».

Посилання позивача за первісним позовом на те, що ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" не має права на використання знаку «JOSS», оскільки не вчинило дій на отримання свідоцтва про право власності на знак для товарів і послуг в установленому законом порядку є безпідставними, оскільки чинне законодавство не вимагає від особи, яка володіє правами попереднього користувача вчиняти будь-які дії для реєстрації таких прав та отримання будь-яких документів, в тому числі свідоцтва.

За таких підстав суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог за зустрічним позовом ТОВ "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" до ОСОБА_1 про визнання прав попереднього користувача.

Враховуючи наведене вище, на підставі ст.ст. 5,16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.ст. 492, 494, 495, 500 ЦК України, керуючись ст.ст. 3, 4, 6, 118-120, 123, 124 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні первісного позову ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" про заборону використання знаку для товарів і послуг відмовити.

Зустрічний позов товариства з обмеженою відповідальністю "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА" до ОСОБА_1 задовольнити.

Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА", ідентифікаційний код за , право попереднього користувача на використання знаку для товарів і послуг в Україні «JOSS», яке є знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 72531, за класами згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг: Клас 25: Одяг, взуття, наголовні убори тощо; Клас 35: Рекламування, демонстрування товарів 25 класу; сприяння продажеві (посередництво) товарів 25 класу, ярмарки (влаштовування), в тому числі на:

- здійснення дій щодо імпортування товару, оптову, роздрібну, комісійну торгівлю (купівлю та продаж) товарів 25 Класу (одяг, взуття тощо), на який нанесено позначення «JOSS»;

- послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам) товарів 25 Класу (одяг, взуття тощо), на який нанесено позначення «JOSS»;

- сприяння продажеві (посередництво) товарів 25 Класу (одяг, взуття тощо), на який нанесено позначення «JOSS»;

- демонстрування та рекламування товарів 25 Класу (одяг, взуття тощо), на який нанесено позначення «JOSS»;

- використання у діловій документації позначення «JOSS».

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення через Голосіївський районний суд м. Києва. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: