СОЛОМЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2015 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі судді Кицюк В.С.,

за участю секретаря Дрозд А.М.,

представників позивачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3,

представників відповідачів ОСОБА_4 та ОСОБА_5,

розглянувши позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА», ОСОБА_6 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_7 про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг, -

ВСТАНОВИВ:

В серпні 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА» (далі - ТОВ «ІСТА») та ОСОБА_6 звернулися до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - ДСІВУ) та ОСОБА_7 - про визнання свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «FORSE» недійсним повністю.

В обґрунтування своїх вимог посилались на ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон України), згідно з якою свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково в разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Позивачі вважають, що знак за спірним свідоцтвом підпадає під дію абз.5 п.2, 3 ст. 6 Закону України, відповідно до якого не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу та не можуть одержати правову охорону також позначення, які є схожими до ступеню змішування з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг.

В обґрунтування позовних вимог позивачі зазначають, що ТОВ «ІСТА» є найбільшим в Україні виробником акумуляторів та акумуляторів електричних до транспортних засобів з 1995 року, постачає свою продукцію в країни Європи та Азії, при цьому використовує знак «Forse», є власником невиключної ліцензії на користування знаком для товарів і послуг з свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.10.2007 року стосовно товарів 9 класу МКТП відповідно до Ліцензійного договору № 17/10 від 01.04.2010 року на право користування знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.10.2007 року між власником знаку ОСОБА_6 та ТОВ «ІСТА».

При цьому позивачі стверджують, що використання позначення «FORSE» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3, зокрема, застосування його для найменування виробів, розміщення даного найменування на продукції, використання в діловій документації та в рекламі, яке є схожим до ступеню змішування з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.10.2007 року та таким, що може ввести в оману щодо особи, є порушенням, на думку позивачів, їх прав інтелектуальної власності.

В свою чергу, відповідач ОСОБА_7 є власником знака для товарів і послуг «FORSE» за свідоцтвом України № НОМЕР_3, при цьому заявка ним була подана 07 лютого 2014 року на реєстрацію даного знака відносно товарів також 9 класу МКТП (акумулятори електричні до транспортних засобів, банки акумуляторів електричних, корпуси електричних акумуляторів, ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні, пластини акумуляторні, наснажувальні пристрої для акумуляторів, решітки до пластин електричних акумуляторів, інвертори електричні, батареї електричні, акумулятори електричні, регулятори напруги до транспортних засобів, сонячні батареї, пускові кабелі (жильники) до моторів)

В зв'язку із зазначеним позивачі просили суд визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «FORSE», а також зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відповідний запис та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» (а.с.20-25 Том №1)

Представники позивачів в судовому засіданні кожний окремо позовні вимоги підтримали в повному обсязі з підстав, викладених судом вище, просили суд задовольнити позов.

Відповідач ДСІВУ просили суд відмовити в задоволенні позовних вимог з огляду на те, що при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на видачу свідоцтва України НОМЕР_5 на знак для товарів і послуг ними не було порушено жодної з вимог законодавства України, а твердження позивачів про те, що знак для товарів і послуг за спірним свідоцтвом є схожим настільки, що їх можна сплутати та таким, що може ввести в оману щодо особи, не підтверджені належними доказами, надали письмові заперечення (а.с.75-78 Том №1)

Представник відповідача ОСОБА_7 категорично заперечував проти задоволення позову, звертав увагу суду на те, що позивачі не довели порушення його довірителем прав останніх та не навели вагомих доказів. Крім того, стверджує, що спірне свідоцтво України № НОМЕР_3 набуло розрізняльної здатності. Вважав, що дата подачі заявки в даному конкретному випадку не може мати вирішального значення, оскільки саме ОСОБА_7 тривалий час використовується спірне позначення і на товарах, і в рекламних проспектах, на «бігбордах», тощо (а.с.6-20 Том №2)

Заслухавши сторони та дослідивши матеріали справи, об'єктивно оцінивши докази, які містяться в матеріалах справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання, чи мали місце обставини, якими обґрунтовуються вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин, чи слід позов задовольнити або в позові відмовити.

Судовим розглядом встановлено, що 06.04.2006 ОСОБА_6 подано заявку № m2006 05093 на реєстрацію словесної торговельної марки «Forse» (а.с.79-80 Том №1)

25.10.2007 ДСІВУ було зареєстровано торговельну марку «Forse» та видано ОСОБА_6 свідоцтво на знак «Forse» за НОМЕР_4. Дані про державну реєстрацію знаку для товарів і послуг «Forse» було опубліковано в офіційному бюлетені № 17 від 25.10.2007 року.

01.04.2010 між власником знаку «Forse» ОСОБА_6 та ТОВ «ІСТА» було укладено Ліцензійний договір №17/10, згідно якого ТОВ «ІСТА» є власником невиключної ліцензії на користування знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 від 25.10.2015 стосовно товарів 9 класу МКТП (а.с.29-33 Том №1)

Торговельна марка «Forse» за свідоцтвом НОМЕР_4 зареєстрована для наступних товарів і послуг:

Клас «9»: Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу, в тому числі: автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; автомобільні пожежні насоси (помпи); автоантирадари; автостоянкові лічильники (часу); автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів; акумулятори; акумулятори електричні до транспортних засобів; альтернативні джерела живлення; амперметри; аноди; анодні батареї; антени; антикатоди; апаратура для дистанційного керування; ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; банки акумуляторів електричних; батареї для запалювання; батареї електричні; блоки живлення; виводи електричні; високочастотна апаратура; вольтододавальні пристрої; гальванічні батареї; гальванічні елементи; датчики; дозувальні пристрої; дросельні навитки (котушки); електричні апарати для дистанційного запалювання; електромагнітні навитки (котушки); з'єднувачі електричні; інвертори електричні; катоди; каркаси електричних навиток (котушок); контакти електричні; комп'ютерні програми оперативного обслуговування; корпуси акумуляторів електричних; кришки до акумуляторів; лічильники пройденої відстані до транспортних засобів; навитки (котушки) електричні; навитки (котушки) індуктивності; навігаційні прилади (бортові комп'ютери) до транспортних засобів; наснажувальні пристрої для акумуляторів; перетворювачі електричні; пластини акумуляторні; покажчики рівня бензину; посилювачі; прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів; прилади, інструменти для вимірювання габаритів; попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів; пульти керування електричні; радари; регулівні прилади електричні; регулятори напруги до транспортних засобів; реле електричні; решітки до пластин електричних акумуляторів; розніми контактні (електричні з'єднувачі); сирени; сигналізація світлова або механічна; сонячні батареї; термостати до транспортних засобів; трансформатори електричні; частотоміри (а.с.84 Том №1)

З матеріалів справи також вбачається, що 07.02.2014 ОСОБА_7 було подано заявку № m2014 01783 на реєстрацію комбінованої торговельної марки «FORSE» (а.с.100 Том №1)

25.06.2015 ДСІВУ зареєструвала торговельну маку «FORSE» для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) і видав свідоцтво України № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 для наступних товарів:

Клас «9»: Акумулятори електричні до транспортних засобів; банки акумуляторів електричних; корпуси електричних акумуляторів; ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; пластини акумуляторні; наснажувальні пристрої для акумуляторів; решітки до пластин електричних акумуляторів; інвертори електричні; батареї електричні; акумулятори електричні; регулятори напруги до транспортних засобів; сонячні батареї; пускові кабелі (жильники) до моторів.

Таким чином, встановлено, що на час подання позову до суду, власником свідоцтва ОСОБА_6 на торговельну марку «Forse» з пріоритетом від 06.04.2006 був саме він, отже і на дату подання ОСОБА_7 заявки № m2014 01783 на реєстрацію комбінованого позначення «FORSE» відповідно в якості знака для товарів і послуг (07.02.2014), на території України вже діяла реєстрація словесної торговельної марки «Forse» за свідоцтвом № НОМЕР_1, у тому числі, для переліку товарів 9 класу МКТП.

Відповідно до положень статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст.ст.494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а» п.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно п.3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Отже, на дату подання заявок на спірні торговельні марки чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року з останніми змінами.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно абз.2 п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Крім того, відповідно до абз.5 п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Наведені правові підстави для відмови у наданні позначенням правової охорони в якості знаків для товарів і послуг є самостійними і незалежними одна від іншої, а тому фактичні обставини щодо кожної із наведених підстав повинні доводитись окремо.

Відповідно до ст.57 ЦПК України фактичні дані, що мають значення для справи встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Відповідно до ст.143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Для вирішення питань щодо того, чи є знак для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом НОМЕР_5 схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивачів за свідоцтвом НОМЕР_4; чи є торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, ухвалою суду від 30 вересня 2015 року було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_8

Відповідно до ч.1 ст.212 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ч. ч.2, 3 ст.212 ЦПК України).

Так, матеріали справи містять висновок експертного дослідження, який суд оцінює наступним чином.

Відповідно до висновку експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №85 від 28.10.2015 року (далі - Висновок №85) він складений атестованим судовим експертом ОСОБА_8, який атестований як судовий експерт за судово-експертною спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», має свідоцтво судового експерта № 1065 від 26.02.2010, яке дійсно до 22.06.2016 (а.с.218 Том №1)

Висновок №85 проведений і складений у відповідності ст.10 Закону України «Про судову експертизу», яким встановлено, що до проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Суд приймає до уваги, що згідно цього висновку експертного дослідження:

- Відносно всіх товарів 9 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону знаку за свідоцтвом України НОМЕР_5, вказаний знак є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати;

- Знак для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_5 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товари 9 класу МКТП.

Під час судового засідання позивач ТОВ «ІСТА» надав суду письмові пояснення з урахуванням експертизи, в яких вважає висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 85 від 28.10.2015 року правильним (а.с.247 Том №1), жодних зауважень висловлено не було.

Аналогічної позиції притримався і представник позивача ОСОБА_6

Натомість обидва представника обох відповідачів в судовому засіданні і в своїх поясненнях, і у доповненнях на стадії перед вирішенням питання про можливість закінчення судового розгляду зазначали про те, що вони не погоджуються із наявним в справі висновком експерта. Представник відповідача ОСОБА_7 навіть детально в своїх письмових запереченнях на позовну заяву оспорює даний висновок, вдається до аналізу порушених перед експертом питань і сам надає на них відповіді, посилаючись на наявну у нього (представника відповідача ОСОБА_7.) освіту.

Проте клопотання стосовно проведення повторної судової експертизи не заявляв ні представник ДСІВУ, ні представник відповідача ОСОБА_7, незважаючи на те, що судом кожного разу після надання таких пояснень сторонами роз`яснювалася в порядку ч.4 ст.10 ЦПК України можливість заявити клопотання про призначення та проведення відповідної експертизи. Жоден із представників відповідачів таким правом не скористалися, навпаки окремо відповідали, що таких клопотань в них немає.

Так, відповідно до ч.6 ст.147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов`язковим і оцінюється за правилами, встановленими ст.212 ЦПК України. Але ч.1 вказаної статті передбачає, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. І в силу ч.2 ст.57 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Крім того, положеннями ст. ст.10, 11 ЦПК України визначаються принципи змагальності та диспозитивності як основні принципи цивільного судочинства.

На спростування вказаного доказу стороною відповідача не було надано відповідних доказів, висновок експерта не був спростований, заяв і клопотань щодо проведення повторної експертизи сторони не заявляли.

В той же час, представник відповідача ОСОБА_7 зазначений висновок експерта відхиляє і самостійно з допомогою власних знань та уявлень про об`єкти інтелектуальної власності стверджує, що він є неправильним. В обґрунтування цього він вдається до аналізу обох позначень з наведеними критеріями, тим самим перебравши на себе функцію судового експерта з питань інтелектуальної власності, що є неприпустимим.

При цьому, будь-яких доводів щодо обставин, які б свідчили про порушення та/або вихід експерта за межі своєї компетенції, неповноти відповідей, неузгодженості між дослідницькою частиною та підсумковим висновком, представник відповідача ОСОБА_7 не наводить.

В той же час, наведені висновки експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №85 містять докладний опис проведених досліджень та є обґрунтованими, чіткими з питань, що мають значення для встановлення обставин цієї справи, а саме щодо схожості спірних торговельних марок «FORSE» і протиставленої торговельної марки позивачів «Forse», та щодо введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар.

Оцінюючи зазначені обставини суд погоджується з тим, що:

- словесне позначення «FORSE» у складі зображення торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_5 є її сильним (домінуючим) елементом, тобто таким елементом, що привертає увагу у першу чергу;

- словесне позначення «FORSE» у складі зображення торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_5, будучи її сильним елементом, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Forse» за свідоцтвом України НОМЕР_4, що обумовлює схожість торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_5 до ступеню сплутування в цілому з торговельною маркою «Forse» за свідоцтвом України НОМЕР_4;

- переліки товарів 9 класу МКТП за свідоцтвом України НОМЕР_5 повністю поглинають переліки товарів 9 класу МКТП за свідоцтвом України НОМЕР_4, що обумовлює їх однорідність.

Оцінивши наведені висновки експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №85 від 28.10.2015 року за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість чи неправильність цих висновків.

Зважаючи на викладене, висновок експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 85 від 28.10.2015 року слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

В частині встановлення того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_5 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товари 9 класу МКТП Висновок № 85 від 28.10.2015 року не суперечить іншим матеріалам справи, згідно яких позивач ТОВ «ІСТА» є найбільшим в Україні виробником акумуляторів та акумуляторів електричних до транспортних засобів з 1995 року. Заводи ТОВ «ІСТА» мають можливість виробляти близько 5-5,5 мільйона батарей. ТОВ «ІСТА» отримав міжнародні сертифікати з екології виробництва ISO 14001:2004 та менеджменту якості ISO/TS 16949:2009. ТОВ «ІСТА» має потужності виробляти батареї для легкового транспорту різних класів та типів, а також для сільськогосподарської техніки та постачає свою продукцію в країни Європи та Азії і постійно збільшує свої потужності та ринки збуту. Окремі приклади продукції з використання знаку «Forse» наведені у матеріалах справи (а.с.35-42 Том №1)

Отже, використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 буде викликати у споживачів асоціації з особою власника свідоцтва України НОМЕР_4, що не відповідає дійсності. Зазначене є додатковою обставиною, що підтверджує, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_5 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товари 9 класу МКТП.

Відповідно до п.п.4.3.2.4., 4.3.2.6. «Правил складання, подання і розгляду заявки на видачу свідоцтва України для знак для товарів і послуг» (далі - Правила), затверджених наказом Державного патентного відомства України 28 липня 1995 року №116 «Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

Сторонами не заперечується, що оспорювані знаки зареєстровані для тих же товарів, що і знак позивачів.

Оцінивши висновок № 85 від 28.10.2015 року у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_5, є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «Forse» за свідоцтвом України НОМЕР_4 щодо товарів 9 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, та є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 9 класу МКТП, що в силу абз.2 пп.2, 3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» є самостійною підставою для визнання свідоцтва України НОМЕР_5 недійсним повністю.

На користь позиції позивачів свідчать також різноманітні методичні посібники та матеріали. Так, в навчальному посібнику ОСОБА_9 «Експертиза заявки на товарний знак» (М.: ВНДІПД, 1996) зазначено: «Для словесных обозначений (товарных знаков) звуковое сходство устанавливается на основе следующих факторов: длины слова, числа слогов, наличия близких или совпадающих звуков, наличия совпадающих слогов, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению к друг другу, степени близости аналогичного расположения звуков, близости состава гласных, ударения, места совпадающих звукосочетаний по отношению друг к другу, степени близости аналогичного расположения звуков, близости состава гласных, ударения, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначения, характера совпадающих частей слова, вхождения одного обозначения в другое. Эти факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Решающим фактором для установления сходства обозначения, как правило, служит совпадение их начальных частей (стор.39-40)»

В методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2014) зазначено, що «під час порівняння словесних позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Необхідно також відмітити, що відповідно до рекомендації ВОІВ «9.165. Товарные знаки могут быть сходными друг с другом в большей или меньшей степени. В данном случае тестом, конечно, является определение того, является ли они сходными до степени смешения. Товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров. Если потребитель может смешать товары, дистинктивная функция товарного знака не работает и потребитель может не купить тот товар, который он хочет… 9.169 Наиболее важным моментом является то, что потребитель не сравнивает товарные знаки как бы на одной линии, он, как правило, сталкивается со знаком - нарушителем в магазине, не видя товара, снабженного знаком, который потребитель знает и помнит более или менее точно. Он принимает товары, предлагаемые со знаком-нарушителем, за подлинный товар, который он действительно хочет купить. В этом контексте следует также учесть, что средний потребитель имеет также среднюю память и для него достаточно сомнения относительно того, не является ли товарный знак, с которым он сталкивается, тем знаком, который он знает. 9.170. Поскольку средний потребитель с первого взгляда, как правило, не видит различий между знаками, которые он мог бы распознать, если бы более тщательно изучил знак и товар, предлагаемый с ним, то первое впечатление, получаемое им, должно быть ложным… 9.178. Четвертым важным моментом является то, что смешение может возникнуть из-за сходства в написании, в произношении и в значении знака и что сходство в одной из этих сфер достаточно для нарушения, если оно вводит в заблуждение общественность».

Згідно ч. 1 ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Щодо доводів представника відповідача ОСОБА_7 про те, що спірне свідоцтво України НОМЕР_5 набуло розрізняльної здатності, то суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Положенням п. С. - (1) ст. 6 q Паризької конвенції про охорону промислової власності були враховані у тексті Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 №116 із змінами і доповненнями, які повинні застосовуватись при проведенні експертизи знаків.

Так, відповідно до п.4.3.1.3 Правил: «4.3.1.3. При перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що: не мають розрізняльної здатності; є загальновживаними як позначення товарів певного виду; являють собою загальновживані символи і терміни; вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Натомість, згідно з абз.1 та 2 п.4.3.1.8. Правил: «4.3.1.8. Позначення, що зазначені у пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються. При цьому приймається до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента.

При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 quinquies Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. У разі необхідності від заявника можуть запросити додаткові матеріали».

Положення п. С. - (1)» ст. 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності можуть враховуватись лише в тому випадку, якщо, позначення, які не здатні виконувати розрізняльну функцію знака, зокрема є описовими, не займають у складі знака домінуючого становища і не поширюється на п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Так само сформульовані і положення п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 20.07.1999, чинній на дату подання заявки, на підставі якої було видано свідоцтво України НОМЕР_5, відповідно до якого не можуть одержати правову охорону також позначення, які: не мають розрізняльної здатності; є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; є загальновживаними символами і термінами.

При цьому, як уже було вказано вище, знак «FORSE» за свідоцтвом України НОМЕР_5 не містить виключно елементи, які є описовими стосовно наведених у свідоцтві товарів. Отже, позначення «FORSE» займає домінуюче становище в складі знака за свідоцтвом України НОМЕР_5 і його схожість зі знаком за свідоцтвом України НОМЕР_4 виключає можливість розгляду знака за спірним свідоцтвом, як такого, що набув розрізняльної здатності.

Крім того, використання спірного знака за свідоцтвом України НОМЕР_5 можна розглядати як порушення прав власності свідоцтва України НОМЕР_4. Зазначене не дозволяє розглядати відомості щодо використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 як належні та допустимі докази.

Таким чином, суд не вбачає підстав брати до уваги відомості щодо використання знака «FORSE» за свідоцтвом України НОМЕР_5, на яких наполягав представник відповідача ОСОБА_7

Підсумовуючи викладене, суд визнає обґрунтованим посилання позивачів на обставини щодо схожості оскаржуваних позначень та наявності їх порушених прав, а заперечення з цього приводу такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами.

Згідно ч.1 ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

На підставі викладеного та з урахуванням положень абз.2 п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, суд приходить до висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони щодо переліку товарів 9 класу МКТП, для яких дані торговельні марки зареєстровані.

Згідно ст.19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрований на ім'я ОСОБА_7 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 не відповідає умовам надання правової охорони щодо переліку товарів 9 класу МКТП, свідоцтво України НОМЕР_5 підлягає визнанню судом недійсними повністю.

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення ДСІВУ публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання ДСІВУ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_5 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

На підставі викладеного та керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ст.ст. 494, 495, 499 ЦК України, ст. ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 146, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА», ОСОБА_6 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_7 про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг, - задовольнити.

Визнати недійсним повністю свідоцтво на знак для товарів і послуг «FORSE» за НОМЕР_5 від 25.06.2015, власником якого є ОСОБА_7.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів та послуг «FORSE» за НОМЕР_5 від 25.06.2015 та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_7 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА» сплачений останнім судовий збір в розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп.

Після вступу рішення в законну силу скасувати заходи забезпечення позову, накладені ухвалою від 04 вересня 2015 року.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Солом`янський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з моменту його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя - В.С. Кицюк