АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2015року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі: головуючого: Соколової В.В.

суддів: Усика Г.І., Поливач Л.Д.,

при секретарі Ільченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 24.07.2015 у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» і Баядера менеджмент лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED) до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про припинення порушення прав інтелектуальної власності та про визнання зображувального позначення у вигляді зображення підкови добре відомим знаком в Україні на дату 01.06.2014 для товару 33 класу МКТП: «горілка», -

Справа № 760/7511/15-ц
№ апеляційного провадження: 22-ц-796/13147/2015
Головуючий у суді першої інстанції: Усатова І.А.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.
ВСТАНОВИВ:

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 24.07.2015 задоволений позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» і Баядера менеджмент лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED) до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про припинення порушення прав інтелектуальної власності та про визнання зображувального позначення у вигляді зображення підкови добре відомим знаком в Україні на дату 01.06.2014 для товару 33 класу МКТП: «горілка».

Визнано на ім'я Баядера менеджмент лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED) і Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» зображувальний знак для товарів і послуг у вигляді зображення підкови з кінцівками гілок спрямованих догори добре відомим в Україні на дату 01.06.2014 для товару 33класу МКТП: «горілка».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання зображувального знака для товарів і послуг у вигляді зображення підкови з кінцівками гілок спрямованих догори добре відомим в Україні відносно Баядера менеджмент лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED) і Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» на дату 01.06.2014 для товару 33 класу МКТП: «горілка».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою №m201502677 від 27.02.2015 на ім'я ОСОБА_1 відносно всіх заявлених товарів 16, 21 класів МКТП.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» 730 грн. 80 коп. судового збору.

Не погодився з таким рішення суду ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД, його представником подана апеляційна скарга, в якій зазначається про незаконність необґрунтованість рішення суду у зв'язку з порушенням норм матеріального та процесуального права, неповним з'ясуванням обставин справи.

Своє порушене право Компанія ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД обґрунтовує тим, що вона є власником знаку для товарів і послуг України за свідоцтвом України № 110090 А від 25.02.2014 з датою подання заявки 22.02.2008, на зображення підкови, що зареєстроване для товарів і послуг 32, 33, 35 класів МКТП. Вказаний знак переданий ними в ліцензію ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» і використовується останнім у виробництві горілки «Полтава». Крім того, вони є власником товарного знаку за свідоцтвом Російської Федерації № 534393 з датою пріоритету від 30.12.2013, на зображення підкови, що зареєстроване для товарів і послуг 32, 33, 35 класів МКТП. А також ними подані заяви на реєстрацію як знаків для товарів і послуг України зображень підкови для товарів і послуг 32, 33, 35 класів МКТП за заявками № m201407618, m201501094, за якими ТОВ «Національна горілчана компанія» подавали заперечення проти реєстрації.

В апеляційній скарзі наголошується на тому, що зображення підкови на плашках горілки «Козацька Рада» за 8 місяців їх використання, правомірність якого до того ж ними оспорюється, не є домінуючим у маркуванні цих алкогольних напоїв і не виступає засобом рекламування цих алкогольних напоїв, не набуло такої унікальності і жодні докази в цій цивільній справі це не доводять. А тому визнання судом вказаного знаку добре відомим в Україні на дату 01.06.2014 вважають безпідставним.

Також, на думку апелянта суду не надано повноважень втручатися в дискреційні повноваження Державної служби інтелектуальної власності України і зобов'язувати її здійснити реєстрацію знака для товарів і послуг або відмовити в такій реєстрації, оскільки даний орган виконавчої влади, виконуючи свої повноваження і здійснюючи такі реєстраційні дії, обов'язково перевіряє також відповідність позначення, щодо якого подано заявку на здійснення державної реєстрації, вимогам чинного законодавства. В зв'язку з чим, рішення суду в частині зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України відхилити реєстрацію знаку, вважають незаконним.

Порушення норм процесуального права апелянт вбачає у відсутності доводів суду щодо залучення їх в якості третьої особи у справі, при наявності відповідної заяви.

На підставі викладеного, Компанія ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД просить рішення суду скасувати, ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні заявлених позовних вимог.

В судовому засіданні представник Компанії ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД підтримав апеляційну скаргу з підстав викладених у ній, просив про задоволення заявлених вимог.

Представник позивача в судовому засіданні заперечував проти доводів апеляційної скарги, вважає рішення суду законним і обґрунтованим, просив залишити його без змін.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України не заперечував проти доводів апеляційної скарги, висловив думку щодо недостатності підстав для визнання оспорюваного позначення добре відомим та підтримав доводи в частині наявності втручання суду в дискреційні повноваження Державної служби інтелектуальної власності України. Просив рішення суду скасувати в частині їх зобов'язання відхилити реєстрацію знаку для товарів і послуг, в решті вимог поклався на розсуд суду.

Заслухавши доповідь судді, пояснення осіб які приймали участь в судовому засіданні, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.

Задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції виходив з того, що позивач ТОВ «Національна горілчана компанія», який входить до групи компаній Баядера Менеджмент Лімітед, є відомим українським виробником горілки, зокрема горілки «Козацька Рада», що маркується зображувальним позначенням у вигляді підкови з кінцівками гілок спрямованих догори. На їх ім'я зареєстровано об'ємний знак за свідоцтвом України № 191660 з пріоритетом від 15.07.2013, який користується правовою охороною для товарів 21, 32, 33 класів МКТП і включає, як елемент, зображення підкови, що розміщено на дні пляшці та на верхній частині ковпачка до пляшки. Крім того, позивачами подана на реєстрацію в Україні заявка № m2014 12206 з пріоритетом від 29.08.2014 на комбінований знак для товарів і послуг, що містить основний елемент у вигляді зображення підкови. Також позивачі є власниками патентів України на промислові зразки на відповідних виробах, призначених для горілки, розміщено зображення підкови: патент № НОМЕР_2 від 11.08.2014, заявка №s201301896 від 17.07.2013; патент № НОМЕР_1 від 11.08.2014р., заявка №s201301875 від 16.07.2013; патент НОМЕР_3 від 27.01.2014, заявка №s201302903 від 01.10.2013.

На переконання суду першої інстанції таке масоване нанесення зображення підкови у незмінному вигляді на ковпачок, етикетку та донну частину корпусу пляшки гарантує сприйняття знаку кожним покупцем горілки, яка ним маркована. Позивачі з жовтня 2013 року безперервно та інтенсивно використовували в Україні зображення підкови на етикетці, ковпачку та на донній частині скляної пляшки, безпосередньо призначених для горілок, зокрема на українському ринку за період часу з жовтня 2013 року до 01.06. 2014. було реалізовано 15 826 945,00 пляшок горілки на загальну суму 328 168 300,00 грн., що підтверджується бухгалтерської довідкою позивача про стан продажів алкогольної продукції ТМ «Козацька Рада» № 1258 від 17.04.2015 з додатком у вигляді таблиці з показниками продажів у товарному та грошовому еквіваленті за вказаний період, розбитий на місяці. На підставі чого, суд визначив суттєву економічну цінність від виробничої та торговельної діяльності позивача оскільки значні кошти, сплачені в результаті оподаткування товарів (алкогольних напоїв), спрямовуються на формування державних бюджетів України та відіграють актуальну роль в податковій політиці держави

Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства визначений судом на підставі витягу з мережі Інтернет з публікацією «Обзор рынка водки» від 03.06. 2013 http://rb.com.ua/rus/marketing/tendency/8791/, публікації «Самые популярные бренды Украины топ 50» представленої в копії витягу з щотижневого друкованого видання «Фокус» № 39 (351) від 27.09.2013 та результатів маркетингового дослідження знання торгової марки «Підкова», проведеного 30.03.2015 серед 1000 респондентів відомою спеціалізованою компанією TNS Україна (ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна»).

Проте погодитись з такими висновками суду першої інстанції колегія суддів апеляційного суду не вважає за можливе.

Так, поняття добре відомого знака в Законі та міжнародних актах не визначено, але з аналізу їх змісту добре відомий знак можна визначити як знак, який став відомим на Україні в певному секторі суспільства як знак певної особи і якому надано правову охорону відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції.

Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власностіта цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

§ ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

§ тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

§ тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

§ тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

§ свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

§ цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір.

Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином в ч. 3 ст. 25 цього Закону наведені фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, однак не визначають заздалегідь такий висновок. Висновок в кожному конкретному випадку буде залежати від конкретних обставин.

Наказом Міністерства освіти науки України 15.04.2005 № 228 був затверджений Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2005 за N 471/10751). Цей Порядок, як визначено у ньому, розроблений відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка є чинною в Україні з 25.12.1991, визначає порядок визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України. Так, вказаний Порядок не є обов'язковим для застосування судами, оскільки зазначений порядок передбачений до застосування саме апеляційною палатою а не судовим органом, разом з тим вказаний нормативно-правовий акт конкретизує критерії визнання знаку добре відомим. Крім того, враховуючи, що Закон передбачає як судовий, так і позасудовий порядок визнання знаку добре відомим, то критерії такого визнання мають бути тотожними.

Так, згідно з п.3.2.3. до заяви про визнання знаку добре відомим мають бути подані фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

Використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про:

§ види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг;

§ експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо;

§ використання знака в рекламі;

§ комерційне використання знака в мережі Інтернет;

§ заходи щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про:

§ обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак;

§ перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у

яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг;

§ середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату,

указану в заяві;

§ коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг;

§ положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки;

§ обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак;

§ цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про:

§ способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;

§ кількість споживачів такої реклами;

§ витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Опитуванням має бути охоплено, принаймні, шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням "цільової аудиторії".

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл.

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі принаймні питання:

§ чи відомий їм знак;

§ для яких товарів і/або послуг застосовується знак;

§ яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується;

§ з якого часу їм відомий знак;

§ що для них є джерелом інформації про знак.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії.

Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Перевіряючи обставини справи апеляційним судом встановлено, що 27.02.2015 відповідачем ОСОБА_1 було подано заявку №m201502677 на реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг у вигляді зображення підкови відносно товарів 16, 21 класів МКТП.

06.03.2015 на адресу позивача надійшов лист від відповідача ОСОБА_1, яким останній запропонував придбати права заявника на знак для товарів і послуг за заявкою, що подана ним (а.с.35 т. 1).

Позивачі зазначають, що зображення підкови за заявкою відповідача ОСОБА_1 є істотним фрагментом зображення підкови, яке позивачі інтенсивно використовують з жовтня 2013 року для позначення товару 33 класу МКТП «горілка», зокрема наносять це позначення на ковпачки, етикетки та пляшки призначені для горілки «Козацька Рада» в зв'язку з чим зображення підкови позивачів стало добре відомим в Україні знаком станом на 01.06.2014, а зображення підкови за заявкою відповідача ОСОБА_1 здатне викликати змішування з добре відомим знаком позивачів, а також ввести в оману споживача щодо виробника товару.

Відповідно до висновку експерта № 81 від 17.06.2015 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, зроблено наступні висновки:

1. Надані на дослідження матеріали містять відомості про такі фактори, як: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства, тривалість та географічний район реєстрацій та заявок на реєстрацію знака; тривалість, обсяг та географічний район використання знака; тривалість, обсяг та географічний район рекламування та просування знака, сукупність яких вказує на те, що станом на 01.06.2014 позначення у вигляді зображення підкови стало добре відомим в Україні знаком позивачів відносно товару 33 класу МКТП «горілка».

2. Відносно таких, наведених у заявці на знак для товарів і послуг №т201502677 від 27.02.2015 товарів 16 класу МКТП, як етикетки (налички), крім тканинних; пляшкове опакування паперове або картонне; пляшкові обгортки паперові або картонні та товарів 2'. класу МКТП бутлі/пляшки; бутлі обплетені; пляшечки (посудини); скляні обплетен; посудини; фляги плоскі для спиртних напоїв; кухлі; склянки на питво; чарки паперові або пластмасові позначення у вигляді зображення підкови за вказаною заявкою є схожі настільки, що його можна сплутати із зображенням підкови , яке використовують позивач: для маркування товару 33 класу МКТП «горілка».

3. Позначення у вигляді зображення підкови за заявкою на знак для товарів і полуг №m201502677 від 27.02.2015 стосовно всіх заявлених товарів 16 та 21 класів МКТП - таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи виробника товарів (т.5 а.с.75-101).

В силу ч. 6 ст. 147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 цього Кодексу.

Відповідно до п.2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року №53/5, «експерту забороняється вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з'ясування питань права і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами». В п.2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» № 8 від 30.05.97 вказується на неприпустимість порушення перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду.

Разом з тим, у вказаній справі замість встановлення факторів, на підставі яких суд, виходячи з положень чинного законодавства, мав вирішити питання про добру відомість спірного позначення (або відсутність доброї відомості) експерт у п.1 Висновку зробив висновок про добру відомість знаку станом на 01.06.2014, що є по суті правовим питанням.

Так, матеріалами справи підтверджується використання позивачами з високою інтенсивністю позначення у вигляді підкови, яке зареєстроване ними як об'ємний знак для товарів і послуг 32,33 класу МКТП, а також як складова частина промислового зразка (т.1 а.с.29-34) і вказане заперечується сторонами у справі та особою, яка подала апеляційну скаргу. Однак, слід звернути увагу, що до матеріалів справи долучені численні докази здійснення реалізації товарів позивачів, які виходять за межу спірного періоду та не стосуються предмету спору. Так, наприклад, договір поставки гофрованої продукції № 249/43/0115 від 04.01.2015, договір поставки № 10/07-12 від 10.07.2012, договір № УКР/2005/12 від 05.12.2005, договір надання маркетингових послуг від 01.06.2013 (т.1 а.с.130-138,159-178,209-213, т. 2 а.с.52-82), в той час як позовні вимоги заявлені про визнання знаку у вигляді підкови добре відомими станом на 01.06.2014, в зв'язку з його використанням позивачами з жовтня 2013. З вказаних договорів також вбачається, що не весь товар під ТМ «Козацька Рада» випускається у пляшці з позначенням підкови (т.1 а.с.213)

Проте надання знаку статусу «добре відомий» передбачає надання йому широких меж охорони, зокрема, поза межами класів, для яких зареєстровано позначення. А тому при вирішенні питання про визнання знаку для товарів і послуг добре відомим визначальним має бути саме ступінь відомості позначення у відповідному секторі суспільства, а також тривалість, обсяг, географічний район використання та/або просування знака.

У якості доказу відомості знаку в матеріалах справи містяться, експертом досліджувалися та покладені в основу рішення судом першої інстанції;

- Витяг з мережі Інтернет з публікацією «Обзор рынка водки» від 04.06.2013 http://rb.com.ua/rus/marketing/tendency/8791/ (т.1 а.с.51-52)

- Публікація «Самые популярные бренды Украины топ 50» представленої в копії витягу з щотижневого друкованого видання «Фокус» №39 (351) від 27.09.2013 (т.1 а.с.53-54)

- Маркетингове дослідження знання торгової марки «Підкова», проведеного 30.03.2015 року серед 1000 респондентів ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (т.1 а.с.46-50).

Стосовно публікації в мережі Інтернет «Обзор рынка водки», перш за все слід звернути увагу на те, що зазначене дослідження стосується виключно горілки «КОЗАЦЬКА РАДА», та не стосується спірного позначення у вигляді підкови, наведені дані опубліковані 04.06.2013, тобто в той період, коли зображення підкови ще навіть не почало використовуватися позивачами (початок використання, за їх твердженням, припадає на жовтень 2013 року), в той час як експерт досліджує «добру відомість» позначення у вигляді підкови станом на 01.06.2014.

Згідно публікації «Самые популярные бренды Украины топ 50» бренд «КОЗАЦЬКА РАДА» виявився на 32 місці з 50. При цьому, згідно з відомостями, наведеними у Висновку експерта, зміст публікації стосувався з'ясування ступеню відомості бренду «КОЗАЦЬКА РАДА», а не спірного зображення у вигляді підкови. У публікації наведені дані станом на 27.09.2013 (дата опублікування), тобто також в той період, коли зображення підкови ще навіть не почало використовуватися позивачами (початок використання, за їх твердженням, припадає на жовтень 2013 року), в той час як експерт досліджує «добру відомість» позначення у вигляді підкови станом на 01.06.2014.

Стосовно маркетингового дослідження знання торгової марки «Підкова», проведеного 30.03.2015 ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», то зазначене дослідження проведене станом на 30.03.2015, тобто через 10 місяців після тієї дати, станом на яку позивачі просять визнати зображення у вигляді підкови добре відомим знаком. Відтак не може містити достовірні результати щодо відомості позначення у вигляді підкови станом на 01.06.2014. Зазначене дослідження проведене серед тільки 1000 осіб, з яких 520 осіб, за даними цього дослідження, асоціюють символ «підкова» із алкогольною продукцією марки «Козацька Рада». Разом з тим, у даному дослідженні відсутні дані про географічні регіони населення в яких проводилось дослідження. А отже, вимога п.3.2.3 Порядку, що опитуванням має бути охоплено, принаймні, шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500000, не є додержаною. Такі дані відсутні і в матеріалах справи в цілому.

Як зазначає експерт у висновку: «однією з важливих умов просування знаку є максимальне наближення маркованих знаком товарів до потенційного споживача. Таким вимогам відповідає система роботи ритейлерів - мереж магазинів оптово-роздрібної та роздрібної торгівлі, які побудовані на самообслуговуванні споживачів...». Одночасно в п.1.3.1. свого висновку експерт, при з'ясуванні форми використання позивачами знаку у вигляді зображення підкови безпосередньо на товарі, зазначає не про дослідження примірника (пляшки) горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» в тому вигляді, в якому товар представлений у місяцях його продажу, а про дослідження їїзображення з Інтернет сайту http: //www, kozatska-rada.ua/will.htm.

В судовому засіданні апеляційного суду, за клопотанням особи, що подала апеляційну скарг був оглянутий товар виробництва позивача, придбаний в мережах оптово-роздрібної торгівлі. А тому колегія суддів погоджується з доводами представника особу, що подала апеляційну скаргу про те, що зовнішній вигляд товару на Інтернет - сайті не відповідає в повній мірі зовнішньому вигляду в мережах оптово-роздрібної торгівлі. Так, позначення у вигляді підкови, нанесене на ковпачок є закритим маркою акцизного податку, яка наклеюється на цей ковпачок, а зображення пляшки горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» на згаданому Інтернет сайті не відповідає зоровому сприйняттю такої пляшки споживачем у випадку її розташування в місцях продажу горілки. Зображення на дні пляшки також не є явно видимим для споживача при виборі товару. Відтак зображення у вигляді підкови, що розташоване на ковпачку та на дні пляшки, не є видимим споживачеві у мережах оптово-роздрібної торгівлі та не забезпечує пізнаваність та асоціацію зображення у вигляді підкови саме із горілкою «КОЗАЦЬКА РАДА».

З іншого боку, як вказує експерт, для дослідження змісту етикетки, що містить позначення у вигляді підкови, експертом використовувалося збільшене зображенняфрагменту цієї етикетки (т.5 а.с.87). Дослідження наявності або відсутності питання, чи єце зображення домінуючим на етикетці, чи впливають розміри зображення на його сприйняття споживачем, від чого прямо залежить і набуття спірним знаком відомості, експертом не проводилося. Разом з тим, при огляді товару вбачається, що зображення підкови на етикетці є дуже дрібним, це підтверджується і матеріалами справи (т.5 а.с.43). А отже, помилковим є висновок експерта про те, що використання спірного позначення безпосередньо на товарі (саме в тій формі в якій він використовувався на пляшці горілки «КОЗАЦЬКА РАДА») забезпечує ознайомлення з ним споживачів, а також сприяє його запам'ятовуванню.

Особливу увагу слід звернути на тривалість використання знаку, як критерій визнання його добре відомим. Згідно Порядку тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання. За твердженням позивачів спірне позначення почало використовуватись ними в жовтні 2013 року, а добре відомим вони просять визнати позначення вже станом на 01.06.2014. Тобто даний проміжок часу становить вісім місяців, яких на думку суду не достатньо для визнання знаку для товарів і послуг добре відомим.

У якості джерела даних, що підтверджують використання спірного позначення в рекламі, та при спонсорстві експертом та судом використовуються договори про надання послуг з реклами (т.4 а.с.33-250, т.5 а.с.1-18). При цьому, залишено поза увагою, що всі ці договори стосуються реклами горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» та ТМ «КОЗАЦЬКА РАДА», хоча зазначено це і у висновку експерта. При цьому позначення підкови у рекламній компанії як вбачається не є домінуючим. Крім того, договори рекламної компанії на телебаченні укладені 01.02.2013 та 31.10.2014 (т.4 а.с.31-75), тобто останні договори виходять за межі спірного періоду. А договори щодо популяризації знаку на каналах радіомовлення (т.4 а.с.76-160) взагалі не можуть свідчити про використання графічного позначення, яким є спірний знак. Рекламна компанія у друкованих засобах масової інформації має вигляд зображення пляшки, де переважно не можливо визначити зображення підкови, в зв'язку з чим в матеріалах справи це зображення збільшено позивачем при наданні відповідних доказів (т.4 а.с.185,191,206,210,218, т.5 а.с.6,8,10).

Перед експертом судом першої інстанції не було постановлено і питання щодо достатньої розрізняльної здатності позначення у вигляді підкови, оскільки зображення підкови є загальновідомим позначенням, зокрема, асоціюється як символ успішності, який достатньо широко використовується при реалізації товарів і послуг. А надання такому знаку статусу «добре відомий» надасть йому такого захисту, який поширюється також на товари й послуги, не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними і власником добре відомого знака, а інтересам останнього, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (п. 4 ст.25 ЗаконуУкраїни «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного суду вважає, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про наявність підстав для визнання знаку добре відомим саме внаслідок діяльності позивачів.

Відповідно до абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; а також позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Як вже вказано вище відповідачем ОСОБА_1 було подано заявку №m201502677 на реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг у вигляді зображення підкови відносно товарів 16, 21 класів МКТП (т.1 а.с.37-41). За позивачами зареєстровано знак для товарів і послуг № 191660 для товарів 21 (пляшки, пляшечки), 32, 33 класів МКТП, заявка на реєстрацію знаку № m201412206 подана позивачами для 32,33,35 класів (т.1 а.с.22-28). Здійснюючи аналіз переліку товарів і послуг за заявками позивачів та відповідача, слід вказати на те, що такими самими або спорідненими товарами є лише товари 21 класу - пляшки, пляшечки. Так, до 16 класу належать зокрема такі товари як авторучки, альбоми, календарі, інша друкована продукція; до 21 класу віднесені абразивні подушечки, акваріуми хатні, вмістини побутові або кухонні, губки, глечики гачки, підставки,преси, рукавиці, салатниці, свічники, скло, чашки, стакани, чарки та інше. До 32 класу віднесено безалкогольні напої, 33 клас алкогольну напої, 35 клас агента комерційного інформування, дорадча допомога в діловому керуванні, економічне прогнозування, керування справами та ін.. А отже висновок експерта про схожість зареєстрованого на ім'я відповідача ОСОБА_1 знака щодо всіх заявлених товарів 16 та 21 класів МКТП із знаками позивачів не може вважатися обґрунтованим.

Як вже вказано вище, такими самими або спорідненими товарами у заявках позивача та відповідача ОСОБА_1 можуть вважатися лише товари 21 класу МКТП, а саме пляшки та пляшечки. Разом з тим, вимоги щодо схожості позначень, позивачами були поставлені так, що зображення підкови за заявкою відповідача ОСОБА_1 здатне викликати змішування з добре відомим знаком позивачів, а також ввести в оману споживача щодо виробника товар. А тому колегія суддів апеляційного суду не вбачає підстав для задоволення позовних вимог в цілому, так як підставою цих вимог є визнання знаку добре відомим і у зв'язку з цим про зобов'язання відхилити реєстрацію знака на ім'я відповідача ОСОБА_5 .

Також слід звернути увагу, що в Україні відповідно до норм Конституції України діє принцип розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. У кожної з гілок державної влади свої функції і завдання. Виходячи цього принципу, суду не надано повноважень втручатися в дискреційні повноваження Державної служби інтелектуальної власності України і зобов'язувати її здійснити реєстрацію знака для товарів і послуг або відмовити в такій реєстрації, оскільки даний орган виконавчої влади, виконуючи свої повноваження і здійснюючи такі реєстраційні дії, обов'язково перевіряє також відповідність позначення, щодо якого подано заявку на здійснення державної реєстрації, вимогам чинного законодавства. Суд може здійснити перевірку законності прийнятого рішення та зобов'язати вчинити дії на усунення допущених порушень норм чинного законодавства.

Знайшли своє підтвердження матеріалами справи і доводи апеляційної скарги щодо порушення судом першої інстанції норм процесуального права при вирішенні питання про залучення ГСХ Трейдмаркс Лімітед в якості третьої особи. Так, 15.07.2015 судом була зареєстрована заява ГСХ Трейдмаркс Лімітед про залучення їх до участі у справі в якості третьої особи, яка приєднана до матеріалів справи з наданими додатками (т.5 а.с.11-190). Згідно журналу судового засіданні суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання, хоча долучені до заяви документи свідчать про використання ними позначення у вигляді підкови, що в свою чергу передбачає можливість порушення їхніх прав ухваленим у справі рішенням.

Апеляційний суд виходячи з процесуальних норм позбавлений можливості залучення до участі у справі третіх осіб, проте прийнявши та розглянувши апеляційну скаргу усунув вказане порушення.

Оскільки судом першої інстанції не враховані наведені вище положення норм матеріального та процесуального права, допущена неповнота дослідження обставин справи, що мають значення для її вирішення, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення, в порядку передбаченому ст. 309 ЦПК України.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 309, 313-315, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів

В И Р І Ш И Л А:

Апеляційну скаргу ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД - задовольнити.

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 24.07.2015 - скасувати та ухвалити нове рішення.

В задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» і Баядера менеджмент лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED) до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про припинення порушення прав інтелектуальної власності та про визнання зображувального позначення у вигляді зображення підкови добре відомим знаком в Україні на дату - 01.06.2014 для товару 33 класу МКТП: «горілка» - відмовити.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржене до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді: