Провадження № 2-1013/15
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - Лазаренко В.В.

при секретарях - Кучерині Ю.С., Пономарьові М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом АБРО Індастріз Інк. до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «АБРО Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «АМТ-28», про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг повністю недійсним та зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В:

17.10.2012 позивач Абро Індастріз, Інк. звернувся до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та ОСОБА_2 та просив суд визнати свідоцтво України № НОМЕР_1 від 26.10.2009 на торгівельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, видане на імя ОСОБА_2, повністю недійсним та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 26.10.2009 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що оспорюване свідоцтво не відповідає вимогам надання правової охорони, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим за позивачем позначенням за свідоцтвом України № НОМЕР_2, поширення якої діє на території України з 15.04.2002 року, а також знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 26.10.2009 є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар та надає послугу.

В судовому засіданні представники позивача позов підтримали та просили його задовольнити.

Представники відповідача - ОСОБА_2 - в судовому засіданні проти позову заперечували, посилаючись на результати повторної експертизи, відповідно до висновку якої знак за оскаржуваним свідоцтвом відповідає умовам надання правової охорони.

Крім того, посилаючись на вимоги ст. 60 ЦПК України, представники відповідача ОСОБА_2 вважали, що позивачем не надано доказів в підтвердження заявлених вимог. Разом з тим, вважають, що надані докази відповідачем повністю спростовують доводи позивача в обґрунтування заявлених вимог.

Просили відмовити у задоволенні позову.

Представники відповідача Державної служби інтелектуальної власності України проти позову заперечували обґрунтовуючи тим, що торгівельна марка ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 26.10.2009, виданим на ім`я ОСОБА_2, не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою на ім`я позивача за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 15.04.2002, що належить позивачу, а також того, що торгівельна марка ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 26.10.2009, не може вводити в оману споживача щодо особи, яка виробляє, надає послуги з використанням цього знака.

Крім того, вважає, що позивачем недоведені заявлені вимоги належними доказами по справі, а їх доводи не знайшли свого підтвердження в суді.

В обґрунтування відсутності підстав для задоволення позову, представник відповідача стверджував, що спірне позначення не є схожим до ступеня сплутування та не може ввести в оману споживача по відношенню до позивача.

В судовому засіданні представники відповідача - Державної служби інтелектуальної власності України - просили в задоволенні позову відмовити.

Вислухавши пояснення сторін, допитавши експерта, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що позивач, Абро Індастріз, Інк., є власником прав на свідоцтво України № НОМЕР_2 від 15.04.2002 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо товарів 1, 2, 3, 4, 9, 12, 16 та 17 класів МКТП. Дія реєстрації розповсюджується на території Украни до 2019 року.

Наведене підтверджується наявною у матеріалах справи випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України НОМЕР_2 від 15.04.2002 (а.с. а.с. 19-21 , т.1).

Разом з цим, як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № НОМЕР_1 від 26.10.2009, заявка на реєстрацію спірного позначення була подана до Відповідача Державної служби інтелектуальної власності 22.09.2009 ( а.с. а.с. 22-23 т.1).

Згідно ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання відповідачем ОСОБА_2 заявки на реєстрацію торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 10 квітня 2008 року № 254-VI.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 3 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Згідно абз. 4 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Для встановлення відповідності знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 умовам надання правової охорони, на які посилався позивач, необхідним є застосування спеціальних знань.

Відповідно до ст. 57 ЦПК України фактичні дані, що мають значення для справи встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема, звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Зважаючи на це, та керуючись ч. 1 ст. 143 ЦПК України, згідно з якою для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 03.07.2013 року призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_3.

Згідно висновку № 904, за результатами проведеня експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеному 27.09.2013 року, встановлено, що

- знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 настільки, що їхо можна сплутати.

- використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» може ввести споживачів в оману, щодо особи, яка виробляє товар.

- для споживачів існує можливість сплутати введений в господарський оборот товар, маркований зареєстрованим знаком за свідоцтвом № НОМЕР_1 з товаром, маркованим знаком за свідоцтвом № НОМЕР_2.

09.12.2013 ухвалою суду, за клопотанням представників відповідачів, у справі було призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 54 повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеного 19.03.2014, встановлено:

-Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.

-Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Після повернення справи до суду з результатами повторної експертизи, за клопотанням сторін, в судове засідання були запрошені судові експерти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою усунути розбіжності, що виникли за наслідками проведення двох судових експертиз.

Допитаний в судовому засіданні 17.09.2014 судовий експерт ОСОБА_3 підтвердив складені ним висновки за результатами експертизи № 904 від 27.09.2013, дав чіткі та вичерпні відповіді на поставлені сторонами запитання, зокрема, щодо розбіжностей, які були визначені його експертним висновком та повторною експертизою, щодо визначення конкретного об'єкта дослідження виходячи з національної реєстрації та визначення домінуючого елемента позначення за реєстрацію, проведеною відповідачем, який було взято до уваги при складанні первинного висновку експертизи.

Разом з цим, судовий експерт ОСОБА_4 на неодноразові запрошення до суду не з`явився, пояснеь щодо проведеного ним дослідження не надав.

На підтвердження своїх вимог та спростування висновку експерта № 54 повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеного експертом ОСОБА_4, позивачем було надано суду висновки дослідження громадської думки, щодо торгівельних марок ІНФОРМАЦІЯ_2/ ІНФОРМАЦІЯ_1 та товару маркованого даними торгівельними марками у м. Києві, проведеної Інформаційно-аналітичною агенцією «Статінформконсалтінг» в період з 29.09.2014 по 08.10.2014.

Згідно висновків вказаного дослідження, між іншим, є те, що найбільша кількість опитанийх респондентів, серед тих кому відомий товар торгівельної марки ІНФОРМАЦІЯ_2, вважають, що виробником товару є компанія Абро Індастріз, Інк.. Також на думку респондентів, торгівельні марки ІНФОРМАЦІЯ_2/ ІНФОРМАЦІЯ_1 настількі схожі, що їх можна сплутати. На думку переважної більшості респондентів автомобільні герметики марковані марками ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_1 належать одному виробнику.

Крім цього, позивачем було надано Висновок за результатами проведення дослідження у сфері об'єктів інтелектуальної власності від 14.10.2014 за № 11-09/14, проведеного патентним повіреним України ОСОБА_5, відповідно до якого:

-Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.

-Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

13.11.2014 ухвалою суду у справі призначено повторну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим Міністерством юстиції України судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Згідно висновку експертів № 177/14 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 06.05.2015, встановлено:

-Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 для всіх товарів 1, 17 класів МКТП.

-Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо всіх товарів 1, 17 клласів, для яких цей знак зареєстрований, та особи , яка виробляє такі товари, а саме власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2.

Оцінюючи висновок повторної комісійної експертизи № 177/14 від 06.05.2015 у сукупності з наявними у справі доказами, суд вважає його належним та допустимим доказом у справі та приймає його до уваги, як такий, що узгоджується з вимогами чинного законодавства та іншими матеріалами справи.

Судом встановлено, що висновок експерта містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань.

Оцінивши висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Зважаючи на викладене, висновок експертів № 177/14 від 06.05.2015 слід вважати належним та допустимим доказом у справі, оскільки на підставі дослідження висновку комісійної повторної судової експертизи у сукупності з іншими доказами, що містяться в матеріалах справи, суд дійшов висновку про те, що судові експерти провели ґрунтовне дослідження та належним чином обґрунтували зроблені ними висновки стосовно того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, для яких зареєстровано вказаний знак.

Суд з урахуванням викладеного та положень абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, приходить до висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрована на ім'я відповідача ОСОБА_2 торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, свідоцтво України № НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним повністю з огляду на можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари, для яких зареєстровано вказаний знак.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивачів щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, оскільки, як встановлено судом, вказаний знак є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, для яких зареєстровано вказаний знак.

Виходячи з вимог ст. 10,11 ЦПК України, оцінюючи наявні у справі докази, суд вважає, що відповідачами не надано доказів в підтвердження своїх заперечень щодо заявлених вимог, а доводи представників відповідачів суд вважає необгрутованими.

Щодо висновку повторної судової експертизи № 54, складеного 19.03.2014 судовим експертом ОСОБА_4, то враховуючи докази зібрані у справі, сказаний висновок викликає сумніви в його правильності та є таким, що суперечить іншим матеріалам справи. За таких обставин, суд оцінює цей висновок критично і не приймає його до уваги при ухваленні судового рішення в даній справі.

Враховуючи, що позов підлягає задоволенню, виходячи з вимог ст. 88 ЦПК України, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача ОСОБА_2 на користь позивача понесені ним судові витрати, оскільки суд двйшов висновку про те, що саме цим відповідачем були порушені права позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 494, 495, 499 ЦК України, ст.ст. 5,6,19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями, п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23 грудня 1993 р., Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями, а також ст.ст. 3,4, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Визнати повністю недійсним свідоцтво України № НОМЕР_1 від 26.10.2009 на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, видане на ім`я ОСОБА_2.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтво України № НОМЕР_1 від 26.10.2009 на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, видане на ім`я ОСОБА_2, та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_2 на користь АБРО Індастріз Інк. витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз в сумі 19 527, 60 грн. та витрати на оплату судового збору в сумі 107,40 грн..

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: