Ухвала

іменем україни

15 липня 2015 рокум. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Касьяна О.П.,

суддів: Амеліна В.І., Гончара В.П., Остапчука Д.О., Савченко В.О.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти України, третя особа - Національна академія наук України, про стягнення коштів, за касаційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 11 листопада 2014 року,

в с т а н о в и л а:

У червні 2013 року ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 звернулися до суду з позовом до Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти України про стягнення коштів.

Зазначали, що вони є авторами винаходу «ІНФОРМАЦІЯ_1», на який відповідачем був отриманий патент України на винахід від 10 січня 2008 року № НОМЕР_1.

20 березня 2007 року між сторонами у справі був укладений договір між роботодавцем і винахідником щодо розміру та умови виплат винахіднику (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності і винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем (далі - Договір 1).

29 березня 2007 року між відповідачем та компанією Simanetics USA, Inc. (Сполучені Штати Америки) (далі - Правонаступники) був укладений Договір про передачу права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу (далі - Договір 2). Відповідно до пункту 2.1 статті 2 даного Договору відповідач передав Правонаступнику виключне безвідкличне право на подання заявок (в тому числі міжнародних заявок про патентну кооперацію (РСТ) і одержання Патентів на Винахід у країнах Паризького Союзу (крім України), що має своїм наслідком набуття Правонаступником повного обсягу Патентних прав з моменту одержання Патенту, а також всіх майнових і немайнових прав на підставі поданих заявок у визначених договором країнах і відповідно до законодавства таких країн.

27 листопада 2007 року між відповідачем , Правонаступником і фірмою Viewdle Inc. (Сполучені Штати Америки) був укладений договір цесії, згідно з яким до фірми Viewdle Inc. перейшли всі права та обов'язки Правонаступника за Договором 2.

Так у 2007, 2008 та 2012 роках на рахунки відповідача надходили кошти, передбачені підпунктами 4.2.1, 4.2.2 та 4.2.3 Договору 2. У зв'язку з отриманням коштів на підставі вказаних вище положень Договору 2 відповідач сплатив авторам визначений розмір винагороди і тим самим виконав належним чином частину зобов'язань за Договором 1.

Також, відповідно до пункту 4.7 Договору 2 у разі необхідності при відчужені компанії Правонаступника або Іншої сторони, до складу якої входитимуть Патенти, Правонаступник та/або інша сторона має право припинити свої зобов'язання за пунктами 4.3, 4.4 і 4.5 цієї статті шляхом виконання умов, викладених нижче в цьому Пункті. Відчуження компанії в контексті пункту 4.7 вважається прямий продаж компанії як цілісного майнового комплексу або продаж контрольного пакета її акцій, або оплатне відчуження (продаж) активів, до складу яких входять Патенти. Правонаступник або інша сторона сплатить на користь Правовласників (відповідача) два відсотки від вартості транзакції з відчуження компанії, до складу активів якої входитимуть Патенти, але не менше ніж сто тисяч доларів США.

12 жовтня 2012 року на рахунок відповідача надійшли кошти у рамках виконання фірмою Viewdle Inc умов пункту 4.7 Договору 2 у сумі 700 000 (сімсот тисяч доларів США) доларів США. Відповідно за результатами вищезазначеної транзакції відповідач отримав вигоду від реалізації майнових і немайнових прав на винахід, авторами якого є позивачі. Розмір вигоди становить 700 000 тисяч доларів США, а тому як це передбачено п. 4.3 Договору 1, з цієї суми відповідач зобов'язаний був сплатити належну позивачам винагороду у розмірі 35 %, а саме, 245 000 (двісті сорок п'ять тисяч доларів США) доларів США - в рівних частинах по 49 000 США кожному з позивачів.

У порушення Договору 1 сума винагороди позивачам не сплачена.

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2013 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 11 листопада 2014 року, у задоволенні позовних вимог відмовлено.

У касаційній скарзі ОСОБА_1 просить ухвалені у справі судові рішення скасувати і ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити у повному обсязі, мотивуючи свої вимоги неправильним застосуванням судами норм матеріального права і порушенням норм процесуального права.

Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Зазначеним вимогам ухвала суду апеляційної інстанції у повній мірі не відповідає.

Відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_111877/ed_2012_10_16/pravo1/T368700.html?pravo=1> (далі - Закон) правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому надається згідно з цим Законом <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_10_16/pravo1/T368700.html?pravo=1>, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно з нормами ст. 9 Закону право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.

Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.

Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та розміру вирішуються в судовому порядку.

Відповідно до ст. 28 Закону використанням винаходу (корисної моделі) визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Згідно з ч. ч. 7, 8 цього Закону <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_10_16/pravo1/T368700.html?pravo=1> власник патенту має право дати будь - якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Згідно зі ст. 526 ЦК України <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843595/ed_2014_05_13/pravo1/T030435.html?pravo=1> зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_05_13/pravo1/T030435.html?pravo=1>, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Судом установлено, що 20 березня 2007 року між позивачами та Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти України було укладено Договір 1, згідно пунктів 4, 4.2 якого роботодавець зобов'язався видати винахіднику винагороду за винахід у випадках реалізації в зарубіжних країнах і продажу ліцензії або інших майнових та немайнових прав, та (або) поставку продукції на експорт.

29 березня 2007 року між відповідачем та компанією Simanetics USA, Inc. (Сполучені Штати Америки) був укладений Договір 2, відповідно до якого компанії Simanetics USA, Inc. були передані права на подання заявок і одержання патентів на винахід у країнах Паризького Союзу.

У 2007, 2008 та 2012 роках відповідач сплатив авторам визначений Договором 2 розмір винагороди у виконання зобов'язань за Договором 1.

Крім того, згідно пункту 4.7 Договору 2 у разі необхідності при відчужені компанії Правонаступника або Іншої сторони, до складу якої входитимуть Патенти, Правонаступник та/або інша сторона має право припинити свої зобов'язання за пунктами 4.3, 4.4 і 4.5 цієї статті шляхом виконання умов, викладених нижче в цьому Пункті. Відчуження компанії в контексті пункту 4.7 вважається прямий продаж компанії як цілісного майнового комплексу або продаж контрольного пакета її акцій, або оплатне відчуження (продаж) активів, до складу яких входять Патенти. Правонаступник або інша сторона сплатить на користь Правовласників (відповідача) два відсотки від вартості транзакції з відчуження компанії, до складу активів якої входитимуть Патенти, але не менше ніж сто тисяч доларів США.

На виконання вказаного пункту Договору 2, у зв'язку з укладенням 27 листопада 2007 року між відповідачем, Правонаступником і фірмою Viewdle Inc. (Сполучені Штати Америки) договору цесії, згідно якого до фірми Viewdle Inc. перейшли всі права та обов'язки Правонаступника за Договором 2, на рахунок відповідача 12 жовтня 2012 року надійшли кошти в сумі 700 000 доларів США.

Факт перерахування зазначеної суми коштів відповідач не заперечував, а навпаки підтвердив знаходження її на рахунку Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти України до теперішнього часу, заявивши при цьому, що ніяких договорів, крім вище зазначеного договору від 29 березня 2007 року між ним та компанією Simanetics USA, Inc не укладалося, а тому пояснити за що конкретно були перераховані гроші, не може.

Проте, зазначені положення законодавчих актів та обставини справи судом апеляційної інстанції на порушення вимог ст. ст. 10 <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1766/ed_2014_02_23/pravo1/T041618.html?pravo=1>, 212 <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1987/ed_2014_02_23/pravo1/T041618.html?pravo=1>, 315 ЦПК України <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2106/ed_2014_02_23/pravo1/T041618.html?pravo=1> враховані не були, доводи та заперечення сторін належним чином не перевірені.

У порушення ст. ст. 212, 213, 214, 303, 304 ЦПК України апеляційний суд не дав належної правової оцінки тому факту, що відповідач отримавши на виконання п. 4.7 Договору 2 суму коштів у розмірі двох відсотків від вартості транзакції з відчуження компанії, яка складає 700 000 доларів США, не здійснив виплату винагороди позивачам, передбачену п. 4.2 Договору 1 у розмірах і порядку визначених п. 4.3 цього договору.

Отже висновок суду апеляційної інстанції щодо відсутності порушення прав винахідників на винагороду за використання чи реалізацію патенту є помилковим, якого суд дійшов без всебічного, повного, об'єктивного й безпосереднього дослідження наявних у матеріалах справи доказів, оскільки п. 4.2 Договору 1 передбачено зобов'язання відповідача видати винахіднику винагороду за винахід не тільки у випадках реалізації в зарубіжних країнах і продажу ліцензії, а й інших майнових та немайнових прав, що й було здійснено Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти України відповідно до Договору 2 та договору цесії.

Отже апеляційний суд не виконав своїх обов'язків, визначених ст. ст. 212, 303, 304, 315 ЦПК України.

Допущене судом апеляційної інстанції порушення норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, згідно вимог ст. 338 ЦПК України <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2130/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1> є підставою для скасування ухваленого судового рішення і направлення справи на новий судовий розгляд до апеляційної інстанції.

Керуючись ст. 336, 338, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а :

Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 11 листопада 2014 року скасувати.

Справу передати на новий апеляційний розгляд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий О.П. Касьян

Судді: В.І. Амелін

В.П. Гончар

Д.О. Остапчук

В.О. Савченко