РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2015 року

Рівненський міський суд Рівненської області у складі :

головуючого судді Рогозіна С.В.,

при секретарі Якимчук І.В.

з участю представника позивача ОСОБА_1

представника третьої особи ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ЕХЗ ТЕХНОЛОГІЇ» до ОСОБА_4, Державної служби інтелектуальної власності України, третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю на «ТЕХНОТЕК» про визнання патенту України на корисну модель недійсним, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 «ЕХЗ ТЕХНОЛОГІЇ» звернулось до суду з позовною заявою до ОСОБА_4, Державної служби інтелектуальної власності України, третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_5 «ТЕХНОТЕК» про визнання патенту України на корисну модель недійсним. В позовній заяві вказує, що 20 вересня 2013 року Державною службою інтелектуальної власності України було видано деклараційний патент на корисну модель № 83563 «Анодний заземлювач пластинчастий».

Згідно бібліографічних (відкритих) відомостей спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» власником прав, що випливають з цього охоронного документа є ОСОБА_4.

Вважає, що надання правової охорони технічному рішенню, що охороняється цим деклараційним патентом порушує та обмежує права та законні інтереси позивача.

Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» деклараційний патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

Деклараційний патент України № 83563 від 10.09.2013 року на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий», було видано відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, тобто за ознаками формальної експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою та промислово придатною.

Так, корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки та визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

За дорученням позивача, 15.11.2013 p. патентний повірений ОСОБА_6 вніс відповідне клопотання до закладу експертизи заявок на винаходи (корисні моделі) - державного підприємства «Український інститут промислової власності".

За результатами зазначеної експертизи запатентованої корисної моделі ДП «Український інститут промислової власності» надіслав патентному повіреному ОСОБА_6 (представнику позивача) Висновок від 08.08.2014 року № 16599/ЗУ/14 експертизи щодо умов патентоздатності. Яким встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України № 83563 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме: за пунктом 1 формули не є новою.

Вказує, що патент на корисну модель підлягає визнанню у судовому порядку недійсним, оскільки він не відповідає запатентованому винаходу (корисної моделі) та умовам патентоздатності, які встановлені статтею 7, 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Адже, корисна модель що охороняється патентом № 83563 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки не є новою, тому патент України № 83563 на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий» підлягає визнанню недійсним повністю у судовому порядку.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 позовні вимоги підтримала з підстав викладених в позовній заяві, просить суд визнати деклараційний патент України № 83563 на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий» недійсним.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним деклараційного патенту України № 83563 та здійснити про це публікацію у офіційному бюлетені "Промислова власність" та стягнути судові витрати по справі.

Представник відповідача позовні вимоги позивача заперечила повністю та пояснила, що згідно ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з метою визнання патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. Патент може бути визнано недійсним виключно у судовому порядку.

Висновком експертизи № 16599/ЗУ/14 від 08.08.2014 р. встановлено, що найближчим до запатентованої корисної моделі є об'єкт, що міститься в Каталозі продукції Компанії «ТехноПром» та був розміщений в Каталозі 29.04.2013 p., зазначений об'єкт містить всі ознаки незалежного пункту формули запатентованої корисної моделі.

Заявка на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий» була подана 27.06.2013 р. ОСОБА_7, що підтверджується відомостями з Бази даних «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетня «Промислова власність». ОСОБА_8 на момент подачі заявки працював на посаді інженера-конструктора (електротехніка) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Технотек», що підтверджується Наказом № 61 від 20.07.2012 р. ТОВ «Технотек» Про прийом на роботу ОСОБА_7 та Наказом № 40-К від 05.05.2013 р. ТОВ «Технотек» По особовому складу.

Згідно посадової інструкції інженера-конструктора, затвердженої Наказом генерального директора ТОВ «Технотек» 15.11.2012 р. № 54, з якою ОСОБА_8 був ознайомлений 15.11.2012 p., до обов'язків інженера-конструктора належить зокрема розробка ескізних, технічних і робочих проектів обладнання для електрохімічного захисту металевих конструкцій від корозії.

ТОВ «Технотек» розпочало роботу по розробці та впровадженню у виробництво анодного заземлювача пластинчастого (робоча назва - графітопластовий анодний заземлювач глибинного типу) 01.01.2011 р., згідно Наказу № 10.1 від 01.02.2011 р. «Про створення робочої групи для розробки нових виробів». З моменту прийняття на роботу ОСОБА_8 був включений до складу робочої групи та приймав участь у розробці вказаного виробу.

Вказує, що ще одним підтвердженням розробки ТОВ «Технотек» оскаржуваної корисної моделі до розміщення інформації про неї ТОВ «Технопром» є той факт, що 06.11.2012 р. ТОВ «Технотек» було укладено з Державним підприємством Науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації «СЕПРОЗ» ОСОБА_9 Наук України Договір № 128/129/12 на виконання послуг з метою сертифікації продукції, а саме - послуг з експертизи та підтвердження відповідності (сертифікації) електродів заземлення типу ПВЕК 3К (анодний заземлювач пластинчастий) та ЕПМСЛВЕК 3К. 27.03.2013 р. ТОВ «Технотек» отримало Сертифікат відповідності на продукцію «Електроди анодні комплектні типу ПВЕК 3К».

Крім того, новостворений виріб Електрод заземлення анодний типу ПВЕК 3К був представлений ТОВ «Технотек» на 16 Міжнародній виставці «НАФТА та ГАЗ'2012», яка проходила у м. Києві з 23 по 25 жовтня 2012 року.

Таким чином, виходячи з викладених вище обставин, ТОВ «Технотек» було розроблено та впроваджено у виробництво виріб анодний заземлювач платинчастий (Електрод анодний) комплектний типу ПВЕК ЗК у жовтні 2012 року. Безпосередню участь у розробці виробу приймав ОСОБА_8, виконуючи свої службові обов'язки згідно посадової інструкції інженера-конструктора.

Беручи до уваги наведені докази роботи ОСОБА_7 на ТОВ «Технотек», його посадові обов'язки та інші наведені обставини, які свідчать про розробку ТОВ «Технотек» виробу Електрод анодний комплектний типу ПВЕК ЗК (Анодний заземлювач пластинчастий), а також виходячи з визначення, наведеного у ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» - «службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця» анодний заземлювач пластинчастий є службовою корисною моделлю ТОВ «Технотек», створеною працівником ТОВ «Технотек» у зв'язку з виконанням його службових обов'язків.

ОСОБА_8 скористався можливістю, встановленою ч. 4 ст. 9 ЗУ «Про охорону прав на винахід і корисну модель», та 27.06.2013 р. подав до Державної служби інтелектуальної власності заявку на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий» і 10.09.2013 р. отримав деклараційний патент на вказану корисну модель.

16 грудня 2013 року ОСОБА_8 передав право власності на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий» ОСОБА_4 згідно Договору про передачу права власності на корисну модель, відомості про передачу права власності були внесені до Державного реєстру патентів України на корисні моделі 25.03.2014 року.

Таким чином, ТОВ «ТехноПром» є особою, яка отримала інформацію від винахідника протягом 12 місяців до дати подачі заявки, а отже розкриття ТОВ «ТехноПром» інформації про суть виробу «Анодний заземлювач пластинчастий» шляхом розміщення такої інформації у каталозі продукції не може впливати на визнання корисної моделі «Анодний заземлювач пластинчастий» патентоздатною, тобто розміщення ТОВ «ТехноПром» інформації про суть виробу, який містить всі ознаки запатентованої корисної моделі, у каталозі продукції не впливає на визначення критерію новизни для корисної моделі «Анодний заземлювач пластинчастий».

ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ЕХЗ ТЕХНОЛОГІЇ» було створене 02.09.2013 року. Засновником ТОВ «ЕХЗ ТЕХНОЛОГІЇ» є ОСОБА_10, розмір його частки у статутному капіталі становить 100 %, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

З 5 січня 2012 року до 5 квітня 2013 року ОСОБА_10 працював на посаді директора ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Технотек», що підтверджується відповідними наказами про прийняття на роботу та про звільнення.

Як вбачається з викладених вище обставин розробки корисної моделі «Анодний заземлювач пластинчастий», саме в період роботи ОСОБА_10 на посаді директора ТОВ «Технотек» працівниками цього підприємства було розроблено вищевказану корисну модель.

Після звільнення ОСОБА_10 з посади директора ТОВ «Технотек» ним було засновано ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ЕХЗ ТЕХНОЛОГІЇ», яке розпочало виготовлення анодних заземлювачів пластинчастих під назвою Анодний заземлювач графітопластовий пластинчастий з використанням технології, розробленої ТОВ «Технотек».

Виходячи з дати реєстрації ТОВ «ЕХЗ ТЕХНОЛОГІЇ» - 02.09.2013 року та зважаючи на дату подачі заявки на отримання патенту на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий» працівником ТОВ «Технотек» ОСОБА_7, а також враховуючи розкриття інформації про корисну модель підприємством-розробником - ТОВ «Технотек» у жовтні 2012 року на 16 міжнародній виставці «НАФТА та ГАЗ'2012» твердження Позивача про здійснення ним значної підготовки та започаткування власного виробництва Анодного заземлювача пластинчастого не заслуговує на увагу, оскільки таке виробництво та підготовка були розпочаті після подачі ОСОБА_7 заявки на отримання патенту на корисну модель та практично одночасно з отриманням ним такого Патенту. Просить суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України, будучи належним чином повідомленим про час і місце судового засідання, в судове засідання не зявився, до початку розгляду справи подав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача позовні вимоги позивача заперечив повністю, просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

Вислухавши пояснення представника позивача, пояснення представника відповідача, представника третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного переконання.

Судом встановлено, що 20 вересня 2013 року Державною службою інтелектуальної власності України було видано деклараційний патент на корисну модель № 83563 «Анодний заземлювач пластинчастий».

Власником прав, що випливають з цього охоронного документа є ОСОБА_4.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» корисна модель - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону об'єктом корисної моделі, правова охорона якому надається згідно з Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначає, що деклараційний патент на корисну модель - це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

За ч. 9 ст. 16 Закону, під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 13 Закону; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 Закону, та чи не відноситься він до об'єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» деклараційний патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

Таким чином, судом встановлено, що деклараційний патент України № 83563 від 10.09.2013 року на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий», було видано відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, тобто за ознаками формальної експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою та промислово придатною.

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій статті 7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності.

15.11.2013 pоку патентний повірений ОСОБА_6, за дорученням ОСОБА_5 "ЕХЗ ТЕХНОЛОГІЇ", вніс відповідне клопотання до закладу експертизи заявок на винаходи (корисні моделі) - державного підприємства «Український інститут промислової власності".

Державним підприємством «Український інститут промислової власності», як уповноваженим законом закладом експертизи, у відповідності до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту України № 83563 на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий», було проведено експертизу запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності.

За результатами зазначеної експертизи запатентованої корисної моделі ДП «Український інститут промислової власності» було складено висновок від 08.08.2014 року № 16599/ЗУ/14 експертизи щодо умов патентоздатності, яким встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України № 83563 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме: за пунктом 1 формули не є новою.

З метою підтвердження чи спростування висновоку від 08.08.2014 року № 16599/ЗУ/14 експертизи щодо умов патентоздатності, судом було призначено судову експертизу інтелектуальної власності. Згідно висновку № 263 судової експертизи інтелектуальної власності складеної 04 березня 2015 року експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз корисна модель «Анодний заземлювач пластинчатий» за патентом України № 83563 від 10.09.2013 року не відповідає критерію патентоспроможності «новизна».

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. При визнанні патенту чи його частини недійсними вони вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту, про що Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Таким чином суд вважає, що оскільки корисна модель «Анодний заземлювач пластинчатий» за патентом України № 83563 від 10.09.2013 року не відповідає критерію патентоспроможності «новизна» він не відповідає запатентованому винаходу (корисної моделі) та умовам патентоздатності, які встановлені статтею 7, 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", тому патент України №83563 на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий» підлягає визнанню недійсним повністю у судовому порядку.

Згідно Положення про Державний реєстр патентів України, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу патенту) в силу вказаного положення Держслужба публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Таким чином, після визнання деклараційного патенту України № 83563 на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий» недійсним, Державна служба інтелектуальної власності України зобовязана внести відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним деклараційного патенту України № 83563 та здійснити про це публікацію у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Згідно ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві - пропорційно до тієї частини позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

Тому, з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 "ЕХЗ ТЕХНОЛОГІЇ" підлягає стягненню судовий збір у розмірі 487,20 гривень та 2460 гривень витрат на проведення судової експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 469 Цивільного кодексу України, ст. ст. 1, 6, 7, 16, 25, 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», ст. ст. 10, 11, 60, 88, 212, 214, 215, 224, 225, 226, 233 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ЕХЗ ТЕХНОЛОГІЇ» до ОСОБА_4, Державної служби інтелектуальної власності України, третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю на «ТЕХНОТЕК» про визнання патенту України на корисну модель недійсним - задоволити повністю.

Визнати деклараційний патент України № 83563 на корисну модель «Анодний заземлювач пластинчастий» недійсним.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним деклараційного патенту України № 83563 та здійснити про це публікацію у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ЕХЗ ТЕХНОЛОГІЇ" судовий збір у розмірі 487,20 (чотириста вісімдесят сім) гривень 20 копійок та 2460 (дві тисячі чотириста шістдесят) гривень витрат на проведення судової експертизи.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Рівненської області через суд першої інстанції. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя С.В.Рогозін