Солом'янський районний суд м. києва
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі судді Кицюк В.С.,

за участю секретаря Грінченко Є.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом STEFANO RICCI S.P.A. до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг частково, -

В С Т А Н О В И В:

В червні 2014 року STEFANO RICCI S.P.A. (далі - компанія або Стефано Річі) звернулося до суду із вищезазначеним позовом, в якому просить суд визнати недійсним свідоцтво НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг частково, а саме - щодо всіх товарів 18, 25 класів та частини послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), зазначених у Свідоцтві, з моменту подання заявки на його реєстрацію.

Також позивач просить зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - ДСІВУ) внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним вищезазначеного свідоцтва частково - для всіх товарів 18, 25 класів та частини послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність», мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, компанія Стефано Річі є власником торговельної марки (знака для товарів і послуг) «STEFANO RICCI», міжнародне свідоцтво №767523, з 17 вересня 2001 року щодо товарів 3, 9, 14, 18, 21, 25 класів МКТП, при цьому «класу 18» відповідають наступні товари: сумки, ручні сумки, дорожні сумки, кишенькові гаманці, гаманці, валізи (для чоловіків) - bags, handbags, travel bags, wallets, purses, suitcases (for men), а «класу 25» - галстуки (краватки), сорочки, хустки нашийні, куртки, блузони, плащі, пояси (паски), одяг, взуття, трикотажні вироби (одяг), шкарпетки, все для чоловіків - neckties, shirts, scarves, jackets, blousons, coats, belts, shoes, knitwear, socks, all for men.

Відтак позивач стверджує, що саме з 17 вересня 2001 року діють виключно його права на торговельну марку «STEFANO RICCI», що відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надає йому виключних прав використовувати зазначену торговельну марку для виробництва товарів, для яких вона була зареєстрована, за своїм розсудом, а також виключно позивач має право дозволяти іншим особам використовувати цю торговельну марку без його дозволу.

В той же час, позивач дізнався про те, що ДСІВУ 14 вересня 2011 року зареєструвала торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 18, 24, 25 класів та послуг 35 класу МКТП, зокрема:

для товарів «18 класу» - ремінь (вичинена шкіра), штучний ремінь і товари з них, що не належать до інших класів, шкури тварин, валізи і дорожні сумки, зонти, парасольки, ціпки, тростини, упряж і лимарні (шорно-сідельні) вироби,

для товарів «25 класу» - одяг і взуття, наголовні убори,

для послуг «35 класу» - агентства комерційного інформування щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, вивчання ринку зазначених товарів 18, 24, 25 класів, демонстрування зазначених товарів18, 24, 25 класів, ділове інформування щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, дослідування ринкове щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, збирання інформації до комп`ютерних баз даних щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, імпортно-експортні операції щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, послуги з розміщування рекламних матеріалів щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, послуги дистриб`юторів, менеджерів у сфері бізнесу та продажу зазначених товарів 18, 24, 25 класів, послуги з постачання для інших (закуповування асортименту зазначених товарів 18, 24, 25 класів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам), представлення зазначених товарів 18, 24, 25 класів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, рекламування зазначених товарів 18, 24, 25 класів, в тому числі через комп`ютерну мережу, розповсюджування зразків зазначених товарів 18, 24, 25 класів, послуги щодо сукупного розміщування в торговельній мережі, на користь суспільства, асортименту зазначених товарів 18, 24, 25 класів та інформації щодо надаваних послуг, яке дозволяє споживачам зручним чином оглядати та купувати ці товари та замовляти послуги, в тому числі через мережу інтернет, розповсюджування рекламних матеріалів щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, сприяння продажеві (посередництво) зазначених товарів 18, 24, 25 класів, в тому числі за допомогою систем заохочення покупців, та ДСІВУ видала свідоцтво НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1, при цьому дата подання заявки 28.05.2010 року, а дата реєстрації - 10.06.2011 року.

Позивач наполягає на тому, що державна реєстрація знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» здійснена з порушенням вимог чинного законодавства, тому відповідне свідоцтво має бути визнано недійсним частково. Так, - для всіх товарів 18 і 25 класу та для частини послуг 35 класу, оскільки зазначена торговельна марка, на думку позивача, не відповідає умовам надання правової охорони, а вищезазначене свідоцтво НОМЕР_1 видане внаслідок подання ОСОБА_1 заявки на реєстрацію знака з порушенням прав інших осіб.

Так, позивач зазначає, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстрований для тих же товарів та споріднених з товарами послуг, що і знак «STEFANO RICCI». При цьому, заявка на реєстрацію знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» була подана набагато пізніше, ніж були зареєстровані знаки «STEFANO RICCI», відтак позивач за таких обставин, вважає, що має пріоритет на використання свого знаку, а дії відповідача ДСІВУ по реєстрації знаку та видачі відповідного свідоцтва кваліфікує як такі, що не відповідають положенням закону.

Звертаючи увагу на звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість, позивач стверджує про те, що вищезазначені позначення схожі до ступеню змішування, адже перші три літери в першому слові в обох позначеннях «STE» співпадають, а друге слово назви є взагалі тотожним «RICCI». Посилаючись на методичні рекомендації з окремих питань проведення заявки на знак для товарів і послуг, стверджує, що в даному конкретному випадку оскільки до складу обох назв входять по два слова, і в обох випадках друге слово «Річі» є сильним елементом, що само по собі з урахуванням наявної схожості перших трьох літер першого слова вводить споживачів в оману щодо ідентичності знаку.

Таким чином, позивач робить висновок про те, що ДСІВУ всупереч закону надала правову охорону позначенню, яке є оманливим і таким, що призводить до введення в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Схожість товарів та однорідність послуг за обома свідоцтвами є також очевидною, наполягає позивач.

Позивач акцентує увагу суду на тому, що бренд «STEFANO RICCI» веде свій облік з 1972 року. Протягом більше ніж 40 років марка постійно досліджувала та вдосконалювала чоловічі аксесуари та одяг, в подальшому взялася за виготовлення прикрас. Марка є елітною та відомою у всьому світі. Відтак позивач дорожить своїм авторитетом в світі моди та бездоганною репутацією, на яку, на його думку, «посягає» відповідач ОСОБА_1

Відтак вважаючи свої права порушеними, позивач вимагає судового захисту шляхом припинення дій, які порушують такі права, та відновлення становища, яке існувало до порушення (Том №1 а.с.1-12)

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги з підстав, викладених в позовній заяві, представник ДСІВУ проти задоволення позову заперечував. Обидва просили в подальшому розглядати справу за їх відсутності, останній - з урахуванням письмових заперечень, в яких зазначив, що при реєстрації знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» ДСІВУ не було допущено порушень закону та інтересів будь-яких осіб. Висновок же експерта, наявний в матеріалах справи, просив не приймати до уваги, оскільки експерт під час його складання був, на його думку, необ`єктивним, висловив припущення щодо того, що італійська мова є непопулярною в Україні, відтак для споживачів при сприйнятті цих двох знаків розрізняльною ознакою буде саме «Ricci». Навпаки, представник відповідача ДСІВУ зазначив, що Ricci є загальновідомим прізвищем, то ж відмінним для споживача буде саме перше слово в назвах. Звертав увагу на те, що сам експерт зазначив, що STEFANO RICCI - це ім`я та прізвище, а ІНФОРМАЦІЯ_1 - це в перекладі «ІНФОРМАЦІЯ_2», що навіть в скороченому вигляді слово (ім`я) STEFANO (Stefanio, Stenio, Steno, Stefi) не звучить як Stella. Наполягав на тому, що експерт неправильно дослідив властивості самого знаку, зокрема, те, що обидва знаки схожі виключно другим словом «Річі», щодо першого, то ці слова взагалі відмінні і по звучанню, і по кількістю слогів. Наполягав на тому, що знаки зберігають свій відрізняльний характер, вважав, що неможна порівнювати лише перші три літери перших слів в назвах, оскільки ці обидві назви сприймаються виключно словосполученнями. Акцентував увагу суду на тому, що не тільки Stefano, але і Stella може означати ім`я людини, що в своїй сукупності виключає висновок про однакове семантичне значення і зовсім не свідчить про однакового виробника товарів чи введення в оману щодо його особи. Представник ДСІВУ оспорював зроблене експертом порівняння знаків не в цілому, а в частині, оскільки споживачами вони сприймаються як словосполучення, і це, на його думку, протирічить п.4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Більше того, на підтвердження своєї позиції не брати висновок експерта до уваги представник ДСІВУ наводить і твердження останнього щодо однорідності товарів, наведених у 24 класі МКТП, відносно яких, зокрема, зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 товарам, які начебто отримали охорону за міжнародним свідоцтвом №767523, оскільки, акцентує увагу представник ДСІВУ, цим товарам не надана правова охорона міжнародною реєстрацією №767523, що залишилося поза увагою експерта (немає тканин і текстильних виробів, ковдр, покривал і скатерок), просив відмовити в задоволенні позову (Том №3 а.с.91-99)

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином відповідно до положень ст.74 ЦПК України (Том №3 а.с.104). Ухвалюючи рішення про можливість розгляду справи за її відсутності та за відсутності її представника, суд керується імперативними положеннями ч.3 ст.27 ЦПК України, згідно яким особи, які беруть участь у справі, зобов`язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов`язки.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року №475/97-ВР, гарантовано кожній фізичній або юридичній особі право на розгляд судом протягом розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, у якій вона є стороною.

Так, в судові засідання по справі 16 липня 2014 року відповідач ОСОБА_1 не з`явилася, будучи завчасно повідомленою про розгляд справи в суді, просила перенести розгляд справи у зв`язку із своєю зайнятістю (Том №1 а.с.113, 115, Том №3 а.с.37)

В судове засідання 01 вересня 2014 року з`явився її представник ОСОБА_3 (Том №3 а.с.47), який жодних клопотань, в тому числі про ознайомлення з матеріалами справи не заявляв.

Про розгляд справи 08 червня 2015 року відповідач ОСОБА_1 була повідомлена особисто ще 15 травня 2015 року (Том №3 а.с.89), проте жодних дій, направлених на ознайомлення з висновком експерта, яким доповнилися матеріали справи у порівнянні із матеріалами справи станом на 01.09.2014 року, не вчинила ані вона, ані її представник, на відміну від інших представників сторін, які скористалися таким своїм правом і ознайомилися зі справою 02.06.2015 та 05.06.2015 (Том №3 а.с.90-93)

В той же час саме під час судового засідання 08 червня 2015 року прибувший представник відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_3 заявив клопотання про відкладення розгляду справи для надання йому часу на ознайомлення з матеріалами справи (Том №3 а.с.103)

Як вбачається із розписки ОСОБА_3 в цей же день він з матеріалами справи і ознайомився. Окремо він попросив не призначати справу раніше 12 серпня 2015 року (Том №3 а.с.101)

Такі дії відповідача ОСОБА_1 та її представника суд кваліфікує як зловживання своїми правами і вважає за можливе розглянути справу за їх відсутності, оскільки часу на представлення суду доводів своєї правової позиції у справі було цілком достатньо як і можливості за потреби подати відповідну заяву про перенесення розгляду справи з зазначенням поважності причин пропуску.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до абзаців 3 та 4 пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг та, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За змістом п.п. «а» п.1 ст.19 цього Закону свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Судовим розглядом встановлено, що позивач компанія Стефано Річі веде свою діяльність з 11 вересня 1979 року (Том №1 а.с.26)

Згідно сертифікату про реєстрацію (ідентифікацію) компанії остання має за мету виробництво, пакування, продаж і дистриб`юцію як в Італії, так і за її межами, наступними товарами: вироби і готові предмети одягу (сорочки, піджаки, брюки, сукні, пальто, верхній одяг, на півпальто, куртки, дощовики, вечірні сукні, трикотаж тощо) для чоловіків, жінок, дітей, вироби і готові предмети нижнього одягу (піжами, халати, труси, бокси, футболки, шкарпетки, гольфи тощо) для чоловіків, жінок, дітей, включаючи краватки, метелики, нашийні хустки, краватки для смокінга, ескотскі, рукавички, пояси, бретелі, портфелі, течки для документів, сумки, валізи, капелюхи, туфлі, парасольки, окуляри, футляри для ключів, ювелірні вироби, біжутерія і годинники, косметика і парфумерія як для чоловіків, так і для жінок, приладдя для письма, меблі, кераміка, вироби зі скла, домашній текстиль, покривала, штори, декоративні тканини, килими, канцелярські вироби (записники, папір для листів, ручки, гральні карти, олівці, пакети, коробки, подарунковий папір), рекламна продукція, подарунки та сувеніри взагалі з будь-якого матеріалу та форми, вино та інші алкогольні та безалкогольні напої тощо (Том №1 а.с.26)

Для досягнення вищезазначеної мети для компанії в сертифікаті передбачено зайняття імпортно-експортною діяльністю (Том №1 а.с.27)

17 липня 1986 року компанія була трансформована в акціонерне товариство, основним напрямком діяльності якого стало виробництво краваток, сорочок, поясів, одягу для чоловіків та жінок та різних аксесуарів. Також передбачалося, що компанія може працювати як на території Італії, так і проводити діяльність, пов`язану з імпортом та експортом (Том №1 а.с.56, 64)

Фірмові магазини компанії представлені в Пекіні, Мілані, Флоренції, Монте-Карло, Москві, Нью-Йорку, Беверлі-Хіллз, Парижі, Сеулі, Шанхаї, Сінгапурі, Досі та Києві. Компанія має репутацію престижного бренду класу «люкс» - виробника чоловічого одягу, взуття та аксесуарів (Том №1 а.с.131-217, 218, 234)

17 вересня 2001 року позивач став власником свідоцтва №767523, яке набуло міжнародної реєстрації і діє в Україні в повному обсязі з 23 жовтня 2002 року (Том №1 а.с.82, Том №3 а.с.17) на знак для товарів і послуг «STEFANO RICCI» щодо товарів 3, 9, 14, 18, 21, 25 класів МКТП, а саме:

«клас 3» - косметичні засоби, мило та парфуми (для чоловіків) - cosmetic products, soaps and parfumes (for men),

«клас 9» - захисні окуляри (для чоловіків) - eyewear (for men),

«клас 14» - годинникові вироби, золотарські вироби (для чоловіків) - timepieces, jewellery (for men),

«клас 18» - сумки, ручні сумки, дорожні сумки, кишенькові гаманці, гаманці, валізи (для чоловіків) - bags, handbags, travel bags, wallets, purses, suitcases (for men),

«клас 21» - домашнє або кухонне начиння і вмістини (не з дорогоцінних металів і не покриті ними), гребені (гребінці) та губки, щітки (крім пензлів), щіткові матеріали, знаряддя для чищення, сталева вовна, необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного), вироби із скла та череп`яні вироби, що не належать до інших класів - household or kitchen utensils and containers (neither of precious metal nor coated therewith), combs and sponges, brushes (except paintbrushes), brushware materials, cleaning equipment, steelwool, unworked or semi-worked glass (except for building glass), glassware and earthenware not included in other classes,

«клас 25» - галстуки (краватки), сорочки, хустки нашийні, куртки, блузони, плащі, пояси (паски), одяг, взуття, трикотажні вироби (одяг), шкарпетки, все для чоловіків - neckties, shirts, scarves, jackets, blousons, coats, belts, shoes, knitwear, socks, all for men (Том №1 а.с.78-79, Том №3 а.с.18-19)

10 вересня 2011 року ДСІВУ здійснила державну реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім`я ОСОБА_1 та видала свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 за матеріалами заявки від 28.05.2010 №m2010 08156 щодо наступних товарів та послуг 18, 24, 25, 35 класів МКТП, зокрема:

для товарів «18 класу» - ремінь (вичинена шкіра), штучний ремінь і товари з них, що не належать до інших класів, шкури тварин, валізи і дорожні сумки, зонти, парасольки, ціпки, тростини, упряж і лимарні (шорно-сідельні) вироби,

для товарів «24 класу» - тканини і текстильні вироби, що не належать до інших класів, ковдри, покривала і скатерки,

для товарів «25 класу» - одяг і взуття, наголовні убори,

для послуг «35 класу» - агентства комерційного інформування щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, вивчання ринку зазначених товарів 18, 24, 25 класів, демонстрування зазначених товарів18, 24, 25 класів, ділове інформування щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, дослідування ринкове щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, збирання інформації до комп`ютерних баз даних щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, імпортно-експортні операції щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, послуги з розміщування рекламних матеріалів щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, послуги вистриб`юторів, менеджерів у сфері бізнесу та продажу зазначених товарів 18, 24, 25 класів, послуги з постачання для інших (закуповування асортименту зазначених товарів 18, 24, 25 класів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам), представлення зазначених товарів 18, 24, 25 класів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, рекламування зазначених товарів 18, 24, 25 класів, в тому числі через комп`ютерну мережу, розповсюджування зразків зазначених товарів 18, 24, 25 класів, послуги щодо сукупного розміщування в торговельній мережі, на користь суспільства, асортименту зазначених товарів 18, 24, 25 класів та інформації щодо надаваних послуг, яке дозволяє споживачам зручним чином оглядати та купувати ці товари та замовляти послуги, в тому числі через мережу інтернет, розповсюджування рекламних матеріалів щодо зазначених товарів 18, 24, 25 класів, сприяння продажеві (посередництво) зазначених товарів 18, 24, 25 класів, в тому числі за допомогою систем заохочення покупців (Том №3 а.с.12-13)

Так, згідно висновку ДСІВУ від 08.04.2011 року за результатами кваліфікаційної експертизи, на підставі якого і було прийнято рішення відповідачем ДСІВУ про державну реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім`я ОСОБА_1, було встановлено, що заявлене відповідачем ОСОБА_1 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг (Том №3 а.с.32), що за переконанням суду цілком відповідає положенням діючого законодавства.

Так, з матеріалів заявки вбачається, що надаючи опис знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» представник відповідача ОСОБА_1 зазначив, що дане словосполучення є фантазійним, що слово «Stella» перекладається як зірка, що є символом всього ідеального. Словосполучення має назву «Зірка Річі» (Том №3 а.с.24)

Згідно даних, наданих представниками позивача у справі, на Інтернет-сайті «річчі.ком.юа» можна знайти інформацію про торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», а конкретно про «Магазини італійських тканин та фурнітури», де приведений перелік різноманітних видів тканин та одяг відомих світових торговельних марок, серед яких відсутня назва «STEFANO RICCI» (Том №3 а.с.14-15)

Аналіз представленої ж роздруківки інтернет-сторінки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за вищезазначеним посиланням також свідчить про те, що основним змістовним навантаженням є саме слово Ricci без жодного посилання на «STEFANO», більше того, заслуговує на увагу і графічне зображення даного слова - «Ricci», «ricci», а не як в назві «STEFANO RICCI» - великими літерами (Том №3 а.с.16)

Згідно висновку комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 27 квітня 2015 року №993 знак за міжнародною реєстрацією №767523 «STEFANO RICCI» та знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» є схожими настільки, що їх можна сплутати стосовно, товарів 18 класу МКТП, 24 класу МКТП, 25 класу МКТП та частини послуг класу 35. Експерт стверджує, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» може вводити в оману щодо особи, яка виробляє, зокрема, товари 18 класу МКТП, 24 класу МКТП, 25 класу МКТП та частину послуг 35 класу МКТП (Том №3 а.с.57-83)

Відповідно до ч.6 ст.147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов`язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими ст.212 ЦПК України.

Відповідно до ст.212 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За викладених судом обставин справи, суд вважає доводи представника відповідача ДСІВУ щодо відсутності законних підстав для задоволення позову переконливими. Суд не бере до уваги вищезазначений висновок експерта, проте і підстав для призначення повторної чи додаткової експертизи не вбачає, надаючи оцінку тим доводам і мотивам експерта, які наведені ним в дослідженні і проаналізовані судом нижче.

Експерт, як правильно зазначив представник відповідача ДСІВУ, в своєму висновку порівняв позначення товарів, наведених у 24 класі МКТП, відносно яких, зокрема, зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 та не надана правова охорона міжнародної реєстрації №767523, відтак є досить суперечливим висновок про те, що товари 24 класу МКТП за свідоцтвом України НОМЕР_1 є однорідними із будь-якими товарами за міжнародним свідоцтвом №767523.

В той же час, сам позивач в позовних вимогах на це звертає увагу, акцентуючи на тому, що «зазіхання на високу репутацію» позивача він вбачає саме у державній реєстрації торговельної марки на товари 18 та 25 класу МКТП (а ні 24)

Відповідно до ч.4 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, яких надається знаку, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру.

Відповідно до п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п.4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року №116 із відповідними змінами (далі - Правила) позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його модна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

В даному випадку експерт проводив порівняння словесних знаків, при цьому враховував ймовірну звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість.

Так, експерт зазначив, що обидва знаки є словесними.

П. 4.3.2.6. Правил визначено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Експерт стверджує про схожість словесних позначень, зокрема, про звукову (фонетичну) схожість.

Проте, суд вважає в даному випадку доводи представника відповідача ДСІВУ щодо того, що вищенаведене не свідчить про однорідність позначень таким, що заслуговує на увагу.

Відповідно до Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі - методичні рекомендації) для вирішення питання щодо фонетичної схожості (несхожості) досліджуваних словесних знаків (словесних елементів знаків) застосовується фонетичний розбір, який полягає в характеристиці складової структури та звукового складу слів. При проведенні фонетичного розбору необхідно обов`язково виголошувати слово вголос та пам`ятати, що характеризуються не букви, а звуки слова.

Натомість наводячи висновок про те, що в обох назвах співпадаючими є перша частина першого слова та друге слово, на яке робиться наголос, експерт залишив поза увагою те, що позначення повністю відрізняються звучанням перших слів.

Відтак в даному випадку ймовірна схожість позначень має вираховуватися і на сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Суд погоджується із твердженням представника відповідача ДСІВУ, що під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення їх на окремі елементи (до речі є відмінною і кількість слогів у перших словах позначень)

Щодо графічного (візуального) елементу, то експерт зазначає, що знаки за свідоцтвом України НОМЕР_1 та за міжнародною реєстрацією №767523 можуть бути відтворені у будь-якій формі, з використанням будь-якої гарнітури або кольору, та модна відтворювати будь-яким шрифтом та у сукупності з додатковими елементами за умови, що зареєстровані знаки зберігають свій відрізняльний характер.

Представлені ж сторонами позначення візуально також не свідчать про однорідну графіку, оскільки одне виконане великими літерами, а інше - із застосуванням маленьких «STEFANO RICCI» - «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Таке графічне зображення, за переконанням суду, також виключає змішування знаків і перше зорове їх сприйняття як схожих настільки, що їх можна сплутати.

Щодо семантичної (смислової) ознаки ймовірної схожості, то в даному випадку суд не погоджується із обґрунтуванням експерта щодо «досить складним для українського споживача у зв`язку з непопулярністю італійської мови в Україні перекладом італійських слів», а відтак висновок експерта, що за таких умов слова STEFANO та Stella будуть сприйматися ним як однорідні за смислом судом не приймається.

Сам експерт зазначає, що навіть в скороченому вигляді слово (ім`я) STEFANO (Stefanio, Stenio, Steno, Stefi) не звучить як Stella, що STEFANO це одне італійське ім`я (чоловіче), а Stella - друге, тільки жіноче, що STEFANO RICCI - це ім`я та прізвище, а ІНФОРМАЦІЯ_1 - це в перекладі «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Дійсно, Ricci - є однорідним позначенням в назві, проте, як сам наводить експерт це одне із найпопулярніших і найпоширеніших прізвищ в Італії, що означає «курчавий, кудрявий». Відтак суд відхиляє твердження експерта, що така назва в позначенні (RICCI, Ricci) викликає у споживача стійку асоціацію із належністю знаків STEFANO RICCI та ІНФОРМАЦІЯ_1 одному власнику.

Відповідно до рекомендацій ВОІВ «9.165. Товарные знаки когут быть сходными друг с другом в большей или меньшей степени. В данном случае тестом, конечно, является определение того, являются ли они сходными до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров. Если потребитель может смешать товары, дистинктивная функция товарного знака не работает и потребитель может не купить тот товар, который он хочет…Поскольку средний потребитель с первого взгляда, как правило, не видит различий между знаками, которые он мог бы распознать, если бы более тщательно изучил знак и товар, предлагаемый с ним, то первое впеатление, получаемое им, должно быть ложным»

Проте, незважаючи на те, що товари за класами 18, 25 МКТП є однорідними (одяг, взуття, сумки), вищезазначені позначення торговельних марок (знаків для товарів та послуг), за переконанням суду, не призводять до змішування, оскільки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, тому що є відмінними за звуковим (фонетичним), графічним (візуальним) та смисловим (семантичним) елементами, про що судом наводилося вище.

Більше того, є незрозумілою позиція позивача, який позиціонує себе як бренд класу «ЛЮКС», а за наведеними обґрунтуваннями позову орієнтується на «середнього» споживача.

Щодо можливості введення в оману стосовно особи, яка надає послуги, то в даному випадку суд також вважає слід знову повернутися до країни походження обох назв - Італії і тверджень експерта у висновку щодо поширеності на її географічній території прізвищ RICCI (Ricci) та у гендерній відмінності перших слів у позначеннях.

Відповідно до ст.213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Під час ухвалення рішення суд вирішує, зокрема, такі питання, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин, яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин, чи слід задовольнити позов або в позові відмовити (ст.214 ЦПК України)

Відповідно до ч.1 ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

При цьому, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК України (ч.3 ст.10, ч.1 ст.60 ЦПК України)

Таким чином, суд з урахуванням наданих сторонами обґрунтувань своїх правових позицій у справі, оцінивши за своїм внутрішнім переконанням належність, допустимість та достовірність кожного доказу окремо та достатність і їх взаємний зв`язок у сукупності, приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову.

На підставі викладеного та керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 3, 4, 10-11, 57-59, 60-61, 212-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

В задоволенні позовних вимог STEFANO RICCI S.P.A. до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг частково, - відмовити.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Солом`янський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з моменту отримання його копії.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя - В.С. Кицюк