Справа № 2-1775/15
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2015 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва в складі

головуючого судді - Г.О. Козленко

за участю секретаря - Л.Л. Григорович

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарміна ЛТД» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту,-

встановив:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою та просить визнати недійсним патент України НОМЕР_1 від 25.06.2011 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», виданий на ім'я відповідача ОСОБА_1, а також зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним зазначеного патенту та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що, на думку позивача, патент України на корисну модель НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим ст.7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», оскільки сукупність ознак ІНФОРМАЦІЯ_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до відповідної установи, а саме до 30 березня 2011 року.

В судовому засіданні представник позивача позовну заяву підтримала та просила її задовольнити в повному обсязі.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні позовних вимог, пред'явлених до Державної служби, зважаючи на те, що патент України НОМЕР_1 на корисну модель був виданий відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

Представник відповідача ОСОБА_1 в судовому засіданні проти задоволення позовної заяви заперечував та просив відмовити в її задоволенні, посилаючись на недоведеність позивачем своїх вимог належними доказами.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, встановив наступне.

30.03.2011 відповідач ОСОБА_1 подав заявку № u 201103866 на видачу патенту України на корисну модель.

25.06.2011 Державною службою інтелектуальної власності України було видано на ім'я ОСОБА_1 патент України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Позивач здійснює виробництво та реалізацію продукту «Гліцеринові супозиторії», що містить склад, аналогічний вказаному у формулі корисної моделі за патентом України НОМЕР_1.

За твердженням позивача, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом відповідача до Міністерства охорони здоров'я України, третя особа: Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», ТОВ «Фарміна ЛТД», ТОВ «УТМ» про визнання протиправним та скасування наказу №2 від 03 січня 2012 в частині реєстрації лікарських засобів гліцеринові супозиторії «Фарміна».

На думку позивача, звернення відповідача до Окружного адміністративного суду міста Києва порушує інтереси позивача, порушує право на здійснення вільної господарської діяльності, а саме перешкоджає можливості реалізації контрагентами позивача продукції - «Гліцеринові супозиторії» на законних підставах на території України.

Таким чином, спір виник в зв'язку з тим, що, як вважає позивач, внаслідок видачі оспорюваного патенту було порушено його права, пов'язані з реалізацією продукції його виробництва на території України.

За змістом ст.12 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявка на корисну модель повинна відповідати вимогам єдності та містити заяву про видачу деклараційного патенту на корисну модель, опис корисної моделі, формулу корисної моделі, креслення (якщо на них є посилання в описі), реферат

Згідно з ч.11 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», якщо заявка на видачу деклараційного патенту на корисну модель відповідає вимогам статті 12 Закону, за наявності документа про сплату відповідного збору за подання заявки, заявнику надсилається рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель.

Відповідно до ст.25 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» деклараційний патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

В зв'язку з цим. судом приймаються до уваги доводи представника Державної служби інтелектуальної власності України стосовно відсутності порушення процедури видачі спірного деклараційного патенту України НОМЕР_1.

Відповідно до ч.2 ст.33 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.

Оскільки складеного компетентним органом в порядку ч.2 ст.33 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» висновку щодо відповідності корисної моделі за оспорюваним патентом умовам патентоздатності сторонами надано не було, керуючись ч.1 ст.143 ЦПК України судом було задоволено заяву представника позивача та призначено судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

В результаті проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності експертом С.Л. Гулею було складено висновок експерта №113/13 від 22.07.2013, в якому встановлено, що в матеріалах цивільної справи містяться відомості, за якими сукупність ознак корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 від 25.06.2011 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки - 30.03.2011.

Представник відповідача ОСОБА_1 подав клопотання про призначення повторної експертизи, у якому не погодився з висновком експерта. На обґрунтування необхідності призначення повторної експертизи вказав на порушення методики проведення судової експертизи, невідповідність зроблених експертом висновків дослідницькій частині висновку експертизи, а також невідповідність висновку експерта положенням законодавства.

Представник позивача заперечував проти призначення повторної судової експертизи, мотивуючи свої заперечення обґрунтованістю висновку експерта № 113/13 від 22.07.2013.

За змістом ч.1 ст.150 ЦПК України повторна експертиза може бути призначена судом, якщо висновок експерта було визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви у його правильності.

Розглянувши доводи учасників процесу та заслухавши пояснення судового експерта, суд прийшов до висновку про необхідність призначення в справі повторної судової експертизи, у зв'язку із сумнівами суду у правильності висновку первинної експертизи через суперечності між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експерта.

Проведення повторної судової експертизи було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, на розгляд якого було поставлене питання про те, чи містяться в матеріалах справи відомості, за якими сукупність ознак корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 від 25.06.2011 року стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки 30.03.2011 року.

Експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз А.В. Андрєєвою було складено висновок експерта за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 20/14-53 від 11.12.2014, в заключній частині якого експерт прийшов до висновку про те, що в матеріалах справи не містяться відомості необхідні для дослідження еквівалентності ознак, отже надати відповідь чи стала сукупність ознак корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 загальнодоступною у світі до дати подання заявки № u 201103866, не виявляється можливим.

Представник позивача подав письмові пояснення в яких не погодився з висновком повторної судової експертизи, вказавши на безпідставність його складення, а також наявність у ньому суперечностей.

Представники відповідача ОСОБА_1 та Державної служб інтелектуальної власності в усних поясненнях наполягали на тому, що висновок повторної судової експертизи є належним доказом, який повністю заперечує висновок первинної судової експертизи.

Клопотання про призначення повторної експертизи або про виклик судового експерта для надання пояснень щодо складеного ним висновку сторонами не заявлялись.

Відповідно до ч.6 ст.147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 цього Кодексу. За змістом ч.1 та ч.2 ст.212 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення.

При оцінці складеного А.В. Андрєєвою висновку експерта за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 20/14-53 від 11.12.2014 суд керується таким.

За змістом ч.1ст.53 ЦПК України експерт зобов'язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на задані йому питання.

Згідно з ч.7 ст.53 ЦПК України у разі виникнення сумнівів щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно заявляє суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за заданими питаннями.

Відповідно до абз.9 п.2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін'юсту України від 08.01.1998 № 53/5, експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Заява про відмову повинна бути вмотивованою.

В абз.5 п.2.2. тієї ж Інструкції на судового експерта покладено обов'язок невідкладно заявити клопотання органу, який призначив експертизу, щодо уточнення питань або надання відповідних матеріалів у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення (поставлених експертові питань) або виникнення потреби у додаткових матеріалах, необхідних для проведення повного дослідження.

З огляду на зміст приведених положень, при відсутності в матеріалах справи необхідних для проведення дослідження відомостей, судовий експерт повинен надіслати суду повідомлення про витребування додаткових матеріалів, а у разі не одержання відповіді - скласти вмотивовану заяву про відмову від проведення дослідження.

За таких умов, суд погоджується з позицією представника позивача про те, що висновок повторної судової експертизи, яким не надано відповіді на поставлене питання через відсутність, на думку експерта, в матеріалах справи необхідних для проведення дослідження відомостей, є складеним безпідставно.

При оцінці складеного С.Л. Гулею в результаті проведення первинної судової експертизи висновку експерта № 113/13 від 22.07.2013 суд виходив з наступного.

За змістом ч.3 та ч.4 ст.7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до ч.5 ст.6 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Під час проведення судової експертизи досліджувалась корисна модель за патентом України НОМЕР_1, що містить перший незалежний, а також другий і третій залежні пункти формули, які мають такий вигляд:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1, що включає основу - гліцерин - і допоміжні компоненти, який відрізняється тим, що як допоміжні компоненти містить кислоту стеаринову, натрію гідрокарбонат в наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

гліцерин 75-90

кислота стеаринова 7,5-18,7

натрію гідрокарбонат 2,5-6,3.

2. ІНФОРМАЦІЯ_1 за п. 1, який відрізняється тим, що маса супозиторію для дорослих становить 3,0 г.

3. ІНФОРМАЦІЯ_1 за п. 1, який відрізняється тим, що маса супозиторію для дітей становить 1,0 г.

При цьому, в абз.6 присутнього в матеріалах справи опису до корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 вказується, що використання як допоміжних компонентів кислоти стеаринової і натрію гідрокарбонату та вибір співвідношення компонентів дозволяє одержати ефективний супозиторій для застосування при запорах.

Отже, саме склад допоміжних компонентів, а також співвідношення компонентів впливають на технічний результат корисної моделі.

З наведених у висновку експерта № 113/13 від 22.07.2013 таблиць № 2 та № 3, експерт встановив, що всі ознаки корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 співпадають або є еквівалентними ознакам свічок з гліцерином, опис яких наведено у присутніх в справі джерелах інформації (а.с.7-9, а.с.10-12 т.1).

Як випливає з таблиць № 2 та № 3 висновку експерта № 113/13 від 22.07.2013, протиставлені експертом свічки з гліцерином характеризуються такими ознаками, як:

ІНФОРМАЦІЯ_1, що включає гліцерин та допоміжні компоненти у вигляді стеаринової кислоти та натрію вуглекислого кристалічного в наступних пропорціях по відношенню до маси супозитарію в 2.75 гр.(для дорослих) або 1.6 грами (для дітей) відповідно:

гліцерин 89,4545% або 90%;

кислота стеаринова 9,09% або 7,5%;

натрію вуглекислого кристалічного 4,72% або 3,75%.

Зважаючи на вказані дані, суд погоджується з викладеною у клопотанні про призначення повторної експертизи позицією представника відповідача ОСОБА_1 про те, що з протиставлених корисній моделі за оспорюваним патентом джерел невідомо, що ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати у своєму складі компоненти в наступних, наведених у формулі корисної моделі за осопрюваним патентом, співвідношеннях:

· гліцерин у пропорціях від 75 до 89,44 %;

· кислоту стеаринову у пропорціях від 9.1 до 18.7 %;

· натрію гідрокарбонат у пропорціях від 2.5 до 3.74 %.

Таким чином, сукупність ознак корисної моделі за оскаржуваним патентом не розкрита в повному обсязі в присутніх в матеріалах справи джерелах інформації, що ставить під сумнів висновок експерта.

Разом з цим, суд констатує, що судовий експерт не виявив серед присутніх в матеріалах справи джерел інформації відомостей про ІНФОРМАЦІЯ_1 з допоміжною речовиною у вигляді натрію гідрокарбонату, як це зазначено в незалежному пункті формули корисної моделі за оспорюваним патентом.

Натомість, у таблицях № 2 та № 3 висновку експерта № 113/13 від 22.07.2013 вказується, що наведення в формулі корисної моделі в якості допоміжної речовини натрію гідрокарбонату та наведення в протиставлених джерелах інформації в складі гліцеринових свічок в якості допоміжної речовини натрію вуглекислого кристалічного є еквівалентними ознаками, які забезпечують однаковий технічний результат.

В зв'язку з цим, з приводу застосування поняття «еквівалентні ознаки» при проведенні експертизи корисної моделі на відповідність такій умові патентоздатності, як новизна, суд встановив наступне.

ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в п.1 ст.16 передбачає, що експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.

У п.9.3. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 05.03.2002, зазначено, що: експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту.

Згідно з п. 6.5.2.3. цих же Правил перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу.

Таким чином, відповідні положення Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель не містять вказівок на те, що при проведенні експертизи на відповідність умовам патентоздатності можуть братись до уваги ознаки, еквівалентні ознакам, наведеним у формулі винаходу або корисної моделі.

На сторінці 8 висновку експерта № 113/13 від 22.07.2013 (а.с.66 т.1) зазначається, що «корисну модель не визнають як таку, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у патентній формулі». При цьому, експерт посилається на методичне джерело під № 3, яким є Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), зареєстрована в Мінюсті України 06.02.2010 за реєстраційним кодом 13.3.01., однак не уточнює розділ, пункт або номер аркушу методики які містять наведене ним положення.

В свою чергу, на сторінці 8 висновку № 20/14-53 від 11.12.2014 за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (а.с.35 зв. т.2), судовий експерт А.В. Андрєєва цитує положення тієї ж Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальної), за яким «Винахід не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у патентній формулі. …Дослідження еквівалентності ознак проводиться як це зазначено у розділі 4.4. «Дослідження еквівалентності ознак».

В той же час, в преамбулі п.4.4. «Дослідження еквівалентності ознак» присутньої в матеріалах справи Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальної), в якості застереження вказується, що оскільки умова патентоздатності «винахідницький рівень» до корисних моделей не застосовується, то і поняття «еквівалентна заміна» із залученням відомостей з рівня техніки до корисних моделей не застосовується.

Крім того, в абз.18 п.3.6.«Еквівалентні ознаки» тієї ж методики вказується, що у чинному законодавстві України умови патентоздатності не передбачають можливості використання поняття еквівалентних ознак при її встановленні в процесі проведення кваліфікаційної експертизи або при оскарженні охоронного документа.

Отже, використання поняття еквівалентних ознак при проведенні експертизи корисної моделі на відповідність умовам патеноздатності не передбачено ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Правилами розгляду заявки на винахід та суперечить приписам затвердженої Міністерством юстиції України Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальної).

В той же час, як було встановлено судом, висновок первинної експертизи, про те, що в матеріалах цивільної справи містяться відомості, за якими сукупність ознак корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за осопрюваним патентом стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки, було зроблено внаслідок визнання експертом еквівалентними ознаками наведення натрію гідрокарбонату у формулі корисної моделі та натрію вуглекислого кристалічного у присутніх в справі джерелах інформації.

За змістом П.17 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах», при перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з'ясувати, зокрема: чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи, обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

З оглядку на наведене, суд вважає складений експертом С.Л. Гулею за результатами проведення первинної судової експертизи висновок експерта № 113/13 від 22.07.2013 необґрунтованим та таким, що не відповідає законодавству, а також прямо суперечить методиці проведення судової експертизи.

За таких умов, суд не може взяти до уваги висновки експертів, зроблені в результаті проведення як первинної (за наслідками якої проведена повторна експертиза), так і повторної судових експертиз, та розглядає позов за наявними в справі матеріалами, оскільки сторони не скористалися своїм правом на подачу клопотання про проведення експертизи.

Відповідно до ч.1 ст.469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

У п.а) ч.1 ст.33 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Ч.2 ст.7 цього ж закону передбачає, що корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Згідно з ч.1 ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього кодексу.

На доказ невідповідності корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 такій умові патентоздатності, як новизна, позивач надав витяги з таких джерел, як Машковский М.Д. Лекарственные средства (Пособие для врачей) Часть первая, М., Медицина 1998 та Ф.Г. Тринус, Фармако терапевтический справочник - 6-е изд, стереотипное.- К.:Здоровья,1989. - 604 с.

Згідно з п.9.3. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил.

За змістом п.6.5.2.1. та 6.5.2.3. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки, який включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Державної служби. Перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу.

У п.6.5.2.8. цих же Правил вказано, що якщо заявлений винахід визнано новим відносно незалежного пункту формули, то перевірку новизни відносно відповідних залежних пунктів формули не проводять.

Як встановлено судом, у джерелах, на які посилається позивач, наводяться відомості про препарати з назвами «Свічки гліцеринові» та «Свічки з гліцерином» до складу яких входять такі компоненти, як гліцерин, стеаринова кислота та натрій вуглекислий кристалічний.

Водночас, у незалежному пункті формули корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 зазначається ІНФОРМАЦІЯ_1, що включає основу - гліцерин і допоміжні компоненти - кислоту стеаринову та натрію гідрокарбонат.

Суд констатує, що така ознака формули корисної моделі за оскаржуваним патентом, як наявність у складі ІНФОРМАЦІЯ_1 такої допоміжної речовини, як натрію гідрокарбонат, не розкрита у джерелах, поданих позивачем з метою спростування новизни корисної моделі.

В зв'язку з цим, спираючись на матеріали справи, суд не може погодитись з доводами позовної заяви про те, що корисна модель за патентом України НОМЕР_1 не відповідає умовам патентоздатності, а саме новизні.

Відповідно суд вважає, що встановлені в п.а) ч.1 ст.33 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» підстави для визнання недійсним оспорюваного патенту відсутні.

Таким чином, суд приходить до висновку про те, що позивач не довів обставини, на які він спирається як на підставу свої вимог, чим обумовлюється відсутність підстав для задоволення позову.

Керуючись ст.ст. 469 ЦК України, ст.ст. 6, 7, 12, 16, 25, 33 Закону України «Про охорону прав винаходи і корисні моделі», ст.ст.3, 10, 11, 57-60, 79, 88, 143, 150, 209, 212-215 ЦПК України, суд, -

вирішив:

У задоволенні позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарміна ЛТД» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту - відмовити.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги особою, яка його оскаржує протягом десяти днів з дня проголошення рішення, а особами, які не були присутніми в судовому засіданні - протягом десяти днів з моменту отримання його копії.

Суддя - Г.О. Козленко