Справа № 466/1679/15-ц
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«15» вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Львова

в складі : головуючого - судді Кавацюка В.І.

при секретарі Семків Х.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові

цивільну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «МІС ЛЬВІВ» до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, третьої особи без самостійних вимог - ОСОБА_2 про визнання свідоцтва недійсним та зобов'язання до вчинення дій,

у с т а н о в и в:

У березні 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «МІС ЛЬВІВ» (далі - ТОВ «МІС ЛЬВІВ», товариство, позивач) звернулось в суд з позовом до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, третьої особи без самостійних вимог - ОСОБА_2 про визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг недійсним та зобов'язання до вчинення дій.

В обгрунтування своїх вимог позивач зазначав, що 24 квітня 2014 року відбулись загальні збори засновників ТОВ «МІС ЛЬВІВ» та відповідно до протоколу №1 цих зборів засновник ОСОБА_2 внесла до статутного капіталу товариства право на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11 липня 2011 року, виданий Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, що підтверджується свідоцтвом на знак товарів і послуг.

Згідно акту приймання-передачі не грошового внеску у статутний капітал товариства та протоколу № 1 від 24 квітня 2014 року ОСОБА_2 передала, а ТОВ «МІС ЛЬВІВ» прийняло та набуло право на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11 липня 2011 року, виданий Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, що підтверджується свідоцтвом на знак товарів і послуг.

Третя особа без самостійних вимог - ОСОБА_2, а згодом і товариство на території України володіє знаком для товарів і послуг «МІС ЛЬВІВ» за свідоцтвом України НОМЕР_1 для товарів і послуг в 25 та 41 класах МКТП, заявка на реєстрацію зазначеного знаку була подана 17 грудня 2010 року, дата публікації про видачу свідоцтва - 11 липня 2011 року, бюлетень №13.

Однак, товариству стало відомо, що відповідач ОСОБА_1 планує організувати конкурс «Міс Львів», а також з'ясовано, що Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти України на ім'я ОСОБА_1 було зареєстровано знак для товарів і послуг «МІС ЛЬВІВ» для товарів 41 класу МКТП за свідоцтвом України НОМЕР_1, заявка на реєстрацію зазначеного знака була подана 22 лютого 2011 року, дата публікації про видачу свідоцтва -12 вересня 2011 року, бюлетень №17.

ТОВ «МІС ЛЬВІВ» вважає таку реєстрацію неправомірною з огляду на невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, а тому вирішило звернутись в суд.

З огляду на такі факти просить постановити рішення, яким визнати недійсним свідоцтво України НОМЕР_1 від 12 вересня 2011 року на знак для товарів і послуг «МІС ЛЬВІВ» недійсним повністю, припинити повністю його дію, щодо всіх товарів та послуг 41 класу МКТП, а також зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 від 12 вересня 2011 року на знак для товарів і послуг «МІС ЛЬВІВ» недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

В судове засідання, яке було призначено на 15 вересня 2015 року о 16.00 год., представник ТОВ «МІС ЛЬВІВ» Різник О.Р. не з'явився та подав заяву з проханням розглядати справу у його відсутності на наявних матеріалах.

Відповідач ОСОБА_1 та її представники ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в судове засідання не з'явились вчетверте, хоч про час та місце розгляду справи повідомлялись в установленому порядку та від представника ОСОБА_5 13 серпня 2015 року на адресу суду надійшла заява з проханням проводити судовий розгляд справи у його та ОСОБА_1 відсутності.

Представник відповідача - Державної служби інтелектуальної власності України в судове засідання жодного разу не з'явився та 20 квітня 2015 року надіслав на адресу суду заперечення на позов, в якому просить розглядати справу без його участі.

Третя особа ОСОБА_2 та її представник ОСОБА_7 в судове засідання не з'явились, хоч про час місце розгляду справи повідомлялись в установленому порядку, та від представника ОСОБА_7 на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати справу у його відсутності.

Суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності сторін та їх представників, оскільки в ній наявні достатні докази про права та взаємовідносини сторін.

У відповідності до положень ст. 197 ЦПК України у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників процесу, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

З'ясувавши дійсні обставини справи, права та обов'язки сторін, дослідивши зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що позов ТОВ «МІС ЛЬВІВ» підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 24 квітня 2014 року відбулись загальні збори засновників ТОВ «МІС ЛЬВІВ» та відповідно до протоколу №1 цих зборів засновник ОСОБА_2 внесла до статутного капіталу товариства право на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11 липня 2011 року, виданий Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, що підтверджується свідоцтвом на знак товарів і послуг.

Згідно акту приймання-передачі не грошового внеску у статутний капітал товариства та протоколу № 1 від 24 квітня 2014 року ОСОБА_2 передала, а ТОВ «МІС ЛЬВІВ» прийняло та набуло право на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11 липня 2011 року, виданий Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, та право користування даним знаком, що підтверджується свідоцтвом на знак товарів і послуг.

Дані обставини підтверджується рішенням колегії суддів судової плати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва від 26 травня 2015 року у справі № 22-2790 за позовом ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_8, третьої особи - державного підприємства «Український інститут промислової власності» про дострокове припинення дії свідоцтва, зобов'язання вчинити дії, яке набрало законної сили та копія якого долучена до матеріалів справи.

У відповідності до свідоцтва на знак для товарів і послуг «МІС ЛЬВІВ»/«MISS LVIV» НОМЕР_1 від 11 липня 2011 року щодо товарів та послуг 25 і 41 класів МКТП, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, власником даного свідоцтва була ОСОБА_2, заявка на реєстрацію якого була подана 17 грудня 2010 року, а відтак на підставі рішення загальних зборів від 24 квітня 2014 року він став належати ТОВ «МІС ЛЬВІВ».

12 вересня 2011 року відповідач ОСОБА_1 стала власником свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «Міс Львів» щодо послуг 41 класу МКТП, заявка на реєстрацію якого була подана 22 лютого 2011 року, що підтверджується випискою з реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва НОМЕР_1.

З долученого до матеріалів справи висновку №179/15 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, складеного експертом Інституту судових експерти та права ОСОБА_9 видно, що торгова марка за свідоцтвом НОМЕР_1 від 12 вересня 2011 року на знак для товарів і послуг «МІС ЛЬВІВ», що належить ОСОБА_1, є схожа настільки, що її можна сплутати за торговою маркою за свідоцтвом НОМЕР_1 від 11 липня 2011 року «МІС ЛЬВІВ» «MISS LVIV», що належить товариству з обмеженою відповідальністю «МІС ЛЬВІВ» (ОСОБА_2).

Положеннями ст.ст.10, 60 ЦПК України передбачено, що кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень, крім випадків, встановлених ст. 61 цього Кодексу.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення ЦК України.

У відповідності до ч.ч.1, 3 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з приписами ч.1 ст. 155 ГК України та ч.1 ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Положеннями ст. 492 ЦК України визначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з ч.2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 ГК України право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Приписами ч. 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також визначено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Згідно з ч. 2 ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 4 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Положеннями ч. 1 ст. 493 ЦК України передбачено, що суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи, а ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Частиною 1 ст. 424 ЦК України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку у відповідності до ч.1 ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Аналогічні положення також містяться в ч.3 ст.157 ГК України.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Приписами ч. 1 ст. 15 ЦК України визначено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Положеннями ст. 16 цього ж Кодексу передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, а також визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у цивільному судочинстві, позивач, на думку суду, має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції, чинній на момент прийняття рішення, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз. 5 п. 3 постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 pоку №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Як вбачається, зокрема, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України НОМЕР_1 від 11 липня 2011 pоку, датою подання заявки на реєстрацію знаку послуг «МІС ЛЬВІВ» є 17 грудня 2010 pоку, отже, відповідність заявленого на реєстрацію знаку умовам його реєстрації повинна визначатися згідно із Законому України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (ч. 2 ст. б) та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6).

Згідно п. 4.3.1.9. «Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 p. №116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.1. «Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг та із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна (в тому числі, міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою).

Пунктом 4.3.2.4. «Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.5. «Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Пунктом 4.3.2.6. «Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Вищевказані обставини підтверджується долученими до позовної заяви копіями матеріалів та іншими зібраними у справі доказами.

Оцінюючи зібрані у справі докази суд приходить до висновку, що позов ТОВ «МІС ЛЬВІВ» є підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 3, 10, 11, 60, 64, 88, 209, 212, 213, 214, 215 ЦПК України, ст. ст. 15, 16, 20, 418, 420, 424, 427, 432, 493, 494, 495, 499 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд

в и р і ш и в :

Позов задовольнити.

Визнати свідоцтво України НОМЕР_1 від 12 вересня 2011 року на знак для товарів і послуг «МІС ЛЬВІВ» недійсним повністю та припинити повністю його дію, щодо всіх товарів та послуг 41 класу МКТП.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «МІС ЛЬВІВ» недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 та Державної служби інтелектуальної власності України в користь товариства з обмеженою відповідальністю «МІС ЛЬВІВ» по 121,80 грн. (сто двадцять одній гривні вісімдесят копійок) витрат по оплаті судового збору з кожного.

Рішення може бути повністю або частково оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області протягом десяти днів з моменту його проголошення через Шевченківський районний суд м. Львова.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя В. І. Кавацюк