Провадження №2-6408/14
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Букіної О.М.,

при секретарі - Назарчук Н.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві цивільну справу за позовом Компанії Натюрекс до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа-Товариство з обмеженою відповідальністю «Вітера» про дострокове припинення дії свідоцтв України, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія НАТЮРЕКС (далі - позивач) звернулася з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) та ОСОБА_1 (далі - відповідач-2) та простить достроково припинити дію свідоцтв України на знаки для товарів і послуг за №№129247, 129248,129919 повністю, зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарі і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтв України за №№129247, 129248,129919 повністю.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що спірні свідоцтва України № №129247, 129248, 129919 не використовується відповідачем-2 в Україні протягом трьох років від дати звернення до суду, оскільки згідно здійсненого пошуку та аналізу позивачем, не виявлено жодних відомостей про використання відповідачем -2 торговельних марок для товарів 5 класу МКТП, що згідно п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є підставою для дострокового припинення дії свідоцтв України за №№129247, 129248, 129919 на території України.

В обґрунтування права на звернення до суду з даним позовом позивач вказує, що невикористання відповідачем- 2 знаку для товарів та послуг за свідоцтвами України № №129247, 129248, 129919 порушує його право, оскільки позивач з метою поширення захисту знаків за міжнародною реєстрацією № № 1007237, 1007243, 1007242 для товарів 01, 03, 05, 29, 30 та 32 класу МКТП отримав попередню відмову в наданні правової охорони на території України, з причин наявності знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України № №129247, 129248,129919, що належить відповідачу-2, який зареєстровано раніше та є схожим до ступеня змішування з міжнародними реєстраціями, власником яких є позивач.

Позивач зазначає, що реалізація його прав на використання у своїй діяльності знаків за міжнародною реєстрацією № № 1007237, 1007243, 1007242 на території України перешкоджає реєстрації знаків за свідоцтвами України № №129247, 129248,129919, які належить відповідачу-2.

Позивач просить суд достроково припинити дію свідоцтв України за №129247, №129248, №129919 повністю та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг про дострокове припинення повністю свідоцтва України №129247, №129248, №129919 та опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність», стягнути з відповідача судові витрати.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1) надав суду письмові пояснення на позов, де зазначив, що відповідно до ст. 60 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень. Тому позивач повинен довести факт невикористання на території України спірних знаків, а відповідач, як власник повинен довести факт його використання або поважні причини невикористання (а.с.33-36). Надані ж позивачем документи, на думку представника Держслужби, не є достатніми доказами невикористання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг за свідоцтвами № №129247, 129248,129919 в Україні.

Крім того, у своїх запереченнях відповідач-1 зазначив, що Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 №436/2011, не передбачено здійснення Держслужбою контролю за використанням торгівельних марок їх власниками.

В судовому засіданні представник відповідача-1 просив відмовити в задоволенні позову.

Представник відповідача - 2 позов не визнав, зазначивши на безпідставність заявлених вимог позивача.

Пояснив, що відповідачем - 2 укладено з третьою особою - ТОВ «Вітера» ліцензійний Договір № 11/2011 від 08.11.2011 року , ліцензійний Договір № 12/2011 від 08.11.2011 року та ліцензійний Договір № 13/2011 від 08.11.2011 року з Додатками на право користування знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №№ №129247, 129248 ,129919 та відповідно товар під вказаними торгівельними марками введено в цивільний оборот, що підтверджується відомостями, які є відкритими в мережі Інтернет щодо пропонування та продажу такого товару. Також представником відповідачів - 2 надано договори на придбання продукції 5 класу МКТП з використанням позначень за оспорюваними свідоцтвами, копії фінансових документів, щодо придбання товару.

Зазначив, що рекламування продукції маркованого спірним позначенням та пропонування її до продажу тривалий час здійснюється через мережу Інтернет. Вважає, що надані матеріали свідчать про застосування знаку за свідоцтвом України № №129247, 129248, 129919 в діловій документації, рахунках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів у господарський (комерційний) обіг, в т.ч. під контролем власника свідоцтва.

В судовому засіданні представник відповідача - 2 просив в задоволенні позову відмовити повністю.

Представник третьої особи ТОВ «Вітера» в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд до відома не поставив

Вислухавши думку сторін, суд вважає за можливе розглядати справу у відсутність третьої особи, на підставі наявних матеріалів справи.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Компанія НАТЮРЕКС є юридичною особою та за законодавством Франції є власником міжнародної реєстрації № 1007237, 1007243, 1007242 на знак «LІFENОL», «SVETOL», «POWERGRAPE, зареєстрований для товарів 01,03,05,30,32 класу МКТП ( а.с. 15-18, 19-53 т.1).

Встановлено, що 27.09.2010 року відповідач-1 зареєстрував знак для товарів та послуг «СВЄТОЛ СВЕТОЛ SVETOL», для товарів 5 класу МКТП і видав свідоцтво України № 129248 на ім'я відповідача-2.

Встановлено, що 11.10.2010 року відповідач-1 зареєстрував знак для товарів та послуг «ПОВЕРГРАПЕ ПОВЕРГРАПЭ POWERGRAPE» для товарів 5 класу МКТП і видав свідоцтво України № 129247 на ім'я відповідача-2.

Встановлено, що 27.09.2010 року відповідач-1 зареєстрував знак для товарів та послуг «ЛІФЄНОЛ ЛИФЕНОЛ LІFENОL», «СВЄТОЛ СВЕТОЛ SVETOL», «ПОВЕРГРАПЕ ПОВЕРГРАПЭ POWERGRAPE» для товарів 5 класу МКТП і видав свідоцтво України № 129919 на ім'я відповідача-2.

Наведене підтверджується офіційною публікацією про видачу відповідачу-2 оскаржуваного свідоцтва України № 129247, 129248, 129919 у бюлетені «Промислова власність» №18 від 27.09.2010р. та № 19 від 11.10.2010 року, а також випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 15.09.2014 року ( а.с. 61-63 т.1).

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Відповідачу-2 належить право на використання ВКАЗАНИХ ВИЩЕ торговельних марок «ЛІФЄНОЛ ЛИФЕНОЛ LІFENОL», «СВЄТОЛ СВЕТОЛ SVETOL», «ПОВЕРГРАПЕ ПОВЕРГРАПЭ POWERGRAPE» та інші права, надані законом.

Згідно ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Комплексний аналіз положень п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дозволяє стверджувати, що підставою для дострокового припинення дії свідоцтва України є невикористання торговельної марки в Україні протягом трьох років від дати її реєстрації або від іншої дати після такої реєстрації.

Статтею 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Отже, за змістом наведених норм підставою для дострокового припинення свідоцтва України на торговельну марку є відсутність на ринку України товарів та/або послуг, маркованих нею, невикористання зареєстрованої торговельної марки протягом визначеного законом трирічного строку та відсутність поважних причин такого невикористання. При цьому обов'язок з доказування наявності поважних причин невикористання торговельної марки покладено на власника торговельної марки.

Водночас, згідно з пунктом 4 статті 18 Закону підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Позивач посилається, що відповідач-2 не використовує спірні знаки для товарів і послуг «ЛІФЄНОЛ ЛИФЕНОЛ LІFENОL», «СВЄТОЛ СВЕТОЛ SVETOL», «ПОВЕРГРАПЕ ПОВЕРГРАПЭ POWERGRAPE», у спосіб передбачений статтею 16 Закону, протягом трьох років від дати звернення до суду, оскільки на території України не виявлено жодних відомостей про використання торговельної марки «ЛІФЄНОЛ ЛИФЕНОЛ LІFENОL», «СВЄТОЛ СВЕТОЛ SVETOL», «ПОВЕРГРАПЕ ПОВЕРГРАПЭ POWERGRAPE», для товарів 5 класу МКТП його власником, тобто ОСОБА_1, а надані відповідачем-2 докази, на думку представника позивача, не є належними та допустимими у даній справі.

Таким чином, для правильного вирішення спору по суті в ході розгляду справи має бути доведено факт використання чи невикористання торговельної марки «ЛІФЄНОЛ ЛИФЕНОЛ LІFENОL», «СВЄТОЛ СВЕТОЛ SVETOL», «ПОВЕРГРАПЕ ПОВЕРГРАПЭ POWERGRAPE», за свідоцтвом України № 129247, 129248, 129919 протягом 3-х років від звернення до суду з даним позовом.

Згідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

В якості доказів невикористання спірного позначення позивачем надано відповідь на запит Міністерства охорони здоров»я України від 30.07.2014 року та 11.11.2014 року про те, що станом на 18.10.2013 року в Україні не зареєстровано та не внесені до Державного реєстру лікарські засоби, які містять найменування «ЛІФЄНОЛ» (ЛИФЕНОЛ, LІFENОL), «СВЄТОЛ», (СВЕТОЛ, SVETOL), «ПОВЕРГРАПЕ» (ПОВЕРГРАПЭ, POWERGRAPE), лист Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 02.07.2014 року про те, що в державному реєстрі ветеринарних препаратів немає ветеринарних препаратів з позначеннями «ЛІФЄНОЛ», «СВЄТОЛ», «ПОВЕРГРАПЕ», довідку Державної служби інтелектуальної власності України від 20.06.2014 року за №1170/24 про відсутність відомостей в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо видачі власником свідоцтва України №129248, 129247, 129919 ліцензій на використання знака для товарів і послуг(а с. 64-68 т.1), відповідь до довідки №11 від 12.03.2012року ДП Моніторінг ЗМІ України про відсутність інформації (реклами) під торгівельною маркою «Francesco Molon» з боку відповідача ОСОБА_3 ( а.с. 14-18, 28-32, 86-87 т.1, 10 т.2).

Суд вважає, що надані докази позивача не є беззаперечним свідченням невикористання спірних торгівельних марок в розумінні вимог ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», виходячи з наступного.

Відповідно до вимог чинного законодавства таке використання може бути передано будь-якій іншій особі на підставі ліцензійного договору, що передбачено п.8 ст.18 Закону.

Так, 08.11.2011 року між відповідачем-2 та ТОВ «Вітера» (третя особа, що є розробником та виробником біологічно активних добавок до раціону харчування (дієтичних добавок), лікарської та функціональної косметики, функціональних продуктів харчування, інших продуктів корисних для здоров'я людини) було укладено Ліцензійні договори № 11/2011 (додаток №1), № 12/2011 (додаток №2), №13/2011 (додаток №3) про надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності (знака для товарів і послуг).

Відповідно до умов зазначених вище договорів відповідач-2 надав ТОВ «Вітера» дозвіл (просту ліцензію) на використання знаків за спірними свідоцтвами, а саме : «ЛІФЄНОЛ ЛИФЕНОЛ LІFENОL», «СВЄТОЛ СВЕТОЛ SVETOL», «ПОВЕРГРАПЕ ПОВЕРГРАПЭ POWERGRAPE», а ТОВ «Вітера» зобов'язувалося сплачувати обумовлені ліцензійним договором платежі та виконувати інші зобов'язання, передбачені ліцензійним договором ( а.с. 230-248 т.1).

Крім того вбачається, що попередньо відповідачем-2 було розроблено етикетку та рекламні матеріали для дієтичних добавок «ЛІФЄНОЛ ЛИФЕНОЛ LІFENОL», «СВЄТОЛ СВЕТОЛ SVETOL», «ПОВЕРГРАПЕ ПОВЕРГРАПЭ POWERGRAPE», що підтверджується Договором № 14/0911 від 14 вересня 2011 року «На дизайнерскую разработку этикеток и рекламных материалов» (а.с. 243-245 т.1).

Відповідно до ч.4.ст. 18 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Вбачається, що ТОВ «Вітера» було випущено товар під вказаними вище торгівельними марками у цивільний оборот та відповідно було розміщено інформацію про зазначений товар в мережі Iнтернет з метою його рекламування, вивчення попиту населення та проведення маркетингових досліджень у відповідному сегменті ринку ( а.с. 245-246 т.1).

Вбачається, що при наймі у жовтні 2013 року дієтичні добавки під вказаними вище торгівельними марками, пропонуються для продажу та продаються по всій території України, зокрема, через мережі Iнтернет, що підтверджується інформацією розміщеною на відповідних веб-сайтах у мережі Інтернет ( а.с .245а-246-в т.1.), договором поставки за № 100413-003 від 10.04.2013 року та додатку до нього укладеного між ТОВ «Вітера» та ТОВ «Югмедконтракт» (а.с.12-17 т.2), договором поставки №170414-004 від 17.04.2014 року та Додатком №1 до нього укладеного між ТОВ «Вітера» та ТОВ «Югмедконтракт ( а.с. 19-21 т.2), а також рахунком -фактурою від 03.06.2014 року ( а.с. 30 т.2), Договором поставки за №001 від 10.01.2013 року укладеного між ТОВ «Вітера» та ФОП ОСОБА_4 ( а.с. 33-38 т.2) та рахунком -фактурою від 09.07.2013 року та рахунком -фактурою від 25.09.2014 року( а.с. 31-32 т.2).

Також вбачаться, що третьою особою з метою введення в цивільний оборот товару під спірними свідоцтвами передувало звернення з метою отримання Висновку державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджується Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.10.2013 року за № 05.03.02-04/96610, Звітом про результати робіт для потреб Державної санітарно-епідеомологічної експертизи від 16.10.2013 року ( а.с.26-, т.2), Висновком Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.10.2013 року за № 05.03.02-04/96610 (а.с. 27-29 т.2)

З огляду на викладене вбачається, що третьою особою ТОВ «Вітера» виготовляється та реалізується продукція 05 класу МКТП за оспорюваними свідоцтвами.

Надані відповідачем-2 докази свідчить про те, що продукція під спірним позначенням введена в цивільний оборот та реалізується споживачам.

Крім того, продукція під спірними позначеннями рекламується та пропонується до продажу через мережу Інтернет .

Надані відповідачем -2 роздруківки із сайту, які зареєстровані та використовуються ТОВ «Вітера» містять зображено продукції маркованою спірними позначеннями та підтверджує, що товар введено в цивільний оборот та виробляється ТОВ «Вітера».

Таким чином, матеріалами справи підтверджено, що спірне позначення використовується на території України ТОВ "Вітера" , в т.ч. і під контролем її власника, що узгоджується з вимогами п.4 ст. 18 Закону.

В той же час, надані позивачем докази не спростовують наявність введеної в цивільний оборот продукції на території України під спірними торгівельними марками.

Крім того, відсутність відомостей в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передачі права власності та видачі власником свідоцтва України № 129247,129248, 129919 ліцензій на використання знака для товарів і послуг відповідачем-2 не є належним доказом у справі, оскільки така публікаціє не є обов'язковою.

Відсутність відомостей щодо сертифікації та дозвільної документації, внесення до Державного реєстру лікарських засобів під спірними свідоцтвами, на які посилався позивач в обґрунтування поданого позову, не є беззаперечним доказом невикористання відповідачем-2, третьою особою ТОВ «Вітера» спірної торгівельної марки, оскільки матеріалами справи підтверджено, що продукція за спірними позначеннями введена в цивільний оборот та позивачем, даних обставин не спростовано.

Питання щодо правомірності введення в цивільний оборот товару чи продукції, відсутності можливої сертифікації чи дозвільної документації, які на думку позивача є необхідними, виходить за межі розгляду даної справи.

Відповідно до абз. 2 п. 4 ст. 18 Закону про товарні знаки, згідно з якою у цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Таким чином, за вказаними нормами, для задоволення позову про дострокове припинення дії свідоцтва достатньо того, що власник оскаржуваного свідоцтва на знак не подасть доказів його використання або доказів, що підтверджують наявність поважних причин неможливості використання ним знака.

З огляду на це, судом в першу чергу мають досліджуватись не докази невикористання знака власником свідоцтва, подані позивачем, а докази того, що знак використовується або не використовується з поважних причин, які на свій захист повинен надати відповідач - 2, як власник оскаржуваного свідоцтва.

Отже, наявні у матеріалах справи докази надані позивачем не свідчать про те, що відповідач-2 більше трьох років не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака, тобто щодо вказаних торговельних марок не вчинялися дії, які ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» кваліфікуються як використання знака.

Аналізуючи викладене вище, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. 494 ЦК України, Законом України « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову Компанії Натюрекс, відмовити

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Суддя: