Справа №2-317/14 р.
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року
Солом'янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді - Букіної
О.М.

при секретарі - Назарчук Н.О.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в приміщенні суду цивільну
справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до
ОСОБА_3, ОСОБА_4, Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсним патенту та
зобов'язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

18.11.2013 року позивачі звернулися до суду
з позовом, в якому просили визнати
недійсним деклараційний патент
України НОМЕР_1 від 25.03.2013 р. на корисну
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», виданий на ім'я
громадян Російської Федерації ОСОБА_3
та ОСОБА_4 та зобов'язати Державну
службу інтелектуальної власності
України внести відповідні зміни до
Державного реєстру патентів України на
корисні моделі щодо визнання недійсним
деклараційного патенту України НОМЕР_1
від 25.03.2013 р. на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1» і здійснити відповідну
публікацію в офіційному бюлетені
«Промислова власність».

В обґрунтування заявлених вимог
посилаються на те, що корисна модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1», яка захищена патентом
України НОМЕР_1, зареєстрованим на ім'я
відповідачів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не
відповідає умовам патентоздатності,
оскільки не є новою і промислово
придатною, у зв'язку з тим, що
сукупність суттєвих ознак стала
загальнодоступною у світі до дати
подання відповідачами заявки 08.02.2013 р..

Зазначають, що сукупність суттєвих
ознак, наведених у формулі корисної
моделі за патентом України НОМЕР_1, на
дату подачі заявки про видачу патенту
була частиною рівня техніки, а тому
вона не є новою.

Крім того, в описі і формулі корисної
моделі за патентом України НОМЕР_1
відсутні засоби і методи, за допомогою
яких можливе здійснення даної корисної
моделі, а тому вона не відповідає умові
промислової придатності. Викладене
підтверджується наданим представником
позивачів Висновком експертизи від
31.07.2013 р. щодо умов патентоздатності
корисної моделі за патентом України
НОМЕР_1.

За результатами проведеної експертизи
корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1»
фахівцями Державного підприємства
«Український інститут промислової
власності» встановлено, що корисна
модель за патентом України НОМЕР_1 не
відповідає умовам патентоздатності
корисної моделі, визначеним для неї ч. 2
ст. 7 Закону України «Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі».

Позивачі зазначають, що вони є
винахідниками та власниками патенту
НОМЕР_2 України від 10.10.2012 на корисну
модель «ІНФОРМАЦІЯ_2», відомості про
видачу якого опубліковані 10.10.2012 в
номері 19 офіційного бюлетеня
«Промислова власність».

Вважають, що наявність у відповідачів
1,2 спірного патенту надає їм виключні
права на використання корисної моделі,
що є аналогічною до тієї, яка
охороняється за патентом позивачів. У
зв'язку з цим унеможливлюється
застосування позивачами належного їм
права забороняти використання
корисної моделі за патентом України
НОМЕР_1 по відношенню до відповідачів і
осіб, яким може бути надано дозвіл на
використання корисної моделі за
спірним патентом.

За таких обставин, позивачі вважають,
що спірний патент порушує їх права і
інтереси, які мають право на захист
відповідно до ч. 1 ст. 3 ЦПК України.

У судовому засіданні представник
позивачів підтримав позовні вимоги в
повному обсязі та просив їх
задовольнити.

Представник Державної служби
інтелектуальної власності України у
задоволенні позовних вимог,
пред'явлених до Державної служби
інтелектуальної власності України
просив відмовити, з огляду на те, що
відповідно до ст. 25 Закону патент на
корисну модель видається під
відповідальність його власника за
відповідність корисної моделі умовам
патентоздатності.

Зазначав, що патент України НОМЕР_1 від
25.03.2013 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1»
був виданий відповідно до
встановленого законодавством порядку
і Державна служба інтелектуальної
власності України, приймаючи рішення
про видачу патенту не порушила жодної з
вимог законодавства України, діяла на
підставі, в межах та у спосіб, що
передбачені Законом.

Проте, ознайомившись з Висновком
експертизи від 31.07.2013 щодо умов
патентоздатності спірної корисної
моделі представник Державної служби
погодився з тим, що корисна модель за
деклараційним патентом України НОМЕР_1
не відповідає умовам патентоздатності,
а тому, просив суд, прийняти рішення, на
підставі наявних у матеріалах справи
доказах.

Представники відповідачів-1,2 у
судовому засіданні проти задоволення
позову заперечували, вважаючи позовні
вимоги необґрунтованими та такими, що
не відповідають дійсності.

Вважають, що запатентована корисна
модель за патентом України НОМЕР_1
відповідає всім умовам
патентоздатності, які визначені для
корисної моделі ч. 2 ст. 7 Закону, а
Висновок експертизи щодо умов
патентоздатності корисної моделі
таким, що не відповідає дійсності.

В судовому засіданні просили відмовити
в задоволенні позову в повному обсязі.

Суд, вислухавши пояснення сторін,
допитавши експерта, дослідивши і
проаналізувавши матеріали справи,
оцінивши зібрані за справою докази,
приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
охорону прав на винаходи та корисні
моделі» корисна модель - результат
інтелектуальної діяльності людини в
будь-якій сфері технології.

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону об'єктом
корисної моделі, правова охорона якому
надається згідно з Законом, може бути:
продукт (пристрій, речовина, штам
мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини тощо); процес (спосіб),
а також нове застосування відомого
продукту чи процесу.

Судом встановлено, що на підставі
заявки № u 2013 01490 від 08.02.2013 Державна
служба інтелектуальної власності
України зареєструвала та видала на ім'я
відповідачів ОСОБА_3 та ОСОБА_4
деклараційний патент України НОМЕР_1
від 25.03.2013 на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відповідно до Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі» деклараційний патент на
корисну модель - це різновид патенту, що
видається за результатами формальної
експертизи заявки на корисну модель.

Відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону під час
проведення формальної експертизи:

встановлюється дата подання заявки на
підставі статті 13 Закону;

визначається, чи належить об'єкт, що
заявляється, до об'єктів технології,
зазначених у частині другій статті 6
Закону, та чи не відноситься він до
об'єктів технології, зазначених у
частині третій статті 6 Закону;

заявка перевіряється на відповідність
формальним вимогам статті 12 Закону та
правилам, встановленим на його основі
Установою;

документ про сплату збору за подання
заявки перевіряється на відповідність
встановленим вимогам.

Згідно зі ст. 12 Закону заявка повинна
відповідати вимогам єдності та містити
комплект необхідних матеріалів, вимоги
до яких встановлені п. 3 Правил розгляду
заявки на винахід та заявки на корисну
модель, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України
15.03.2002 № 197, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 15.04.2002 за
№ 3642/6652.

Відповідно до ч. 14 ст. 16 Закону, якщо
заявка на видачу деклараційного
патенту на корисну модель відповідає
формальним вимогам статті 12 Закону, за
наявності документа про сплату
відповідного збору за подання заявки,
заявнику надсилається рішення про
видачу деклараційного патенту на
корисну модель.

Відповідно до ст. 25 Закону
деклараційний патент на корисну модель
видається під відповідальність його
власника за відповідність корисної
моделі умовам патентоздатності.

Таким чином, деклараційний патент
України НОМЕР_1 від 25.03.2013 на корисну
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» було видано
відповідно до порядку, встановленого
законодавством про охорону прав на
винаходи і корисні моделі, тобто за
ознаками формальної експертизи.

За таких обставин, судом приймаються до
уваги доводи представника відповідача
Державної служби інтелектуальної
власності України щодо відсутності
порушення Установою процедури видачі
спірного патенту України НОМЕР_1.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 6
Закону України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі» правова
охорона надається корисній моделі, що
не суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі та
відповідає умовам патентоздатності.

Згідно з ч. 5 ст. 6 Закону обсяг правової
охорони, що надається, визначається
формулою корисної моделі. Тлумачення
формули повинно здійснюватися в межах
опису корисної моделі та відповідних
креслень.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 зазначеного
Закону корисна модель відповідає
умовам патентоздатності, якщо вона є
новою і промислово придатною.

Так, корисна модель визнається новою,
якщо вона не є частиною рівня техніки.

Рівень техніки включає всі відомості,
які стали загальнодоступними у світі
до дати подання заявки до Установи або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету. Рівень техніки включає
також зміст будь-якої заявки на видачу
в Україні патенту (у тому числі
міжнародної заявки, в якій зазначена
Україна) у тій редакції, в якій цю
заявку було подано спочатку, за умови,
що дата її подання (а якщо заявлено
пріоритет, то дата пріоритету) передує
тій даті, яка зазначена у частині
четвертій статті 7 Закону, і що вона
була опублікована на цю дату чи після
цієї дати.

Корисна модель визнається промислово
придатною, якщо її може бути
використано у промисловості або в
іншій сфері діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону, з метою
визнання деклараційного патенту
недійсним будь-яка особа може подати до
Установи клопотання про проведення
експертизи запатентованої корисної
моделі на відповідність умовам
патентоздатності.

Так, за клопотанням позивачів від 25.03.2013
р. за Правилами розгляду заявки на
винахід та заявки на корисну модель (п.
9.3.), затверджених Наказом Міністерства
освіти і науки України від 05.03.2002 № 197,
із врахуванням Правил складання заявки
на винахід та заявки на корисну модель,
затверджених Наказом Міністерства
освіти і науки України від 22.01.2001 № 22,
Державним підприємством «Український
інститут промислової власності» як
уповноваженим закладом експертизи,
відповідно до Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі», в обсязі опублікованих
формули і опису до деклараційного
патенту України на корисну модель
НОМЕР_1 було проведено експертизу
запатентованої корисної моделі
«ІНФОРМАЦІЯ_1» на відповідність умовам
патентоздатності.

За результатами зазначеної експертизи
запатентованої корисної моделі було
встановлено, що запатентована корисна
модель за патентом України НОМЕР_1 не
відповідає умовам патентоздатності
корисної моделі, визначеним для неї ч. 2
ст. 7 Закону, а саме:

за пунктом формули не є новою, оскільки
на дату подачі заявки про видачу
патенту до Установи (08.02.2013) - корисна
модель була частиною рівня техніки;

за пунктом формули не є промислово
придатною, оскільки в тому вигляді, як
викладені всі ознаки в описі і формулі
запатентованої корисної моделі
відсутні засоби і методи, за допомогою
яких можливе здійснення даної корисної
моделі.

Для вирішення питання щодо новизни
корисної моделі, а саме для визначення
рівня техніки корисної моделі
експертом відповідно до п. 6.3 Правил
було проведено патентний пошук. У
результаті проведеного пошуку
експертом встановлено, що найбільш
близьким до запатентованої корисної
моделі є аналог відомий із патенту
Російської Федерації № 2429897 на
«Фильтрующий элемент для тонкой
очистки сырого молока».

Експерт дійшов висновку про те, що
рівень техніки, який охарактеризований
згаданим патентом містить об'єкт
спірної корисної моделі. За таких
обставин охарактеризовану у
незалежному пункті формули корисну
модель експертом визнано такою, що не є
новою.

В ході свого дослідження, під час
перевірки запатентованої корисної
моделі для встановлення промислової
придатності експертом до уваги були
прийняті всі без виключення ознаки,
наявні у первинних матеріалах заявки, і
в тому вигляді, як вони викладені в
запатентованій корисній моделі.

За результатами перевірки такої умови
промислової придатності як наявність у
первинних матеріалах заявки описаних
засобів і методів, за допомогою яких
можливе здійснення корисної моделі в
тому вигляді, як вона охарактеризована
в будь-якому пункті формули (п. 6.5.1.1
Правил), експертом встановлено, що дану
умову не можна вважати такою, що
дотримана, оскільки, виходячи з формули
і матеріалів заявки, має місце
порушення технології виготовлення
фільтрувальних елементів.

Згідно п. 6.5.1.3 Правил, якщо хоча б одна
із зазначених у п. 6.5.1.1 Правил вимог не
дотримана, то робиться висновок, що
корисна модель не відповідає умові
промислової придатності.

За таких обставин експерт дійшов
висновку, що спірна корисна модель не
відповідає умові промислової
придатності.

Отже, Висновком експертизи щодо умов
патентоздатності від 31.07.2013 (№ 16662/ЗУ/13)
встановлено, що запатентована корисна
модель за патентом України НОМЕР_1 не
відповідає умовам патентоздатності
корисної моделі, визначеними для неї ч.
2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі».

Допитаний в судовому засіданні 26.03.2014
експерт ОСОБА_7 повністю підтримав та
пояснив складений ним висновок,
надавши повні, обґрунтовані та
вичерпні відповіді на поставлені
запитання сторін.

Будь-яких конкретних доводів щодо
невідповідності дослідження дійсності
представники відповідачів 1,2 не навели
і висновок не спростували.

Згідно ст. 57 ЦПК України, доказами є
будь-які фактичні дані, на підставі
яких суд встановлює наявність або
відсутність обставин, що обґрунтовують
вимоги і заперечення сторін, та інших
обставин, які мають значення для
вирішення справи. Ці дані
встановлюються на підставі пояснень
сторін, третіх осіб, їхніх
представників, допитаних як свідків,
показань свідків, письмових доказів,
речових доказів, зокрема звуко- і
відеозаписів, висновків експертів.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна
сторона зобов'язана довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень,
крім випадків, встановлених статтею 61
цього кодексу. Докази подаються
сторонами та іншими особами, які беруть
участь у справі. Доказуванню
підлягають обставини, які мають
значення для ухвалення рішення у
справі і щодо яких у сторін та інших
осіб, які беруть участь у справі,
виникає спір.

В судовому засіданні судом на
виконання вимог ч.4 ст.10 ЦПК України
роз»яснено сторонам право заявити
клопотання про призначення по справі
судової експертизи об»єктів
інтелектуальної власності та
роз»яснено наслідки відмови від
вчинення таких процесуальних дій.

Проте, сторони відмовилися від
проведення судової експертизи об'єктів
права інтелектуальної власності та
нести витрати по її оплаті.

Відповідно до Постанови Пленуму
Верховного суду України «Про судову
експертизу в кримінальних та цивільних
справах» за №7 від 30.05.1997 року
передбачено, що у разі незгоди сторони
оплатити вартість експертизи суд
розглядає справу на підставі наявних
доказів.

Враховуючи те, що сторони відмовилися
від проведення судової експертизи, суд
вважає можливим розглядати справу на
підставі наявних доказів у справі.

Виходячи з викладеного, суд приймає до
уваги Висновок експертизи щодо умов
патентоздатності від 31.07.2013 (№ 16662/ЗУ/13),
проведений відповідно до ст. 33 Закону
України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» та вважає його
належним та допустимим доказом у даній
справі ,який узгоджується з
дослідженими в суді матеріалами
справи.

Судом встановлено, що під час розгляду
справи представник відповідачів
звернувся до Державного підприємства
«Український інститут промислової
власності» з клопотанням від 30.01.2014, в
якому просив внести зміни у формулі
корисної моделі до патенту України
НОМЕР_1 внаслідок виправлення
стилістичних помилок, для чого просив
формулу корисної моделі змінити та
викласти у новій редакції.

З відповіді начальника Відділення
експертизи заявок на винаходи, корисні
моделі та топографії інтегральних
мікросхем ДП «Український інститут
промислової власності» Луценка Ф.О. від
05.03.2014 р. встановлено, що експертиза не
вважає можливим внести виправлення
помилок по патенту України НОМЕР_1,
оскільки, в первинних матеріалах
відсутні відомості щодо технології
отримання фільтруючого елемента та
ознаки відносно яких у клопотанні
містилося прохання про внесення змін.

З огляду на викладене та оцінюючи
матеріали справи в їх сукупності, суд
приходить до висновку, що корисна
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом
України НОМЕР_1 не є новою та не є
промислово придатною, а тому не
відповідає умові патентоздатності,
встановленій ч. 2 ст. 7 Закону України
«Про охорону прав на винаходи та
корисні моделі».

Відповідно до ст.ст. 462, 464 ЦК України
набуття права інтелектуальної
власності засвідчується патентом,
зважаючи на що недійсним може бути
визнаний сам патент.

Відповідно до ст. 469 ЦК України права
інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок,
визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про
охорону прав на винаходи та корисні
моделі» патент може бути визнано у
судовому порядку недійсним повністю
або частково у разі, зокрема,
невідповідності запатентованого
винаходу (корисної моделі) умовам
патентоздатності. При визнанні патенту
чи його частини недійсними вони
вважаються такими, що не набрали
чинності, від дати публікації
відомостей про видачу патенту, про що
Установа повідомляє про це у своєму
офіційному бюлетені.

Зважаючи на встановлення судом того, що
корисна модель за спірним патентом не
відповідає умовам надання правової
охорони, оскільки не є новою та не є
промислово придатною, суд вважає, що
патент України НОМЕР_1 на корисну
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» підлягає
визнанню недійсним, а вимоги позивачів
задоволенню в повному обсязі.

Згідно Положенням про Державний реєстр
патентів України, у процесі ведення
реєстру до нього вносяться відомості
щодо визнання патенту недійсним
повністю або частково і такі відомості
(зміни щодо правового статусу патенту)
в силу вказаного положення Держслужба
публікує в офіційному бюлетені
"Промислова власність".

З огляду на викладене, суд вважає
обґрунтованими вимоги позивачів в
частині зобов'язання відповідача-3
внести відомості до Державного реєстру
патентів та деклараційних патентів
України про визнання недійсним
патенту України НОМЕР_1 та здійснити
про це публікацію у офіційному
бюлетені „Промислова власність".

Враховуючи те, що на час видачі
деклараційного патенту України НОМЕР_1
закладом Установи не було порушено
вимог чинного законодавства, суд
вважає, що понесені позивачами судові
витрати по сплаті судового збору у
розмірі 249,40 грн. підлягають стягненню з
відповідачів 1,2 в рівних долях.

Керуючись Законом України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі»,
ст.ст. 462, 464, 469 ЦК України, ст.ст. 3-4, 10-11,
57-60, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до ОСОБА_3,
ОСОБА_4, Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсними деклараційного
патенту України НОМЕР_1 на корисну
модель та зобов»язання вчинити дії,
задовольнити.

Визнати недійсним деклараційний
патент України НОМЕР_1 на корисну
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести відомості до Державного реєстру
патентів та деклараційних патентів
України про визнання недійсним
деклараційного патенту України НОМЕР_1
та здійснити про це публікацію у
офіційному бюлетені „Промислова
власність".

Стягнути з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь
ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 57, 35 грн.,
з кожного.

Стягнути з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь
ОСОБА_2 судовий збір у розмірі 57,35 грн.,
з кожного.

Апеляційна скарга на рішення суду
подається протягом десяти днів з дня
його проголошення. Особи, які брали
участь у справі, але не були присутні у
судовому засіданні під час
проголошення судового рішення, можуть
подати апеляційну скаргу протягом
десяти днів з дня отримання копії цього
рішення.

Суддя: