Єдиний унікальний номер 259/9901/13-ц
Номер провадження 22-ц/775/2960/2014
У Х В А Л А

Іменем України

24 березня 2014 року Апеляційний суд
Донецької області в складі:

головуючого судді: Новосядлої В.М.,

суддів: Барсукової О.І., Канурної О.Д.,

при секретарі : Кіпрік Х.В.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в м. Донецьку цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного
товариства «Донецький металопрокатний
завод» до ОСОБА_1, Приватного
підприємства «ГАРТ» про визнання
недійсними ліцензійних договорів

за апеляційною скаргою Публічного
акціонерного товариства «Донецький
металопрокатний завод»

на рішення Куйбишевського районного
суду м. Донецька від 12 лютого 2014 року, -

В С Т А Н О В И В :

У жовтні 2013 року Публічне акціонерне
товариство «Донецький металопрокатний
завод» (далі - ПАТ «ДМПЗ») звернулось до
суду з позовом до ОСОБА_1, Приватного
підприємства «ГАРТ» (далі - ПП «ГАРТ»)
про визнання недійсними ліцензійних
договорів, який вточнили під час
розгляду справи.

Свої вимоги обґрунтовували тим, що 15
квітня 2013 року на адресу позивача
надійшло повідомлення ОСОБА_1 від 12
квітня 2013 року, про те, що останній
набув право інтелектуальної власності
на промисловий зразок «профіль» за
патентом НОМЕР_1 у 2003 року. У
повідомленні ОСОБА_1 зазначив, що
згідно з інформацією розміщеною на
сайті http://liderstal.uaprom.net/, ПАТ «ДМПЗ»
здійснює підприємницьку діяльність з
приводу виготовлення та реалізації
(поставки) металопрокату, де
використовується саме його
промисловий зразок. ОСОБА_1
запропонував ПАТ «ДМПЗ» зупинити
виготовлення та використання
продукції, яка є в асортименті ПАТ
«ДМПЗ», та звернутися до нього з
пропозицією з приводу отримання
відповідного дозволу. При цьому ОСОБА_1
не зазначив, що ним будь-кому передано
права за патентом.

26 квітня 2013 року ПП «ГАРТ» звернувся до
господарського суду Донецької області
з позовною заявою до ПАТ «ДМПЗ» про
припинення неправомірного
використання промислового зразка. У
позовній заяві ПП «ГАРТ» зазначає, що
виключне право на використання
промислового зразка за патентом №
НОМЕР_1 ОСОБА_1 передав ПП «ГАРТ» за
ліцензійним договором від 03 січня 2013
року. Як убачається зі статуту ПП
«ГАРТ», його засновником є ОСОБА_1
Ліцензійний договір від 03 січня 2013
року. ОСОБА_1, як представник ПП «ГAPT» на
підставі статуту, у порушення ч. 3 ст. 238
ЦК України уклав не просто у своїх
інтересах, а просто сам із собою. З
фотографії профілю, яка міститься на
сайті Державного департаменту
інтелектуальної власності разом з
бібліографічними даними патенту на
промисловий зразок № НОМЕР_1 «профіль»,
зареєстрований Державним
департаментом інтелектуальної
власності, видно, що об'єктом патенту №
НОМЕР_1 є форма профілю для лемешів.
Лемішна смуга періодична та
неперіодична є продукцією, що
виробляється при прокатному
виробництві металургійними
підприємствами і застосовується для
виготовлення лемешів для плугів та
інших сільськогосподарських машин. Але
статутом ПП «ГАРТ» не передбачене ні
металургійне виробництво взагалі, ні
зокрема, прокатне виробництво. Не
зареєстровані ці види діяльності
підприємства і у Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій
України і у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців. Тобто, за ліцензійним
договором ПП «ГАРТ» передані права з
виробництва, яке не є предметом
діяльності підприємства.

Просили суд визнати недійними
ліцензійний договір від 03 січня 2013 року
та ліцензійний договір від 23 серпня 2013
року, які укладені між ПП «ГАРТ» та
ОСОБА_1, мотивуючи тим, що предметом
ліцензійних договорів є надання ОСОБА_1
приватному підприємству «ГАРТ»
ліцензії на використання промислового
патенту № НОМЕР_1 «профіль»,
зареєстрованого в Державному реєстрі
патентів України на промислові зразки
15 жовтня 2003 року. Ліцензійний договір
від 23 серпня 2013 року, як і ліцензійний
договір від 03 січня 2013 року підписані
ОСОБА_1 з боку ліцензіара і з боку
ліцензіатора, тобто укладений самим із
собою. За змістом прав та обов'язків
ліцензійний договір від 23 серпня 2013
року аналогічний ліцензійному
договору від 03 січня 2013 року.

Рішенням Куйбишевського районного
суду м. Донецька від 12 лютого 2014 року в
задоволенні позову ПАТ «ДМПЗ»
відмовлено.

В апеляційній скарзі ПАТ «ДМПЗ»
просить рішення суду першої інстанції
скасувати, ухвалити нове рішення про
задоволення позову, посилаючись на
порушення судом норм матеріального та
процесуального права. Вважає, що судом
не враховано, що ліцензійні договори
від 03 січня 2013 року та від 23 серпня 2013
року ОСОБА_1, як представник ПП «ГАРТ»
на підставі статуту, уклав не просто у
своїх інтересах, а взагалі сам із собою.
Судом залишено поза увагою те, що
ліцензійні договори між ПП «ГАРТ» та
ОСОБА_1 впливають на матеріальний стан
ПАТ «ДМПЗ», а тому ПАТ «ДМПЗ»
зацікавлене у визнанні цих договорів
недійсними. З 03 січня 2013 року всі
майнові права за патентом ОСОБА_1
нібито передав ПП «ГАРТ», тобто з цього
часу ОСОБА_1 не міг пред'являти
будь-яких претензій будь-кому за
патентом. Однак, у повідомленні від 15
квітні 2013 року, з яким ОСОБА_1 звернувся
до ПАТ «ДМПЗ», він зазначає, що жодне
підприємство України не зверталось до
нього з приводу отримання дозволу на
використання об'єкта права
інтелектуальної власності, не укладено
жодного ліцензійного договору з цього
приводу. Відтак, станом на 12 квітня 2013
року ліцензійного договору від 03 січня
2013 року не існувало. Згідно норм закону
та змісту п.3.2. зазначених вище
ліцензійних договорів, за цими
ліцензійними договорами продавати
(пропонувати до продажу) ліцензіат може
лише вироблену ним самим із
застосуванням промислового зразка
продукцію.

В судовому засіданні апеляційного
суду представник ПАТ «ДМПЗ» Мельник
Н.В., яка діє на підставі довіреності,
доводи апеляційної скарги підтримала,
просила її задовольнити.

ОСОБА_1 проти задоволення
апеляційної скарги заперечував, просив
її відхилити, рішення Куйбишевського
районного суду м. Донецька від 12 лютого
2014 року залишити без змін.

Представник ПП «ГАРТ» в судове
засідання не з'явився, про розгляд
справи повідомлений телефонограмою,
зареєстрованою в журналі телефонограм
№4 19 березня 2014 року за № 43 відповідно
до вимог ч.6 ст.74 ЦПК України.

Згідно з ч.2 ст.305 ЦПК України неявка
сторін або інших осіб, які беруть
участь у справі, належним чином
повідомлених про час та місце розгляду
справи, не перешкоджає розглядові
справи. За таких обставин апеляційний
суд вважає можливим розглянути
апеляційну скаргу за відсутності
представника ПП «ГАРТ».

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення
представника позивача, ОСОБА_1,
перевіривши матеріали справи та
обговоривши наведені у скарзі доводи,
апеляційний суд вважає, що апеляційна
скарга не підлягає задоволенню з таких
підстав.

Відповідно до ст. 308 ЦПК України
апеляційний суд відхиляє апеляційну
скаргу і залишає рішення без змін, якщо
визнає, що суд першої інстанції ухвалив
рішення з додержанням норм
матеріального і процесуального права.

Ухвалюючи рішення про відмову в
задоволенні позову, суд першої
інстанції виходив з того, що позовні
вимоги не ґрунтуються за законі.

Висновки суду ґрунтуються на вимогах
закону та наявних у справі доказах.

Відповідно до статті 60 ЦПК України
кожна сторона зобов'язана довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень,
крім випадків, встановлених статтею 61
цього Кодексу.

Докази подаються сторонами та іншими
особами, які беруть участь у справі.

Доказуванню підлягають обставини, які
мають значення для ухвалення рішення у
справі і щодо яких у сторін та інших
осіб, які беруть участь у справі,
виникає спір.

Доказування не може ґрунтуватися на
припущеннях.

Судом встановлено, що ОСОБА_1, є автором
промислового зразку. Реєстрація прав
на вказаний зразок та оприлюднення
відомостей про видачу Патенту
здійснені 15 жовтня 2003 року. Строк дії
патенту на промисловий зразок
становить 10 років від дати подання
заявки та триває до 04 серпня 2013 року.

03 січня 2013 року між ОСОБА_1 (ліцензіар)
та ПП «ГАРТ» (ліцензіат) був укладений
ліцензійний договір, відповідно до
умов якого, останній надає
ліцензіатові на строк дії цього
договору виключну ліцензію на
використання промислового зразку, який
охороняється патентом, на території
України, що підтверджується
відповідним ліцензійним договором.
Продукцією за договором є
металопрокат: «Профіль». Строк дії
ліцензії до 04 серпня 2013 року.

Відповідно до п.3.2. вищевказаного
договору ліцензіату надається право
використовувати промисловий зразок
шляхом виготовлення продукції із
застосуванням запатентованого
промислового зразка, застосування
такої продукції, пропонування для
продажу, у тому числі через мережу
Інтернет, продаж та інше введення
продукції в цивільний оборот або
зберігання у зазначених цілях.
Ліцензіату надається право у
встановленому законом порядку
захищати (вимагати поновлення)
порушені чи оспорювані права власнику
патенту, передбачені законом.

Згідно ліцензійного договору від 23
серпня 2013 року, умови якого є
аналогічними з умовами договору від 03
січня 2013 року, виключна ліцензія за
договором надається відповідачу на
новий строк - до 04 серпня 2018 року, що
також підтверджується повідомленням
про внесення змін до відомостей
Державного реєстру патентів України і
на промислові зразки № 3074/11 від 18 липня
2013 року та випискою з Державного
реєстру патентів України на промислові
зразки № 3074/11 від 18 липня 2013 року
вбачається.

Рішенням Ленінського районного суду м.
Донецька від 20 вересня 2013 року,
залишеним без змін ухвалою
апеляційного суду Донецької області
від 23 жовтня 2013 року, у задоволенні
позову ПАТ «ДМПЗ» до ОСОБА_1, Державної
служби інтелектуальної власності
України Міністерства освіти, науки,
молоді та спорту України про визнання
недійсним патенту № НОМЕР_1, чинного з 15
жовтня 2003 року, виданого Державним
департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
України на промисловий зразок
«ПРОФІЛЬ» ОСОБА_1; зобов'язання
Державної служби інтелектуальної
власності України Міністерства освіти,
науки, молоді та спорту України
внесення до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки
відомості про визнання патенту №
НОМЕР_1 недійсним повністю;
зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
Міністерства освіти, науки, молоді та
спорту України здійснити публікацію
про визнання патенту № НОМЕР_1
недійсним повністю у своєму офіційному
бюлетені та стягнення судових витрат -
відмовлено.

Рішенням Господарського суду
Донецької області від 05 листопада 2013
року, залишеним без змін постановою
Донецького апеляційного
господарського суду від 18 грудня 2013
року, позовні вимоги ПП «ГАРТ» до ТОВ
«Лідерсталь», ПАТ «ДМПЗ» про вилучення
майна задоволені у повному обсязі.
Вилучено у ПАТ «ДМПЗ» то ТОВ
«Лідерсталь» майно - вироби «полоса
лемешна», виготовлені ПАТ «ДМПЗ» з
порушенням права інтелектуальної
власності власника виключної ліцензії
на промисловий зразок «Профіль» за
патентом України № НОМЕР_1, та
зобов'язано вироби знищити. Зобов'язано
припинити дії, що порушують права
інтелектуальної власності власника
виключної ліцензії на промисловий
зразок «Профіль» за патентом України №
НОМЕР_1 та заборонити ПАТ «ДМПЗ» та ТОВ
«Лідерсталь» використання
промислового зразка, захищеного
патентом України № НОМЕР_1 на
промисловий зразок «Профіль», у тому
числі виготовлення полоси лемішної із
застосуванням запатентованого
промислового зразку, застосування
полоси лемішної із застосуванням
запатентованого промислового зразку,
застосування полоси лемішної будь-яке
поширення, пропонування для продажу, в
тому числі через Інтернет, продаж,
імпорт (ввезення) та інше введення його
в цивільній оборот або зберігання
полоси лемішної в зазначених цілях.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
охорону прав на промислові зразки»
промисловий зразок - результат творчої
діяльності людини у галузі художнього
конструювання. Об'єктом промислового
зразка може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, які
визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для
задоволення естетичних та
ергономічних потреб (ч. 2 ст. 5 цього ж
Закону).

Згідно з умовами ст. 462 ч. 1, 2 Цивільного
кодексу України набуття права
інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок
засвідчується патентом. Обсяг правової
охорони визначається формулою
винаходу, корисної моделі, сукупністю
суттєвих ознак промислового зразка.

Статтею 463 ЦК України визначено, що
суб'єктами права інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель та
промисловий зразок є винахідник, автор
промислового зразка; інші особи, які
набули прав на винахід, корисну модель
та промисловий зразок за договором чи
законом.

Відповідно до ст. 464 ЦК України
майновими правами інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок є, зокрема: право на
використання винаходу, корисної
моделі, промислового зразка; виключне
право дозволяти використання винаходу,
корисної моделі, промислового зразка
(видавати ліцензії); І виключне право
перешкоджати неправомірному
використанню винаходу, корисної
моделі, промислового зразка, в тому
числі забороняти таке використання.
Майнові права інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок належать
володільцю відповідно патенту, якщо
інше не встановлено договором чи
законом.

Як встановлено ст. 1107 ЦК України,
розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності
здійснюється, зокрема, на підставі
ліцензії на використання об'єкта права
інтелектуальної власності,
ліцензійного договору. Договір щодо
розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності укладається
у письмовій формі.

Статтею 1109 ЦК України передбачено, що
за ліцензійним договором одна сторона
(ліцензіар) надає другій стороні
(ліцензіату) дозвіл на використання
об'єкта права інтелектуальної
власності (ліцензію) на умовах,
визначених за взаємною згодою сторін з
урахуванням вимог цього Кодексу та
іншого закону.

Відповідно до ст. 1108 ЦК України особа,
яка має виключне право дозволяти
використання об'єкта права
інтелектуальної власності (ліцензіар),
може надати іншій особі (ліцензіату)
письмове повноваження, яке надає їй
право на використання цього об'єкта в
певній обмеженій сфері (ліцензія на
використання об'єкта права
інтелектуальної власності). Ліцензія
на використання об'єкта права
інтелектуальної власності може бути
оформлена як окремий документ або бути
складовою частиною ліцензійного
договору. Ліцензія на використання
об'єкта права інтелектуальної
власності може бути виключною,
одиничною, невиключною, а також іншого
виду, що не суперечить закону.
Невиключна ліцензія не виключає
можливості використання ліцензіаром
об'єкта права інтелектуальної
власності у сфері, що обмежена цією
ліцензією, та видачі ним іншим особам
ліцензій на використання цього об'єкта
у зазначеній сфері.

Частиною 5 статті 20 Закону України «Про
охорону прав на промислові зразки»
передбачено, що власник патентуу має
право дати будь-якій особі дозвіл
(видати ліцензію) на використання
промислового зразка на підставі
ліцензійного договору.

Відповідно до положень ст. 20 ч. 6
вказаного Закону договір про передачу
права власності на промисловий зразок
і ліцензійний договір вважаються
дійсними, якщо вони укладені у
письмовій формі і підписані сторонами.

Відповідно до ст. 215 ЦК України
підставою недійсності правочину є
недодержання в момент вчинення
правочину стороною (сторонами) вимог,
які встановлені частинами першою -
третьою, п'ятою та шостою статті 203
цього Кодексу. Недійсним є правочин,
якщо його недійсність встановлена
законом (нікчемний правочин). У цьому
разі визнання такого правочину
недійсним судом не вимагається. У
випадках, встановлених цим Кодексом,
нікчемний правочин може бути визнаний
судом дійсним. Якщо недійсність
правочину прямо не встановлена
законом, але одна із сторін або інша
заінтересована особа заперечує його
дійсність на підставах, встановлених
законом, такий правочин може бути
визнаний судом недійсним (оспорюваний
правочин).

Звертаючись до суду з позовом, ПАТ
«ДМПЗ» просили визнати договори,
укладені між ОСОБА_1 та ПП «ГАРТ»
недійсними на підставі ст.234 ЦК України,
оскільки ці правочини вчинено без
наміру створення правових наслідків.

Згідно ст.234 ЦК України фіктивним є
правочин, який вчинено без наміру
створення правових наслідків, які
обумовлювалися цим правочином.

Заявляючи позов про визнання недійними
ліцензійних договорів від 03 січня 2013
року та від 23 серпня 2013 року, укладених
між ПП «ГАРТ» та ОСОБА_1, позивач не
надав суду доказів, які б довели
відсутність намірів створення
правових наслідків оскаржуваних угод.

Оскаржувані ліцензійні договори
укладено з додержанням вимог ст. 20
Закону України «Про охорону прав на
промислові зразки» у письмовій формі
та підписані сторонами. Доводи
позивача про недійсність та
фіктивність оскаржуваних ним угод не
основані за вимогах закону, а тому не
впливають на правильність висновків
суду.

Розглядаючи справу, суд першої
інстанції повно, всебічно та правильно
встановив обставини справи та
відповідні їм правовідносини, з'ясував
доводи і заперечення сторін,
встановленим обставинам та доказам дав
належну оцінку та дійшов до
обґрунтованого висновку про
задоволення позову.

Доводи апеляційної скарги висновків
суду не спростовують та не дають
підстав вважати, що судом першої
інстанції були допущено неповне
з'ясування обставин, що мають значення
для справи, неправильне застосування
норм матеріального права, які призвели
або могли призвести до неправильного
вирішення справи.

Керуючись ст.ст.307, 308 ЦПК України,
апеляційний суд, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Публічного
акціонерного товариства «Донецький
металопрокатний завод» відхилити.

Рішення Куйбишевського районного суду
м. Донецька від 12 лютого 2014 року
залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає
законної сили з моменту проголошення,
може бути оскаржена в касаційному
порядку до Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ протягом двадцяти
днів з дня набрання законної сили.

Судді: