Провадження № 2-783/14 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2014 р.
Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді Букіної О.
М.,

при секретарі Назарчук Н.О.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні цивільну справу за позовом
Відкритого страхового акціонерного
товариства «Інгосстрах» до Державної
служби інтелектуальної власності
України, ОСОБА_1 , третя особа- ВАТ
«Страхова компанія «Інгострах» про
визнання недійсним свідоцтва України
на знак для товарів і послуг за НОМЕР_1
та зобов'язання здійснити певні дії, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом до
відповідачів про визнання недійсним
свідоцтва НОМЕР_1 на знак для товарів та
послуг «ІНГОСТРАХ» та зобов'язання
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знак для товарів і
послуг про визнання недійсним
свідоцтва України НОМЕР_1.

Свої вимоги позивач обґрунтовував тим,
що свідоцтво України НОМЕР_1 не
відповідає умовам надання правої
охорони визначених ч.1 ст.5, ч.2,3 ст.6 ЗУ
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг», а саме, не можуть
одержати правову охорону позначення,
які є оманливими або такими, що можуть
ввести в оману щодо товару, послуги або
особи, яка виробляє товар або надає
послугу; є схожим настільки, що його
можна сплутати з фірмовим
найменуванням, що відоме в Україні і
належить іншим особам, які одержали
право на них до дати подання до
Установи заявки щодо таких же або
споріднених з ними товарів і послуг.

В судовому засіданні 15.02.2011 року за
клопотання представника позивача було
призначено судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності. Проведення
дослідження було доручено судовому
експерту Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності Академії
правових наук України - ОСОБА_2
(АДРЕСА_1), який знаходився в межах
територіальної підвідомчості.

На вирішення експерта з урахуванням
предмету позову були поставлені
наступні питання:

- Чи є позначення за свідоцтвом
України НОМЕР_1 на знак для товарів та
послуг «ІНГОССТРАХ», схожим настільки,
що його можна сплутати з фірмовим
найменуванням Відкрите акціонерне
товариство «Інгосстрах» відносно
послуг 35, 36, 42 класу МКТП на дату подання
заявки до Установи?

- Чи є позначення за свідоцтвом
України НОМЕР_1 на знак для товарів та
послуг «ІНГОССТРАХ» оманливим або
таким, що може вести в оману щодо особи
позивача станом на дату подання заявки
до Установи?

На виконання вказаної вище ухвали суду
проведено судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності та
експертною установою надано Висновок
№ 723 судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 16
листопада 2011 року, в якому було
зазначено:

1) Зображення знака для товарів і послуг
ІНГОССТРАХ за свідоцтвом України
НОМЕР_1 є схожим настільки, що його
можна сплутати з фірмовим найменування
Відкрите страхове акціонерне
товариство «Ингосстрах» (Открытое
страховое акционерное общество
«Ингосстрах») для послуг 35, 36 класів
МКТП.

2). Знак для товарів і послуг ІНГОССТРАХ
за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким,
що міг ввести в оману щодо особи, яка
надає послуги, станом на 28.01.2005 - дату
подання заявки № m 200500817 стосовно
послуг 35, 36 класів МКТП».

В судовому засіданні представник
відповідача-2 та третьої особи заявили
клопотання про призначення повторної
судової експертизи у даній справі.

Своє клопотання мотивували тим, що
Висновок судової експертизи № 723 від 16
листопада 2011 року є необґрунтованим та
таким, що суперечить іншим матеріалам
справи. Крім того, представник позивача
вказав на проведення судової
експертизи з грубим порушенням норм
чинного законодавства , що регламентує
проведення судових експертиз.

В судовому засіданні представник
відповідача-2 також звернув увагу на ту
обставину, що експерт ОСОБА_2 при
розгляді справи в порядку
господарського судочинства надавав
аналогічний Висновок з дослідження
об'єктів інтелектуальної власності за
оскаржувальним свідоцтвом, який був
визнаний необґрунтованим.

Просив подане клопотання
задовольнити.

Представник позивача в судовому
засіданні заперечував проти
призначення повторної експертизи,
вважаючи Висновок судової експертизи
законним та обґрунтованим, а доводи
відповідача-2 такими, що носять
оціночний характер.

Представник Державної служби
інтелектуальної власності України
підтримав заявлені клопотання про
призначення повторної експертизи
вважаючи також, що висновок судової
експертизи є необґрунтованим та таким,
що суперечить матеріалам справи. Також
вважає, що з урахуванням наданих
експертом пояснень в суді, усунення
неповноту проведеного експертного
дослідження неможливо.

Суд, заслухавши пояснення
представників сторін, допитавши у
судовому засіданні судового експерта
ОСОБА_2, дослідивши матеріали справи,
приходить до наступного висновку.

Відповідно до статті 12 Закону України
«Про судову експертизу» незалежно від
виду судочинства судовий експерт
зобов'язаний провести повне
дослідження і дати обґрунтований та
об'єктивний письмовий висновок.

Статтею 3 даного Закону передбачено, що
судово-експертна діяльність
здійснюється на принципах законності,
незалежності, об'єктивності і повноти
дослідження.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 150 ЦПК
України, якщо висновок експерта буде
визнано необґрунтованим або таким, що
суперечить іншим матеріалам справи або
викликає сумніви в його правильності,
судом може бути призначена повторна
експертиза, яка доручається іншому
експертові (експертам).

Пунктом 11 Постанови Пленуму Верховного
Суду України № 8 від 30.05.1997 з подальшими
змінами «Про судову експертизу в
кримінальних і цивільних справах»
передбачено, що повторна експертиза
призначається, коли є сумніви у
правильності висновку експерта,
пов'язані з його недостатньою
обґрунтованістю чи з тим, що він
суперечить іншим матеріалам справи, а
також за наявності істотного порушення
процесуальних норм, які регламентують
порядок призначення і проведення
експертизи.

З висновку № 723 від 16 листопада 2011 року
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності вбачається,
що при наданні відповіді на питання № 1
експертом було порушено норми абз.4 п.3
ст.6 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» та порушено
методику проведення досліджень
стосовно визначення однорідності
послуг.

Так, згідно висновку вбачається, що
дослідницька частина висновку не
містить відомостей про стан об»єктів
дослідження, зокрема щодо діяльності
фірмового найменування позивача
«ВСАТ «Інгосстрах» на підставі
установчих документів, що визначають
предмет та межі діяльності позивача,
тобто перелік послуг, що надаються.

Між тим, відповідно до п.4.14 Інструкції
про призначення та проведення судових
експертиз та експертних
досліджень,затверджених МЮУ від 08.10.1998
року за № 53/5 зазначено, що у
дослідницькій частині висновку
експерта описується процес
дослідження та його результати, а також
дається обґрунтування висновків з
поставлених питань. Дослідницька
частина висновку повинна включати
відомості про стан об'єктів
дослідження, застосовані методи
(методики) дослідження, їх
реєстраційний номер, умови їх
використання.

Вбачається, що при проведенні
дослідження щодо визначення
однорідності чи спорідненості товарів
і послуг 35,36 класів МКТП, для яких
використовується позначення позивача
та відповідача-2, експертом здійснено
лише порівняльний аналіз словесних
позначень, при цьому залишив поза
увагою дослідження щодо порівняння
однорідності чи спорідненості товарів
і послуг, для яких використовуються
досліджувані позначення.

Крім того, згідно Висновку вбачається,
що відповідь на питання № 1 щодо
встановлення схожості порівнюваних
позначень, зроблена без посилань на
конкретні матеріали справи, тобто
безвідносно до дати подання заявки на
видачу оскаржуваного свідоцтва.

В судовому засіданні експерт пояснив,
що дане питання ним приймалося з
урахуванням матеріалів справи, при
цьому конкретно, які саме матеріали
були покладені в основу експертного
дослідження, останнім зазначено не
було.

Таким чином, експертне дослідження в
частині визначення питання відомості
фірмового найменування позивача саме
на дату подання заявки, не може
вважатися обґрунтованим.

Крім того, експертом взагалі не було
надано відповіді стосовно послуг 42
класу МКТП, хоча питання № 1,
поставлене перед експертом та
сформульоване в ухвалі суду про
призначення судової експертизи,
стосувалося і послуг 42 класу МКТП.

Відповідь на питання № 2 було зроблено
експертом на підставі вже наданої
відповіді на питання № 1, яка викликає
сумнів у її обґрунтованості.

Крім того, експерт зробив висновок про
можливість введення в оману лише на
підставі встановленої схожості
порівнюваних позначень.

Разом з тим, експертом не були
досліджені критерії, які містить в собі
поняття «можливість введення в оману»,
а відтак експертом не було здійснено
дослідження властивості знака для
товарів і послуг «ІНГОССТРАХ» за
свідоцтвом України НОМЕР_1 щодо
можливості введення в оману щодо особи,
яка надає такі послуги на дату подання
заявки за спірним свідоцтвом, згідно з
нормами Правил складання, подання та
розгляду заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг,
затвердженого наказом Державного
патентного відомства України від 28.07.95
за № 116 із змінами та доповненнями та
нормами Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг».

З огляду на викладене та приймаючи до
уваги те, що письмових роз'яснень
експерт не надавав, а усні роз'яснення
експерта під час судового засідання
03.09.2014 та 21.10.2014 року не внесли ясність
щодо обґрунтованих недоліків
експертизи, що зазначені
відповідачами та третьою особою в суді
, суд вважає, що наданий суду Висновок №
723 від 16 листопада 2011 року судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності не може вважатися
обґрунтованим та таким, що
узгоджується з іншими матеріалами
цивільної справи.

Враховуючи викладене, суд приходить до
висновку про необхідність призначення
по справі повторної судової експертизи
для з'ясування обставин, що мають
значення для правильного вирішення
даної справи та потребують спеціальних
знань у галузі інтелектуальної
власності.

Враховуючи обставини справи та вимоги
законодавства, що регулює порядок
призначення повторної експертизи, суд
вважає за можливе доручити проведення
повторної експертизи судовому
експерту ОСОБА_3, та поставити перед
експертом питання в редакції,
зазначеній в резолютивній частині
ухвали.

Керуючись ст.ст. 143, 144, 150 ЦПК України,
суд, -

У Х В А Л И В :

По справі за позовом Відкритого
страхового акціонерного товариства
«Інгосстрах» до Державної служби
інтелектуальної власності України,
ОСОБА_1, третя особа - Приватне
акціонерне товариство «Страхова
компанія «Інгоссрах» про визнання
недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 та
зобов'язання здійснення певних дій,
призначити повторну судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності,
проведення якої доручити іншому
судовому експерту.

Проведення повторної судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності, доручити атестованому
судовому експерту ОСОБА_3 (АДРЕСА_2),
попередивши експерта про кримінальну
відповідальність за відмову без
поважних причин від дачі висновку та за
дачу завідомо неправдивого висновку за
ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експерта поставити
наступне запитання:

- Чи є позначення за свідоцтвом
України НОМЕР_1 на знак для товарів та
послуг «ІНГОССТРАХ», схожим настільки,
що його можна сплутати з фірмовим
найменуванням Відкрите акціонерне
товариство «Інгосстрах» відносно
послуг 35, 36, 42 класу МКТП на дату подання
заявки до Установи?

- Чи є позначення за свідоцтвом
України НОМЕР_1 на знак для товарів та
послуг «ІНГОССТРАХ» оманливим або
таким, що може вести в оману щодо особи
позивача станом на дату подання заявки
до Установи?

Надати експерту матеріали цивільної
справи № 760/11676/14-ц ( три тома).

Строк виконання даної ухвали суду не
повинен перевищувати 2-х місячного
строку з моменту отримання ухвали суду
та матеріалів цивільної справи.

Оплату експертизи покласти на
відповідача-2 - ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: