АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №22-ц/791/2704/14
інстанції Іванищук А.А.
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2014 року вересня місяця 22 дня колегія
суддів судової палати у цивільних
справах апеляційного суду Херсонської
області у складі:

головуючого: Семиженка Г.В.

суддів: Бугрика В.В.

Лісової Г.Є.

при секретарі: Яковенку В.І.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні у місті Херсоні апеляційну
скаргу ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 на
рішення Дніпровського районного суду
міста Херсона від 12 серпня 2014 року у
цивільній справі за позовом ОСОБА_2 в
інтересах ОСОБА_3 до Товариства з
обмеженою відповідальністю «Виробничо
комерційна фірма «Еліт Пласт»,
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Епіцентр К» про
захист прав інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИЛА:

у травні 2014 року позивачка звернулася з
вказаним позовом до суду посилаючись
на те, що вона є власником прав на знак
для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»,
знак зареєстровано для товарів 17 класу
згідно Міжнародної класифікації
товарів та послуг, у тому числі для
теплоізоляційних та звукопоглинальних
матеріалів, однак Товариство з
обмеженою відповідальністю «Виробничо
комерційна фірма «Еліт Пласт», без її
дозволу, як власника свідоцтва України
на знак для товарів і послуг НОМЕР_1,
виробляє аналогічну продукцію, а саме
теплоізоляційний матеріал
екструдований полістирол з
використанням кольорового
комбінованого позначення
«ІНФОРМАЦІЯ_1» «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке є
таким, що його можна сплутати зі знаком
для товарів, власником якого виступає
позивачка, відповідач поширює вказану
продукцію через мережу гіпермаркету
«Епіцентр К», у позові просила
заборонити Товариству з обмеженою
відповідальністю
«Виробничо-комерційна фірма «Еліт
Пласт» використовування позначення,
яке схоже зі знаком для товарів і
послуг по свідоцтву України на знак для
товарів і послуг НОМЕР_1, у тому числі
нанесення його на будь-який товар, для
якого знак зареєстровано, упаковку, в
якій міститься такий товар, вивіску
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знаку з метою
пропонування для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення), застосування його під час
пропонування та надання будь-якої
послуги для якої знак зареєстровано,
застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет; зобов'язати Товариство з
обмеженою відповідальністю
«Виробничо-комерційна фірма «Еліт
Пласт» усунути з упаковки товару
незаконно використане позначення,
схоже зі знаком для товарів і послуг по
свідоцтву України на знак для товарів і
послуг НОМЕР_1; зобов'язати Товариство з
обмеженою відповідальністю «Епіцентр
К» у мережі гіпермаркету Епіцентр К
вилучити з продажу товари виробника
Товариства з обмеженою
відповідальністю
«Виробничо-комерційна фірма «Еліт
Пласт», на яких зазначено позначення,
яке схоже зі знаком для товарів і
послуг по свідоцтву України на знак для
товарів і послуг НОМЕР_1.

Рішенням Дніпровського районного суду
міста Херсона від 12 серпня 2014 року у
задоволенні позовних вимог відмовлено.

В апеляційній скарзі ОСОБА_2 в
інтересах ОСОБА_3 з посиланням на
незаконність та необґрунтованість
рішення суду просила його скасувати та
ухвалити нове рішення, яким
задовольнити позов із підстав, що у
ньому зазначені.

В запереченнях на апеляційну скаргу
відповідач просив її відхилити.

В судовому засіданні при апеляційному
розгляді справи сторони свої
процесуальні позиції підтримали, при
цьому представник відповідача визнав
той факт, у даному випадку іде мова про
маркування одного і того самого товару,
а саме екструдованого полістиролу,
який інакше називають «пінопласт»,
проте вважав, що товарний знак його
підприємства є теж зареєстрованим та
використовується для маркування
товарів 19 класу, а позивачка
зареєструвала свій товарний знак для
маркування товарів 17 класу, отже
відповідачами її право не порушується.

Заслухавши доповідача, перевіривши
законність та обґрунтованість рішення
суду в межах доводів апеляційної
скарги та вимог, заявлених у суді
першої інстанції, колегія суддів
вважає, що апеляційна скарга підлягає
задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 ЦК України
кожна особа має право на захист свого
цивільного права у разі його порушення,
невизнання або оспорювання, право
звернутися до суду за захистом свого
особистого немайнового або майнового
права та інтересу, одним із способів
такого захисту передбачено припинення
дії, яка порушує право.

Ст. 420 цього Кодексу до об'єктів права
інтелектуальної власності віднесено
комерційні (фірмові) найменування,
торговельні марки знаки для товарів і
послуг, його ст. 424 до майнових прав
інтелектуальної власності відносить
право на використання об'єкта права
інтелектуальної власності, виключне
право дозволяти використання об'єкта
права інтелектуальної власності,
відповідно до ст. 426 ЦК України особа,
яка має виключне право дозволяти
використання об'єкта права
інтелектуальної власності, може
використовувати цей об'єкт на власний
розсуд, з додержанням при цьому прав
інших осіб, використання об'єкта права
інтелектуальної власності іншою
особою здійснюється з дозволу особи,
яка має виключне право дозволяти
використання об'єкта права
інтелектуальної власності, крім
випадків правомірного використання
без такого дозволу, передбачених цим
Кодексом та іншим законом, умови
надання дозволу (видачі ліцензії) на
використання об'єкта права
інтелектуальної власності можуть бути
визначені ліцензійним договором, який
укладається з додержанням вимог цього
Кодексу та іншого закону.

Згідно зі ст. 432 ЦК України кожна особа
має право звернутися до суду за
захистом свого права інтелектуальної
власності відповідно до статті 16 цього
Кодексу, суд у випадках та в порядку,
встановлених законом, може постановити
рішення, зокрема про вилучення з
цивільного обороту товарів,
виготовлених або введених у цивільний
оборот з порушенням права
інтелектуальної власності та знищення
таких товарів.

Відповідно до ч. 1 ст. 494 ЦК України,
набуття права інтелектуальної
власності на торгівельну марку
засвідчується свідоцтвом, умови та
порядок видачі свідоцтва
встановлюється законом, за її ч. 2 обсяг
правової охорони торговельної марки
визначається наведеними у свідоцтві її
зображенням та переліком товарів і
послуг, якщо інше не встановлено
законом.

За ст. 495 ЦК України майновими правами
інтелектуальної власності на
торговельну марку є право на
використання торговельної марки,
виключне право дозволяти використання
торговельної марки, виключне право
перешкоджати неправомірному
використанню торговельної марки, в
тому числі забороняти таке
використання, інші майнові права
інтелектуальної власності,
встановлені законом, майнові права
інтелектуальної власності на
торговельну марку належать володільцю
відповідного свідоцтва.

У відповідності до ст. 16 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» права, що випливають із
свідоцтва, діють від дати подання
заявки, свідоцтво надає його власнику
право використовувати знак та інші
права, визначені цим Законом,
використанням знака визнається
нанесення його на будь-який товар, для
якого знак зареєстровано, упаковку, в
якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення),
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано, застосування його
в діловій документації чи в рекламі та
в мережі Інтернет. Знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

За ч. 5 приведеної норми матеріального
права свідоцтво надає його власнику
виключне право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати.

За ст. 20 вказаного Закону будь-яке
посягання на права власника свідоцтва,
передбачені статтею 16 цього Закону, в
тому числі вчинення без згоди власника
свідоцтва дій, що потребують його
згоди, та готування до вчинення таких
дій, вважається порушенням прав
власника свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України. Порушенням
прав власника свідоцтва вважається
також використання без його згоди в
доменних іменах знаків та позначень,
вказаних у пункті 5 статті 16 цього
Закону. На вимогу власника свідоцтва
таке порушення повинно бути припинено,
а порушник зобов'язаний відшкодувати
власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Власник свідоцтва може також вимагати
усунення з товару, його упаковки
незаконно використаного знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати, або знищення
виготовлених зображень знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати.

Як вбачається з матеріалів справи 12
січня 2012 року позивачка подала заявку
на реєстрацію знаку для товарів та
послуг зеленого та темно-зеленого
кольору, на якому міститься графічне
зображення у формі листка рослини та
напис російською мовою «ІНФОРМАЦІЯ_1»,
в якому перша частина слова «Эко»
виконана зеленим кольором, друга
частина «борд» темно-зеленим, суб'єктом
подання заяви зазначено використання
товару для маркування товарів та
послуг за індексом міжнародної
класифікації товарів та послуг для
реєстрації знаків та перелік товарів і
послуг за класом 17, який включає в себе
у тому числі матеріали для ізолювання,
звукопоглинальні матеріали, матеріали,
що запобігають тепловому
випромінюванню, теплоізоляційні
матеріали, за цією заявкою позивачкою 25
січня 2013 року отримано свідоцтво
НОМЕР_1, за ліцензійним договором від 01
травня 2013 року вона надала право
використання вказаного знаку для
товарів і послуг 17 класу ТОВ «Вароса»,
чим останнє скористалося шляхом
нанесення даного знаку на упаковках
екструдованого полістиролу (а.с. 10-15, 17,
18).

Відповідач 02 липня 2012 року подав заявку
на реєстрацію знаку для товарів та
послуг, який включає в себе графічний
знак зеленого та синього кольорів, та
напис великими літерами латиницею
«ІНФОРМАЦІЯ_1», в якому перша частина
цього слова «ECO» виконана зеленим
кольором, друга частина «BOARD» синім, над
цим словом справа маленькими літерами
синього кольору міститься позначка
«тм», нижче цього слова міститься напис
меншими літерами синім кольором «xps
insulation systems», суб'єктом подання заявки
зазначено використання товару для
маркування товарів та послуг за
індексом міжнародної класифікації
товарів та послуг для реєстрації
знаків та перелік товарів і послуг за
класом 19, а саме будівельні матеріали
неметалеві, які відповідають певним
нормам екології, за цією заявкою
відповідачем 25 липня 2013 року отримано
свідоцтво №? 173455.

Як вбачається з фото упаковки
продукції, що виробляється
відповідачем, окрім товарного знаку,
зареєстрованого за відповідним
свідоцтвом, ним також зазначено слова
«екструдований полістирол тм
ІНФОРМАЦІЯ_1», «вироблено на
потужностях тм пеноборд» та латиницею
«made by PENOBOARD».

Аналізуючи перелік товарів за класами
ІДС «Міжнародна класифікація товарів і
послуг для реєстрації знаків» (Ніццька
класифікація) колегія суддів приходить
до висновку про те, що екструдований
полістирол як матеріал для ізолювання,
звукопоглинальний та теплоізоляційний
матеріал, матеріал, що запобігає
тепловому випромінюванню, належить до
17 класу класифікації, а не 19 класу, як
помилково вважає відповідач.

На користь такого висновку також
свідчать протокол № 03/ОТМ-2013 та
протокол № 07/ОТМ-2014 визначення групи
важкогорючих та горючих твердих
речовин та матеріалів по ГОСТ 12.1.044-89
від 19 лютого 2013 року та від 07 березня 2014
року, за якими за заявкою відповідача
проводилося випробування зразків
теплоізоляційного матеріалу
«ІНФОРМАЦІЯ_1», також протокол № 35-ГГ
(07)-2013 випробувань з визначення групи
горючості зразків теплоізоляційного
матеріалу з спіненого полістиролу
торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1»
виробника-відповідача, сертифікат
відповідності НОМЕР_2, за яким
продукція відповідача - плити
пінополістирольні екструзійні
«ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідають вимогам
технічних умов таких же плит цього ж
виробника «PENOBOARD», а останні за
висновком державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-04/93606 від 30 листопада 2010 року
застосовуються для теплової та
звукової ізоляції, сам напис на
упаковці продукції відповідача «insulation
systems» в перекладі з англійської значить
«системи утеплення» (а.с. 41-48, 109-110).

Домінуючим у обох торгових знаках
сторін є назва продукції «ІНФОРМАЦІЯ_1»
- «ІНФОРМАЦІЯ_1» - «ІНФОРМАЦІЯ_1», які не
мають фонетичної різниці, мають
однакове смислове навантаження -
екологічна плита, та схожий спосіб
написання і відображення за схожою
кольоровою гаммою та температурою
кольорів, з врахуванням того, що ними
маркується однакова продукція можна
зробити висновок, що торгові знаки
сторін схожі настільки, що їх можна
сплутати.

При подачі заявки на реєстрацію
товарного знаку відповідачем
самостійно зазначено 19 клас товарів та
послуг, на яких він буде
застосовуватися, тому компетентним
органом після перевірки правомірно
визначено, що у даному класі товарів та
послуг такий знак не використовується,
однак права на застосування такого
маркування на іншому, 17 класі товарів,
до якого відносяться теплоізоляційні
плити з екструдованого полістиролу,
свідоцтво відповідача про знак товарів
і послуг №? 173455 не надає.

Таким чином можна зробити висновок, що
використання відповідачем знаку
вказаного товару порушує права
позивачки, яка зареєструвала даний
торговий знак для такого товару раніше,
порушене право у відповідності до вище
наведених норм матеріального права
підлягає поновленню, суд першої
інстанції в порушення вимог
матеріального та процесуального права
прийшов до протилежного висновку, тому
апеляційну скаргу слід задовольнити,
рішення у справі скасувати з
ухваленням нового рішення про
задоволення позовних вимог.

На підставі ст. ст. 15, 16, 420, 424, 426, 432, 494, 495
ЦК України, ст. ст. 16, 20, 21 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг», керуючись ст. ст. 303, 307, 308, 314
ЦПК України, колегія суддів,

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 в інтересах
ОСОБА_3 задовольнити.

Рішення Дніпровського районного суду
міста Херсона від 12 серпня 2014 року
скасувати.

Позов ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3
задовольнити.

Заборонити Товариству з обмеженою
відповідальністю «Виробничо
комерційна фірма «Еліт Пласт»
використовування знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1»
для товарів та послуг за свідоцтвом №?
173455, зареєстрованим в державному
реєстрі свідоцтв України і послуг 25
липня 2013 року, для маркування товарів і
послуг, які за індексом Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків (ніццька
класифікація) віднесені до 17 класу, у
тому числі теплоізоляційних
матеріалів - пінополистирольних
екструдованих плит, шляхом нанесення
його на будь-який товар цього класу,
упаковку, в якій міститься такий товар,
вивіску пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого
товару із зазначеним нанесенням знаку
з метою пропонування для продажу,
продаж, імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення), застосування його під час
пропонування та надання будь-якої
послуги для якої знак зареєстровано,
застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет.

Зобов'язати Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Виробничо-комерційна фірма «Еліт
Пласт» усунути з упаковки
теплоізоляційних матеріалів -
пінополистирольних екструдованих плит
позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Зобов'язати Товариство з обмеженою
відповідальністю «Епіцентр К» у мережі
гіпермаркету Епіцентр К вилучити з
продажу товар виробника Товариства з
обмеженою відповідальністю
«Виробничо-комерційна фірма «Еліт
Пласт» теплоізоляційні матеріали -
пінополистирольні екструдовані плити
«ІНФОРМАЦІЯ_1».

Рішення суду набирає законної сили з
моменту проголошення, на нього
протягом двадцяти днів з дня набрання
законної сили може бути подана
касаційна скарга безпосередньо до
Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ.

Головуючий
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Судді
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _