РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року

м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у
складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Кошар А.В.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в м. Києві цивільну справу за
позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробниче
об'єднання «Екософт» до ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3, Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсним патенту та
зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

13 грудня 2014 року ТОВ «Науково-виробниче
об'єднання «Екософт» звернулось в суд з
позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
Державної служби інтелектуальної
власності України про визнання
недійсним патенту та зобов'язання
вчинити дії.

Свої вимоги мотивує тим, що Державна
служба інтелектуальної власності
України зареєструвала на ім'я ОСОБА_1,
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 корисну модель «Суміш
для комплексної водопідготовки» та
видала відповідний патент України №
НОМЕР_1.

ТОВ «Науково-виробниче об'єднання
«Екософт» є власником невиключної
ліцензії на використання патенту на
винахід № НОМЕР_2 (дата публікації 15
травня 2006 року) «Композиція
фільтруючого матеріалу для
комплексного очищення води та пристрій
для комплексного очищення води», тому
на підставі ст. 421 ЦК України є суб'єктом
права інтелектуальної власності. Сам
патент належить ОСОБА_4

Про порушення прав позивача та
власників патенту України № НОМЕР_2 ТОВ
«Науково-виробниче об'єднання
«Екософт» стало відомо з даних,
розміщених на офіційному сайті
Державної служби інтелектуальної
власності України в розділі
Спеціалізована БД «Винаходи (корисні
моделі) в Україні».

ТОВ «Науково-виробниче об'єднання
«Екософт» вважає, що запатентована
корисна модель № НОМЕР_1 від 12 серпня 2013
року не відповідає умовам
патентоспроможності, тому просить суд
ухвалити рішення, яким визнати
недійсним патент України № НОМЕР_1 на
корисну модель «Суміш для комплексної
водопідготовки», зареєстрованого 12
серпня 2013 року за ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3; зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести відповідні зміни до Державного
реєстру патентів України на винаходи
(корисні моделі) та опублікувати
відомості про це в офіційному бюлетені.

У судовому засіданні представник
позивача підтримав заявлений позов та
просив його задовольнити з наведених у
ньому підстав. Пояснив суду, що
викладене в позовній заяві
підтверджується висновком судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності. Зазначив, що добровільна
відмова відповідачів від патенту не
свідчить про відсутність предмета
спору. У випадку задоволенні позову,
патент буде визнаний недійсним з
моменту його реєстрації. Крім того,
достроково припинені майнові права
інтелектуальної власності можуть бути
відновлені за заявою особи, якій ці
права належали в момент припинення.

Відповідач ОСОБА_2 та його представник
проти задоволення позову заперечували.
Пояснили суду, що добровільна відмова
від позову свідчить про відсутність
предмету спору між сторонами. Також
зазначили, що проведена в справі судова
експертиза суперечать іншому висновку
експертизи щодо умов патентоздатності
від 25 жовтня 2013 року. Судовий експерт не
мав право надавити висновок стосовно
відповідності оспорюваного патенту
України № НОМЕР_1 на корисну модель
«Суміш для комплексної
водопідготовки» умові
патентоздатності «новизна».

Відповідач ОСОБА_3 та його представник
у судовому засіданні також
заперечували проти задоволення позову
та надали суду аналогічні за змістом
пояснення, посилаючись на ті ж
обставини, що і сторона відповідача
ОСОБА_2

Представник відповідача Державної
служби інтелектуальної власності
України проти задоволення позову
заперечував. Пояснив суду, що при
отриманні заявки на реєстрацію Службою
здійснюється лише формальна перевірка
викладених обставин. Патент виданий
відповідно до порядку, встановленого
законодавством про охорону прав на
винаходи і корисні моделі. Служба діяла
в межах та у спосіб, що передбачені
Законом.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання
не з'явився, про час та місце розгляду
справи повідомлений належним чином
(а.с. т. 2, а.с. 42). Будь-яких заяв чи
клопотань щодо поважності причин
неявки в судове засідання до суду
подано не було.

Заслухавши пояснення учасників
судового розгляду, дослідивши
матеріали справи, проаналізувавши
надані докази, суд приходить до
наступного.

Судом встановлено, що 15 травня 2006 року
зареєстровано патент України на
винахід № НОМЕР_2 «Композиція
фільтруючого матеріалу для
комплексного очищення води та пристрій
для комплексного очищення води».
Винахідниками патенту є ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Власником патенту є
ОСОБА_4 (т. 1, а.с. 162).

ТОВ «Науково-виробниче об'єднання
«Екософт» уклало з власником патенту -
ОСОБА_4 ліцензійний договір про
використання винаходу від 01 червня 2011
року, який є чинним. На підставі
договору ТОВ «Науково-виробниче
об'єднання «Екософт» передано
невиключну ліцензію на використання
винаходів в межах строку дії патенту (т.
1, а.с. 18-19).

23 травня 2013 року ОСОБА_1, ОСОБА_2 та
ОСОБА_3 подали заявку № u201306414 на видачу
патенту України на корисну модель
«Суміш для комплексної
водопідготовки».

За результатом розгляду заявки було
видано патент України на корисну
модель № НОМЕР_1 на корисну модель
«Суміш для комплексної
водопідготовки», що підтверджується
Випискою з Державного реєстру патентів
України на корисні моделі.
Винахідниками і власниками патенту є
ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (т. 1, а.с. 126).

Відповідно до частин 1, 2 ст. 6 Закону
України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» правова охорона
надається винаходу (корисній моделі),
що не суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі та
відповідає умовам патентоздатності.

Об'єктом винаходу (корисної моделі),
правова охорона якому (якій) надається
згідно з цим Законом, може бути: продукт
(пристрій, речовина, штам
мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини тощо); процес (спосіб),
а також нове застосування відомого
продукту чи процесу.

Позивач звернувся в суд з зазначеним
позовом та посилається на те, що патент
України № НОМЕР_1 на корисну модель
«Суміш для комплексної
водопідготовки» був виданий незаконно,
зареєстровану корисну модель, а саме
формулу, не можна вважати результатом
інтелектуальної діяльності
відповідачів.

У корисній моделі відповідачів
використані всі пункти формули за
патентом України на винахід № НОМЕР_2
«Композиція фільтруючого матеріалу
для комплексного очищення води та
пристрій для комплексного очищення
води», яка була загальнодоступною.

Відповідно до ч. 1 ст. 462 ЦК України
набуття права інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок засвідчується
патентом.

Згідно зі ст. 469 права інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок визнаються
недійсними з підстав та в порядку,
встановлених законом.

У пунктах «а» ч. 1 ст. 33 Закону України
«Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» визначено, що патент може бути
визнано у судовому порядку недійсним
повністю або частково у разі
невідповідності запатентованого
винаходу (корисної моделі) умовам
патентоздатності, що визначені статтею
7 цього Закону.

Частиною 2 ст. 7 цього Закону
передбачено, що корисна модель
відповідає умовам патентоздатності,
якщо вона є новою і промислово
придатною.

Статтею 60 ЦПК України визначено, що
кожна сторона зобов'язана довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень,
крім випадків, встановлених статтею 61
цього Кодексу.

Докази подаються сторонами та іншими
особами, які беруть участь у справі.

Позивач надав суду Висновок експертизи
щодо умов патентоздатності від 25
жовтня 2013 року, проведений Державним
підприємством «Український інститут
промислової власності» (т. 1, а.с. 26-27).

За результатами проведеного
дослідження встановлено, що
запатентована корисна модель «Суміш
для комплексної водопідготовки» за
патентом України на корисну модель №
НОМЕР_1 не відповідає умові
патентоздатності «промислова
придатність», визначеної для неї ч. 2 ст.
7 Закону.

Сторона відповідачів правильність
зазначеного висновку в судовому
засіданні не оспорювала.

Статтею 143 ЦПК України визначено, що для
з'ясування обставин, що мають значення
для справи і потребують спеціальних
знань, суд призначає експертизу.

За клопотанням сторони позивача
ухвалою Солом'янського районного суду
м. Києва від 28 квітня 2014 року в справі
було призначено судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності. На
вирішення експертам поставлено
наступне питання - чи містяться в
матеріалах справи відомості про те, що
корисна модель «Суміш для комплексної
водопідготовки» за патентом № НОМЕР_1
відповідає умові патентоздатності
«новизна».

За результатами проведення судової
експертизи експертом складено
Висновок експерта № 83/14 від 03 липня 2014
року (т. 2, а.с. 24-34).

Висновком судової експертизи
встановлено, що в матеріалах справи
містяться відомості про те, що корисна
модель «Суміш для комплексної
водопідготовки» за патентом № НОМЕР_1
не відповідає умові патентоздатності
«новизна».

У судовому засіданні відповідачі
ОСОБА_2, ОСОБА_3 та їх представники
висновки зазначеної експертизи
оспорювали.

Посилались на те, що вони суперечать
висновку експертизи щодо умов
патентоздатності від 25 жовтня 2013 року,
проведеного Державним підприємством
«Український інститут промислової
власності».

У цьому висновку зазначено, що згідно
до пунктів 9.3 та 6.5.1.4 Правил розгляду
щодо корисної моделі, для якої
встановлено невідповідність умові
промислової придатності, перевірку на
відповідність патентоздатності
«новизна» не проводять (т. 1, а.с. 27).

У зв'язку з цим, відповідачі вважали за
необхідне призначення в справі
повторної експертизи.

Разом з тим, у судовому засіданні
представник Державної служби
інтелектуальної власності України
пояснив, що висновок експертизи щодо
умов патентоздатності від 25 жовтня 2013
року проводився Державним
підприємством «Український інститут
промислової власності» і Правила
розгляду, на які посилався експерт,
стосуються лише цієї експертної
установи.

Проаналізувавши доводи відповідачів
щодо необхідності проведення
повторної експертизу, суд прийшов до
наступного.

Судова експертиза проводилась на
підставі ухвали суду, експерт був
попереджений про кримінальну
відповідальність за статтями 384, 385 КК
України. Перед експертом були
поставлене питання, яке узгоджене в
судовому засіданні, експерт мав у
своєму розпорядженні всі матеріали
справи. Висновок судової експертизи
містить докладний опис проведеного
дослідження та обґрунтовані, чіткі
висновки з поставленого питання.

За таких обставин, судом було
відмовлено в задоволенні клопотання
відповідачів ОСОБА_2, ОСОБА_3 та їх
представників про призначення
повторної експертизи, оскільки
наведені в заявах підстави носили
оціночний характер та не спростовували
висновку судового експерта.

Проаналізувавши надані докази, суд
вважає за можливе в основу рішення
покласти Висновок експерта № 83/14 від 03
липня 2014 року (т. 2, а.с. 24-34).

Дослідження № 83/14 від 03 липня 2014 року
проведене за ухвалою суду відповідно
до Закону України «Про судову
експертизу» кваліфікованим судовим
експертом ОСОБА_8 - старшим судовим
експертом лабораторії права
промислової власності
Науково-дослідного центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності Міністерства юстиції
України, яка має вищу технічну освіту
(освітньо-кваліфікаційний рівень -
спеціаліст) та вищу освіту у сфері
інтелектуальної власності
(освітньо-кваліфікаційний рівень -
спеціаліст), є атестованим судовим
експертом III кваліфікаційного класу з
правом проведення експертиз у сфері
інтелектуальної власності за
спеціальностями 13.3 «Дослідження,
пов'язані з винаходами і корисними
моделями».

Заперечуючи проти задоволення позову
сторона відповідачів також
посилається на те, що на день розгляду
справи судом права позивача ними не
порушуються, оскільки за їх заявою дію
патенту України № НОМЕР_1 на корисну
модель «Суміш для комплексної
водопідготовки» було припинено.

Судом встановлено, що 20 травня 2014 року
відповідачі подали заяву про
припинення дії оспорюваного патенту (т.
1, а.с. 231).

За їх заявою внесені зміни до
відомостей Державного реєстру
патентів України на корисні моделі про
припинення дії патенту з 10 червня 2014
року та здійснено офіційну публікацію
про це (т. 1, а.с. 236, 237).

На спростування доводів відповідачів
представник позивача зазначив, що
добровільна відмова відповідачів від
патенту не свідчить про відсутність
предмета спору. У випадку задоволенні
позову, патент буде визнаний недійсним
з моменту його реєстрації. Крім того,
достроково припинені майнові права
інтелектуальної власності можуть бути
відновлені за заявою особи, якій ці
права належали в момент припинення.

Відповідно до ст. 466 ЦК України чинність
майнових прав інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок може бути припинено
достроково за ініціативою особи, якій
вони належать, якщо це не суперечить
умовам договору, а також в інших
випадках, передбачених законом.

У ч. 1 ст. 32 Закону України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі»
також визначено, що власник патенту в
будь-який час може відмовитися від
нього повністю або частково на
підставі заяви, поданої до Установи.
Зазначена відмова набирає чинності від
дати публікації відомостей про це в
офіційному бюлетені Установи.

Статтею 468 ЦК України передбачено, що
чинність достроково припинених
виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок
може бути відновлено у порядку,
встановленому законом, за заявою особи,
якій ці права належали у момент їх
припинення.

Згідно з ч. 4 ст. 33 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі» патент або його частина,
визнані недійсними, вважаються такими,
що не набрали чинності, від дати
публікації відомостей про видачу
патенту.

Вбачається, що у випадку відмови
власника від патенту, дія такого
патенту припиняється лише на майбутнє
та відповідно чинність патенту
припиняється від дати публікації
відомостей про це.

У випадку визнання патенту недійсним,
він вважається такими, що не набрав
чинності від дати публікації
відомостей про видачу патенту.

Правові наслідки відмови від патенту
та визнання його недійсним є
відмінними та не можуть
зараховуватися.

Суд вважає, дострокове припинення дії
патенту за заявою відповідачів під час
розгляду справи не свідчить про
відсутність порушеного права позивача
з дати видачі патенту, а тому його
вимога про визнання патенту недійсним
ґрунтується на законі.

З урахуванням задоволення вимоги про
визнання патенту недійсним, підлягають
задоволенню і вимоги про зобов'язання
внести зміни до Державного реєстру
патентів України на винаходи (корисні
моделі) та здійснити відповідну
публікацію, які є похідними від
первинної вимоги.

З огляду на наведене, позов підлягає
задоволенню.

З урахуванням задоволення позову та
вини осіб, що порушили права позивача,
на підставі статті 88 ЦПК України
стягненню з відповідачів ОСОБА_1,
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь позивача
підлягають понесені судові витрати по
сплаті судового збору та вартості
проведення судової експертизи.

Керуючись статтями 16, 460, 462, 463, 466, 468, 469
ЦК України, статтями 1, 6, 7, 32, 33 Закону
України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі», статтями 3, 4, 10, 11, 57-60, 88,
169, 209, 212-215, 218, 223 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов Товариства з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробниче
об'єднання «Екософт» до ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3, Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсним патенту та
зобов'язання вчинити дії задовольнити.

Визнати недійсним патент України №
НОМЕР_1 на корисну модель «Суміш для
комплексної водопідготовки»,
зареєстрованого 12 серпня 2013 року за
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3.

Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести до Державного реєстру патентів
України на винаходи (корисні моделі)
відомості про визнання недійсним
патенту України № НОМЕР_1 на корисну
модель «Суміш для комплексної
водопідготовки», зареєстрованого 12
серпня 2013 року за ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
та опублікувати відомості про це в
офіційному бюлетені «Промислова
власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробниче
об'єднання «Екософт» 3078 гривень 40
копійок вартості проведення судової
експертизи та 74 гривні 46 копійок
судового збору.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробниче
об'єднання «Екософт» 3078 гривень 40
копійок вартості проведення судової
експертизи та 74 гривні 46 копійок
судового збору.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробниче
об'єднання «Екософт» 3078 гривень 40
копійок вартості проведення судової
експертизи та 74 гривні 46 копійок
судового збору.

Рішення може бути оскаржено до
Апеляційного суду міста Києва через
суд першої інстанції шляхом подання
апеляційної скарги протягом десяти
днів з дня проголошення рішення. Особи,
які брали участь у справі, але не були
присутні у судовому засіданні під час
проголошення судового рішення, можуть
подати апеляційну скаргу протягом
десяти днів з дня отримання копії цього
рішення.

Суддя: