Ухвала

іменем україни

18 червня 2014 рокум. Київ Колегія суддів
судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ у складі:

головуючого Ткачука О.С.,

суддів: Кафідової О.В.,
Колодійчука В.М.,

Фаловської І.М.,
Умнової О.В.,

розглянувши в судовому засіданні
цивільну справу за позовом ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 до
Міжнародного науково-навчального
центру інформаційних технологій і
систем Національної академії наук та
Міністерства освіти та науки України,
третя особа - Національна академія наук
України, про стягнення грошових коштів,
за касаційною скаргою Міжнародного
центру інформаційних технологій та
систем Національної академії наук та
Міністерства освіти та науки України
на рішення апеляційного суду м. Києва
від 17 лютого 2014 року,

в с т а н о в и л а:

У червні 2013 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_7 звернулися до суду
із указаним позовом, в обґрунтування
якого зазначили, що вони є авторами
винаходу «Спосіб комп'ютерної
ідентифікації особи за зображенням її
обличчя», на який відповідачем був
отриманий патент України на винахід
від 10 січня 2008 року за № 81514.

20 березня 2007 року між сторонами у
справі був укладений договір між
роботодавцем і винахідником щодо
розміру та умови виплат винахіднику
(його правонаступнику) винагороди
відповідно до економічної цінності і
винаходу і (або) іншої вигоди, яка може
бути одержана роботодавцем (далі -
Договір 1)

29 березня 2007 року між відповідачем та
компанією Simanetics USA, Inc. (Сполучені Штати
Америки) (далі - Правонаступники) був
укладений Договір про передачу права
на подання заявок і одержання патентів
на винахід у країнах Паризького Союзу»
(далі - Договір 2). Відповідно до пункту
2.1 статті 2 даного Договору відповідач
передав Правонаступнику виключне
безвідкличне право на подання заявок (в
тому числі міжнародних заявок про
патентну кооперацію (РСТ) і одержання
Патентів на Винахід у країнах
Паризького Союзу (крім України), що має
своїм наслідком набуття
Правонаступником повного обсягу
Патентних прав з моменту одержання
Патенту, а також всіх майнових і
немайнових прав на підставі поданих
заявок у визначених договором країнах
і відповідно до законодавства таких
країн.

27 листопада 2007 року між Відповідачем ,
Правонаступником і фірмою Viewdle Inc.
(Сполучені Штати Америки) був укладений
договір цесії, згідно з яким до фірми
Viewdle Inc. перейшли всі права та обов'язки
Правонаступника за Договором 2.

Так у 2007, 2008 та 2012 роках на рахунки
відповідача надходили кошти,
передбачені підпунктами 4.2.1, 4.2.2 та 4.2.3
Договору 2. У зв'язку з отриманням
коштів на підставі вказаних вище
положень Договору 2 відповідач сплатив
авторам визначений розмір винагороди і
тим самим виконав належним чином
частину зобов'язань за Договором 1.

Також, відповідно до пункту 4.7 Договору
2 у разі необхідності при відчужені
компанії Правонаступника або Іншої
сторони, до складу якої входитимуть
Патенти, Правонаступник та/або інша
сторона має право припинити свої
зобов'язання за пунктами 4.3, 4.4 і 4.5 цієї
статті шляхом виконання умов,
викладених нижче в цьому Пункті.
Відчуження компанії в контексті пункту
4.7 вважається прямий продаж компанії як
цілісного майнового комплексу або
продаж контрольного пакета її акцій,
або оплатне відчуження (продаж)
активів, до складу яких входять
Патенти. Правонаступник або інша
сторона сплатить на користь
Правовласників (відповідача) два
відсотки від вартості транзакції з
відчуження компанії, до складу активів
якої входитимуть Патенти, але не менше
ніж сто тисяч доларів США.

12 жовтня 2012 року на рахунок Відповідача
надійшли кошти у рамках виконання
фірмою Viewdle Inc умов пункту 4.7 Договору 2
у сумі 700 000 (сімсот тисяч
доларів США). Відповідно за
результатами вищезазначеної
транзакції Відповідач отримав вигоду
від реалізації майнових і немайнових
прав на винахід, авторами якого є
позивачі. Розмір вигоди становить 700 000
тисяч доларів США, а тому як це
передбачено п. 4.3 Договору 1, з цієї
суми Відповідач зобов'язаний був
сплатити належну позивачам винагороду
у розмірі 35 %, а саме, 245 000 (двісті сорок
п'ять тисяч доларів США) - в рівних
частинах по 49 000 США кожному з
позивачів. В порушення Договору 1 сума
винагороди позивачам не сплачена.

Рішенням Голосіївського районного
суду м. Києва від 03 жовтня 2013 року, у
задоволенні позовних вимог відмовлено.

Рішенням апеляційного суду м. Києва від
17 лютого 2014 року рішення суду першої
інстанції скасовано та ухвалено нове
рішення, яким позов задоволено,
стягнуто з Міжнародного
науково-навчального центру
інформаційних технологій і систем
Національної академії наук та
Міністерства освіти та науки України
на користь ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_7 належну їм за Договором 1
винагороду у розмірі 391 657 грн (кожному
окремо). Вирішено питання щодо
розподілу судових витрат.

У касаційній скарзі представник
Міжнародного центру інформаційних
технологій та систем Національної
академії наук та Міністерства освіти
та науки України просить скасувати
рішення апеляційного суду м. Києва від
17 лютого 2014 року та залишити в силі
рішення Голосіївського районного суду
м. Києва від 03 жовтня 2013 року,
посилаючись на неправильне
застосування апеляційним судом норм
матеріального та порушення норм
процесуального права.

Вивчивши матеріали цивільної справи,
доводи касаційної скарги та
заперечення на неї, колегія суддів
приходить до висновку, що касаційна
скарга підлягає задоволенню з таких
підстав.

Згідно зі ст. 213 ЦПК України рішення
суду повинно бути законним і
обґрунтованим. Законним є рішення, яким
суд, виконавши всі вимоги цивільного
судочинства, вирішив справу згідно із
законом. Обґрунтованим є рішення,
ухвалене на основі повно і всебічно
з'ясованих обставин, на які сторони
посилаються як на підставу своїх вимог
і заперечень, підтверджених тими
доказами, які були досліджені в
судовому засіданні.

Відповідно до ст. 214 ЦПК України під час
ухвалення рішення суд вирішує такі
питання: 1) чи мали місце обставини,
якими обґрунтовувалися вимоги і
заперечення, та якими доказами вони
підтверджуються; 2) чи є інші фактичні
дані (пропущення строку позовної
давності тощо), які мають значення для
вирішення справи, та докази на їх
підтвердження; 3) які правовідносини
сторін випливають із встановлених
обставин; 4) яка правова норма підлягає
застосуванню до цих правовідносин.

Судами встановлено, що 20 березня 2007
року між позивачами та відповідачем
було укладено Договір 1, відповідно до
умов якого (п. 4) роботодавець
зобов'язується видати Винахіднику
винагороду за винахід у випадках:

п. 4.1 використання об'єкта промислової
власності у власному виробництві таабо
продажу ліцензії або інших майнових/
немайнових прав в межах України;

п. 4.2 реалізації в зарубіжних країнах
при продажу ліцензії або інших
майнових та немайнових прав таабо
поставці продукції на експорт.

29 березня 2007 року між відповідачем та
компанією Simanetics USA, Inc. (Сполучені Штати
Америки) (далі - Правонаступники) був
укладений Договір 2. Відповідно до
пункту 2.1 статті 2 даного договору
відповідач передав Правонаступнику
виключне безвідкличне право на подання
заявок (в тому числі міжнародних заявок
про патентну кооперацію (РСТ) і
одержання Патентів на Винахід у
країнах Паризького Союзу (крім
України), що має своїм наслідком
набуття Правонаступником повного
обсягу Патентних прав з моменту
одержання Патенту, а також всіх
майнових і немайнових прав на підставі
поданих заявок у визначених договором
країнах і відповідно до законодавства
таких країн.

Відповідно до пункту 4.7 Договору 2 у
разі необхідності при відчужені
компанії Правонаступника або Іншої
сторони, до складу якої входитимуть
Патенти, Правонаступник та/або інша
сторона має право припинити свої
зобов'язання за пунктами 4.3, 4.4 і 4.5 цієї
статті шляхом виконання умов,
викладених нижче в цьому Пункті.
Відчуження компанії в контексті пункту
4.7 вважаються прямий продаж компанії як
цілісного майнового комплексу або
продаж контрольного пакета її акцій,
або оплатне відчуження (продаж)
активів, до складу яких входять
Патенти. Правонаступник або інша
сторона сплатить на користь
Правовласників (відповідача) два
відсотки від вартості транзакції з
відчуження компанії, до складу активів
якої входитимуть Патенти, але не менше
ніж сто тисяч доларів США.

27 листопада 2007 року між Відповідачем,
правонаступником і фірмою Viewdle Inc.
(Сполучені Штати Америки) був укладений
договір цесії, згідно з яким до фірми
Viewdle Inc. перейшли всі права та обов'язки
Правонаступника за Договором 2.

Так у 2007, 2008 та 2012 роках на рахунки
відповідача надходили кошти,
передбачені підпунктами 4.2.1, 4.2.2 та 4.2.3
Договору 2. У зв'язку з отриманням
коштів на підставі вказаних вище
положень, відповідач сплатив авторам
визначений розмір винагороди і тим
самим виконав належним чином
зобов'язання за Договором 1.

Також 12 жовтня 2012 року на рахунок
Відповідача надійшли кошти у сумі 700 000
(сімсот тисяч доларів США).

Відмовляючи у задоволенні позовних
вимог, суд першої інстанції виходив з
того, що договір від 29 березня 2007 року
«Про передачу права на подання заявок і
одержання патентів на винахід у
країнах Паризького Союзу» виконаний в
повному обсязі, всі розрахунку з
позивачами проведено повністю. Крім
того, позивачами не було надано доказів
того, що кошти, які надійшли на рахунок
відповідача, є коштами за використання
винаходу «Спосіб комп'ютерної
ідентифікації особи за зображенням її
обличчя».

Скасовуючи рішення суду першої
інстанції та задовольняючи позовні
вимоги, апеляційний суд виходив з того,
що позивачі мають право на отримання 35 %
від отриманих відповідачем 700 000
доларів США, а саме по 49 000 доларів США в
рівних частках кожному з позивачів
відповідно до п. 4.1, 4.2, 4.3 Договору 1.

Проте з таким висновком суду
апеляційної інстанції погодитись не
можна з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов'язання
має виконуватися належним чином
відповідно до умов договору та вимог
цього Кодексу, інших актів цивільного
законодавства, а за відсутності таких
умов та вимог - відповідно до звичаїв
ділового обороту або інших вимог, що
звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі» використанням винаходу
(корисної моделі) визнається, зокрема,
виготовлення продукту із
застосуванням запатентованого
винаходу (корисної моделі),
застосування такого продукту,
пропонування для продажу, в тому числі
через Інтернет, продаж, імпорт
(ввезення) та інше введення його в
цивільний оборот або зберігання такого
продукту в зазначених цілях.

Згідно з ч. ч. 7, 8 цього Закону власник
патенту має право дати будь - якій
особі дозвіл (видати ліцензію) на
використання винаходу (корисної
моделі) на підставі ліцензійного
договору, а щодо секретного винаходу
(корисної моделі) такий дозвіл
надається тільки за погодженням із
Державним експертом. Договір про
передачу права власності на винахід
(корисну модель) і ліцензійний договір
вважаються дійсними, якщо вони
укладені у письмовій формі і підписані
сторонами.

Враховуючи наведене,
апеляційний суд дійшов передчасного
висновку, що згідно з Договором 1,
відповідач зобов'язаний сплатити
позивачам винагороду, передбачену
договором 2, оскільки в матеріалах
справи відсутні докази реалізації
майнових або немайнових прав, або
продажу ліцензії або поставки
продукції на експорт.

При цьому суд апеляційної інстанції,
задовольняючи позовні вимоги, не
встановив, що кошти, які надійшли на
рахунок відповідача, є коштами за
використання винаходу «Спосіб
комп'ютерної ідентифікації особи за
зображенням її обличчя».

Згідно з вимогами ст. 303 ЦПК України під
час розгляду справи в апеляційному
порядку апеляційний суд перевіряє
законність і обґрунтованість рішення
суду першої інстанції в межах доводів
апеляційної скарги та вимог, заявлених
у суді першої інстанції. Апеляційний
суд досліджує докази, які судом першої
інстанції були досліджені з порушенням
встановленого порядку або в
дослідженні яких було неправомірно
відмовлено, а також нові докази,
неподання яких до суду першої
інстанції було зумовлено поважними
причинами.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи
рішення суду першої інстанції та
задовольняючи позовні вимоги, на
зазначені обставини не звернув уваги,
не встановив фактичні обставини, які
мають значення для правильного
вирішення справи, а тому судове рішення
не відповідає вимогам ст. 213 ЦПК України
щодо законності й обґрунтованості,
зазначені вище порушення призвели до
неправильного вирішення спору, що в
силу ст. 338 ЦПК України є підставою для
його скасування із передачею справи на
новий розгляд до суду апеляційної
інстанції.

Керуючись ст. ст. 336, 338, 345 ЦПК України,
колегія суддів судової палати у
цивільних справах Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу Міжнародного центру
інформаційних технологій та систем
Національної академії наук та
Міністерства освіти та науки України
задовольнити частково.

Рішення апеляційного суду м. Києва від
17 лютого 2014 року скасувати, справу
передати на новий розгляд до суду
апеляційної інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий
О.С.
Ткачук

Судді:

О.В. Кафідова

В.М. Колодійчук

І.М. Фаловська

О.В. Умнова