У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 рокум. Київ

Колегія суддів судової палати у
цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ у складі:

головуючого Наумчука М.І.,суддів:
Ізмайлової Т.Л., Мостової Г.І., Нагорняка
В.А., Остапчука Д.О., розглянувши у
відкритому судовому засіданні справу
за позовом ОСОБА_6 до Державної служби
інтелектуальної власності України,
ОСОБА_7 про визнання недійсним патенту
України НОМЕР_1 на корисну модель
«Спосіб виготовлення чавунного
посуду», за касаційною скаргою
представника ОСОБА_7 - ОСОБА_8 на рішення
Солом'янського районного суду м. Києва
від 20 червня 2013 року та ухвалу
апеляційного суду м. Києва від 30 жовтня
2013 року,

в с т а н о в и л а:

ОСОБА_6 звернувся до суду з позовом до
Державної служби інтелектуальної
власності України, ОСОБА_7, в якому, з
урахуванням уточнень, просив визнати
недійсним патент України НОМЕР_1 на
корисну модель «Спосіб виготовлення
чавунного посуду», зобов'язати
Державну службу інтелектуальної
власності України внести відомості про
визнання недійсним патенту України
НОМЕР_1 на вказану корисну модель до
Державного реєстру патентів України на
корисні моделі та опублікувати
відомості про це в офіційному бюлетені
«Промислова власність».

В обґрунтування позову ОСОБА_6
посилався на те, що Державна служба
інтелектуальної власності України
зареєструвала на ім'я ОСОБА_7 корисну
модель «Спосіб виготовлення чавунного
посуду» і видала на неї патент України
НОМЕР_1. Заявку № u2012 02748 на реєстрацію
вказаної корисної моделі було подано 07
березня 2012 року. Патент України на
корисну модель НОМЕР_1 було видано 11
червня 2012 року. Публікацію про видачу
вказаного патенту було здійснено в
офіційному бюлетені «Промислова
власність» № 11 за 2012 рік з датою
публікації - 11 червня 2012 року.

Корисна модель за патентом України
НОМЕР_1 містить наступну формулу:
«спосіб виготовлення чавунного посуду,
що включає лиття сірого чавуну в
ливарну форму для отримання
чашоподібного виливка, послідовне
видалення ливників, задирок, обдирання,
шліфування, піскоструминну обробку
виливка і формування на виливку
захисного шару з оксиду заліза Fe3O4, який
відрізняється тим, що після
піскоструминної обробки поверхні
виливок піддають високотемпературному
відпалу при температурі нагріву 500-670 єС
та різкому охолодженню в маслі, яке має
температуру від 20 єС до 80 єС».

Проте, ОСОБА_6 вважає, що державна
реєстрація патенту України НОМЕР_1 на
корисну модель «Спосіб чавунного
посуду» була здійснена з порушенням
вимог чинного законодавства України,
оскільки вказана корисна модель не
відповідає умовам патентоздатності, а
заявку на видачу патенту на корисну
модель було подано з порушенням прав
позивача, який є власником: - патенту
України НОМЕР_2 на винахід «спосіб
виготовлення чавунного посуду»; -
патенту України НОМЕР_3 на винахід
«Чавунний посуд і спосіб виготовлення
чавунного посуду»; - патенту Республіки
Білорусь НОМЕР_4 на винахід «Спосіб
виготовлення чавунного посуду»; -
патенту Республіки Білорусь НОМЕР_5 на
винахід «Чавунний посуд і спосіб
виготовлення чавунного посуду»; -
патенту Російської Федерації НОМЕР_6 на
винахід «Чавунний посуд і спосіб
виготовлення чавунного посуду»; -
патенту Російської Федерації НОМЕР_7 на
винахід «Спосіб виготовлення
чавунного посуду».

Також, позивач вважає, що корисна
модель за патентом України НОМЕР_1 не
відповідає умовам патентоздатності,
визначеним ст. 7 Закону України «Про
охорону прав на винаходи та корисні
моделі».

Станом на 07 березня 2012 року (дата подачі
заявки відповідачем) новизна корисної
моделі «Спосіб виготовлення чавунного
посуду» за патентом України НОМЕР_1
була розкрита у патенті України НОМЕР_2
на винахід «Спосіб виготовлення
чавунного посуду» виданому 12 листопада
2007 року та патенті України НОМЕР_3 на
винахід «Чавунний посуд і спосіб
виготовлення чавунного посуду»
виданому 10 серпня 2007 року.

Посилаючись на вказані обставини,
позивач просив позовні вимоги
задовольнити.

Рішенням Солом'янського районного суду
м. Києва від 20 червня 2013 року, залишеним
без змін ухвалою апеляційного суду м.
Києва від 30 жовтня 2013 року, позов ОСОБА_6
задоволено.

Визнано недійсним патент України
НОМЕР_1 на корисну модель «Спосіб
виготовлення чавунного посуду»
зареєстрований на ім'я ОСОБА_7

Зобов'язано Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
патентів України на корисні моделі
стосовно визнання недійсним патенту
України НОМЕР_1 на корисну модель
«Спосіб виготовлення чавунного
посуду» та здійснити публікацію про це
в офіційному бюлетені «Промислова
власність». Вирішено питання про
стягнення судового збору.

У касаційній скарзі представник ОСОБА_7
- ОСОБА_8 порушує питання про скасування
оскаржуваних рішень суду, із передачею
справи на новий розгляд до суду першої
інстанції, мотивуючи свою вимогу
порушенням судами норм процесуального
права та неправильним застосуванням
норм матеріального права.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши
доводи касаційної скарги, колегія
суддів судової палати у цивільних
справах Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ вважає, що
касаційна скарга підлягає частковому
задоволенню з таких підстав.

Судами встановлено, що Державна служба
інтелектуальної власності України
зареєструвала на ім'я ОСОБА_7 корисну
модель «Спосіб виготовлення чавунного
посуду» і видала на неї патент України
НОМЕР_1.

Заявку № u 2012 02748 на реєстрацію вказаної
корисної моделі було подано 07 березня
2012 року. Патент України на корисну
модель НОМЕР_1 було видано 11 червня 2012
року. Публікацію про видачу даного
патенту було здійснено в офіційному
бюлетені «Промислова власність» № 11 за
2012 рік, з датою публікації - 11 червня 2012
року.

Корисна модель за патентом України
НОМЕР_1 містить наступну інформацію:
«Спосіб виготовлення чавунного посуду,
що включає лиття сірого чавуну в
ливарну форму для отримання
чашоподібного виливка, послідовне
видалення ливників, задирок, обдирання,
шліфування, піскоструминну обробку
виливка і формування на виливку
захисного шару з оксидом заліза Fe3O4,
який відрізняється тим, що після
піскоструминної обробки поверхні
виливок піддають високотемпературному
відпалу при температурі нагріву 500-670 єС
та різкому охолодженню в маслі, яке має
температуру від 20 єС до 80 єС».

ОСОБА_6 є власником: патенту України
НОМЕР_2 на винахід «Спосіб виготовлення
чавунного посуду»; - патенту України
НОМЕР_3 на винахід «Чавунний посуд і
спосіб виготовлення чавунного посуду»;
- патенту Республіки Білорусь НОМЕР_4 на
винахід «Спосіб виготовлення
чавунного посуду»; - патенту Республіки
Білорусь НОМЕР_5 на винахід «Чавунний
посуд і спосіб виготовлення чавунного
посуду»; - патенту Російської Федерації
НОМЕР_6 на винахід «Чавунний посуд і
спосіб виготовлення чавунного посуду»;
- патенту Російської Федерації НОМЕР_7
на винахід «Спосіб виготовлення
чавунного посуду»

Задовольняючи позов, суд першої
інстанції, з висновками якого
погодився суд апеляційної інстанції,
виходив з того, що патент України
НОМЕР_1 не відповідає патентоздатності,
тобто є промислово непридатним, тому
корисна модель не може
використовуватися у промисловості. При
цьому, суд вказав, що відповідач ОСОБА_7
в своїй господарській діяльності
використовує способи не описані в
корисній моделі по патенту НОМЕР_1, а
використовує способи виготовлення
чавунного посуду по патентам ОСОБА_6,
тому вважав, що заявка на отримання
патенту відповідачем була здійснена з
метою використання чужих патентів.

Проте з такими висновками погодитись
не можна.

Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право
інтелектуальної власності - це право
особи на результат інтелектуальної,
творчої діяльності або на інший об'єкт
права інтелектуальної власності,
визначений цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 460 ЦК України корисна
модель вважається придатною для
набуття права інтелектуальної
власності на неї, якщо вона, відповідно
до закону, є новою і придатною для
промислового використання.

За змістом ст. 7 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі» корисна модель відповідає
умовам патентоздатності, якщо вона є
новою і промислово придатною. Корисна
модель визнається новою, якщо вона не є
частиною рівня техніки. Об'єкти, що є
частиною рівня техніки, для визначення
новизни винаходу повинні
враховуватися лише окремо. Винахід має
винахідницький рівень, якщо для
фахівця він не є очевидним, тобто не
випливає явно із рівня техніки. При
оцінці винахідницького рівня зміст
заявок, зазначених у частині п'ятій
цієї статті, до уваги не береться.
Винахід (корисна модель) визнається
промислово придатним, якщо його може
бути використано у промисловості або в
іншій сфері діяльності.

Звертаючись із апеляційною скаргою
ОСОБА_7 посилався на те, що суд першої
інстанції не всебічно, не повно та не
об'єктивно оцінив висновок експертизи,
оскільки він є необґрунтованим та
суперечить матеріалам справи, а також
Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та
експертних досліджень, так як
експертом було об'єднано питання № 2, 3
та 5 щодо встановлення відповідності
корисної моделі за патентом України
НОМЕР_1 умові патентоздатності
«промислова придатність», що є
звуженням поставлених перед експертом
питань. Крім цього, вказував, що питання
№ 6 стосується визначення
приналежності такої ознаки, як рівень
температури нагріву, при якому
поверхні виливків піддають відпалу, та
не відноситься до корисної моделі,
оскільки вона відсутня у формулі
корисної моделі (т. 2 а.с. 142).

На підтвердження своїх доводів, в
апеляційному суді ОСОБА_7 завив
клопотання про призначення повторної
судової експертизи (т. 3 а.с. 40, 41).

Відповідно до ч. 2 ст. 150 ЦПК України якщо
висновок експерта буде визнано
необґрунтованим або таким, що
суперечить матеріалам справи або
викликає сумніви в його правильності,
судом може бути призначена повторна
експертиза, яка доручається іншому
експертові (експертам).

Ухвалою апеляційного суду м. Києва від
30 жовтня 2013 року відмовлено в
задоволенні клопотання представника
ОСОБА_7 - ОСОБА_8 про призначення
комплексної експертизи у сфері
інтелектуальної власності (т. 3 а.с. 47).

Комплексна експертиза призначається у
випадках, коли необхідно провести
дослідження за участю декількох
експертів, які є фахівцями у різних
галузях знань.

Повторна експертиза призначається,
коли є сумніви у правильності висновку
експерта, пов'язані з його недостатньою
обґрунтованістю чи з тим, що він
суперечить іншим матеріалам справи, а
також за наявності істотного порушення
процесуальних норм, які регламентують
порядок призначення і проведення
експертизи.

В ухвалі про призначення повторної
експертизи зазначаються обставини, які
викликають сумніви у правильності
попереднього висновку експерта.

Вирішуючи питання про призначення
комплексної експертизи, суд
апеляційної інстанції, у порушення
вимог ст. ст. 143, 147, 150 ЦПК України, не
звернув уваги на те, що ОСОБА_7
порушував питання про призначення
повторної експертизи, не врахував
порядок призначення експертизи, не
перевірив доводів щодо неправильності
висновку первинної експертизи, які
пов'язані з її недостатньою
обґрунтованістю, суперечливістю з
матеріалами справи, наявністю
істотного порушення процесуальних
норм, які регулюють порядок проведення
експертизи.

Крім цього, посилаючись на положення
Закону України «Про винаходи», якого
взагалі не існує, суд апеляційної
інстанції, у порушення вимог ст. 214 ЦПК
України, не визначився із правовою
нормою, яка підлягає застосуванню до
спірних правовідносин та не врахував,
що спірні правовідносини регулюються
Законом України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі».

Посилаючись на те, що у господарській
діяльності ТОВ «Берліко»
використовуються способи не описані в
корисній моделі до патенту НОМЕР_1, а
способи виготовлення чавунного посуду
за патентами ОСОБА_6, суд у своєму
рішення, допустивши зайву деталізацію,
яка не має правового значення в даній
справі, зробив оцінку обставинам, які
не підтверджені відповідними засобами
доказування та не є предметом розгляду
вказаної справи.

При цьому суд апеляційної інстанції
безпідставно послався на положення
Закону України «Про охорону прав на
промислові зразки», який регулює
правовідносини, що виникли у сфері
охорони прав на промислові зразки, не
врахувавши, що предметом спору є
законність патенту НОМЕР_1 на корисну
модель.

Виходячи з викладеного та враховуючи
допущені судом апеляційної інстанції
порушення норм матеріального та
процесуального права, які призвели до
передчасного вирішення справи, колегія
суддів дійшла висновку, що указані
порушення повинні бути усунені судом
апеляційної інстанції та, в силу ст. 338
ЦПК України, ухвала суду апеляційної
інстанції підлягає скасуванню з
передачею справи на новий розгляд до
суду апеляційної інстанції.

Керуючись ст.ст. 336, 338, 345 ЦПК України,
колегія суддів судової палати у
цивільних справах Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ,

у х в а л и л а :

Касаційну скаргу представника ОСОБА_7 -
ОСОБА_8 задовольнити частково.

Ухвалу апеляційного суду м. Києва від 30
жовтня 2013 року скасувати, справу
направити на новий розгляд до суду
апеляційної інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий
М.І. Наумчук

Судді:
Т.Л. Ізмайлова

Г.І. Мостова

В.А. Нагорняк

Д.О. Остапчук