21 січня 2014 року колегія суддів судової
палати в цивільних справах
Апеляційного суду м. Києва в складі:
Головуючого: Качана В.Я.
Суддів: Барановської Л.В.,
при секретарі: Грабової
розглянувши у відкритому судовому
засіданні в м. Києві апеляційну скаргу
представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2
на рішення Солом'янського районного
суду м. Києва від 07 листопада 2013 року у
справі за позовом ОСОБА_1 до Державної
служби інтелектуальної власності
України, за участі третьої особи ВАТ
«Пушкінський завод» про скасування
наказу та рішення Апеляційної палати
Державної служби інтелектуальної
У січні 2013 року ОСОБА_1 звернувся до
суду з позовом до Державної служби
інтелектуальної власності України, за
участі третьої особи ВАТ «Пушкінський
завод» про скасування рішення
Апеляційної палати від 20.06.2012 року про
визнання комбінованого позначення
«LUXE» добре відомим в Україні станом на
01.06.2008 року, а також, про скасування
наказу від 05.07.2012 року № 341-н «Про
затвердження рішення Апеляційної
Рішенням Солом'янського районного суду
м. Києва від 07 листопада 2013 року в
задоволенні позовних вимог відмовлено
у повному обсязі.

В апеляційній скарзі представник
позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 просить суд
скасувати рішення Солом'янського
районного суду м. Києва від 07 листопада
2013 року та задовольнити позовні вимоги.
Призначити по справі судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності,
проведення якої доручити судовому
експерту Дорошенку О.Ф. На вирішення
експертизи поставити питання: чи був
станом на 01.06.2008 року ступінь відомості
позначення «LUXE» чи визнання його у
відповідному секторі суспільства
достатнім для визнання вказаного
позначення добре відомим на території
України для товарів 1 класу МКТП:
«антифризи, гальмові рідини,
охолодники для двигунів транспортних
засобів, рідини до гідравлічних систем,
рідини трансмісійні», 3 класу МКТП:
«розчини для миття вітрового скла»; 4
класу МКТП «мастильні жири; мастильні
матеріали; мастильні оливи,
мастильно-охолоджувальні рідини,
моторні оливи, технічні жири, технічні
оливи» на вказану дату. Чи
підтверджується добра відомість знаку
«LUXE» в Україні станом на 20.06.2012 року
фактичними даними, що містяться у
матеріалах справи.

Справа № 2609/29326/12 № апеляційного
провадження: 22-ц/796/550/2014Головуючий у
суді першої інстанції: Букіна
О.М.Доповідач у суді апеляційної
інстанції: Качан В.Я. В обґрунтування
своїх вимог апелянт посилається на
неповне з'ясування обставин, що мають
значення для справи, невідповідність
висновків суду обставинам справи,
порушення та неправильне застосування
норм матеріального та процесуального
права.

Заслухавши доповідь головуючого,
пояснення осіб, які з'явились в судове
засідання, колегія суддів приходить до
висновку, що апеляційна скарга не
підлягає задоволенню з наступних
підстав.

З матеріалів справи вбачається, що
20.06.2012 року Апеляційна палата Державної
служби інтелектуальної власності
України прийняла рішення про визнання
знака для товарів і послуг «LUXE» добре
відомим в Україні станом на 01.06.2008 року
відносно ВАТ «Пушкінський завод» для
наступних товарів 1 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг:
антифризи, гальмові рідини, охолодники
для двигунів транспортних засобів,
рідини до гідравлічних систем, рідини
трансмісійні; 3 класу МКТП: розчини для
миття вітрового скла; 4 класу МКТП:
мастильні жири; мастильні матеріали;
мастильні оливи,
мастильно-охолоджувальні рідини,
моторні оливи, технічні жири, технічні
оливи.

Встановлено, що знак «LUXE», який
визнаний добре відомим в Україні
відносно ВАТ «Пушкінський завод»,
являє собою комбіноване позначення, що
складається із словесного елементу
«LUXE», який виконаний літерами білого
кольору в оригінальному шрифті з
виразною літерою «Х», та
зображувальних елементів -
прямокутника, в якому міститься
словесний елемент «LUXE» на тлі синього
та червоного кольорів, праворуч від
якого розміщений зображувальний
елемент, який представляв собою
поєднання кіл та квадратів, що
знаходяться в середині один одного.

На момент прийняття рішення
Апеляційною палатою Державної служби
інтелектуальної власності України,
знак «LUXE» був зареєстрований в Україні
на ім'я ВАТ «Пушкінський завод» за
свідоцтвом України № 106911 на знак для
товарів і послуг.

Знак «LUXOIL» за свідоцтвом України № 38725,
власником якого є ОСОБА_1, представляє
собою комбіноване позначення, що
складається із словесного елементу
«LUXOIL», який виконаний літерами білого
кольору, в оригінальному шрифті з
виразною літерою «Х», та
зображувального елементу -
прямокутника, в якому міститься
словесний елемент «LUXOIL» на тлі синього
та червоного кольорів. Даний знак
зареєстровано для товарів 1, 4 та 9 класу
МКТП.

Із Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» вбачається,
що право інтелектуальної власності на
торговельну марку виникає з підстав
державної реєстрації знака,
міжнародної реєстрації знака; визнання
знака добре відомим в Україні;
укладання ліцензійного договору;
укладання договору про передання права
власності на знак. Правова охорона
надається знаку, який не суперечить
публічному порядку, принципам
гуманності і моралі та на який не
поширюються підстави для відмови в
наданні правової охорони. Охорона прав
на добре відомий знак здійснюється не
на підставі державної реєстрації, а на
підставі встановлення доброї
відомості знака.

Стаття 6 зазначеного Закону, на яку
посилається позивач та його
представник в суді апеляційної
інстанції, передбачає, що не можуть
бути зареєстровані як знаки
позначення, які є тотожними або схожими
настільки, що їх можна сплутати із
знаками, раніше зареєстрованими чи
заявленими на реєстрації в Україні на
ім'я іншої особи для таких самих або
споріднених з ними товарів і послуг.

Колегія суддів погоджується із
висновком суду першої інстанції про те,
що зазначена ст. 6 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» не підлягає застосуванню до
спірних правовідносин, оскільки
регламентує питання державної
реєстрації знака, а не визнання знака
добре відомим в Україні та відносно
підстави для відмови в державній
реєстрації, в якості добре відомого
знаку. Крім того, Апеляційна палата
Державної служби інтелектуальної
власності України не уповноважена
проводити перевірку заявленого знака
на відповідність ст. 6 ЗУ «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг».

Разом з тим, вірним є висновок суду
першої інстанції і щодо
безпідставності посилань позивача на
наявність раніше зареєстрованого на
його ім'я схожого до ступеня змішування
знаку для товарів і послуг «LUXOIL» за
свідоцтвом України № 38725, оскільки та
обставина, що добре відомий знак «LUXE» є
схожим до ступеня змішування зі знаком
для товарів і послуг за свідоцтвом
України № 38725 стосовно товарів 1, 4 класу
МКПТ, що визначено висновком судової
експертизи № 883 від 03.07.2013 року та
додаткової експертизи № 918 від 09.09.2013
року не дає підстав для скасування
спірного рішення.

Колегією суддів встановлено, що чинне
законодавство України не містить
правових норм, які б регулювали
підстави, відповідно до яких знак і
позначення, що використовується в
якості знака не можуть бути визнані
загальновідомими знаками, якщо вони
стали широковідомими після дати
пріоритету тотожного або схожого з ним
до ступеня змішання знака іншої особи,
який призначений для використання у
відношенні однорідних товарів.

Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг» при
визначенні того, чи є знак добре
відомим в Україні, можуть розглядатися,
зокрема, такі фактори, якщо вони є
доречними: ступінь відомості чи
визнання знака у відповідному секторі
суспільства; тривалість, обсяг та
географічний район будь-якого
використання знака; тривалість, обсяг
та географічний район будь-якого
просування знака, включаючи
рекламування чи оприлюднення та
представлення на ярмарках чи виставках
товарів та/або послуг, щодо яких знак
застосовується; тривалість та
географічний район будь-яких
реєстрацій та/або заявок на реєстрацію
знака за умови, що знак
використовується чи є
визнаним;свідчення успішного
відстоювання прав на знак, зокрема
територія, на якій знак визнано добре
відомим компетентними
органами;цінність, що асоціюється зі
знаком.

Таким чином,перелік факторівщодо
визнання знака добре відомим не є
вичерпним та обов'язковим до
застосування у всій їх сукупності.
Зазначена норма не носить
зобов'язального характеру, оскільки
надає Апеляційні палаті відповідача
можливість, при вирішенні питання за
якими саме факторами визнати знак
добре відомим в Україні, діяти на
власний розсуд.

Як вбачається з матеріалів справи,
історія знака «LUXE» почалася із знака
«LUXOIL», словесним елементом якого було
фантазійне слово «LUXOIL», яке, в свою
чергу, складалося із поєднання двох
англійських слів luxe [luks] - імен. розкіш,
багатство, пишність та oil [oil] - імен. 1)
масло (зазвичай рослинна або
мінеральне); 2) нафта; 3) технічне масло,
мастило). Виробництво продукції під
зазначеним знаком ВАТ «Пушкінський
завод» розпочав ще в 1999 році, серед якої
були технічні масла, мастила, технічні
рідини різного призначення - все те, що
може бути «oil».

29.11.1999 року ВАТ «Пушкінський завод»
подав до Російського агентства по
патентам та товарним знакам першу
заявку на реєстрацію товарного знаку
«LUXOIL» для товарів 4 класу МКТП та
отримав 29.06.2000 року Свідоцтво на
товарний знак (знак обслуговування) №
190449. Згодом до Російського агентства по
патентам та товарним знакам були
подані та зареєстровані комбіновані
товарні знаки: «LUXOIL» за Свідоцтвом на
товарний знак (знак обслуговування) №
209323 для товарів 4 класу МКТП; «LUXOIL» за
Свідоцтвом на товарний знак (знак
обслуговування) № 209387 для товарів 4
класу МКТП; «LUXOIL» за Свідоцтвом на
товарний знак (знак обслуговування) №
212356 для товарів 4 класу МКТП;«LUXOIL» зa
Свідоцтвом на товарний знак (знак
обслуговування) № 225930 для товарів 1, 3 та
послуг 35, 42 класів МКТП; «LUXOIL» за
Свідоцтвом на товарний знак (знак
обслуговування) № 252882 для товарів 1, 3, 4
та послуг 35, 42 класів МКТП;«LUXOIL» за
міжнародною реєстрацією № 822543, що була
поширена в тому числі і на територію
України для товарів 1, 3, 4 та послуг 35, 42
класів МКТП;«LUXOIL» за Свідоцтвом на
товарний знак (знак обслуговування) №
275898 для товарів 12, 16 і послуг 37, 40, 45
класів МКТП.Товарний знак «LUXOIL» 25.09.2006
року був визнаний добре відомим в
Російській Федерації з 01.10.2004 року.

Основними, домінуючими та
розрізняльними елементами знаків за
Свідоцтвами на товарні знаки (знаки
обслуговування) № 212356, № 225930, № 275898 та
міжнародної реєстрації № 822543 є
словесний елемент «LUXOIL», який
виконаний літерами білого кольору в
оригінальному шрифті з виразною
літерою «X», та зображувальні елементи -
прямокутник, в якому міститься
словесний елемент «LUXOIL» на тлі синього
та червоного кольорів, над яким був
розміщений зображувальний елемент, що
представляв собою поєднання кіл та
квадратів, що знаходяться всередині
один одного.

Як встановлено судом першої інстанції
та перевірено колегією суддів, на
початку 2008 року ВАТ «Пушкінський
завод» здійснив ребрендінг знака «LUXOIL»
шляхом його оновлення та скорочення. В
словесному елементі знака зникла
частина «oil», а зображувальний елемент,
що представляв собою поєднання кіл та
квадратів, був переміщений праворуч
від словесного елемента «LUXE». При
цьому, знак «LUXE» зберіг усі характерні
та звичні для споживачів ознаки «LUXOIL»,
а саме: кольорову гаму - червоний, синій,
білий (тло - поєднання синього і
червоного, які розділяються
оригінальною літерою «X», літери
словесного елементу виконані білим
кольором); оригінальний шрифт з
виразною літерою «X»; зображувальні
графічні елементи - прямокутник, в
якому міститься словесний елемент,
поєднання кіл та квадратів, що
знаходяться всередині один одного.

Відповідно до п. 4 ст. 16 ЗУ «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг»знак
визнається використаним, якщо його
застосовано у формі зареєстрованого
знака, а також у формі, що відрізняється
від зареєстрованого знакалише
окремими елементами, якщо це не змінює
в цілому відмітності знака.

Отже, знак «LUXOIL», який використовувався
ВАТ «Пушкінський завод» з 1999 року,
відрізняється від зареєстрованого на
його ім'я ВАТ «Пушкінський завод»
комбінованого знака «LUXE» за свідоцтвом
України №106911 лише відсутністю частини
«oil» та розташуванням зображувального
елемента у вигляді поєднання кіл та
квадратів, що знаходяться всередині
один одного, що не змінювало в цілому
відмітності знака. Тому, колегія
Апеляційної палати не є обмеженою у
своїй компетенції та праві брати до
уваги усі фактори, пов'язані з
реєстраціями, використанням,
просуванням та цінністю знака «LUXOIL»
оцінювати в якості тривалості та
загальної історії використання,
просування, еволюції та розвитку знака
«LUXE».

Згідно з п. 3.2.3 Порядку використання або
будь-яке просування знака може
підтверджуватися: відомостями про
експонування товарів на виставках,
ярмарках, зокрема, міжнародних і/або
національних; використання знака в
рекламі; комерційне використання знака
в мережі Інтернет; заходи щодо
просування знака, тощо.

Так, з матеріалів справи вбачається, що
продукція ВАТ «Пушкінський
завод»експонувалася на міжнародних та
національних виставках, серед яких:
Мотор шоу - 2002, Автосалон - 2003, 8-ма
Московська міжнародна автомобільна
виставка MIMS-2004, МОВІ-9 спеціалізована
виставка автомобілів, обладнання для
ремонту і технічного обслуговування
автотранспорту, автохімії і
автокосметики, в тому числі на 12-му у 2004
(корпоративний журнал "ТВОЙ") та 16-му
Київському Міжнародному автосалоні SIA
у 2008 році (офіційний каталог
зазначеного автосалону).

В ході судового розгляду справи
встановлено, що звіт про рекламні
витрати бренду «LUXOIL» за період 2000-2003
pоків, січень 2004 року свідчить про
постійне зростання витрат на рекламу
знака із 120 372,00 доларів США до 3 834 194,00
доларів США. Загальний обсяг витрат на
рекламу по телебаченню за чотири роки
склав 6 691 612,00 доларів США, по радіо - 412
618,00 доларів США, в пресі - 442 155,00 доларів
США. Знак рекламувався на телеканалах:
"ПЕРВЫЙ", "НТВ", "РОССИЯ", "ТНТ", "EURONEWS",
"ТВ-6"; по радіо: "Європа Плюс", "Русское
радио", "Авторадио", "Шансон"; у
друкованих періодичних виданнях:
"Аргументы и факты", "За рулем",
"Комсомольская правда", "autoExpert" (Україна)
і т.д.Усі перелічені засоби масової
інформації охоплюють територію
України і мають на ній своє
розповсюдження.

Відповідно доінформаційної довідки
про розміщення реклами на радіо і
телебаченні товарний знак «LUXOIL» № 14-П
від 30.09.2004 року реклама зазначеного
знака протягом 2003-2004 років
розміщувалася в тому числі на
українських телеканалах: "Новий канал",
"СТБ", "ICTV". До цієї довідки додані
відповідні медіа-плани та ефірні
довідки розміщення реклами на
українських телеканалах, що свідчать
про інтенсивність рекламної акції та
її значну вартість, яка підтверджена
додатком № 1 до Договору про рекламу №
13/02-2004 від 13.02.2004. Дані обставини
підтверджують використання знака в
рекламі та фактор, що вплинув на
просування знака «LUXE».

Разом з тим, з матеріалів справи
вбачається, що з 05.09.2000 року в Інтернеті
функціонує сайт: luxoil.ru, на якому до 2008
року була представлена лінійка
товарів, що виробляються ВАТ
«Пушкінський завод» під знаком «LUXOIL», а
з початку 2008 року і до сьогоднішнього
дня увесь асортимент продукції під
знаком «LUXE». Низка доменних імен: luxoil.ru,
luxe-oil.ru, люкс-ойл.рф, міжнаціональний
домен luxe-oil.com та український домен
верхнього рівня luxe.ua також відсилають
до веб-ресурсів з продукцією, що
виробляється третьою особою під знаком
«LUXE».Крім того, в Інтернеті
представлений сайт заявника:
http://pushkinskiy-zavod.ru та сайт Міжнародної
торгово-промислової асоціації "DELFIN GROUP
WORLDWIDE", до складу якої входить третя
особа: http://www.delfin-group.com, що також містять
інформацію про товари, що маркуються
знаком «LUXE». Відомості наведені у
додатку до заяви про визнання знака
«LUXE» добре відомим в Україні також
підтверджують фактор комерційного
використання знака «LUXE» в мережі
Інтернет.

Як встановлено в ході судового
розгляду справи, результати
соціологічного дослідження показали,
що знак «LUXE», який використовується для
товарів, пов'язаних з автохімією,
відома більшості доречного кола
споживачів України, а саме 62,3 %, при
цьому більшість опитаних (53,1%)
зазначили, що знають цю марку від 10
років і більше. 63% опитаних, які знають
знак «LUXE» ототожнюють її з російським
виробником. Серед всіх респондентів,
які вказали країну походження,
найбільш часто вказувалася ВАТ
«Пушкінський завод».

Враховуючи викладене, суд першої
інстанції дійшов вірноговисновку, що
Апеляційна палата при визнанні знака
«LUXE» добре відомим в Україні діяла на
підставі та в межах наданих
повноважень, у спосіб, що передбачені
законодавством України, а позивач не
надав належних та допустимих доказів
на спростування обставин, що були
викладені в оскаржуваному рішенні
Апеляційної палати відповідача, доводи
позивача грунтуються на оціночній та
суб'єктивній думці.

Разом з тим, колегія суддів вважає за
необхідне відмовити у задоволенні
вимог апеляційної скарги щодо
призначення судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності,
оскільки необхідна судова експертиза
уже була проведена, доцільності у
проведенні зазначеної судової
експертизи колегією суддів не
вбачається.

За таких обставин, рішення суду першої
інстанції постановлено з дотриманням
норм матеріального та процесуального
права, відповідає обставинам справи та
доказам у справі, підстави для його
скасування відсутні.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 308 ЦПК України,
колегія суддів, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу представника
позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 відхилити.

Рішення Солом'янського районного суду
м. Києва від 07 листопада 2013 року у
справі за позовом ОСОБА_1 до Державної
служби інтелектуальної власності
України, за участі третьої особи ВАТ
«Пушкінський завод» про скасування
наказу та рішення Апеляційної палати
Державної служби інтелектуальної
власності залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту
її проголошення, але може бути
оскаржена в касаційному порядку до
Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ протягом двадцяти днів з дня
набрання нею законної сили шляхом
подання до цього суду касаційної
скарги.

Головуючий:

Судді: