АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2014 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого: Соколової В.В.

суддів: Головачова Я.В., Нежури В.А.,

при секретарі Бугаю О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1на рішення Оболонського районного суду м. Києва від 12.03.2014 у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про захист права на промисловий зразок, -

В С Т А Н О В И Л А:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про захист права на промислові зразки. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачу належить патент №12557 від 15.08.2006 , яким захищено промисловий зразок «Прикраса настінна» у трьох варіантах та патент №14462 від 25.06.2007 на промисловий зразок «Сувенір-оберіг «Щаслива підкова» у п'яти варіантах.

08.07.2011 у магазині «Золотий дощ» в ТРЦ «Караван» по вул. Луговій, 12 в м. Києві співробітниками ВДСБЕЗ Голосіївського РУГУ МВС України в м. Києві було проведено контрольну закупку двох сувенірних виробів «Оберіг підкова» на суму 7650 грн. На реалізацію дані сувенірні вироби були надані СПД ОСОБА_1, що підтверджується договором доручення та накладними.

Позивач вважає, що відповідач незаконно здійснював виробництво та пропонував до продажу та продавав вироби із застосуванням промислових зразків за патентами №12557 та № 14462, чим порушено права позивача.

Справа № 756/10351/13
№ апеляційного провадження: 22-ц-796/5892/2014
Головуючий у суді першої інстанції: Майбоженко А.М.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.
Рішенням Оболонського районного суду м. Києва від 12.03.2014 позов ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про захист права на промисловий зразок задоволений частково.

Заборонено ОСОБА_1 використовувати промисловий зразок, права на який захищено патентом №14462 від 25.06.2007 власником якого є ОСОБА_2.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 3 825 (три тисячі вісімсот двадцять п'ять) гривень завданих збитків, 2 500 (дві тисячі п'ятсот) гривень завданої немайнової (моральної) шкоди, а також 344 (триста сорок чотири) гривень 10 копійок судового збору.

Не погоджуючись з судовим рішенням, відповідач звернувся із апеляційною скаргою, так як вважає, що ухвалене рішення суду суперечить фактичним обставинам справи, має місце порушення норм матеріального та процесуального права, невірне застосування законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Апелянт вказує на те, що судом не враховано матеріали заявки на промисловий зразок, захищений патентом № 14462, зокрема опис промислового зразка,а також пояснення (заперечення) ОСОБА_1 та його представника. Розгляд спору між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вимагає підтвердження або спростування обставини щодо наявності усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом № 14462 у сувенірі оберезі із трьома монетами, придбаному під час контрольної закупки. Підтвердження (спростування) цієї обставини є неможливим без тлумачення вказаних суттєвих ознак. Тому висновки експерта та спеціаліста не можуть вважатись допустимими доказами для підтвердження обставини щодо наявності усіх суттєвихознак промислового зразка за патентом № 14462 у сувенірі оберезі із трьома монетами, оскільки такі висновки зроблені без урахування опису промислового зразка до патенту № 14462. Також апелянт звертає увагу на те, що елементами зображень промислового зразка за патентом № 14462 є шрифтовий напис у вигляді «777», тоді як сувенір підкова з трьома монетами такого напису не містить.

На підставі викладеного в апеляційній скарзі, просить рішення Оболонського районного суду м. Києва від12.03.2014 скасувати та ухвалити нове про відмову у задоволенні заявлених позовних вимог.

В судовому засіданні представник відповідача підтримав апеляційну скаргу з підстав викладених у ній та просив про задоволення її вимог.

Представник позивача заперечував проти доводів апеляційної скарги, вважає рішення суду законним і обґрунтованим, просив залишити його без змін.

Заслухавши доповідь судді Соколової В.В., пояснення сторін перевіривши доводи апеляційної скарги, законність та обґрунтованість рішення суду в межах апеляційного оскарження, колегія суддів виходить з наступного.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції вважав, що відповідач, використовуючи виріб, що вилучений під час контрольної закупки 08.07.2011 (виріб №2 за нумерацією, що значиться у висновку експерта №18-01), а саме виготовляючи, пропонуючи до продажу та продаючи його, застосував запатентований позивачем промисловий зразок №14462 у варіантах 3.1. та 3.2, використавши при цьому всі його суттєві ознаки: форму виробу, склад і кількість основних композиційних елементів, взаємного їх розташування та кольору. Вказані дії відповідача порушують права позивача як власника промислового зразка, а тому вказані права підлягають захисту.

Проте, погодитись з такими висновками суду першої інстанції колегія суддів апеляційного суду не вважає за можливе, оскільки вони зроблені за неповного дослідження обставин справи.

Так, в порядку ст.ст. 1, 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, об'єктом якого може бути форма, малюнок чи фарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» також встановлено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

При цьому, обсяг правової охорони, що надається, визначається відповідно до п.6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно з ч. 2 ст. 20 цього Закону використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту (ч.3 ст.20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Перевіряючи обставини справи судом встановлено, що позивач є власником патенту на промисловий зразок №12557, чинного з 15.08.2006 назва зразку - «Прикраса настінна» у трьох варіантах, а також патенту на промисловий зразок №14462, чинного з 25.06.2007, назва зразку - «Сувенір-оберіг «Щаслива підкова» у п'яти варіантах зображення.

08.07.2011 у магазині «Золотий дощ» в ТРЦ «Караван» по вул. Луговій, 12 в м. Києві співробітниками ВДСБЕЗ Голосіївського РУГУ МВС України в м. Києві було проведено контрольну закупку двох сувенірних виробів «Оберіг підкова» на суму 7650 грн. На реалізацію дані сувенірні вироби були надані СПД ОСОБА_1, що підтверджується договором доручення та накладними.

Позивач вважає, що відповідач незаконно здійснював виробництво та пропонував до продажу та продавав вироби із застосуванням промислових зразків за патентами №12557 та № 14462, чим порушено права позивача.

Відповідно до висновку експерта ДНДЕКЦ №18-01 від 27.06.2012, у двох виробах, сувенірах-оберігах «Щаслива підкова», вилучених під часпроведення контрольної закупки у ОСОБА_5 в приміщенні магазину «Золотий дощ», що в ТРЦ «Караван» не використано всі суттєві ознаки промислового зразка «Прикраса настінна» за патентом №12557. У виробі, що являє собою сувенір-оберіг «Щаслива підкова», вилученому під час проведення контрольної закупки у ОСОБА_5 в приміщенні магазину «Золотий дощ», що в ТРЦ «Караван», використані всі суттєві ознаки промислового зразка «Сувенір-оберіг «Щаслива підкова» за патентом України №14462 у варіантах 3.1 та 3.2.

Висновком спеціаліста НДЕКЦ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 також встановлено наявність усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом № 14462 (варіант 3.1) у сувенірі підкові із трьома монетами, придбаному під час контрольної закупки.

В ході розгляду справи відповідач заперечував проти висновків даних експертних досліджень, оскільки під час цих досліджень,не використовували опис промислового зразка до патенту № 14462.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 13.02.2014 було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та зобов'язано СВ Оболонського РУ ГУ в м.Києві надати суду зразки сувенірної продукції, що були вилучені під час закупки, проведеної 08.07.2011 о/у ВДСБЕЗ Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшим лейтенантом міліції ОСОБА_7 у ФОП ОСОБА_5 в магазині «Золотий дощ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова 12, які слід було надати в розпорядження експертам.

Листом від 25.02.2014 вх. № 9483 Оболонське РУГУ МВС України в м. Києві повідомило суд про неможливість виконання ухвали суду від 13.02.2014 щодо надання вилучених зразків сувенірної продукції, у зв'язку із закриттямкримінального провадження та повернення ФОП ОСОБА_5 вилучених у неї зразків продукції.

Ухвалою суду від 25.02.2014 на підставі вказаного листа відновлено провадження у справі, без проведення судової експертизи у зв'язку з відсутністю об'єктів дослідження. В зв'язку з цими обставинами судом першої інстанції взятий до уваги в якості належного письмого доказу висновок експерта ДНДЕКЦ №18-01 від 27.06.2012

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 № 53/5, коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта, його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законом порядку, якщо не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив експертизу (залучив експерта).

З метою усунення неповноти дослідження обставин у справі, в порядку ч.2 ст. 303 ЦПК України, апеляційним судом було розглянуто клопотання представника відповідача про призначення експертизи. Колегія суддів вважала, що оскільки така експертиза судом першої інстанції проведена не була, так як були відсутні зразки сувенірної продукції, то її слід провести за фотознімками, описами промислових зразків та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законом порядку для встановлення суттєвих обставин, що мають значення для вирішення справи. Саме тому ухвалою апеляційного суду м. Києва від 27.04.2014 була призначена експертиза у сфері інтелектуальної власності. На вирішення експертів було поставлено питання: чи використані у зразку сувенірної продукції придбаному під час контрольної закупки, проведеної 08.07.2011 Голосіївським РУГУ МВС України в м. Києві у ФОП ОСОБА_5 в магазині «Золотий дощ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова 12, усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом на промисловий зразок від 25.06.2007 №14462 (варіанти 3.1.,3.2)? Проведення експертизи було доручено експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності (т.2 а.с.121-123).

За результатами проведеного за матеріалами справи дослідження № 978 від 21.08.2013 експерт дійшов висновку, що в зразках сувенірної продукції, придбаної під час контрольної закупки, проведеної 08.07.2011 Голосіївським РУГУ МВС України в м. Києві у ФОП ОСОБА_5 в магазині «Золотий дощ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова 12 не використані всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом на промисловий зразок від 25.06.2007 №14462 (варіанти 3.1.,3.2) (т. 2 а.с.125-134)

З вказаного висновку вбачається, що експертом здійснений аналіз опису промислового зразка за патентом № 14462, визначена сукупність його ознак та здійснено їх порівняння у таблиці.

Так, до суттєвих однак промислового зразка за патентом № 14462 віднесено :

1) формоутворююча фігура - монолітна об'ємно-просторова фігура дугоподібної форми;

2) умовно підкова складається з центральної (пяточної) частини та двох симетричних гілок;

3) в центрі підкови та на обох гілках розташовані отвори;

4) від отводу, що розташований в центрі підкови, симетрично з обох сторін в напрямку отворів на кінцях гілок розташовані канавки;

5) канавки місять шість отворів;

6) отвори в канавках менші за діаметром від отворів в центрі та по краях гілок;

7) поверхня має неоднорідну структуру.

З них в наданій сувенірній продукції є використаними в зразку з трьома монетами використані чотири ознаки, а саме формоутворююча фігура - монолітна об'ємно-просторова фігура дугоподібної форми; умовно підкова складається з центральної (пяточної) частини та двох симетричних гілок; в центрі підкови та на обох гілках розташовані отвори; поверхня має неоднорідну структуру. В зразку з п'ятьма монетами використані три ознаки : формоутворююча фігура - монолітна об'ємно-просторова фігура дугоподібної форми; умовно підкова складається з центральної (пяточної) частини та двох симетричних гілок; поверхня має неоднорідну структуру.

Колегія суддів вважає, що висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 978 від 21.08.2013, складеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_8 є повним і обґрунтованим, на відміну від наявних в матеріалах справи висновку експерта ДНДЕКЦ №18-01 від 27.06.2012 та Висновок спеціаліста НДЕКЦ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 Експерт належним чином встановив обсяг правової охорони промислового зразка за патентом України № 14462 та провів детальне й обґрунтоване порівняння сукупності їх суттєвих ознак з ознаками, які формують зовнішній вигляд присутніх у матеріалах справи зразків, що були використані відповідачем.

Як вже вказувалось вище ч. 3 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Оскільки в ході розгляду справи не знайшов свого підтвердження факт використання відповідачем у виробах наданих на продаж ФОП ОСОБА_5 всіх суттєвих ознак промислового зразка № 14462, власником якого є позивач, то вказані вироби не можуть вважатися виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка. Таким чином, права позивача щодо використання даного промислового зразка не є порушеними, а тому судовому захисту не підлягають. Позовні вимоги про відшкодування матеріальної та моральної шкоди є похідними від вимог про захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, а тому також задоволенню не підлягають.

Отже, вимоги апеляційної скарги є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Колегія суддів звертає увагу, що апеляційна скарга містить доводи лише щодо встановленої схожості продукції відповідача з промисловим зразком за патентом № 14462, які і розглянуті апеляційним судом. Схожість оспорюваної продукції з промисловим зразком за патентом № 12557 судом першої інстанції не встановлена, це не оспорюється сторонами та не підтверджується доказами, що містяться в матеріалах справи.

Таким чином, судом першої інстанції не враховані наведені вище положення норм матеріального та процесуального права, допущена неповнота дослідження обставин справи, що мають значення для її вирішення, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 309, 313-315, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів

В И Р І Ш И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити.

Рішення Оболонського районного суду м. Києва від 12.03.2014 - скасувати та ухвалити нове рішення.

В задоволенні позовних вимог ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про захист права на промисловий зразок - відмовити.

Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення та може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий: Судді: