Справа № 2- 970/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2014 року Солом'янський районний суд м. Києва у складі суду:

головуючого судді - Калініченко О.Б.

при секретарі - Войцеховській М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2, 3-я особа Підприємство «БІОН» ЛТД ТОВ, про визнання недійсним патенту на корисну модель,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач 26.09.2012 року звернувся з позовною заявою до відповідачів, в якій просив визнати недійсним патент України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», виданий 25.07.2007 року на ім'я відповідача ОСОБА_2

Обґрунтовував вимоги тим, що корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка захищена патентом України НОМЕР_1, зареєстрованим на ім'я відповідача ОСОБА_2, не відповідає умовам патентоспроможності, оскільки не є новою у зв'язку з тим, що була частиною відомого рівня техніки до дати подання 11.04.2007 року заявки, що суперечить вимогам п. 3 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», що до того, що винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Крім того, вказує на те, що за результатами аналізу опису до спірного патенту корисна модель не є промислово придатною, оскільки викладення формули корисної моделі є неправильним і сукупність суттєвих ознак за нею не є достатньою для досягнення заявленого власником патенту технічного результату.

За клопотанням представника позивача ухвалою суду від 05.07.2013 року по справі було призначено судову експертизу, проведення якої доручено фахівцю Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_3.

Згідно з ухвалою суду було проведено вказану експертизу і надано висновок № 906 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 27.01.2014 року, згідно з яким відомості, які містяться в матеріалах справи, до дати подання заявки № u200704015 від 11.04.2007 року не спростовують критерій новизни та критерій промислової придатності корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1.

Представник позивача в судовому засіданні не погодився з висновками експертизи та заявив клопотання про призначення повторної експертизи.

В обґрунтування необхідності призначення повторної судової експертизи в клопотанні, з посиланням на матеріали справи, вказує на хибність висновків експерта про промислову придатність та новизну корисної моделі за патентом України НОМЕР_1, що підтверджується висновками дослідження від 11.12.2009 року, проведеного патентно-правовою фірмою ТОВ «Інвента» та доданого до позовної заяви.

Так, в клопотанні посилається, що формула корисної моделі за її описом містить альтернативну ознаку (діапазон ознак густини таблетки із уротропіну або уротропіну із добавками). Отримати матеріальний об'єкт, що містить одночасно всі альтернативні ознаки (тобто всі показники густини продукту одночасно) неможливо. Фактично в даному випадку дія патенту поширюється не на одну корисну модель, а на групу корисних моделей, сукупність ознак кожної з яких включає одне окреме значення густини альтернативної ознаки. При цьому кожна корисна модель із групи повинна відповідати умовам надання правової охорони.

Крім того, як слідує з пп. 3.1 висновку ТОВ «Інвента», суттєві ознаки А і Б відповідно до п.1 формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 є частиною відомого рівня техніки, що підтверджується, з одного боку, відомостями, наведеними у ч. 1-6 п. 2.3 даного висновку відповідно до проаналізованих джерел інформації, а, з іншого боку, структурою відображення згаданих ознак у п. 1 самої формули даної корисної моделі.

Приймаючи до уваги викладене, випливає, що висновки експерта за результатами проведення дослідження об'єктів інтелектуальної власності суперечать матеріалам справи, тому вважає, що розрахунки, проведені експертом, є помилковими, тобто корисна модель за патентом України НОМЕР_1 є промислово непридатною та не відповідає критерію «новизна» і не може бути захищена патентом, що потребує повторного експертного дослідження.

В судовому засіданні на підтвердження своїх доводів представником позивача також було надано висновок спеціаліста щодо дослідження об'єкта інтелектуальної власності ТОВ «Патентно-правове агентство «Аргента», згідно з яким в описі до патенту України НОМЕР_1 корисної моделі містяться не повні відомості, які підтверджують можливість використання корисної моделі для досягнення технічного результату за кожним пунктом формули. Зокрема, такі відомості містяться лише стосовно п.1 та 2 формули, а стосовно п.п. 3, 4, 5 - відсутні, що підтверджується і висновком судової експертизи.

Так, на стор.26 висновку судової експертизи № 906 експерт зазначає, що інформація, яка б підтвердила можливість досягнення заявленого технічного результату при здійсненні кожної ознаки незалежного та залежних пунктів 3, 4, 5 формули корисної моделі для таблеток сухого пального з уротропіну та добавками крейди, гіпсу, їх сумішей, або їх суміші з парафіном, в описі корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 відсутні. Тобто, у описі до корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 не описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули.

Між тим, перевірка відповідності умовам патентоздатності проводиться в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту.

Відповідно до абз.3 п.6.5.1.1. Правил розгляду заявки на винахід (корисну модель), затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 №197, для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють: наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу. В той же час, за змістом п. 6.5.1.3. Правил, якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, то робиться висновок, що винахід не відповідає умові промислової придатності.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України заперечував проти призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідач ОСОБА_2 та його представники також проти призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності заперечували, посилаючись на тривалість розгляду справи та проведення експертом ґрунтовного, на їх думку, дослідження та відсутності підстав для проведення його перевірки, вважаючи, що висновок повним та об'єктивним, вказуючи на єдність ознак, що містяться в описі формули корисної моделі, а не їх альтернативність.

Суд вислухавши пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Відповідно до положень ст. 150 ЦПК України якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

В судовому засіданні експерт ОСОБА_3 надав пояснення щодо складеного ним висновку № 906 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 27.01.2014 року.

Однак надані експертом письмові та усні пояснення не дали змоги переконливо спростувати або усунути розбіжності між змістом висновку та матеріалами справи відповідно до доводів висновку, складеного компетентними фахівцями ТОВ «Патентно-правове агентство «Аргента», тому суд приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та погоджується з необхідністю призначення по справі повторної судової експертизи.

Суд вважає за необхідне доручити проведення даної експертизи Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Керуючись ст.ст.143-147, 150 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від дачі висновку та за дачу завідомо неправдивого висновку за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертів поставити питання:

1). Чи спростовують критерій новизни корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 відомості, які містяться в матеріалах справи, до дати подання заявки №u200704015 від 11.04.2007 року?

2). Чи спростовують критерій промисловій придатності корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 відомості, які містяться в матеріалах справи?

Строк виконання судової експертизи два місяці з моменту отримання цивільної справи та копії ухвали.

В провадження експерта надати матеріали цивільної справи №2-970/14 (2609/22762/12).

Витрати по оплаті судової експертизи покласти на позивача фізичну особу - підприємця ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: