Провадження 2/522/8745/14
У Х В А Л А

про призначення експертизи

25.12.2014 року, Приморський районний суд м.
Одеси, у складі:

головуючого судді – Турецького О.С.,

при секретарі – Гасуляк С.Г.,

за участю представника позивача –
ОСОБА_1, представників відповідачів –
ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні, в залі Приморського
районного суду м. Одеси, клопотання
представників сторін про признання по
справі експертизи об’єктів
інтелектуальної власності, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Приморського районного
суду м. Одеси перебуває цивільна справа
за позовом ОСОБА_4 підприємства “НИВА”
у вигляді Товариства з обмеженою
відповідальністю до ОСОБА_5, ОСОБА_6,
Державної служби інтелектуальної
власності України та Публічного
акціонерного товариства “Коблево”
(далі – ПАТ “Коблево”) про визнання
недійсним свідоцтва про знак для
товарів та послуг, про заборону
виробництва та реалізації продукції з
використанням знаку для товарів та
послуг.

06.10.2014 року по вищевказаній заяві було
відкрито провадження.

До початку розгляду справи по суті, в
судовому засіданні, від представників
сторін надійшли письмові клопотання
про призначення у вищевказаній справі
експертизи, які мотивовані тим, що для
правильного вирішення спору по суті
необхідні спеціальні знання, якими
володіють атестовані судові експерти у
сфері інтелектуальної власності.

Представником позивача запропоновано
перелік запитань, які, на його думку,
мають бути роз'яснені судовим
експертом, а проведення даної
експертизи просив доручити НДІ
інтелектуальної власності ОСОБА_7
Правових наук України.

Представники відповідачів проти
призначення експертизи не
заперечували, надали свої питання на
вирішення експертизи, просили доручити
проведення експертизи
Науково-дослідному центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності Міністерства юстиції
України.

Суд, вивчивши матеріали справи в межах
заявлених клопотань, вислухавши
пояснення учасників цивільного
процесу, вважає їх обґрунтованими та
такими, що підлягають задоволенню
частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1. ст. 58 ЦПК України,
належними є докази, які містять
інформацію щодо предмета доказування.

Згідно ч. 1 ст. 60 ЦПК України, кожна
сторона зобов'язана довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень,
крім випадків, встановлених статтею 61
цього Кодексу.

Відповідно до вимог чинного
законодавства, розгляд справи має бути
повним, об'єктивним та всебічним,
призначення по справі відповідної
експертизи передбачено нормами ЦПК
України.

Статтею 133 ЦПК України передбачено, що
особи, які беруть участь у справі і
вважають, що подання потрібних доказів
є неможливим або у них є складнощі в
поданні цих доказів, мають право
заявити клопотання про забезпечення
цих доказів. Способам забезпечення
судом доказів є призначення
експертизи.

Згідно ст.179 ЦПК України, предметом
доказування під час судового розгляду
є факти, які обґрунтовують заявлені
вимоги чи заперечення або мають інше
значення для вирішення справи (причини
пропуску строку позовної давності
тощо) і підлягають встановленню при
ухваленні судового рішення. Для
встановлення у судовому засіданні
фактів, зазначених у частині першій
цієї статті, досліджуються показання
свідків, письмові та речові докази,
висновки експертів.

Відповідно до ч.1 ст. 143 ЦПК України, для
з'ясування обставин, що мають значення
для справи і потребують спеціальних
знань у галузі науки, мистецтва,
техніки, ремесла тощо, суд призначає
експертизу за заявою осіб, які беруть
участь у справі.

З огляду на предмет спору та враховуючи
вимоги чинного законодавства, суд
вважає, що призначення по справі
судової експертизи узгоджується з
вимогами ст. 143 ЦПК України.

Щодо питань, які необхідно поставити на
роз'яснення судовому експерту, суд, з
урахуванням обставин справи та
виходячи з предмету позову, виходив з
такого.

Всі питання, надані на експертне
дослідження НВП «НИВА» ТОВ стосуються
предмету спору та потребують
спеціальних знань, тому приймаються
судом як такі, що мають бути вирішені за
допомогою експертного дослідження.

Щодо питань, заявлених ПАТ «Коблево» на
експертне дослідження, суд вважає
наступне: питання, чи є позначення MARENGO
ASTI схожим зі знаком для товарів та
послуг за свідоцтвом № 138262 настільки,
що їх можна сплутати щодо товарів
33класу згідно МКТП, також стосується
предмету спору та потребує спеціальних
знань, а тому в іншій частині питань,
заявлених ПАТ «Коблево» на експертне
дослідження, суд відмовляє у прийнятті
як таких, що не потребують спеціальних
знань і можуть бути вирішені
безпосередньо в судовому засіданні.

Що стосується питань, наданих
представником відповідачів ОСОБА_5 та
ОСОБА_6, суд приймає питання чи є знаки
для товарів та послуг «ОСОБА_8 SALUTE ASTI»
за свідоцтвом України № 138262 від 26.04.2011
року та «MARELLI ASTI» за свідоцтвом України
№ 157994 тотожними та чи є знаки для
товарів та послуг «ОСОБА_8 SALUTE ASTI» за
свідоцтвом України № 138262 від 26.04.2011
року та «МАРЕЛЛІ АСТІ» за свідоцтвом
України № 157995 тотожними, оскільки
вказані питання також потребують
спеціальних знань.

В решті питань суд відмовляє з підстав
того, що зазначені питання дублюють
питання, які надані НВП «НИВА» ТОВ та
ПАТ «Коблево» та прийняті судом.

При вирішенні питання про визначення
установи чи експерта, які повинні
проводити дане дослідження, суд
виходить з наступного.

Особи, які беруть участь у справі, мають
право провести суд провести експертизу
у відповідні судовій експертній
установі, доручити її конкретному
експерту, заявляти відвід експерту,
давати пояснення експерту, знайомитись
з висновком експерта, просити суд
призначити повторну, додаткову,
комісійну або комплексну експертизу.

За загальним правилом, доручати
проведення експертизи можливо лише тим
особам, яких атестовано відповідно до
законодавства та включено до
державного реєстру атестованих
судових експертів, ведення якого
покладення на Міністерство юстиції
України.

НДІ інтелектуальної власності ОСОБА_7
Правових наук України створений
відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 29 травня 2001 року
№ 582, є державною експертною установою,
має в своєму складі значну кількість
атестованих судових експертів та
значний досвід проведення судових
експертиз з питань інтелектуальної
власності

Частиною 1 ст. 7 Закону України «Про
судову експертизу» від 25.02.1994 року,
судово-експертну діяльність
здійснюють державні спеціалізовані
установи, а також у випадках і на
умовах, визначених цим Законом, судові
експерти, які не є працівниками
зазначених установ.

Відповідно до ч 3 ст. 10 Закону України
«Про судову експертизу», до проведення
судових експертиз, крім тих, що
проводяться виключно державними
спеціалізованими установами
(криміналістичних, судово-медични і
судово-психіатричних експертиз),
можуть залучатися також судові
експерти, які не є працівниками цих
установ, за умови, що вони мають
відповідну вищу освіту,
освітньо-кваліфікаційний рівень не
нижче спеціаліста, пройшли відповідну
підготовку в державних
спеціалізованих установах
Міністерства юстиції України,
атестовані та отримали кваліфікацію
судового експерта з певної
спеціальності у порядку, передбаченому
цим Законом.

Враховуючи викладене, суд вважає за
можливе призначити проведення даної
експертизи доручити НДІ
інтелектуальної власності ОСОБА_7
Правових наук України.

Згідно п. 5.1 (Розділ V) Інструкції про
призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень,
затвердженої Наказом Міністерства
юстиції України від 08.01.1998 року № 53/5,
основним завданням експертизи об'єктів
інтелектуальної власності є
визначення властивостей цих об'єктів,
до яких належать об'єкти промислової
власності, об'єкти авторського права і
суміжних прав.

Згідно п.5 ч.1 ст. 202 та п.2 ч.1 ст. 203 ЦПК
України, суд може з власної ініціативи
зупинити провадження у справі у
випадку призначення експертизи на час
її проведення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись
ст. ст. 60, 133, 143-144, 202-203, 208-210, 294 ЦПК
України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника позивача
ОСОБА_4 підприємства “НИВА” у вигляді
Товариства з обмеженою
відповідальністю про призначення
судової експертизи об’єктів
інтелектуальної власності –
задовольнити.

Клопотання представників відповідачів
– задовольнити частково.

Призначити у цивільній справі за
позовам ОСОБА_4 підприємства “НИВА” у
вигляді Товариства з обмеженою
відповідальністю до ОСОБА_5, ОСОБА_6,
Державної служби інтелектуальної
власності України та Публічного
акціонерного товариства “Коблево”
про визнання недійсним свідоцтва про
знак для товарів та послуг, заборону
виробництва та реалізації продукції з
використанням знаку для товарів та
послуг експертизу об’єктів
інтелектуальної власності, на
вирішення якої поставити наступні
питання:

1) Чи є позначення MARENGO ASTI схожим зі
знаком для товарів та послуг за
свідоцтвом № 138262 настільки, що їх можна
сплутати щодо товарів 33 класу згідно
МКТП: алкогольні напої, крім пива,
аперитиви, вина, вермути, коктейлі,
лікери, алкогольні перегінні, напої, що
містять фрукти, алкогольні; настоянки
гірки, спиртні напої, спиртові
екстракти; алкогольні напої, що
сприяють травленню.

2) Чи є знаки для товарів і послуг за
Свідоцтвами України № 157994 знак MARELLI ASTI
та № 157995 ОСОБА_9 такими, що в разі їх
використання стосовно товару 33класу
згідно МКТП «вино» можуть бути
оманливими або такими, що можуть ввести
в оману щодо особи, яка виробляє
однорідний товар, а саме щодо НВП
«НИВА» ТОВ 6.

3) Чи є позначення MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO,
ОСОБА_10 та МАРЕНГО ПРОСЕККО за заявками
про реєстрацію знаків для товарів і
послуг № m201409525, № m201409523, № m201412020 та №
m201412022 такими, що в разі їх використання
стосовно товару 33класу згідно МКТП
«вино», можуть бути оманливими або
такими, що можуть ввести в оману щодо
особи яка виробляє однорідний товар, а
саме щодо НВП «НИВА» ТОВ 6.

4) Чи є знаки для товарів та послуг
«ОСОБА_8 SALUTE ASTI» за свідоцтвом України
№ 138262 від 26.04.2011 року та «MARELLI ASTI» за
свідоцтвом України № 157994 тотожними.

5) Чи є знаки для товарів та послуг
«ОСОБА_8 SALUTE ASTI» за свідоцтвом України
№ 138262 від 26.04.2011 року та «МАРЕЛЛІ АСТІ»
за свідоцтвом України № 157995 тотожними.

6) Який елемент в словесному
позначенні знаку для товарів і послуг
згідно Свідоцтва України № 138262,
позначенні за заявкою № m201404522 на
реєстрацію знаку для товарів та послуг
SALUTE PROSECCO, Свідоцтва України № 157994 та
Свідоцтва України № 157995 та заявки №
m201409525, № m201409523, № m201412020 та № m201412022 про
реєстрацію знаків для товарів та
послуг MARENGO ASTI, MARENGO PROSECCO, ОСОБА_10 та
МАРЕНГО ПРОСЕККО є домінуючим, таким,
що має вищу порівняно з іншими
елементами розрізняльну здатність та
фактично виконує ідентифікуючу
функцію.

Проведення експертизи доручити
експертам Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності
ОСОБА_7 Правових наук України за
адресою: (місцезнаходження: м. Київ, вул.
Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх).

Попередити експертів
Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності ОСОБА_7
Правових наук України про кримінальну
відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК
України, за завідомо неправдивий
висновок та за відмову без поважних
причин від виконання покладених на них
обов'язків.

Надати для проведення експертизи
матеріали цивільної справи № 522/18296/14-ц.

Провадження у справі зупинити на час
проведення експертизи.

Оплату за проведення експертизи
покласти на позивача, роз’яснивши йому
положення ст. 146 ЦПК України про
наслідки ухилення від участі в
експертизі.

Ухвалу в частині зупинення провадження
у справі може бути оскаржено до
Апеляційного суду Одеської області
через Приморський районний суд м. Одеси
шляхом подання апеляційної скарги
протягом п'яти днів з дня її
проголошення.

Суддя:
О.С.Турецький

"25" грудня 2014 р.