Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2014 Справа №607/5281/13-ц Тернопільський
міськрайонний суд Тернопільської
області в складі:

Головуючого-судді Дуди О.О.

з участю
секретаря Добрянської О.І.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м. Тернополі
справу за позовом ОСОБА_1 до товариства
з обмеженою відповідальністю
"Медіасейлпрогрес" про заборону
вчиняти дії, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду із
позовом, посилаючись на те, що він є
власником патенту України НОМЕР_1 від
15.12.2006 р. (бюл.№12) на корисну модель
„ІНФОРМАЦІЯ_1", виданий Державним
департаментом інтелектуальної
власності. Позивачу стало відомо що
товариство з обмеженою
відповідальністю «МЕДІАСЕЙЛПРОГРЕС»
(далі - Відповідач) без дозволу
Позивача, як власника патенту,
використовує корисну модель за
патентом НОМЕР_1 з комерційною метою.

Так, відповідач, здійснює свою
господарську діяльність та за
допомогою медіапристрою, який
відтворює відеосигнал з флешплеєра,
надає платні послуги рекламування в
"громадському транспорті міста
Тернопіль, зокрема в маршрутному таксі
№ 18, 19, 20, 22.

Відтак, просить заборонити відповідачу
здійснювати комерційне використання
корисної моделі „ІНФОРМАЦІЯ_1",
власником якої є ОСОБА_1, відповідно до
патенту України НОМЕР_1 від 15.12.2006 року
(бюл.№12) на корисну модель, виданого
Державним департаментом
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України.

У судовому засіданні представник
позивача позов підтримав з підстав,
викладених у позовній заяві, просить
задовольнити.

Представник відповідача у судовому
засіданні проти задоволення позову
заперечив та вказав, що ТОВ
"Медіасейлпрогрес" ніколи не
використовувало у своїй діяльності
корисну модель за патентом НОМЕР_1, а
лише свою власну корисну модель
"ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою
медіа-комплексу "Маршрутне
телебачення" за патентом НОМЕР_2 від
26.11.2012 року. Сукупність суттєвих ознак
цієї моделі (патент НОМЕР_2) суттєво
відрізняється від корисної моделі за
патентом НОМЕР_1 і саме завдяки
наявності таких ознак і вдалося
вирішити завдання щодо удосконалення
способу надання інформації у
громадському транспорті. Вважає
необґрунтованим висновок №3862 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 17.02.2014 року, складений
Львівським відділенням КНДІСЕ, а також
відзначає, що з 01.02.2014 року відповідачем
припинено використання корисної
моделі за патентом НОМЕР_2, оскільки у
відповідності до ліцензійного
договору із ФОП ОСОБА_2 використовує
корисну модель за патентом №87279, яка
суттєво удосконалила та модернізувала
всі попередньо відомі способи надання
інформації у транспорті.

Заслухавши пояснення, дослідивши та
оцінивши докази, суд вважає, що позовні
вимоги підлягають до задоволення
виходячи з наступного.

ОСОБА_1 є власником патенту НОМЕР_1 від
15.12.2006 року (бюл.№12), виданого Державним
департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
України, на корисну модель
„ІНФОРМАЦІЯ_1". Згідно формули корисної
моделі: "ІНФОРМАЦІЯ_1: в автобусі та/або
в маршрутному таксі, та/або в
тролейбусі, та/або в трамваї , що
включає розміщення в салоні
транспортного за; щонайменше одного
пристрою та/або системи
візуально-звукового представлення
інформації з носієм записаної
рекламної інформації на DVD і CD - дисках
та відтворення її у засобах
телекомунікацій під час руху та/або під
час зупинки транспортного засобу, який
відрізняється тим, що засоби для
відтворення рекламної або/та іншої
корисної для споживачів інформації
розміщують в пер ній частині салону
транспортного засобу, причому як
останні використовують PK
телевізори-монітори з діагоналлю
екрана від 37 до 72 см, які закріплюють в
металевому корпусі під/на стелею за
допомогою кронштейнів відразу за міс
цем/кабіною водія, а на носії рекламної
або іншої корисної для споживачів ін
формації попередньо записують
мультимедіафайли в форматах MPEG4, DivX,
МРЗ, для чого використовують додатково
"жорсткий" диск вищезазначеного
пристрою та/або системи
візуально-звукового представлення
інформації."

ТзОВ "Медіасейлпрогрес" є власником
патенту НОМЕР_2 від 26.11.2012 року (бюл.№22),
виданого Державною службою
інтелектуальної власності України, на
корисну модель „ІНФОРМАЦІЯ_1 за
допомогою медіа-комплексу "маршрутне
телебачення". Згідно формули корисної
моделі: "1. ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою
медіа-комплексу "Маршрутне
телебачення", який включає розмі щення
у салоні транспортного засобу системи
візуально-звукового представ лення
інформації з носія, де засобом для
відтворення інформації слугує моні
тор, який кріплять у передній частині
салону, який відрізняється тим, що як
носій використовують SD-карту на основі
флеш-технологій, яку вставляють у слот
флеш-медіа-пристрою, в систему вводять
щонайменше два адаптовані мо більні
пристрої GSM та/або CDJVJA мереж, що
виконані із можливістю зв'язку один з
одним, один з яких розміщують у салоні
транспортного засобу, при цьому
систему візуально-звукового
представлення інформації з носія та
розмі шений у салоні транспортного
засобу адаптований мобільний пристрій
GSM та/або CDMA мереж під'єднують із
можливістю одночасного включення і від
ключення, а за допомогою інших або
іншого адаптованого мобільного при
строю GSM та/або CDMA мереж, що знаходиться
за межами транспортного засобу,
перевіряють, працює система чи ні,
монітор кріплять до конструктив них
елементів транспортного засобу,
наприклад до труб, у передній частині
салону транспортного засобу за водієм,
а звукове представлення інформації з
носія здійснюють через акустичні
гучномовці, які розміщують вздовж
салону транспортного засобу. 2. Спосіб
надання інформації за п. 1, який
відрізняється тим, що систему ві
зуально-звукового представлення
інформації з носія та розміщений у
салоні транспортного засобу
адаптований мобільний пристрій GSM
та/або CDMA мереж підключають до
інвертора транспортного засобу з
вимикачем з можливістю одночасного
включення і відключення або розміщений
у салоні транспортного засобу
адаптований мобільний пристрій GSM
та/або CDMA мереж та флеш-медіа-пристрій
системи під'єднують з можливістю
одночасного вклю чення і відключення. 3.
Спосіб надання інформації за п. 1, який
відрізняється тим, що на моніторі
встановлюють ПВХ-екран, виготовлений з
оргскла чи іншого. 4. Спосіб надання
інформації за п. 1, який відрізняється
тим, що запис файлів на SD-карту
здійснюють у форматі avi."

Таким чином, судом встановлено, що
відповідачем у своїй діяльності
використовуються технічні пристрої
для надання інформації у громадському
транспорті м. Тернопіль. Відповідачем
не заперечується використання таких
пристроїв, однак він стверджує, що
використовував їх відповідно до
належного йому патенту НОМЕР_2, який
суттєво відрізняється від ознак
корисної моделі за патентом НОМЕР_1, що
належить позивачу.

Згідно висновку спеціаліста №20/12-01
представника у справах
інтелектуальної власності
(атестованого, як патентний повірений,
у Державному реєстрі під №379) ОСОБА_3
від 20.12.2012 року, у способі рекламування,
що фактично здійснюється у
громадському транспорті м. Тернопіль,
використано кожну суттєву ознаку,
включену до незалежного пункту формули
корисної моделі за деклараційним
патентом НОМЕР_1.

Згідно висновку №388 експертного
дослідження об'єктів інтелектуальної
власності від 19.07.2012 року, складеного
науково-дослідним інститутом
інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України, у продукції виробництва ТОВ
"Медіа Сейл Прогрес", директором якого є
Пастир М.С., не використано кожну ознаку
незалежного пункту формули корисної
моделі за патентом України НОМЕР_1 від
15.12.2006 року.

Згідно висновку №3862 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 17.02.2014 року, складений
Львівським відділенням КНДІСЕ, у
способі рекламування, який
використовує ТОВ "Медіасейлпрогрес" у
громадському транспорті Тернополя,
використано корисну модель за патентом
України НОМЕР_1. Корисна модель за
патентом НОМЕР_2 не відповідає критерію
патентоздатності "новизна".

Судом у режимі відеоконференції було
допитано експерта Львівського
відділення КНДІСЕ, що складав
наведений висновок №3862, ОСОБА_6, який
підтвердив наявність обставин,
викладених у висновку.

Відтак, висновок №3862 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 17.02.2014 року не викликає
сумніві у суду.

Суд критично оцінює висновок №388
експертного дослідження об'єктів
інтелектуальної власності від 19.07.2012
року, складеного науково-дослідним
інститутом інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України, оскільки такий суперечить
висновку судової експертизи.

Так, у таблиці 1 порівняльного аналізу
ознак моделі за патентом НОМЕР_1 та
ознак продукції "Медіасейлпрогрес",
наведеній у висновку №388 зазначено
неспівпадіння ознак: п.4 - за патентом
НОМЕР_1 інформація записується на DVD і CD
дисках, а у продукції ТОВ
"Медіасейлпрогрес" - на SD картках на
основі флеш-технології, хоча судовим
експертом роз'яснено належність як DVD і
CD дисків, так і SD карт до носіїв
цифрової інформації; п.9 - за патентом
НОМЕР_1 попередньо записують
інформацію у форматах MPEG4, DivX, MP3, а у
продукції ТОВ "Медіасейлпрогрес" - у
форматі AVI, хоча судовим експертом
роз'яснено те, що AVI є контейнером для
аудіо та відео кодеків, але не самим
кодеком, тобто може містити у собі в
тому числі відео-доріжки, стиснені
кодеком DivX.

Наведене не дає підстав суду вважати
належним доказом висновок №388
експертного дослідження об'єктів
інтелектуальної власності від 19.07.2012
року, складеного науково-дослідним
інститутом інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України.

Відповідно до ч.1 ст.60 ЦПК України, кожна
сторона зобов'язана довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень,
крім випадків, встановлених статтею 61
цього Кодексу.

Згідно ст.418 ЦК України, 1. Право
інтелектуальної власності - це право
особи на результат інтелектуальної,
творчої діяльності або на інший об'єкт
права інтелектуальної власності,
визначений цим Кодексом та іншим
законом. 2. Право інтелектуальної
власності становлять особисті
немайнові права інтелектуальної
власності та (або) майнові права
інтелектуальної власності, зміст яких
щодо певних об'єктів права
інтелектуальної власності
визначається цим Кодексом та іншим
законом. 3. Право інтелектуальної
власності є непорушним. Ніхто не може
бути позбавлений права
інтелектуальної власності чи
обмежений у його здійсненні, крім
випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч.1 ст.465 ЦК України,
майнові права інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок є чинними з дати,
наступної за датою їх державної
реєстрації, за умови підтримання
чинності цих прав відповідно до закону.

Згідно п.п.1,2,5 ст.28 Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі", 1. Права, що випливають з
патенту, діють від дати публікації
відомостей про його видачу. Права, що
випливають з патенту (деклараційного
патенту) на секретний винахід чи з
деклараційного патенту на секретну
корисну модель, діють від дати внесення
інформації про нього до відповідного
Реєстру. 2. Патент надає його власнику
виключне право використовувати
винахід (корисну модель) за своїм
розсудом, якщо таке використання не
порушує прав інших власників патентів.
Використання секретного винаходу
(корисної моделі) власником патенту має
здійснюватися з додержанням вимог
Закону України "Про державну таємницю" (
3855-12 ) та за погодженням із Державним
експертом. Взаємовідносини при
використанні винаходу (корисної
моделі), патент на який належить
кільком особам, визначаються угодою
між ними. У разі відсутності такої
угоди кожний власник патенту може
використовувати винахід (корисну
модель) за своїм розсудом, але жоден з
них не має права давати дозвіл
(видавати ліцензію) на використання
винаходу (корисної моделі) та
передавати право власності на винахід
(корисну модель) іншій особі без згоди
інших власників патенту. Використанням
винаходу (корисної моделі) визнається:
виготовлення продукту із
застосуванням запатентованого

винаходу (корисної моделі),
застосування такого продукту,
пропонування для продажу, в тому числі
через Інтернет, продаж, імпорт
(ввезення) та інше введення його в
цивільний оборот або зберігання такого
продукту в зазначених цілях; ( Абзац
п'ятий частини другої статті 28 із
змінами, внесеними згідно із Законом N
34-IV ( 34-15 ) від 04.07.2002, в редакції Закону N
850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) застосування
процесу, що охороняється патентом, або
пропонування його для застосування в
Україні, якщо особа, яка пропонує цей
процес, знає про те, що його
застосування забороняється без згоди
власника патенту або, виходячи з
обставин, це і так є очевидним. ( Абзац
шостий частини другої статті 28 із
змінами, внесеними згідно із Законом N
850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) ( Абзац сьомий
частини другої статті 28 виключено на
підставі Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
Продукт визнається виготовленим із
застосуванням запатентованого
винаходу (корисної моделі), якщо при
цьому використано кожну ознаку,
включену до незалежного пункту формули
винаходу (корисної моделі), або ознаку,
еквівалентну їй. Процес, що
охороняється патентом, визнається
застосованим, якщо використано кожну
ознаку, включену до незалежного пункту
формули винаходу, або ознаку,
еквівалентну їй. ( Абзац дев'ятий
частини другої статті 28 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 ) Будь-який продукт, процес
виготовлення якого охороняється
патентом, за відсутністю доказів
протилежного вважається виготовленим
із застосуванням цього процесу за
умови виконання принаймні однієї з
двох вимог: ( Частину другу статті 28
доповнено абзацом згідно із Законом N
850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) продукт,
виготовлений із застосуванням процесу,
що охороняється патентом, є новим; (
Частину другу статті 28 доповнено
абзацом згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 ) існують підстави вважати, що
зазначений продукт виготовлено із
застосуванням даного процесу і власник
патенту не в змозі шляхом прийнятних
зусиль визначити процес, що
застосовувався при виготовленні цього
продукту. ( Частину другу статті 28
доповнено абзацом згідно із Законом N
850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) В такому разі
обов'язок доведення того, що процес
виготовлення продукту, ідентичного
тому, що виготовляється із
застосуванням процесу, який
охороняється патентом, відрізняється
від останнього, покладається на особу,
щодо якої є достатні підстави вважати,
що вона порушує права власника патенту.
( Частину другу статті 28 доповнено
абзацом згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 ).5. Патент надає його власнику
виключне право забороняти іншим особам
використовувати винахід (корисну
модель) без його дозволу, за винятком
випадків, коли таке використання не
визнається згідно з цим Законом
порушенням прав, що надаються патентом.
( Частина п'ята статті 28 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 ).

Відтак, судом встановлено, що
відповідачем без дозволу позивача у
своїй комерційній діяльності
використовуються технічні пристрої
для надання інформації у громадському
транспорті, які за суттєвими ознаками
характеристик повністю охоплюються
формулою корисної моделі за патентом
НОМЕР_1, власником якого є позивач,
тобто відповідач використовує корисну
модель позивача без його згоди.

Суд не приймає до уваги доводи
відповідача про припинення
використання ним корисної моделі за
патентом НОМЕР_2 у зв'язку із укладенням
ліцензійного договору від ФОП ОСОБА_2
від 01.02.2014 року на використання
корисної моделі за патентом №87279,
оскільки поряд із договором, доказів
фактичного припинення використання
відповідачем корисної моделі НОМЕР_1,
суттєві ознаки якої співпадають із
корисною моделлю за патентом НОМЕР_2,
суду не було представлено.

Аналізуючи наведені обставини, з метою
захисту прав позивача, слід заборонити
відповідачу здійснювати комерційне
використання корисної моделі
„ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якої є ОСОБА_1,
відповідно до патенту України НОМЕР_1
від 15.12.2006 року (бюл.№12) на корисну
модель, виданого Державним
департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
України, позов задовольнити.

Керуючись ст.ст. 10, 60, 88, 212-215 ЦПК України,
ст.ст. 418, 465 ЦК України, Законом України
"Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі", суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до товариства з обмеженою
відповідальністю "Медіасейлпрогрес"
про заборону вчиняти дії -
задовольнити.

Заборонити товариству з обмеженою
відповідальністю "Медіасейлпрогрес"
здійснювати комерційне використання
корисної моделі „ІНФОРМАЦІЯ_1",
власником якої є ОСОБА_1, відповідно до
патенту України НОМЕР_1 від 15.12.2006 року
(бюл.№12) на корисну модель, виданого
Державним департаментом
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України.

Стягнути з товариства з обмеженою
відповідальністю "Медіасейлпрогрес" на
користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі
114,70грн.

Стягнути з товариства з обмеженою
відповідальністю "Медіасейлпрогрес" на
користь ОСОБА_1 понесені витрати на
проведення судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності у розмірі
2080,80грн.

Рішення набирає законної сили після
закінчення строку для подання
апеляційної скарги, якщо апеляційну
скаргу не було подано.

Рішення може бути оскаржене до
апеляційного суду Тернопільської
області через Тернопільський
міськрайонний суд шляхом подання
апеляційної скарги протягом десяти
днів з дня його проголошення. Особи, які
брали участь у справі, але не були
присутні у судовому засіданні під час
проголошення судового рішення, можуть
подати апеляційну скаргу протягом
десяти днів з дня отримання копії цього
рішення.

Головуючий
Дуда О.О.

Головуючий суддяО. О. Дуда