АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
_________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2014 року. Колегія суддів
судової палати у цивільних справах
Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого: Усика Г.І.

суддів: Соколової В.В., Поливач Л.Д.

при секретарі - Меєчко Д.П

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в м. Києві апеляційну скаргу
ОСОБА_1 на рішення Солом'янського
районного суду м. Києва від 20 червня 2013
року у справі за позовом ОСОБА_2 до
Державної служби інтелектуальної
власності України, ОСОБА_1 про визнання
недійсним патенту України на корисну
модель, -

в с т а н о в и л а :

У жовтні 2012 року ОСОБА_2 звернувся до
суду з позовом до Державної служби
інтелектуальної власності України,
ОСОБА_1, в якому з урахуванням
уточнення, просив визнати недійсним
патент України НОМЕР_1 на корисну
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», виданий 11.06.2012 р.
на ім'я ОСОБА_1, зобов'язати Державну
службу інтелектуальної власності
України внести відомості про визнання
недійсним зазначеного патенту до
Державного реєстру патентів України на
корисні моделі, та опублікувати про це
відомості в офіційному бюлетені
«Промислова власність».

На обґрунтування своїх вимог зазначав,
що державна реєстрація патенту України
НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1»
здійснена з порушенням вимог чинного
законодавства України, оскільки ця
корисна модель не відповідає умовам
патентоздатності, визначеним ст.7
Закону України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі», а заявку на
її реєстрацію було подано з порушенням
прав позивача, який є власником
патентів України: НОМЕР_2 на винахід
«ІНФОРМАЦІЯ_1», НОМЕР_3 на винахід
«ІНФОРМАЦІЯ_2», патентів Республіки
Білорусь: НОМЕР_4 на винахід
«ІНФОРМАЦІЯ_1», НОМЕР_6 «ІНФОРМАЦІЯ_2»,
патентів Російської Федерації: НОМЕР_7
на винахід: «ІНФОРМАЦІЯ_2», НОМЕР_5 на
винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Справа № 2-231/13 № апеляційного
провадження:22-ц/796/8651/2014 Головуючий у
суді першої інстанції: Оксюта
Т.Г.Доповідач у суді апеляційної
інстанції: Усик Г.І. ОСОБА_1
раніше працював на належному
позивачеві приватному підприємстві
«Сітон» (основним видом діяльності
якого є виготовлення посуду з чавуну)
піскоструминником та плавильником
розливного металу і був ознайомлений з
технологію виробництва посуду з
чавуну, про нерозголошення якої з ним
була укладена відповідна угода. Вищої
чи спеціальної професійної освіти
відповідач не мав, а в подальшому
звільнився з цього підприємства та
став співвласником ТОВ «Промислове
підприємство «Берліка», одним із видів
діяльності якого стало виготовлення
посуду із чавуну.

Посилаючись на те, що корисна
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом
України НОМЕР_1 не може бути
використана у промисловості, оскільки
не є промислово придатною, а відповідач
при виготовленні посуду із чавуну
фактично використовує запатентовану
позивачем технологію виробництва, що
підтверджується технічними умовами
виробництва посуду із чавуну чорного
(ТУ У 28.7.-1:2011), ОСОБА_2 просив
задовольнити його вимоги.

Рішенням Солом'янського
районного суду м. Києва від 20.06.2013 р.
позов задоволено.

Визнано недійсним патент України
НОМЕР_1на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1»,
зареєстрований на ім'я ОСОБА_1

Зобов'язано Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
патентів України на корисні моделі
стосовно визнання недійсним патенту
України НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1», та
здійснити про це публікацію в
офіційному бюлетені «Промислова
власність».

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь
ОСОБА_2 витрати по оплаті судового
збору в розмірі 107,30 грн.

В апеляційній скарзі представник
ОСОБА_1 просить рішення суду скасувати,
та ухвалити нове рішення про відмову в
задоволенні позовних вимог ОСОБА_2,
посилаючись на невідповідність
висновків суду обставинам справи,
неправильну оцінку зібраних у справі
доказів, неправомірну відмову в
прийнятті доказів та в задоволенні
клопотання про призначення у справі
повторної експертизи з огляду на те, що
первинна експертиза не була виконана
відповідно до норм діючого
процесуального законодавства, та що
вона не відповідає іншим матеріалам
справи, зокрема висновку директора
Фізико-технічного інституту
Запорізького національного технічного
університету, професора Луньова В.В.
щодо промислової придатності корисної
моделі.

У зв'язку з наведеним подав
клопотання про призначення у справі
повторної експертизи об'єктів
інтелектуальної власності на
вирішення якої просив поставити
питання , які були зазначені в ухвалі
Солом'янського районного суду м. Києва
від 25.12.2012 р., проведення якої просив
доручити експертам Київського НДІ
судових експертиз.

Представник Державної служби
інтелектуальної власності України не
заперечував проти задоволення
апеляційної скарги ОСОБА_1

Представник ОСОБА_2 просив
відмовити у задоволенні апеляційної
скарги ОСОБА_1, посилаючись на те, що її
доводи є безпідставними, оскільки не
ґрунтуються на матеріалах справи та
вимогах закону.

Заслухавши доповідь судді,
пояснення осіб, які з'явились в судове
засідання, перевіривши законність та
обґрунтованість рішення суду в межах
доводів апеляційної скарги, колегія
суддів виходить з наступного.

Відповідно до ст.7 Закону України
«Про охорону прав на винахід і корисну
модель» корисна модель відповідає
умовам патентоздатності, якщо вона є
новою і є промислово придатною.

Судом першої інстанції
встановлено, що ОСОБА_1 є власником
патенту України НОМЕР_1 на корисну
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» (заявка на
реєстрацію корисної моделі подана
07.03.2012 р., патент видано 11.06.2012 р.)

Зазначена корисна модель містить
наступну формулу «ІНФОРМАЦІЯ_1, що
включає лиття сірого чавуну в ливарну
форму для отримання чашоподібного
виливка, послідовне видалення
ливників, задирок, обдирання,
шліфування, піскоструминну обробку
виливка і формування на виливку
захисного шару з оксидом заліза Fe3O4,
який відрізняється тим, що після
піскоструминної обробки поверхні
виливок піддають високотемпературному
відпалу при температурі нагріву 500-670 єС
та різкому охолодженню в маслі, яке має
температуру від 20 єС до 80 єС.

ОСОБА_2 є власником патентів
України: НОМЕР_2 на винахід
«ІНФОРМАЦІЯ_1», НОМЕР_3 на винахід
«ІНФОРМАЦІЯ_2»; патентів Республіки
Білорусь: НОМЕР_4 на винахід
«ІНФОРМАЦІЯ_1», НОМЕР_6 «ІНФОРМАЦІЯ_2»;
патентів Російської Федерації: НОМЕР_7
на винахід: «ІНФОРМАЦІЯ_2», НОМЕР_5 на
винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Задовольняючи позов, суд першої
інстанції виходив з висновку експерта
№864 від 08.02.2013 р., відповідно до якого
корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за
патентом України НОМЕР_1 не відповідає
умові патентоздатності «промислова
придатність», а тому не може
використовуватися в промисловості.

Не погоджуючись з таким
висновком, представник ОСОБА_1
стверджував, що висновок №864 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 08.02.2013 р., складений
експертом Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності
Дорошенком О.Ф. з порушенням Інструкції
про призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень,
оскільки експерт самостійно змінив
редакцію питань та їх послідовність.
Крім того він є необґрунтованим та
суперечить іншим матеріалам справи,
зокрема висновку директора
Фізико-технічного інституту
Запорізького національного технічного
університету, професора Луньова В.В.,
відповідно до якого корисна модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України
НОМЕР_1 є промислово придатною.

Перевіряючи зазначені доводи
апеляційної скарги колегія суддів
виходить з наступного.

Відповідно до висновку №864
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 08.02.2013
р., складеного експертом
Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України Дорошенком О.Ф.:

- в матеріалах справи не
міститься відомостей, згідно з якими
сукупність суттєвих ознак корисної
моделі за патентом України НОМЕР_1
стала загальнодоступною в світі до
дати заявки на реєстрацію, до 07.03.2012 р.,

- корисна модель за патентом
України НОМЕР_1 не може бути
використана в промисловості та не
відповідає умові патентоздатності
«промислова придатність»,

- ознаки способу виготовлення
чавунного посуду відповідно до
положень опису до патенту України
НОМЕР_1 на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1»: рівень температури
нагріву, при якому поверхні виливків
піддають відпалу та різке охолодження
виливків у маслі, яке має температуру
від 20 до 80 градусів по Цельсію, є
суттєвими.

Твердження представника ОСОБА_1
що зазначений висновок є
необґрунтованим, таким, що суперечить
іншим матеріалам справи та виконаний з
порушенням Інструкції про призначення
та проведення судових експертиз і
експертних досліджень та
Науково-методичних рекомендацій з
питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних
досліджень, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.1998
р. № 53/5 із змінами внесеними наказом
Міністерства юстиції України № 1950/5 від
26.12.2012 р. (Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та
експертних досліджень) є
непереконливим, виходячи з наступного.

Так відповідно до 4.14. зазначеної
Інструкції, у вступній частині
висновку зазначається перелік питань
(дослівно у формулюванні документа про
призначення експертизи, які поставлено
на вирішення експертизи); якщо питання
сформульовано неясно або його редакція
не відповідає рекомендаціям, але зміст
завдання експертові зрозумілий, то
після наведення питання в редакції
документа про призначення експертизи
(залучення експерта) він може дати
відповідні роз'яснення і викласти
питання в редакції, що відповідає
зазначеним рекомендаціям; якщо
поставлено декілька питань, експерт
має право згрупувати їх і викласти в
послідовності, яка забезпечує
найдоцільніший порядок дослідження.

Відповідно до ухвали суду від
25.12.2012 р. на вирішення експертів були
поставлені питання:

1. Чи спростовують критерій «новизна»
корисної моделі за патентом України
НОМЕР_1 відомості, що були
загальнодоступними у світі до дати
подання заявки?

2. Чи спростовують критерій «промислова
придатність» корисної моделі за
патентом України НОМЕР_1 відомості,, які
містяться в матеріалах справи?

3. Чи містяться в матеріалах справи
відомості, згідно яких сукупність
суттєвих ознак корисної моделі за
патентом України НОМЕР_1 стала
загальнодоступною в світі до дати
подання заявки на реєстрацію, а саме до
07.03.2012 р.?

4. Чи можливе здійснення корисної
моделі за патентом України НОМЕР_1 в
тому вигляді, як вона охарактеризована
в будь-якому пункті формули?

5. Чи є суттєвими ознаками способу
виготовлення чавунного посуду,
відповідно до положень опису до
патенту НОМЕР_1 на корисну модель:

а) рівень температури нагріву, при
якому поверхні виливок піддають
відпалу?

б) різке охолодження поверхні виливок в
маслі, яке має температуру від 20 до 80
градусів по Цельсію?

Зазначені питання, відповідно до п.4.14
Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та
експертних досліджень викладені
експертом у вступній частині висновку.
В подальшому експерт керуючись
зазначеним пунктом Інструкції
обґрунтовано згрупував питання 1 і 3, що
пов'язані з встановленням
відповідності корисної моделі умові
патентоздатності «новизна» в одне
питання під №1, виклавши його в
наступній редакції:

- «чи містяться в матеріалах справи
відомості, згідно з якими сукупність
суттєвих ознак корисної моделі за
патентом України НОМЕР_1 стала
загальнодоступною у світі до дати
подання заявки на реєстрацію, а саме до
07.03.2012 р.?

Друге, четверте та п'яте питання,
що пов'язані з встановленням
відповідності корисної моделі за
патентом України НОМЕР_1 умові
патентоздатності «промислова
придатність» експерт об'єднав в одне
питання та виклав його наступним чином:

- «чи відповідає корисна модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1», яка захищена патентом
України НОМЕР_1 від 11.06.2012 р. умові
патентоздатності «промислова
придатність»?

Шосте питання, в редакції,
викладеній в ухвалі суду від 25.12.20012 р.,
експерт залишив без змін, зазначивши
його під №3.

Нова редакція питань, поставлених
експертом узгоджується з Правилами
складання та подання заявки на винахід
та заявки на корисну модель,
затверджених наказом Міністерства
освіти і науки від 22.01.2001 р.№22 та
Науково-методичними рекомендаціями з
питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних
досліджень, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.1998
р. № 53/5, із змінами, та не змінює суті
поставлених перед експертом питань, а
тому посилання в апеляційній скарзі на
порушення експертом зазначених
нормативно-правових актів є
безпідставними.

Що стосується доводів
апеляційної скарги про те, що висновок
№864 судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 08.02.2013
р., складений експертом НДІ
Національної академії правових наук
України Дорошенком О.Ф. суперечить
іншим матеріалам справи, зокрема
висновку про промислову придатність
корисної моделі за патентом України
НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаного
директором Фізико-технічного
інституту Запорізького національного
технічного університету, професором
Луньовим В.В., то колегія суддів вважає
їх непереконливими, з наступних
підстав.

Визначальними критеріями при
порівнянні зазначених висновків є
повнота проведеного дослідження,
обґрунтованість висновків по кожному
пункту дослідження і їх ясність.

З огляду на наведене, висновок
№864 судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 08.02.2013 р.,
складений експертом
Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності Дорошенком
О.Ф. відповідає таким критеріям,
оскільки експерт при аналізі ознак
формули корисної моделі за патентом
України НОМЕР_1 на можливість їх
здійснення за кожним пунктом формули
чітко і зрозуміло вказав, що у суттєвій
ознаці формули корисної моделі за
патентом НОМЕР_1, а саме: «після
піскоструминної обробки поверхні
виливок піддають високотемпературному
відпалу при температурі нагріву 500-670 єС
та різкому охолодженні в маслі, яке має
температуру від 20 єС до 80 єС, наявні
очевидні помилки.

Характеризуючи кожний із видів
відпалів (низькотемпературний,
графітизуючий та високотемпературний)
експерт зазначив, що відпал виливків із
сірого чавуну при температурі 500-670 єС
зазначений у відрізняльній частині
формули корисної моделі за патентом
НОМЕР_1 є низькотемпературним, а якщо
винахідник використовує технологію
високотемпературного відпалу, то
виливки необхідно нагрівати до
температури 900-960 єС та охолоджувати їх
не різко, а повільно. Також експерт
зауважив, що технологію
високотемпературного відпалу виливків
із чавуну застосовують до вибіленого
або половинчатого чавуну, а до сірого
чавуну застосовують
низькотемпературний відпал. При цьому
різке охолодження металу після
нагрівання характерно для іншого виду
термічної обробки - загартування
металу.

На підставі викладеного, експерт
дійшов висновку, що відрізняльна
частина формули корисної моделі за
патентом НОМЕР_1 містить ознаки, що
характеризують такі умови виконання
дій, які виходячи з основ термічної
обробки металів суперечать одна одній
(високотемпературний відпал з
нагріванням до 500-670 єС - різке
охолодження), а тому зазначена корисна
модель не може бути використана у
промисловості та не відповідає умові
патентоздатності.

Зазначені дослідження проведені з
використанням відповідної наукової
літератури і узгоджуються з
«Справочником по чугуннуму литью» під
редакцією доктора технічних наук
професора Н.Г.Гиршовича, Ленінград,
«Машинобудування», 1978.

В судовому засіданні експерт
Дорошенко О.Ф. надав вичерпні відповіді
на поставлені йому питання та
підтвердив правильність свого
висновку.

Натомість висновок про промислову
придатність корисної моделі
«ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України
НОМЕР_1, складений 26.06.2013 р. директором
Фізико-технічного інституту
Запорізького національного
університету професором Луньовим В.В.
виконаний на замовлення відповідача,
не містить посилань на використовувані
ним нормативні акти, науково-технічну
та довідникову літературу. В своєму
дослідженні він використовував лише
опис і формулу до патенту України
НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також технічні
умови ТУ У 28.7.-1:11 «Посуд із чавуну
чорний, розроблені ТОВ ПП «Берліка» від
07.07.2011 р. (тоді як заявку на реєстрацію
корисної моделі ОСОБА_1 подав лише
07.03.2012 р., а до цього, як стверджував
позивач, використовував його патент
НОМЕР_2 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1»).

Крім того зазначений висновок є
неповним, спеціаліст лише приводить
констатацію загальних понять, як то:
термін «високотемпературний відпал»
немає нормативного закріплення та не є
загальнообов'язковим, а також поетапну
послідовність операцій і режимів
виготовлення чавунного посуду,
зазначену в формулі патенту на корисну
модель, натомість відповіді на ключові
питання: чи може корисна модель за
патентом НОМЕР_1 бути використаною у
промисловості та чи відповідає вона
умові патентоздатності «промислова
придатність» взагалі не містять
дослідницької частини.

У висновку №1/13 експертного
дослідження у сфері інтелектуальної
власності від 19.08.2013р., виконаного
спеціалістом Шевченко В.В. не
аналізуються суттєві ознаки формули
патенту на предмет відповідності
промислової придатності корисної
моделі, відсутня дослідницька частина
відповіді на питання чи можливо
досягнення технічного результату
зазначеного в описі корисної моделі,
який досягається при вирішенні
поставленої технічної задачі і полягає
в тому, що використання
запропонованого способу (після
піскоструминної обробки поверхні
виливок піддають високотемпературному
відпалу при температурі нагріву 500-670 єС
та різкому охолодженню в маслі яке має
температуру від 20 єС до 80 єС) дозволяє
знизити енерговитрати та скоротити
термін виготовлення чавунного посуду,
а також виключити деформації і тріщини
при подальшій експлуатації чавунного
посуду, внаслідок чого підвищується
термін служби чавунного посуду.

Зважаючи на викладене, колегія
суддів вважає, що висновок №864 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 08.02.2013 р., складений
експертом Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності
Дорошенком О.Ф. є повним і
обґрунтованим, а тому підстав для
призначення у справі повторної
експертиз об'єктів інтелектуальної
власності не убачається.

Щодо доводів апеляційної скарги
про недоведеність позивачем порушення
його прав та інтересів, внаслідок
реєстрації корисної моделі
«ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України
НОМЕР_1, то такі доводи є
непереконливими з огляду на наступне.

Відповідно до рішення
Конституційного суду України від
01.1.2.2004 р. у справі № 1-10/2004 р. поняття
«охоронюваний законом інтерес», що
вживається в ч.1 сит.4 ЦПК України та
інших законах України у
логічно-смисловому зв'язку з поняттям
«права», треба розуміти як прагнення до
користування конкретним матеріальним
та/або нематеріальним благом, як
зумовлений загальним змістом
об'єктивного і прямо не
опосередкований у суб'єктивному праві
простий легітимний дозвіл, що є
самостійним об'єктом судового захисту
та інших засобів правової охорони з
метою задоволення індивідуальних і
колективних потреб, які не суперечать
Конституції, законам України,
суспільним інтересам, справедливості,
добросовісності, розумності та іншим
загально-правовим засадам.

ОСОБА_2 є власником патентів
України: НОМЕР_2 на винахід
«ІНФОРМАЦІЯ_1», НОМЕР_3 на винахід
«Чавунний посуд і ІНФОРМАЦІЯ_1»,
патентів Республіки Білорусь: НОМЕР_4
на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1», НОМЕР_6
«ІНФОРМАЦІЯ_2»; патентів Російської
Федерації: НОМЕР_7 на винахід:
«ІНФОРМАЦІЯ_2», НОМЕР_5 на винахід
«ІНФОРМАЦІЯ_1», а також власником ПНВП
«Сітон» (основним видом діяльності
якого є виготовлення посуду із чавуну),
а відповідач ОСОБА_1 є співвласником
ТОВ «Промислове підприємство
«Берліка» (одним із видів діяльності
якого також є виготовлення посуду із
чавуну), яке в 2011 р. виготовляло посуд за
технічними умовами з використанням
патенту позивача, а у 2012 р. внесло до них
зміни, вказавши на використання
технічних рішень за патентом України
НОМЕР_1 на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1», яка не може бути
використана у промисловості, оскільки
не відповідає умові патентоздатності
«промислова придатність», що порушує
права та інтереси ОСОБА_2, як власника
патентів за якими фактично
виготовляється посуд із чавуну.

Зважаючи на викладене та керуючись
ст.ст. 303, 307, 308-315 ЦПК України, колегія
суддів

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1
відхилити, а рішення Солом'янського
районного суду м. Києва від 20 червня 2013
року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з
моменту її проголошення, але може бути
оскаржена в касаційному порядку до
Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ протягом двадцяти днів шляхом
подання до цього суду касаційної
скарги.

Головуючий:
Судді: