Справа № 760/4617/14-ц
№2-2530/14
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року

м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у
складі:

головуючого судді Коробенко С.В.

при секретарі Семененко А.Д.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні цивільну справу за позовом
С.К. Джонсон енд Сан, інк., (корпорація
штату Вісконсін) до Державної служби
інтелектуальної власності України,
ОСОБА_2 про визнання недійсним
свідоцтва на знак для товарів і послуг,

В С Т А Н О В И В :

В березні 2014 року компанія С.К. Джонсон
енд Сан, корпорація штату Вісконсін
звернулася з позовом до Державної
служби інтелектуальної власності
України (Відповідач-1) та ОСОБА_2
(Відповідач-2) з позовними вимогами про
визнання частково недійсним свідоцтва
України НОМЕР_6 на знак для товарів і
послуг.

Позивач зазначає, що він є власником
наступних знаків для товарів і послуг:

- знак для товарів і послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України №
НОМЕР_1 від 15 березня 1994 р. (заявка №
128553/SU від 27 листопада 1990 р.) для товарів 5
класу Міжнародної класифікації
товарів і послуг;

- знак для товарів і послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України №
НОМЕР_2 від 15 березня 1994р. (заявка №
126863/SU від 03 жовтня 1990 р.) для товарів 5
класу МКТП;

- знак для товарів і послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України
НОМЕР_3 від 26 листопада 2007 р. (заявка №
m200612385 від 18 серпня 2006 р.) для товарів 5
класу МКТП;

- знак для товарів і послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України №
НОМЕР_4 від 25 січня 2008 р. (заявка № m200612455
від 19 серпня 2006 р.) для товарів 5 класу
МКТП.

Я вказує Позивач, йому стало відомо про
те, що Державною службою
інтелектуальної власності України
надана правова охорона позначенню
«ІНФОРМАЦІЯ_3» для товарів 1 та 5 класу
та послуг 35 класу МКТП на ім'я ОСОБА_2.
Права Відповідача-2 на позначення
«ІНФОРМАЦІЯ_3» засвідчені Свідоцтвом
України № НОМЕР_5 від 10 серпня 2012 р.
(заявка № m201110514 від 06 липня 2011 р.).

Позивач вважає, що торговельна марка
«ІНФОРМАЦІЯ_3» є такою, що не відповідає
умовам надання правової охорони
відносно товарів 1 та 5 класів МКТП.
Відтак, свідоцтво України № НОМЕР_5 має
бути визнано недійсним у частині
товарів 1 та 5 класів МКТП, з огляду на
те, що вона є схожою настільки, що її
можна сплутати з торговельними марками
Позивача, раніше зареєстрованими в
Україні для таких самих та
споріднених/однорідних товарів.

Крім того, Позивач стверджує, що
торговельна марка Відповідача 2 є
такою, що може ввести в оману споживача
щодо особи, яка виробляє товар. Зокрема,
Позивач вважає, що враховуючи його
відомість як виробника побутової
хімії, а також відомість продукції
Позивача «ІНФОРМАЦІЯ_2», існує
принципова ймовірність введення
споживача в оману, щодо дійсного
виробника товарів, маркованих
торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_3».

У зв'язку з викладеними обставинами
Позивач просить суд:

1. Визнати свідоцтво України
НОМЕР_5 на знак для товарів і послуг
недійсними відносно всіх товарів 1 та 5
класів МКТП, зазначених у свідоцтві;

2. Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг, щодо визнання свідоцтв України
№ НОМЕР_5 на знак для товарів і послуг
недійсними відносно всіх товарів 1 та 5
класів МКТП, зазначених у свідоцтві, та
опублікувати відповідні відомості у
офіційному бюлетені «Промислова
власність».

У судовому засіданні представник
Позивача позов підтримав, просив суд,
взявши до уваги висновки проведеної по
справі судової експертизи, його
задовольнити.

Представник Державної служби
інтелектуальної власності України
просив вирішити справу у відповідності
до чинного законодавства.

ОСОБА_2 у судове засідання не з'явився,
про час та місце розгляду справи
повідомлявся за зареєстрованим місцем
проживання.

Вислухавши думку Сторін, суд вважає за
можливе розглядати справу у
відсутність відповідача ОСОБА_2 на
підставі наявних матеріалів справи.

Заслухавши пояснення представників
Позивача та Відповідача-1, дослідивши
та оцінивши матеріали справи у їх
сукупності, суд вважає, що позов
підлягає задоволенню, виходячи з
наступного.

Судом встановлено, що компанія
С.К.Джонсон енд Сан, корпорація штату
Вісконсін, є власником наступних
знаків для товарів і послуг:

- знак для товарів і послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України №
НОМЕР_1 від 15 березня 1994 р. (заявка №
128553/SU від 27 листопада 1990 р.) для товарів 5
класу Міжнародної класифікації
товарів і послуг;

- знак для товарів і послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України №
НОМЕР_2 від 15 березня 1994 р. (заявка №
126863/SU від 03 жовтня 1990 р.) для товарів 5
класу МКТП;

- знак для товарів і послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України
НОМЕР_3 від 26 листопада 2007 року (заявка
№ m200612385 від 18 серпня 2006 р.) для товарів 5
класу МКТП;

- знак для товарів і послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України №
НОМЕР_4 від 25 січня 2008 року (заявка №
m200612455 від 19 серпня 2006 р.) для товарів 5
класу МКТП.

Судом також встановлено, що Державною
службою інтелектуальної власності
України на ім'я ОСОБА_2 10 серпня 2012 року
було видане Свідоцтво України №
НОМЕР_5, яким надано правову охорону
позначенню «ІНФОРМАЦІЯ_3» для товарів 1
та 5 класу та послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до ст. 19 «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» від 15
грудня 1993 року № 3689-ХІІ з наступними
змінами і доповненнями (надалі - «Закон
про торговельні марки») свідоцтво може
бути визнано у судовому порядку
недійсним повністю або частково у разі
невідповідності зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони.

Згідно з п.1 ст.5 Закону про торговельні
марки правова охорона надається знаку,
який не суперечить суспільним
інтересам, принципам гуманності і
моралі та на який не поширюються
підстави для відмови в наданні
правової охорони, встановлені цим
Законом.

Відповідно до абз.2 ч.3 ст.6 Закону про
торговельні марки не можуть бути
зареєстровані як знаки позначення, які
є тотожними або схожими настільки, що
їх можна сплутати, зі знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої
особи для таких самих або споріднених з
ними товарів і послуг.

З матеріалів справи вбачається, що
торговельна марка, посвідчена
Свідоцтвом України НОМЕР_6, була
зареєстрована пізніше ніж будь-яка з
торговельних марок належних Позивачу.

На підставі клопотання представника
Позивача судом по справі було
призначено експертизу об'єктів
інтелектуальної власності.

Згідно з Висновком експертизи №59 від 11
вересня 2014 року експерт встановив
наступне:

1. Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_3»
за свідоцтвом НОМЕР_6 є схожою зі
знаками для товарів і послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України
НОМЕР_7 та «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвами
України НОМЕР_8, НОМЕР_3, НОМЕР_9
настільки, що їх можна сплутати.

Зокрема, як зазначає експерт, в даному
випадку, наявність семантичної
(смислової) схожості між порівнюваними
знаками та часткової фонетичної
схожості, обумовленої наявністю в їх
складі спільного елементу
«ІНФОРМАЦІЯ_2» («ІНФОРМАЦІЯ_1»),
призводить до того, що знаки
асоціюються між собою в цілому,
незважаючи на наявність окремих
відмінностей.

2. Всі товари 1 та 5 класів МКТП,
відносно яких зареєстровано знак за
свідоцтвом України НОМЕР_6, є такими
самими та спорідненими з товарами 5
класу, відносно яких зареєстровано
знаки за свідоцтвами України №№
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_10, НОМЕР_4.

3. Відносно всіх товарів 1 та 5
класів МКТП, наведених у свідоцтві
України НОМЕР_6, торговельна марка
«ІНФОРМАЦІЯ_3» за вказаним свідоцтвом,
є такою, що може ввести споживачів в
оману стосовно особи, яка виробляє
товар. В даному випадку експерт
посилається на наступне.

До позначень оманливих або здатних
ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товар або надає послугу, відносяться
позначення, які породжують у
свідомості споживача асоціації,
пов'язані з певним виробником, які
насправді не відповідають дійсності.

Під асоціацією розуміється
встановлення усталеного зв'язку між
двома елементами, внаслідок чого, при
появі одного члена асоціативної пари,
забезпечується обов'язкова
актуалізація іншого.

Виходячи зі змісту визначення
«асоціація», небезпека введення
споживача в оману стосовно особи
виробника товару або послуги, що
маркуються певним позначенням, тобто
небезпека виникнення у споживача, під
час сприйняття ним такого позначення,
асоціацій, що не відповідають
дійсності, існує у випадку, коли:

- позначення за своєю суттю є
оманливим щодо особи виробника товарів
(послуг)

- тобто містить у своєму складі
неправдиві вказівки щодо особи
заявника (власника) знака (наприклад на
невірну організаційно-правову форму,
місцезнаходження тощо) або прямі
вказівки на особу іншого виробника,
використання яких було розпочато до
дати подання заявки на реєстрацію
знака для товарів і послуг, що
досліджується;

- позначення за своєю суттю
оманливим не є, але може ввести в оману
щодо особи виробника товару внаслідок
того, що воно асоціюється з позначенням
(позначеннями), які до дати подання
заявки на реєстрацію досліджуваного
знака вже були пов'язані з іншою особою
- знаками для товарів і послуг,
відмітними частинами комерційних
найменувань, назв підприємств. Такі
обставини, серед іншого, призводять до
змішування у свідомості споживачів
діяльності різних виробників.

Комерційним позначенням, що прямо не
вказує на особу того чи іншого
виробника товарів чи послуг, однак
здатне викликати у свідомості
споживача асоціації з ним, може
виступати знак, що згідно з абз.4 ст. 1
Закону є позначенням, за яким товари і
послуги одних осіб відрізняються від
товарів і послуг інших осіб, тобто
покликаний слугувати вказівкою на
комерційне походження товару чи
послуги.

В зв'язку з цим, можливість введення
знаком споживачів в оману щодо особи
виробника пов'язана з певною схожістю
позначень різних виробників та
спорідненістю товарів, для яких
призначено схожі знаки.

Тобто, здатність знака ввести в оману
щодо особи виробника товару може
обумовлюватись збігом спільних
елементів досліджуваного знака та
знаків інших осіб за наявності певних
додаткових умов.

В свою чергу, встановлено, що знак за
свідоцтвом України № НОМЕР_5 та знаки
за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2,
НОМЕР_10, НОМЕР_4 мають спільний елемент
у вигляді напису «ІНФОРМАЦІЯ_2», а знак
за свідоцтвом України № НОМЕР_1 містить
кириличну транслітерацію вказаного
напису - «ІНФОРМАЦІЯ_1».

За таких умов, слово «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке
входить до складу знака за свідоцтвом
України НОМЕР_6, має розглядатись в
якості елементу, спільного з елементом,
який утворює серію знаків за
свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2,
НОМЕР_10, НОМЕР_4, належними компанії С.К.
Джонсон енд Сан, Інк., корпорація штату
Вісконсін.

Відповідно до ч.2 ст.157 Господарського
кодексу України під використанням
торговельної марки у сфері
господарювання визнається
застосування її на товарах та при
наданні послуг, для яких вона
зареєстрована, на упаковці товарів, у
рекламі, друкованих виданнях, на
вивісках, під час показу експонатів на
виставках і ярмарках, що проводяться в
Україні, у проспектах, рахунках, на
бланках та в іншій документації,
пов'язаній з впровадженням зазначених
товарів і послуг у господарський
(комерційний) обіг.

Матеріали справи містять наступні
витяги з електронних видань,
електронних версій друкованих видань
та копії витягів з друкованих видань
безпосередньо, датовані до 06.07.2011 - дати
подання заявки, за результатами
розгляду якої було видано знак за
свідоцтвом України НОМЕР_6:

- копія витягу з друкованого видання
«УИКЕНД ЗДОРОВЬЕ» № НОМЕР_11) від
ІНФОРМАЦІЯ_4 публікацією
«ІНФОРМАЦІЯ_5», в якій згадується
аерозоль проти комах ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.
44);

- роздруківка з електронної версії
видання «ФАКТЫ и комментарии» з
публікацією від ІНФОРМАЦІЯ_6 в якій
згадується репеллент «ІНФОРМАЦІЯ_1»
(а.с. 53);

- роздруківка з електронної версії
журналу «ПРОВИЗОР» НОМЕР_12 за 2010 рік з
публікацією, в якій згадується
репеллент «ІНФОРМАЦІЯ_2» (а.с. 48);

- роздруківка з електронного
видання «donbassUA» з публікацією від
ІНФОРМАЦІЯ_7 у якій згадується
репеллент «ІНФОРМАЦІЯ_1» (аерозоль та
крем) (а.с.54);

- роздруківка з електронної версії
видання «Комсомольская правда в
Украине» з публікацією «ІНФОРМАЦІЯ_8»
від ІНФОРМАЦІЯ_9 в якій згадується
репеллент «ІНФОРМАЦІЯ_1» » (аерозоль та
крем) (а.с. 59);

- роздруківка з електронної версії
видання «Комсомольская правда в
Украине» з публікацією «ІНФОРМАЦІЯ_10»
від ІНФОРМАЦІЯ_11, в якій згадується
репеллент «ІНФОРМАЦІЯ_1 Экстрим» (а.с.
62);

- роздруківка з електронної версії
видання «Комсомольская правда в
Украине» з публікацією ІНФОРМАЦІЯ_12
від ІНФОРМАЦІЯ_13 в якій згадується
репеллент «ІНФОРМАЦІЯ_1» (а.с. 63);

- копія витягу з журналу «Химия
Украины» НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_14

- публікація «ІНФОРМАЦІЯ_15» в якій
згадуються лінійка засобівкомпанії
SCJohnson: «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2
Smooth&Dry», «OFF!Kids», «OFF!Afterbite», «OFF!Экстрим»
(а.с. 69-70).

Крім того, з присутньої в матеріалах
справи довідки «ДП Моніторінг ЗМІ
України» №17 від 08.04.2013 р. та доданих до
неї матеріалів (а.с. 140-143) випливає, що з
01.01.1999 по 31.12.2011 продукція SCJohnson&Son під
торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2»
рекламувалась 11335 разів на телебаченні
та 8 разів виходила в друкованих
засобах масової інформації.

Серед телевізійних каналів, на яких
відбувалась реклама, вказані такі
популярні місцеві та загальнодержавні
як: « 1+1», « 5 Канал», «Канал Україна»,
«Перший Національний», «Інтер», «НТН»,
«СТБ», «Тоніс», «ТЕТ».

Найбільш ранні виходи рекламних
сюжетів на телебаченні датовані 2006
роком.

З приведених даних випливає, що
принаймні з 2006 року в Україні
використовується позначення
«ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1». В той же
час, воно застосовується у складі назв
лінійки товарів компанії SC Johnson, а саме:

«ІНФОРМАЦІЯ_2»,

«ІНФОРМАЦІЯ_2 Smooth&Dry»,

«ІНФОРМАЦІЯ_2 Kids»,

«ІНФОРМАЦІЯ_2 Afterbite»,

«ІНФОРМАЦІЯ_2 Экстрим», чим також
підтверджується серійний характер
позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Таким чином, відомості щодо
розповсюдженості та тривалості
використання, зокрема рекламування,
продукції, маркованої з застосуванням
позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», вказують на
те, що дане позначення є відомим в
Україні, має високу репутацію серед
споживачів та асоціюється з продукцією
компанії С.К. Джонсон енд Сан, Інк -
власником серії зареєстрованих в
Україні знаків зі спільним елементом
«ІНФОРМАЦІЯ_2».

За таких умов, наявність у складі знака
«ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України
НОМЕР_6 елементу у вигляді напису
«ІНФОРМАЦІЯ_2» обумовлює те, що при
використанні знака за вказаним
свідоцтвом відносно наведених у
свідоцтві товарів 1 та 5 класів МКТП, не
виключено небезпеку помилкового
сприйняття його споживачами в якості
одного зі знаків серії, яка належить
компанії С.К. Джонсон енд Сан, Інк. та
використовується на українському
ринку тривалий період.

Згідно зі ст. 3 ЦПК України кожна особа
має право в порядку, встановленому цим
Кодексом, звернутися до суду за
захистом своїх порушених, невизнаних
або оспорюваних прав, свобод чи
інтересів.

З огляду на викладені вище обставини,
суд вважає, що у розумінні вимог ст. 3
ЦПК України у Позивача виникло право на
звернення до суду з даним позовом для
поновлення порушеного права та
охоронюваного законом інтересу.

А враховуючи обґрунтованість
заявлених вимог, суд приходить до
висновку про задоволення позову.

Згідно з чинним законодавством
України, зокрема, п. 2.3. Положення про
Державний реєстр свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг,
затвердженого Наказом Міністерства
освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10,
у процесі ведення реєстру до нього
вносяться відомості щодо визнання
свідоцтва недійсним повністю або
частково та дострокового припинення
його дії і такі відомості в силу п. 1.3.
вказаного положення Державна служба
публікує в офіційному бюлетені
«Промислова власність», суд визнає
обґрунтованими та такими, що
підлягають задоволенню позовні вимоги
щодо зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг щодо визнання недійсним
свідоцтва України № НОМЕР_5 на знак для
товарів і послуг та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України
стороні, на користь якої ухвалено
рішення, суд присуджує з другої сторони
понесені нею і документально
підтверджені судові витрати.

Враховуючи те, що Державна служба
інтелектуальної власності України
відповідно до покладених на неї
повноважень, під час реєстрації знаку
здійснює лише формальну експертизу,
суд вважає, що на Відповідача-2
необхідно покласти витрати, пов'язані з
розглядом даної справи.

Таким чином, з Відповідача-2 на користь
Позивача підлягає стягненню судовий
збір в розмірі 459,90 грн.

На підставі викладеного, керуючись
статтями 5, 6, 19 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", ст. ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215, 218,
224-226 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Визнати свідоцтво України НОМЕР_5 на
знак для товарів і послуг недійсним
відносно всіх товарів 1 та 5 класів МКТП,
зазначених у свідоцтві.

Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг, щодо визнання свідоцтва
України № НОМЕР_5 на знак для товарів і
послуг недійсним відносно всіх товарів
1 та 5 класів МКТП, зазначених у
свідоцтві, та опублікувати відповідні
відомості у офіційному бюлетені
«Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_2 на користь компанії
С.К.Джонсон енд Сан, Інк., корпорація
штату Вісконсін, судовий збір у розмірі
459,90 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду
подається протягом десяти днів з дня
його проголошення. Особи, які брали
участь у справі, але не були присутні у
судовому засіданні під час
проголошення судового рішення, можуть
подати апеляційну скаргу протягом
десяти днів з дня отримання копії цього
рішення.

Суддя: