У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2014 рокум. КиївКолегія суддів
судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ у складі:

головуючого Макарчука М.А.,

суддів: Леванчука А.О.,
Маляренка А.В.,

Мазур Л.М.,
Нагорняка В.А.,

розглянувши в судовому засіданні
справу за позовом ОСОБА_3 до Публічного
акціонерного товариства «БАН», третя
особа - ОСОБА_4, про заборону вчиняти
певні дії та відшкодування збитків, за
касаційною скаргою Публічного
акціонерного товариства «БАН» на
рішення Орджонікідзевського районного
суду м. Запоріжжя від 25 жовтня 2013 року
та ухвалу апеляційного суду
Запорізької області від 04 грудня 2013
року,

в с т а н о в и л а:

У листопаді 2011 року ОСОБА_3.
звернулась до суду з позовом до
Публічного акціонерного товариства
«БАН» (далі - ПАТ «БАН») про заборону
вчиняти певні дії та відшкодування
збитків.

Позивачка посилалась на те, що вона
та ОСОБА_4 відповідно до деклараційного
патенту на корисну модель НОМЕР_1
зареєстрованого 10 грудня 2008 року
Державним департаментом
інтелектуальної власності, є
співавторами способу виробництва
концентрованого квасного сусла. А
відповідач при виробництві квасу ТМ
«Ярило» застосовує концентрат
квасного сусла без їхнього дозволу, чим
порушує майнові права інтелектуальної
власності на корисну модель, що, в свою
чергу, завдало їй матеріальних збитків.

Пізніше позивач змінила підстави
заявлених позовних вимог шляхом
доповнення доводами щодо порушення
відповідачем не лише майнових прав
інтелектуальної власності позивача на
вказану вище корисну модель, а й
майнових прав інтелектуальної
власності на винахід за патентом
України НОМЕР_2 «Спосіб виробництва
концентрату квасного сусла».

Також зазначала, що відповідно до
вищевказаного патенту на винахід їй та
третій особі належать майно: права
інтелектуальної власності на винахід -
«Спосіб виробництва концентрату
квасного сусла». Даним патентом
охороняється винахід, формула якого є
аналогічною формулі вищевказаної
корисної моделі. Майнові права
інтелектуальної власності на винахід є
чинними з 10 листопада 2010 року. Більш
того, згідно зі ст. 21 Закону «Про
охорону прав на винаходи та корисні
моделі» починаючи з 26 серпня 2008 року
майнові права інтелектуальної
власності на винахід підлягали
тимчасовій правовій охороні. Таким
чином, відповідачем при виробництві
квасу ТМ «Ярило» було порушено і
майнові права інтелектуальної
власності на аналогічний винахід.

Позивачка просила заборонити ПАТ
«БАН» виготовляти та реалізовувати
концентрат квасного сусла та квас ТМ
«Ярило» з використанням квасного
сусла, до отримання відповідного
дозволу від ОСОБА_3 та ОСОБА_4; стягнути
з ПАТ «БАН» на її користь 2 500 000 грн, а
також судові витрати.

Рішенням Орджонікідзевського
районного суду м. Запоріжжя від 25
жовтня 2013 року, залишеним без змін
ухвалою апеляційного суду Запорізької
області від 04 грудня 2013 року, позов
задоволено частково. Стягнуто з ПАТ
«БАН» на користь ОСОБА_3 953 214 грн
збитків, заподіяних протиправним
використанням винаходу. В іншій
частині позову відмовлено. Вирішено
питання про розподіл судових витрат.

У касаційній скарзі ПАТ «БАН»,
посилаючись на порушення норм
матеріального і процесуального права,
просить скасувати рішення суду першої
інстанції та ухвалу апеляційного суду,
ухвалити нове рішення про відмову у
позові.

Обговоривши доводи касаційної
скарги, перевіривши матеріали справи,
колегія суддів судової палати у
цивільних справах Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ дійшла висновку, що касаційна
скарга підлягає частковому
задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 213 ЦПК
України рішення суду повинно бути
законним і обґрунтованим.

Згідно з вимогами ст. 214 ЦПК України
під час ухвалення рішення суд вирішує
такі питання: чи мали місце обставини,
якими обґрунтовувалися вимоги і
заперечення, та якими доказами вони
підтверджуються; чи є інші фактичні
дані (пропущення строку позовної
давності тощо), які мають значення для
вирішення справи, та докази на їх
підтвердження; які правовідносини
сторін випливають із встановлених
обставин; яка правова норма підлягає
застосуванню до цих правовідносин.

Судові рішення не відповідають
вказаним вимогам.

Судами встановлено, що ОСОБА_3 та
ОСОБА_4 у період 2008 року належали
майнові та немайнові права
інтелектуальної власності за
винаходом та корисною моделлю «Спосіб
виробництва концентрату квасного
сусла» (дата публікації відомостей про
заявку за деклараційним патентом
НОМЕР_1 на корисну модель - 15 травня 2008
року; за патентом на винахід НОМЕР_2 -
23 лютого 2007 року).

Відповідно до патентів винахід та
корисна модель відносяться до
технології виробництва вихідної
сировини для безалкогольних напоїв
бродіння, а саме - для хлібного квасу, і
може бути використаний у
безалкогольній галузі харчової
промисловості.

Ухвалою Орджонікідзевського
районного суду м. Запоріжжя від 11
травня 2010 року за клопотанням
представника позивача було призначено
комплексну судову експертизу у справі.

Згідно з висновком судової
експертизи від 30 червня 2011 року № 693
експертом було зроблено наступні
висновки:

1. Матеріали справи не
містять відомостей, згідно з якими ЗАТ
«БАН» при виготовленні квасу ТМ
«Ярило» використовувалася кожна
ознака, включена до незалежного пункту
формули корисної моделі за патентом
України НОМЕР_1 «Спосіб виробництва
концентрату квасного сусла», або
ознака еквівалентна їй.

2. У експерта відсутні
визначені ухвалою підстави для
проведення дослідження з питання № 2.

3. ЗАТ «БАН» при
виготовленні концентрату квасного
сусла із застосуванням технологічної
інструкції на виробництво концентрату
квасного сусла ТІ 6-2008 не
використано кожну ознаку, включену до
незалежного пункту формули корисної
моделі за деклараційним патентом
НОМЕР_1 або ознаку, еквівалентну їй.

4. У експерта відсутні
визначені ухвалою підстави для
проведення дослідження з питання № 4.

Ухвалою Орджонікідзевського
районного суду м. Запоріжжя від 17
жовтня 2012 року за клопотанням
представника позивача та третьої особи
у справі було призначено повторну
комплексну судову експертизу у справі.

Згідно з висновком повторної
судової експертизи, проведеної ТОВ
«Експертне бюро з питань
інтелектуальної власності» від 29 липня
2013 року № 119/13-СП, експертом було
зроблено наступні висновки:

1. ЗАТ «БАН» при
виготовленні квасу ТМ «Ярило»
використовувалася кожна ознака,
включена до незалежного пункту формули
корисної моделі за патентом України
НОМЕР_1 «Спосіб виробництва
концентрату квасного сусла», або
ознака еквівалентній їй.

2. Розмір збитків, завданих
власнику деклараційного патенту
НОМЕР_1 за 2008 рік, становить 953 214 грн, у
тому випадку, коли буде встановлено
факт неправомірного використання
запатентованої корисної моделі
«Спосіб виробництва концентрату
квасного сусла» за патентом України
НОМЕР_1.

3. ЗАТ «БАН» при
виготовленні концентрату квасного
сусла із застосуванням Технологічної
інструкції на виробництво концентрату
квасного сусла ТІ 16-2008
використано кожну ознаку, включену до
незалежного пункту формули корисної
моделі за деклараційним патентом
НОМЕР_1 або ознаку, еквівалентну їй.

4. Розмір збитків, завданих
власнику деклараційного патенту
НОМЕР_1 за 2008 рік, становить 953 214 грн.

Рішенням Солом'янського районного
суду м. Києва від 26 грудня 2011
року, залишеним без змін ухвалою
апеляційного суду м. Києва від 19 квітня
2012 року, деклараційний патент України
НОМЕР_1 на корисну модель «Спосіб
виробництва концентрату квасного
сусла», виданий Державним
департаментом інтелектуальної
власності, зареєстрований в державному
реєстрі патентів на корисні моделі 10
грудня 2008 року, визнано недійсним.

Задовольняючи частково позовні
вимоги, суд першої інстанції, з
висновком якого погодився апеляційний
суд, з урахуванням висновку експертизи
виходив з того, що протягом 2008 року
відповідачем здійснювалось
виготовлення концентрату квасного
сусла із використанням кожної ознаки,
включеної до незалежного пункту
формули винаходу за патентом України
на винахід НОМЕР_2 «Спосіб виробництва
концентрату квасного сусла» та патенту
України на корисну модель НОМЕР_1
«Спосіб виробництва концентрату
квасного сусла».

Суди дійшли висновку про те, що
позивачка не отримала права на охорону
прав за деклараційним патентом України
НОМЕР_1 на корисну модель «Спосіб
виробництва концентрату квасного
сусла», оскільки вказаний патент судом
визнано недійсним.

Враховуючи дійсність протягом 2008
року, в силу норми ч. 1 ст. 21 Закону
України «Про охорону прав на винаходи
та корисні моделі», правової охорони
прав позивача та третьої особи на
винахід за патентом України НОМЕР_2
«Спосіб виробництва концентрату
квасного сусла» суди дійшли висновку
про порушення відповідачем прав
позивача та третьої особи на вказаний
патент.

Проте з такими висновками судів
погодитись не можна.

Відповідно до ст. 431 ЦК України
порушення права інтелектуальної
власності, в тому числі невизнання
цього права чи посягання на нього,
тягне за собою відповідальність,
встановлену цим Кодексом, іншим
законом чи договором.

Згідно зі ст. 432 ЦК України кожна
особа має право звернутися до суду за
захистом свого права інтелектуальної
власності відповідно до статті 16 цього
Кодексу.

Відповідно до положень ст. 6 Закону
України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» (далі - Закон) правова
охорона надається винаходу (корисній
моделі), що не суперечить публічному
порядку, принципам гуманності і моралі
та відповідає умовам патентоздатності.
Об'єктом винаходу (корисної моделі),
правова охорона якому надається
згідно з цим Законом, може бути: продукт
(пристрій, речовина, штам
мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини тощо); процес (спосіб),
а також нове застосування відомого
продукту чи процесу.

Відповідно до ст. 464 ЦК України і ч. 2
ст. 28 Закону патент надає його власнику
виключне право використовувати
винахід (корисну модель) за своїм
розсудом, якщо таке використання не
порушує прав інших власників патентів.

В абз. 4 і 5 ч. 2 ст. 28 Закону зазначено,
що використанням винаходу (корисної
моделі) визнається: виготовлення
продукту із застосуванням
запатентованого винаходу (корисної
моделі), застосування такого продукту,
пропонування для продажу, в тому числі
через Інтернет, продаж, імпорт
(ввезення) та інше введення його в
цивільний оборот або зберігання такого
продукту в зазначених цілях.

Згідно зі ст. 462 ЦК України і ч. 5 ст. 6
Закону обсяг правової охорони, що
надається, визначається формулою
винаходу (корисної моделі). Тлумачення
формули повинно здійснюватися в межах
опису винаходу (корисної моделі) та
відповідних креслень.

Відповідно до абз. 8 ч. 2 ст. 28 Закону
продукт визнається виготовленим із
застосуванням запатентованого
винаходу (корисної моделі), якщо при
цьому використано кожну ознаку,
включену до незалежного пункту формули
винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом,
визнається застосованим, якщо
використано кожну ознаку, включену до
незалежного пункту формули винаходу
(корисної моделі), або ознаку,
еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес
виготовлення якого охороняється
патентом, за відсутністю доказів
протилежного вважається виготовленим
із застосуванням цього процесу за
умови виконання принаймні однієї з
двох вимог: продукт, виготовлений із
застосуванням процесу, що охороняється
патентом, є новим; існують підстави
вважати, що зазначений продукт
виготовлено із застосуванням даного
процесу і власник патенту не в змозі
шляхом прийнятних зусиль визначити
процес, що застосовувався при
виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення
того, що процес виготовлення продукту,
ідентичного тому, що виготовляється із
застосуванням процесу, який
охороняється патентом, відрізняється
від останнього, покладається на особу,
щодо якої є достатні підстави вважати,
що вона порушує права власника патенту.

Згідно з ч. 5 ст. 28 Закону патент
надає його власнику виключне право
забороняти іншим особам
використовувати корисну модель без
його дозволу, за винятком випадків,
коли таке використання не визнається
згідно з цим Законом порушенням прав,
що надаються патентом.

Відповідно до ст. 35 Закону суди
відповідно до їх компетенції
розв'язують, зокрема, спори про
встановлення факту використання
винаходу (корисної моделі).

Згідно з ч. 4 ст. 33 Закону патент або
його частина, визнані недійсними,
вважаються такими, що не набрали
чинності, від дати публікації
відомостей про видачу патенту.

Як вбачається з матеріалів справи,
рішенням Солом'янського районного суду
м. Києва від 26 грудня 2011 року, залишеним
без змін ухвалою апеляційного суду м.
Києва від 19 квітня 2012 року,
деклараційний патент України НОМЕР_1 на
корисну модель «Спосіб виробництва
концентрату квасного сусла», виданий
Державним департаментом
інтелектуальної власності,
зареєстрований в державному реєстрі
патентів на корисні моделі 10 грудня 2008
року, визнано недійсним.

Отже, позивач не отримала права на
охорону прав за деклараційним патентом
України НОМЕР_1 на корисну модель
«Спосіб виробництва концентрату
квасного сусла».

Висновок суду про порушення
відповідачем прав позивача та третьої
особи на винахід за патентом України
НОМЕР_2 «Спосіб виробництва
концентрату квасного сусла»,
ґрунтується на припущеннях, оскільки
експертиза щодо винаходу за патентом
НОМЕР_2 не проводилась.

Зазначене вище свідчить про неповне
встановлення судами як першої, так і
апеляційної інстанцій, фактичних
обставин, які мають істотне значення
для правильного вирішення справи, що, в
свою чергу, призвело до поверхового та
неправильного вирішення спору.

Ураховуючи те, що фактичні
обставини, які мають значення для
правильного вирішення справи, судами в
повному обсязі не встановлені, судові
рішення не відповідають вимогам ст. 213
ЦПК України щодо законності й
обґрунтованості, що в силу ст. 338 ЦПК
України є підставою для їх скасування
із передачею справи на новий розгляд до
суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України,
колегія суддів судової палати у
цивільних справах Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу Публічного
акціонерного товариства «БАН»
задовольнити частково.

Рішення Орджонікідзевського
районного суду м. Запоріжжя від 25
жовтня 2013 року та ухвалу апеляційного
суду Запорізької області від 04 грудня
2013 року скасувати, справу направити на
новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий
М.А. Макарчук

Судді:
А.О. Леванчук

Л.М. Мазур

А.В. Маляренко

В.А. Нагорняк

6

Справа № 6-54847св13

Головуючий у першій інстанції:
Воробйов А.В.

Доповідач: Нагорняк В.А.