АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2014 р. Колегія суддів
судової палати у цивільних справах
Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого - Усика Г.І.

суддів - Нежури В.А., Соколової В.В.

при секретарі - Марусяк М.В.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в м. Києві апеляційні скарги
ОСОБА_1 та ОСОБА_2, діючої за довіреністю
в інтересах ОСОБА_3 на рішення
Солом'янського районного суду м. Києва
від 19 вересня 2014 р. у справі за позовом
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробниче
об'єднання «Екософт» до ОСОБА_4, ОСОБА_1,
ОСОБА_3, Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсним патенту та
зобов'язання вчинити дії,

в с т а
н о в и л а:

У грудні 2014 р. ТОВ
«Науково-виробниче об'єднання
«Екософт» (ТОВ «НВО «Екософт»)
звернулося з позовом до ОСОБА_4, ОСОБА_1,
ОСОБА_3, Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання недійсним патенту України
НОМЕР_1 на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованого 12.08.2013
р. за ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_3, а також
просило зобов'язати Державну
службуінтелектуальної власності
України внести до Державного реєстру
патентів України на винаходи (корисні
моделі) відомості про визнання
недійсним вказаного патенту та
опублікувати про це в офіційному
бюлетені «Промислова власність».

На обґрунтування своїх вимог
зазначали, що ТОВ «НВО «Екософт» має
право на використання патенту на
винахід НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_2» (дата
публікації 15.05.2006 р.) на підставі
ліцензійного договору від 01.06.2011 р.,
укладеного з власником патенту ОСОБА_5

Посилаючись на те, що виданий на
ім'я ОСОБА_6, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 патент
України НОМЕР_1 на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1» порушує права ТОВ
«Науково-виробниче об'єднання
«Екософт», як власника невиключної
ліцензії на використання патенту
НОМЕР_2 на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_2»,
оскільки формула корисної моделі
відповідачів містить сукупність всіх
пунктів формули корисної моделі
позивача за патентом НОМЕР_2 від 15.05.2006
р., що спростовує новизну корисної
моделі та, що корисна модель за
патентом України НОМЕР_1 не відповідає
умові патентоздатності «промислова
придатність», позивач просив
задовольнити його вимоги та
відшкодувати судові витрати.

Справа № 760/27427/13-ц № апеляційного
провадження:22-ц/796/13474/2014 Головуючий у
суді першої інстанції: Українець В.В.
Доповідач у суді апеляційної
інстанції: Усик Г.І.

Рішенням Солом'янського
районного суду м. Києва від 19.09.2014 р.
позов ТОВ «Науково-виробниче
об'єднання «Екософт» задоволено.

Визнано недійсним патент
України НОМЕР_1 на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованого 12.08.2013
р. за ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_3

Зобов'язано Державну службу
інтелектуальної власності України
внести до Державного реєстру патентів
України на винаходи (корисні моделі)
відомості про визнання недійсним
патенту України НОМЕР_1 на корисну
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованого
12.08.2013 р. за ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_3 та
здійснити про це публікацію в
офіційному бюлетені «Промислова
власність».

Стягнуто з ОСОБА_4, ОСОБА_1 та
ОСОБА_3 на користь ТОВ
«Науково-виробниче об'єднання
«Екософт» вартість проведення судової
експертизи по 3078, 40 грн. та по 74,46 грн.
судового збору з кожного.

В апеляційних скаргах ОСОБА_1 та
представник ОСОБА_3 просили рішення
суду скасувати та ухвалити нове
рішення по відмову в задоволенні
позовних вимог ТОВ «НВО «Екософт»,
посилаючись на неповне з'ясування
судом обставин, що мають значення для
справи, невідповідність висновків суду
обставинам справи та неправильне
застосування норм матеріального і
процесуального права.

Зазначали, що суд першої інстанції
необґрунтовано поклав в основу
оскаржуваного рішення висновок
судової експертизи №84/13 від 03.07.2014 р.,
яким встановлено невідповідність
корисної моделі за патентом НОМЕР_1 від
12.08.2013 р. умові патентоздатності
«новизна», оскільки такий висновок
суперечить матеріалам справи та
спростовується складеним 25.10.2013 р.
експертом ДП «Український інститут
промислової власності» висновком
№23120/ЗУ/13, відповідно до якого корисна
модель за патентом НОМЕР_1 не
відповідає умовам патентоздатності
«промислова придатність», що виключає
можливість перевірки її на
відповідність такій умові, як
«новизна».

Також вказували на те, що суд
безпідставно відмовив у задоволенні їх
клопотань про призначення в справі
повторної експертизи та про виклик в
судове засідання для надання пояснень
експерта ОСОБА_10

Крім того зазначали, що рішення суду не
містить обґрунтувань, які саме надані
позивачу ліцензійним договором права
порушені відповідачами, оскільки
невідповідність запатентованої
корисної моделі умовам
патентоздатності не порушує прав
позивача, та виключає можливість
застосування до спірних правовідносин
положення п.«а» ч.1 ст.33 Закону України
«Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі».

В судовому засіданні ОСОБА_1, його
представник та представники ОСОБА_3 і
Державної служби інтелектуальної
власності України просили
задовольнити апеляційні скарги з
наведених у них підстав.

Представники ТОВ «НВО «Екософт»
просили відмовити у задоволенні
апеляційних скарг, посилаючись на те,
що їх доводи не ґрунтуються на
матеріалах справи та вимогах закону.

ОСОБА_4 в судове засідання не
з'явився, про час та місце розгляду
справи був повідомлений за останньою
відомою суду адресою.

Заслухавши доповідь судді,
пояснення осіб, які приймали участь в
судовому засіданні, перевіривши
законність та обґрунтованість рішення
суду в межах доводів апеляційної
скарги, колегія суддів виходить з
наступного.

Судом встановлено, що 15.05.2006 р.
Державною службою інтелектуальної
власності України видано патент НОМЕР_2
на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_2», власником
якого є ОСОБА_11

01.06.2011 р. між ОСОБА_11 та ТОВ «НВО
«Екософт» укладено ліцензійний
договір, відповідно до якого
Товариство отримало невиключну
ліцензію на використання винаходів
«ІНФОРМАЦІЯ_2» в межах строку дії
патенту.

12.08.2013 р. за результатами розгляду
поданої 23.05.2013 р. заявки № u201306414
Державною службою інтелектуальної
власності України зареєстровано
патент НОМЕР_1 на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1», винахідниками та
власниками якого є ОСОБА_4, ОСОБА_1 та
ОСОБА_3

Задовольняючи позовні вимоги ТОВ
«Науково-виробниче об'єднання
«Екософт», суд першої інстанції
послався на висновок судової
експертизи №83/14 від 03.07.2014 р.,
відповідно до якого корисна модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом № НОМЕР_1 не
відповідає умові патентоздатності
«новизна».

Предметом дослідження суду
першої інстанції був також і висновок
від 25.10.2013 р. №23120/ЗУ/1, складений
експертом Державного підприємством
«Український інститут промислової
власності», відповідно до якого
корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за
патентом України на корисну модель
НОМЕР_1 не відповідає умові
патентоздатності «промислова
придатність».

Перевіряючи доводи апеляційних
скарг про безпідставність задоволення
позовних вимог ТОВ «НВО «Екософт» про
визнання патенту недійсним, колегія
суддів виходить з наступного.

В позовній заяві про визнання
патенту України НОМЕР_1 на корисну
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» недійсним, ТОВ
«НВО «Екософт» посилалось на те, що
зазначений патент порушує його права
як власника невиключної ліцензії на
використання патенту на винахід НОМЕР_2
«ІНФОРМАЦІЯ_2», оскільки корисна модель
за патентом НОМЕР_1 не є новою та
промислово придатною, тобто не
відповідає умовам патентоздатності.

На обгрунтування своїх доводів
позивач зазначав, що підтвердженням
відсутності «новизни» та «промислової
придатності» корисної моделі за
патентом НОМЕР_1 є використання
відповідачами у формулі корисної
моделі за патентом України НОМЕР_1 всіх
суттєвих ознак корисної моделі за
патентом НОМЕР_2, а також висновок від
25.10.2013 р. №23120/ЗУ/13, складений експертами
Державного підприємства «Український
інститут промислової власності».

За клопотанням представника ТОВ
«Науково-виробниче об'єднання
«Екософт» ухвалою суду першої
інстанції від 28.04.2014 р. у справі
призначено судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності на
вирішення якої поставлено питання чи
містяться в матеріалах справи
відомості про те, що корисна модель
«ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом № НОМЕР_1
відповідає умові патентоздатності
«новизна».

Відповідно до висновку експерта
Науково-дослідного центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності №83/14 від 30.07.2014 року корисна
модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом
НОМЕР_1 не відповідає умові
патентоздатності «новизна».

Посилання ОСОБА_1 та представника
ОСОБА_3 на неправильність та
суперечність зазначеного висновку
матеріалам справи, є непереконливим з
огляду на наступне.

Відповідно до п.6.5.1.4 Правил
розгляду заявки на винахід та заявки на
корисну модель, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України
№197 від 15.03.2002 р., щодо винаходу, для
якого встановлена невідповідність
умові промислової придатності,
перевірку на відповідність іншим
умовам патентоздатності не проводять.

Зазначений пункт Правил не
містять заборони проведення
дослідження на відповідність винаходу
умовам патентоздатності «новизна» за
наявності невідповідності винаходу
іншій умові патентоздатності
«промислова придатність», а лише
вказує на те, що у разі встановлення
невідповідності винаходу умові
«промислової придатності» перевірку
на відповідність винаходу іншим умовам
патентоздатності не проводять.
Зазначене положення є логічним,
оскільки відсутність однієї з умов
патентоздатності визнання корисної
моделі: «новизни» чи «промислової
придатності» є підставою для визнання
корисної моделі такою, що не відповідає
умовам патентоздатності.

Як убачається з висновку
експертизи щодо умов патентоздатності,
складеного ДП «Український інститут
промислової власності» від 25.10.2013 р.,
формула корисної моделі за патентом №
НОМЕР_1 містить очевидну помилку в
описі при використанні терміну
«інпрегнований» з огляду на те, що
тлумачні словники містять лише термін
«імпрегнований». Крім того в описі
корисної моделі відсутнє будь-яке
розкриття та пояснення вказаної
ознаки, які вона забезпечує
імпрегнованованому низькоосновному
аніоніту, що є порушенням вимог п.п. 15 та
11.2.10 Правил складання, за яким якщо
корисна модель є сумішшю, то в
наведених у описі прикладах необхідно
зазначити характеристику
інгредієнтів, що входять до складу
композиції, за відсутності яких не
можна достовірно оцінити можливість
досягнення технічного результату
згідно наданих прикладів, що робить
неможливим здійснення корисної моделі
в тому вигляді, як вона
охарактеризована в формулі корисної
моделі, та відповідно до п.6.5.1.3 Правил
розгляду є підставою вважати її такою,
що не відповідає умові
патентоздатності «промислова
придатність».

Висновок судової експертизи №83/14 від
03.07.2014 р., складений експертом НДЦ
судової експертизи з питань
інтелектуальної власності не
суперечить висновку експертизи щодо
умов патентоздатності, складеного ДП
«Український інститут промислової
власності» 25.10.2013 р., оскільки
експертами досліджувались різні
питання щодо умов патентоздатності
корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за
патентом № НОМЕР_1.

Відповідно до п.«а» ч.1 ст.33 Закону
України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» патент може бути
визнано недійсним у судовому порядку
повністю або частково у разі
невідповідності запатентованого
винаходу (корисної моделі) умовам
патентоздатності, що визначені ст.7
цього Закону.

Відповідно до ч.2 ст.7 Закону
України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» корисна модель
відповідає умовам патентоздатності,
якщо вона є новою і промислово
придатною.

Для визнання патенту недійсним
достатньо відсутності в корисній
моделі однієї з умов патентоздатності.

Аналізуючи наявні у справі докази та
вимоги наведених норм Закону, колегія
суддів вважає, що висновок суду про те,
що корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» не
відповідає умовам патентоздатності є
правильним.

Колегія суддів не приймає до уваги
наданий ОСОБА_1 висновок № 467 від 06.11.2014
р., складений експертом
Науково-дослідним інститутом
інтелектуальної власності за заявою
ОСОБА_1 після ухвалення рішення суду, у
зв'язку з порушенням порядку надання
доказів, визначених ст.131 ЦПК України,
за відсутності поважних причин ля їх
надання суду першої інстанції.

Крім того, оскільки відповідачі не
спростували надані позивачем докази
невідповідності корисної моделі
«ІНФОРМАЦІЯ_1» умові патентоздатності
«промислова придатність», відсутні
підстави для призначення у справі
повторної експертизи та виклику в
судове засідання для надання пояснень
експерта НДЦ судової експертизи з
питань інтелектуальної власності
ОСОБА_10

Посилання в апеляційних скаргах
на те, що невідповідність зазначеної
корисної моделі умовам
патентоздатності не порушує прав
позивача, оскільки він не є власником
патенту на винахід НОМЕР_2 є
непереконливими, виходячи з
наступного.

Відповідно до ліцензійного
договору на використання винаходу від
01.06.2011 р., укладеного між ОСОБА_11
(власником патенту, «ліцензіаром» та
ТОВ «НВО «Екософт» (ліцензіатом),
останній має право на виготовлення,
застосування, ввезення, продаж та інше
введення в господарський обіг
продукції за ліцензією, а тому
наявність зареєстрованого за
відповідачами патенту України НОМЕР_1
на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1»,
порушує його права, оскільки до
визнання патенту недійсним він є
діючим та надає його власникам права,
передбачені ст.28 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі».

Та обставина, що 20.05.2014 р. ОСОБА_4,
ОСОБА_1 та ОСОБА_3 подали до ДП
«Український інститут промислової
власності» заяву про припинення
повністю дії патенту України на
корисну модель НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1»,
та внесення Державною службою
інтелектуальної власності змін до
відомостей Державного реєстру
патентів України на корисні моделі про
припинення дії патенту з 10.06.2014 р., з
відповідною публікацією про це в
офіційному бюлетені «Промислова
власність» №11 за 2014 р., не є підставою
для відмови в задоволенні позову з
огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.32 Закону
України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» власник патенту в
будь-який час може відмовитися від
нього повністю або частково на
підставі заяви, поданої до Установи.
Зазначена відмова набирає чинності від
дати публікації відомостей про це в
офіційному бюлетені Установи.

За змістом ч.4 ст.33 Закону патент
або його частина, визнані недійсними,
вважаються такими, що не набрали
чинності, від дати публікації
відомостей про видачу патенту.

Аналіз наведених норм закону дає
підстави зробити висновок, що правові
наслідки відмови від патенту та
визнання його недійсним є відмінними, а
тому суд першої інстанції дійшов
обґрунтованого висновку, що дострокове
припинення дії патенту під час
розгляду справи не може свідчити про
відсутність порушеного права позивача
з дати видачі патенту.

Зважаючи на викладене колегія
суддів вважає, що рішення суду є
законним та обґрунтованим, а тому
відсутні підстави для задоволення
апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 313-315 ЦПК
України, колегія суддів

у х в а л и л
а:

Апеляційні скарги ОСОБА_1 та
ОСОБА_2, діючої за довіреністю в
інтересах ОСОБА_3 відхилити, а рішення
Солом'янського районного суду м. Києва
від 19 вересня 2014 р. залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з
моменту її проголошення, але може бути
оскаржена в касаційному порядку до
Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ протягом двадцяти днів шляхом
подання до цього суду касаційної
скарги.

Головуючий:
Судді: