№2/760/1240/14
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2014 року Солом'янський районний
суд міста Києва в складі:

головуючого судді
Зінченко С.В.

при секретарі
Шевчук Я.І.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в місті Києві цивільну
справу за позовом АТ Лек фармацевтска
дружба д.д. до Державної служби
інтелектуальної власності України,
ОСОБА_1 про визнання частково недійсним
свідоцтва України на знак для товарів і
послуг та зобов'язання вчинити дії,-

встановив:

Компанія АТ ЛЕК, фармацевтска дружба
д.д. (LEK, farmacevtska druzba d.d.) (далі - позивач)
звернулася з позовом до Державної
служби інтелектуальної власності
України (далі відповідач-1), ОСОБА_1
(далі відповідач-2) про визнання
частково недійсним свідоцтва України
НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг
«PLANTEX» для частини товарів 5 класу
Міжнародної класифікації товарів і
послуг, відносно яких він
зареєстрований; зобов'язання
Державної служби інтелектуальної
власності України внести до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг зміни, стосовно
визнання частково недійсним свідоцтва
України НОМЕР_1 та здійснити публікацію
про це в офіційному бюлетені
«Промислова власність»; стягнути з
відповідача-2 судові витрати.

В обґрунтування заявлених позовних
вимог позивач зазначає, що торговельна
марка за оспорюваним свідоцтвом не
відповідає умовам надання правової
охорони, а саме є схожою настільки, що
її можна сплутати зі знаком позивача за
міжнародною реєстрацією № 608511, що
охороняється в Україні на підставі
Мадридської угоди про міжнародну
реєстрацію знаків, а також може ввести
в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Представник позивача в судовому
засіданні позов підтримав, просив
задовольнити заявлені позовні вимоги у
повному обсязі.

Відповідач-1 в судове засідання не
з'явився, направив суду письмові
заперечення на позовну заяву, в яких,
посилаючись на необґрунтованість
заявлених позовних вимог, просив у
задоволенні позову відмовити повністю.
Відповідач-1 зазначив, що ним була
проведена експертиза заявок на
торговельні марки за спірними
свідоцтвами у повній відповідності із
ст. 10 Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг» та
Правилами складання, подання та
розгляду заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг,
затвердженими наказом Державного
патентного відомства України від 28.07.1995
р. № 116 з наступними змінами та
доповненнями. За результатами
експертизи заявки № m201120205 було
встановлено, що заявлене позначення
відповідає умовам надання правової
охорони, встановленим ст. 5 Закону, та на
них не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені ст. 6 Закону, відносно
усього переліку товарів. На підставі
зазначеного висновку відповідачем-1
було прийнято рішення про реєстрацію
знаку «PLANTEX» для всіх заявлених
товарів, внаслідок чого 10 січня 2013 року
було видано свідоцтво України НОМЕР_1.

Відповідач-2 у судове засідання не
з'явився, про час та місце слухання
справи повідомлений належним чином,
докази поважності причин неявки суду
не надав, повноваженого представника
не направив.

Виходячи з викладеного, суд відповідно
до ст. 169, 224 ЦПК України та за згодою
представника позивача ухвалив
провести заочний розгляд справи.

Дослідивши надані сторонами докази,
заслухавши пояснення представника
позивача, суд вважає, що позовні вимоги
підлягають задоволенню з огляду на
таке.

Так, Відповідач-1 зареєстрував
торговельну марку «PLANTEX» для товарів 1
класу: Хімічні продукти, призначені для
використовування в промисловості,
науці, фотографії, сільському
господарстві, садівництві та
лісівництві; необроблені синтетичні
смоли, необроблені пластмаси; добрива;
хімічні речовини для гасіння вогню;
препарати для термообробляння і паяння
металів; дубильні речовини; клейкі
речовини на промислові потреби; азотна
(нітратна) кислота; азотні добрива;
азотні добрива, що містять кальцій;
водорості морські (добрива); галат
бісмуту основний; глинозем; горщики
торф'яні для плодівництва; горщиковий
ґрунт; ґрунт для рослин; гуано; гумус;
деревина дубильна; деревинна маса;
добривні суміші; домішки хімічні до
комахотруйників (інсектицидів);
домішки хімічні до протигрибкових
засобів (фунгіцидів); замазки (кити) для
тріщин у деревах (лісівництво); замазки
(кити) для щеплювання дерев; керамзит
(субстрат) для гідропонного
вирощування рослин; кислоти; клейкі
препарати для перев'язування дерев;
клейкі препарати для щеплювання дерев;
компост; мідний купорос (сульфат міді);
мурашина кислота; олійні шпаклівки;
препарати для поліпшення стану ґрунту;
препарати з мікроелементами для
рослин; препарати з мікроорганізмами,
крім лікарських (медичних) і
ветеринарних; речовини, що запобігають
в'яненню квітів; речовини, що сприяють
зберіганню насіння; росторегулівні
препарати для рослин; солі (добрива);
субстрати (підклади) для вирощування
без ґрунту (сільське господарство);
суперфосфати (добрива); торф (добриво);
хімікати для лісівництва, крім
фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і
паразитоцидів; хімікати для
плодівництва (садівництва та
городництва), крім фунгіцидів,
гербіцидів, інсектицидів і
паразитоцидів; хімікати для сільського
господарства, крім фунгіцидів,
гербіцидів, інсектицидів та
паразитоцидів; хімічні препарати для
захисту злаків від сажки; чорнозем;
шлаки (добрива); шліхта (апрети);
шліхтові суміші; шпаклівки для кузовів
автомобілів; ґрунтосуміші; субстрат
торфу; біогумус; мікродобрива; мульча
керамзитова; мульча з деревини; мульча
з кори; витяжка з біогумусу (добрива); 5
класу: Гігієнічні препарати на
лікарські (медичні) потреби; пластирі,
перев'язувальні матеріали; матеріали
для пломбування зубів і виготовляння
зубних виліпків; дезінфікувальні
засоби; препарати для нищення
паразитів і шкідників; фунгіциди,
гербіциди; препарати для нищення
шкідливих рослин; алкалоїди на
лікарські (медичні) потреби;
інсектициди (комахотруйники, хімікати
для нищення комах);
комаховіднаджувальні пахощі; отрута
для щурів; отрути; паразитоциди (засоби
для нищення паразитів); пестициди
(отрутохімікати); препарати для захисту
від молі; препарати для нищення
гнилісних грибів; препарати для
нищення личинок комах; препарати для
нищення мишей; препарати для нищення
мух; препарати для нищення слимаків;
препарати для нищення шкідливих
тварин; хімікати для обробляння злаків,
уражених сажкою; хімікати для
обробляння проти філоксери; хімічні
препарати проти мілдью; хімічні
препарати для обробляння винограду,
ураженого хворобою Міжнародної
класифікації товарів і послуг (МКТП) і
видав свідоцтво України НОМЕР_1 від 01
січня 2013 року, на ім'я ОСОБА_1. Наведене
підтверджується офіційною публікацією
про видачу оскаржуваного свідоцтва
України НОМЕР_1 у бюлетені «Промислова
власність» № 1 за 2013 р. та роздруківкою
з сайту ДП «Український інститут
промислової власності» (Укрпатент) з
інформацією відносно актуального
статусу знаку за свідоцтвом України
НОМЕР_1.

Як вбачається з виписки з Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг щодо свідоцтва
України НОМЕР_1 заявка № m 201120205 на
реєстрацію позначення «PLANTEX» в якості
торговельної марки була подана 19
грудня 2011 р. до Державної служби
інтелектуальної власності України.

Статтею 499 ЦК України визначено, що
права інтелектуальної власності на
торговельну марку визнаються
недійсними з підстав та в порядку,
встановлених законом. Згідно ст. 494, 495
ЦК України права інтелектуальної
власності на торговельну марку
засвідчуються свідоцтвом, тому
визнанню недійсним підлягає саме
свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а»п. 1 ст.
19 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» свідоцтво
на знак для товарів і послуг може бути
визнано у судовому порядку недійсним
повністю або частково у разі
невідповідності зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони.

Згідно п. 3 Постанови Верховної Ради
України «Про введення в дію Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів та послуг» від 23.12.1993 р.
відповідність знаків умовам їх
реєстрації визначається згідно з
законодавством, що діяло на дату
подання заявки. Отже, на дату подання
заявки на спірну торговельну марку
(19.12.2011 р.) чинним був Закон України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» від 15 грудня 1993 р. з останніми
змінами від 10.04.2008 р. № 254-VІ.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг», чинного на дату подання
заявок, правова охорона надається
знаку, який не суперечить публічному
порядку, принципам гуманності і моралі
та на який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом.

Судом також встановлено, що на дату
вирішення спору позивач є власником
торговельної марки «PLANTEX» за
міжнародною реєстрацією № 608511,
зареєстрованої для товарів 5 класу, дія
якої поширюється на територію України.

Наведене підтверджується наявним у
матеріалах справи посвідченим
Агенством перекладів «ЛОГОС»
перекладом українською мовою
роздруківки сторінок з бази даних
Мадридської системи (ROMARIN) відносно
поширення торговельної марки «PLANTEX» за
міжнародною реєстрацією № 608511 на
територію України.

Таким чином, на дату подання
відповідачем-2 заявки № m 201120205 на
реєстрацію позначення «PLANTEX» в якості
знаку для товарів і послуг (19 грудня
2011р.), торговельна марка за міжнародною
реєстрацією № 608511 вже діяла на
території України для товарів 5 класу
МКТП.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг», чинного на дату
подання заявок, згідно з цим Законом не
можуть одержати правову охорону
позначення, які є оманливими або
такими, що можуть ввести в оману щодо
товару, послуги або особи, яка виробляє
товар або надає послугу.

Крім того, згідно абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг», чинного на дату
подання заявок, не можуть бути
зареєстровані як знаки позначення, які
є тотожними або схожими настільки, що
їх можна сплутати зі знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої
особи для таких самих або споріднених з
ними товарів і послуг.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для
з'ясування обставин, що мають значення
для справи і потребують спеціальних
знань, суд призначає експертизу. З
урахуванням того, що питання щодо того,
чи є знак для товарів і послуг за
оспорюваним свідоцтвом НОМЕР_1 схожими
настільки, що його можна сплутати з
торговельною маркою позивача за
міжнародною реєстрацією № 608511, а також
чи є товари 5 класу МКТП, для яких
зареєстрований знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1,
такими самими або спорідненими з
товарами 5 класу МКТП, для яких була
раніше зареєстрована торговельна
марка за міжнародною реєстрацією № 608511
та чи є зареєстрований на ім'я
відповідача-2 знак для товарів і послуг
«PLANTEX» за свідоцтвом України НОМЕР_1
таким, що може ввести в оману щодо
особи, яка дійсно виробляє товари,
потребували спеціальних знань, судом
було призначено судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності.

Експертне дослідження проведене
відповідно до Закону України «Про
судову експертизу» кваліфікованим
судовим експертом - Жилою Богданом
Володимировичем, який має відповідну
кваліфікацію та внесений до реєстру
атестованих судових експертів.

За результатами проведення судової
експертизи експертом складено
Висновок № 53 судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності від
17 лютого 2014 року (далі - Висновок).

Статтею 57 ЦПК України встановлено, що
доказами є будь-які фактичні дані, на
підставі яких суд встановлює наявність
або відсутність обставин, що
обґрунтовують вимоги і заперечення
сторін, та інших обставин, які мають
значення для вирішення справи. Ці дані
встановлюються на підставі пояснень
сторін, третіх осіб, їхніх
представників, допитаних як свідків,
показань свідків, письмових доказів,
речових доказів, зокрема звуко- і
відеозаписів, висновків експертів.
Однак, висновок експерта для суду не є
обов'язковим і оцінюється судом за
правилами, встановленими статтею 212 ЦПК
України.

Судом встановлено, що Висновок містить
докладний опис проведеного
дослідження та обґрунтовані, чіткі
висновки з поставлених запитань.
Оцінивши Висновок за правилами ст. 212
ЦПК України, суд не знайшов жодних
обставин, які б дозволяли стверджувати
про необґрунтованість, неправильність
висновку чи суперечливість його іншим
матеріалам справи. Зважаючи на
викладене, Висновок слід вважати
належним та допустимим доказом у
справі.

Висновком судової експертизи
встановлено, що знак для товарів і
послуг «PLANTEX» за свідоцтвом України
НОМЕР_1 є схожим настільки, що його
можна сплутати з раніше зареєстрованою
торговельною маркою «PLANTEX» за
міжнародною реєстрацією № 608511; такі
товари 05 класу МКТП, як гігієнічні
препарати на лікарські (медичні)
потреби; пластирі, перев'язувальні
матеріали; матеріали для пломбування
зубів і виготовлення зубних вилипків;
дезінфікувальні засоби; алкалоїди на
лікарські (медичні) потреби, для яких
зареєстровано знак за свідоцтвом
України НОМЕР_1, є спорідненими з таким
товаром 05 класу МКТП, як лікувальний
чай, для якого була раніше
зареєстрована торговельна марка за
міжнародною реєстрацією № 608511;
відносно таких товарів 05 класу МКТП, як
гігієнічні препарати на лікарські
(медичні) потреби; пластирі,
перев'язувальні матеріали; матеріали
для пломбування зубів і виготовлення
зубних виліпків; дезінфікувальні
засоби; алкалоїди на лікарські
(медичні) потреби,наведених у свідоцтві
України НОМЕР_1, знак «PLANTEX», за вказаним
свідоцтвом, є таким, що може вести в
оману щодо дійсної особи виробника
товарів.

Отже, оцінивши висновок судової
експертизи у сукупності з іншими
доказами у справі, суд приходить до
висновку, що позначення «PLANTEX» за
свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожими
настільки, що його можна сплутати з
торговельною маркою позивача за
міжнародною реєстрацією № 608511 щодо
частини товарів 5 класу МКТП, а саме:
гігієнічні препарати на лікарські
(медичні) потреби; пластирі,
перев'язувальні матеріали; матеріали
для пломбування зубів і виготовляння
зубних виліпків; дезінфікувальні
засоби; алкалоїди на лікарські
(медичні) потреби.

Суд не погоджується з посиланнями
представника відповідача-1 на
відсутність у позивача права на
звернення до суду. Як встановлено
судом, у встановленому законом порядку
позивач набув прав інтелектуальної
власності на торговельну марку «PLANTEX»
за міжнародною реєстрацією № 608511,
зареєстровану для певних товарів, в
тому числі і для 5 класу МКТП, для яких
була зареєстрована оскаржувана
торговельна марка. На підставі ст. ст.
494, 495 ЦК України позивач набув прав
інтелектуальної власності на
вищезазначену торговельну марки, а
тому саме йому належить право
дозволяти або забороняти
використовувати свої торговельні
марки, в тому числі торговельні марки,
схожі з ними до ступеня змішування.

За змістом ст. 495 ЦК України та ст. 16
Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів та послуг» позивачу
належить право використовувати
вказану торговельну марку та дозволяти
її використання іншим особам. Згідно ч.
2 ст. 426 ЦК України особа, яка має
виключне право дозволяти використання
об'єкта права інтелектуальної
власності, може використовувати цей
об'єкт на власний розсуд. Ч. 3 вказаної
статті передбачено, що використання
об'єкта права інтелектуальної
власності іншою особою здійснюється з
дозволу особи, яка має виключне право
дозволяти використання об'єкта права
інтелектуальної власності. Ст. 495 ЦК
України визначено, що одним з майнових
прав інтелектуальної власності є
виключне право перешкоджати
неправомірному використанню
торговельної марки, в тому числі
забороняти таке використання. У
відповідності до п. 5 ст. 16 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» свідоцтво надає його
власнику виключне право забороняти
іншим особам використовувати без його
згоди, якщо інше не передбачено цим
Законом: зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

Таким чином, оскільки спірна
торговельна марка відповідача-2 за
свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожою з
зареєстрованою раніше торговельною
маркою позивача за міжнародною
реєстрацією № 608511, позивач має
визначене законом право забороняти
використання такої торговельної марки.
Тобто заявлений позивачем позов
спрямований на захист належного йому
права інтелектуальної власності на
торговельну марку за міжнародною
реєстрацією № 608511.

Таким чином, суд визнає обґрунтованими
посилання позивача на обставини щодо
схожості оскаржуваного позначення та
наявності його порушених прав, а
заперечення з цього приводу такими, що
спростовуються наявними у матеріалах
справи доказами.

Суд з урахуванням вищевикладеного та
положень абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг», чинного на дату подання
заявки, приходить до висновку, що знак
«PLANTEX» за свідоцтвом України НОМЕР_1 не
відповідає умовам надання правової
охорони щодо частини товарів 5 класу
МКТП, а саме: гігієнічні препарати на
лікарські (медичні) потреби; пластирі,
перев'язувальні матеріали; матеріали
для пломбування зубів і виготовляння
зубних виліпків; дезінфікувальні
засоби; алкалоїди на лікарські
(медичні) потреби, для яких даний знак
зареєстрований.

За приписами ст. 19 Закону України «Про
охорону прав на знак для товарів і
послуг» невідповідність
зареєстрованого знака умовам надання
правової охорони є підставою для
визнання свідоцтва недійсним повністю
чи частково.

Зважаючи на встановлення судом того, що
зареєстрований на ім'я відповідача-2
знак для товарі і послуг за свідоцтвом
України НОМЕР_1 не відповідає умовам
надання правової охорони щодо частини
товарів 5 класу МКТП, свідоцтво України
НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним
частково.

Оскільки згідно чинного законодавства
України, зокрема, п. 2.3. Положення про
Державний реєстр свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг,
затвердженого Наказом Міністерства
освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10,
у процесі ведення реєстру до нього
вносяться відомості щодо визнання
свідоцтва недійсним повністю або
частково і такі відомості (зміни щодо
правового статусу свідоцтва) в силу п.
1.3. вказаного положення відповідач1
публікує в офіційному бюлетені
«Промислова власність», суд визнає
обґрунтованими та такими, що
підлягають задоволенню позовні вимоги
щодо зобов'язання відповідача-1 внести
зміни до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
щодо визнання недійсним частково
свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 88 ЦПК України на
користь позивача з відповідача-2
підлягають стягненню судовий збір за
подання позову в розмірі 114,70 гривень та
витрати на проведення судової
експертизи в розмірі 7360,00 гривень.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 3,4 , 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215, 224-226 ЦПК
України, суд -

вирішив:

Позов АТ Лек фармацевтска дружба д.д. до
Державної служби інтелектуальної
власності України, ОСОБА_1 про визнання
частково недійсним свідоцтва України
на знак для товарів і послуг та
зобов'язання вчинити дії -
задовольнити.

Визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на
знак для товарів і послуг частково
недійсним для частини товарів 5 класу
МКТП відносно яких він зареєстрований,
а саме: гігієнічні препарати на
лікарські (медичні) потреби; пластирі,
перев'язувальні матеріали; матеріали
для пломбування зубів і виготовляння
зубних виліпків; дезінфікувальні
засоби; алкалоїди на лікарські
(медичні) потреби.

Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
(Україна, 03680, МСП, м. Київ, вул.
Урицького, 45; ) внести
зміни до державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
стосовно часткового визнання
недійсним свідоцтва України НОМЕР_1
відносно товарів 5-го класу МКТП для
яких він зареєстрований, а саме:
гігієнічні препарати на лікарські
(медичні) потреби; пластирі,
перев'язувальні матеріали; матеріали
для пломбування зубів і виготовляння
зубних виліпків; дезінфікувальні
засоби; алкалоїди на лікарські
(медичні) потреби та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) на користь
компанії АТ ЛЕК, фармацевтска дружба
д.д. (Веровского 57, СИ-1526, Любляна,
Словенія; ідентифікаційний код
суб'єкта господарської діяльності не
відомий; адреса для листування - ТОВ
«Дубинський і Ошарова» (; 01033 м. Київ, вул. Жилянська,
буд.37/97)) судовий збір в розмірі 114,70 грн.
та витрати на проведення судової
експертизи в розмірі 7360,00 грн., а всього
7474 гривень 70 копійок.

Заяву про перегляд заочного рішення
може бути подано протягом 10 днів з дня
отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду
подається протягом десяти днів з дня
його проголошення. Апеляційна скарга
подається апеляційному суду через
Солом'янський районний суд м. Києва.

Рішення суду набирає законної сили
після закінчення строку для подання
апеляційної скарги, якщо апеляційну
скаргу не було подано. У разі подання
апеляційної скарги рішення, якщо його
не скасовано, набирає законної сили
після розгляду справи апеляційним
судом.

Суддя:
Зінченко С. В.