Справа №760/3070/14-ц
№2/760/2175/14
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Зінченко С.В.

при секретарі Резніченко Л.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Корпорації Екссон Мобайл до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсними свідоцтв, -

в с т а н о в и в :

В провадженні суду перебуває вказана цивільна справа, в якій позивач просить визнати недійсними повністю свідоцтва України НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» відповідно, що видані Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я ОСОБА_1, посилаючись на те, що такі свідоцтва не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вказані торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати з зареєстрованою торговельною маркою позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1» за графічною, фонетичною та семантичними ознаками.

13.05.2014 року за клопотанням представника позивача судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з метою отримання належними засобами доказування відповіді на питання: чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4?; чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_3 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4?; чи є товари 1 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2, такими самими або спорідненими з товарами, для яких було раніше зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4?; чи є товари 1 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_3, такими самими або спорідненими з товарами, для яких було раніше зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4?

Проведення експертизи доручено атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_2.

Висновком №61 вказаної судової експертизи від 20.08.2014 року (т. 2 а.с. 116-131) встановлено, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4; знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_3 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4; такі товари 01 класу МКТП, як: хімічні продукті, що належать до першого класу, які надають захисних властивостей від атмосферних впливів; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для бетону, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для мурування, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цегляного мурування, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цементу, крім фарб та олій; в'язівники (в'зівні речовини) для бетону; клеї на промислові потреби, клейкі речовини на промислові потреби; клеї для взуття, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_2, є частково спорідненими частково такими самими з товаром, як хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, щодо якого зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_4; такі товари 01 класу МКТП, як: хімічні продукті, що належать до першого класу, які надають захисних властивостей від атмосферних впливів; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для бетону, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для мурування, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цегляного мурування, крім фарб та олій; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для цементу, крім фарб та олій; в'язівники (в'зівні речовини) для бетону; клеї на промислові потреби, клейкі речовини на промислові потреби; клеї для взуття, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_3, є частково спорідненими частково такими самими з товаром, як хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, щодо якого зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_4.

В судовому засіданні 04.11.2014 року представник ОСОБА_1 не погодився із зазначеними висновками експерта, подав відповідні заперечення (т. 2 а.с. 153-176), в яких вказав, що висновок є необґрунтованим та суперечить іншим матеріалам справи, а тому необхідно призначити повторну експертизу.

Так, представник вказує, що компетенція експерта в даному випадку викликає сумніви, оскільки його освітою є юридична освіта та освіта у сфері інтелектуальної власності, в той час як складений ним висновок побудований на дослідженні схожості словесних позначень за графічною, фонетичною та семантичними ознаками, а отже такий експерт повинен мати необхідні знання, лінгвістичні знання, для визначення фонетичної (звукової) та семантичної (смислової) схожості спірних позначень.

Представник вказує, що експертом при проведенні дослідження помилився у поділі слів на склади та визначенні кількості співпадаючих складів, а тому невірно встановив схожість позначень за відповідною фонетичною ознакою, що, на думку представника, підтверджується відповіддю заступника декана філологічного факультету з наукової роботи, завідувача кафедри української мови, кандидата філологічних наук, доцента ОСОБА_3, отриманою на запит представника.

Також представником зазначається про невірне визначення характеру співпадаючих частин слова «ІНФОРМАЦІЯ_2» та фонетичної схожості слів на підставі збігу початкових та кінцевих частин позначень, що на переконання представника суперечить Методиці судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг, яка використовувалась експертом під час дослідження.

Крім того представник вказує, що при складанні висновку та визначаючи однорідність товарів, експертом не було враховано умови реалізації (збуту) товарів, характеристики споживачів визначених кіл, не враховані матеріали справи, які свідчать про маркування позивачем та відповідачем своїми знаками різних товарів, експертом зроблена велика кількість помилок в тексті висновку, а отже все викладене вище викликає сумнів у правильності висновку експерта.

Виходячи з вказаного, представник ОСОБА_1 для усунення зазначених вище суперечностей, встановлення істини у справі та відповідно забезпечення повного, всебічного та справедливого розгляду справи, просив призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншій установі - Науково-дослідному інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України, про що подав відповідну заяву.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України проти призначення повторної експертизи не заперечував.

Представник позивача у справі проти призначення повторної експертизи заперечував, вказавши, що всі зазначені представником відповідача недоліки висновку можуть бути усунуті шляхом допиту експерта в судовому засіданні, що і просив зробити суд.

Представник зазначив, що судовий експерт ОСОБА_2 є атестованим судовим експертом з правом проведення судових експертиз щодо знаків для товарів і послуг, внесений до Державного реєстру судових експертів, а отже твердження представника відповідача в цій частині є надуманими.

Також представник вказав, що твердження представника відповідача щодо поділу порівнюваних слів на склади і використання методики судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг, є його власною позицією, яка не може враховуватись, оскільки слова «спектри» та «спектрасин» не є словами української мови, в той час як зроблені у висновку експерта помилки не мають впливу на суть проведеного експертного дослідження.

Виходячи з вказаного, представник позивача просив в задоволення клопотання про призначення повторної судової експертизи відмовити.

Суд, заслухавши пояснення представників та дослідивши матеріали справи, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Частиною 2 ст. 150 ЦПК України визначено, що якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Як встановлено з пояснень представника ОСОБА_1, поданого ним клопотання про призначення повторної судової експертизи, матеріалів справи, зазначений висновок не узгоджується з іншими фактичними даними справи, містить суперечності між дослідницькою частиною та підсумковим висновком з поставлених питань, а отже в справі слід призначити повторну експертизу, проведення якої доручити іншому експерту, оскільки для усунення зазначених представником ОСОБА_1 суперечностей необхідні спеціальні знання і відповідно без проведення повторної експертизи такі суперечності не можуть бути усунуті.

Суд не вважає можливим усунення таких суперечностей шляхом допиту в судовому засіданні судового експерта ОСОБА_2, як на тому наполягає представник позивача, оскільки дослідницька частина висновку експерта, що містить спірні питання, складається з 10 аркушів (при всьому обсязі висновку в 16 аркушів), а отже такий допит експерта фактично перетвориться в нове експертне дослідження.

Згідно вимог ст.ст. 57, 58, 59, 60 ЦПК України засобами доказування в цивільній справі є пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, письмові докази, речові докази і висновки експертів. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Обставини, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

На переконання суду твердження представника ОСОБА_1 про наявність сумнівів в правильності виконаного експертного дослідження є обґрунтованими та підтверджуються поданими ним доказами (т. 2 а.с. 161-176), а тому подане ним клопотання про призначення повторної експертизи слід задовольнити.

Виходячи з заявленого клопотання та пояснень представників сторін, суд вважає правильним доручити проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м. Київ, Львівська площа 4А), попередивши експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України та надавши в їх розпорядження матеріали цивільної справи.

Оплату вартості проведення експертизи слід покласти на особу, що заявила про призначення експертизи.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 статті 202 ЦПК України - провадження у справі на час проведення експертизи підлягає зупиненню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 143, 144, 145, 147, 202, 209, 210 ЦПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання представника ОСОБА_1 про призначення повторної експертизи - задовольнити.

Призначити по справі за позовом Корпорації Екссон Мобайл до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсними свідоцтв повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити питання:

- чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4?;

- чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_3 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4?;

- чи є товари 1 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_2, такими самими або спорідненими з товарами, для яких було раніше зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4?;

- чи є товари 1 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_3, такими самими або спорідненими з товарами, для яких було раніше зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_4?.

Проведення експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м. Київ, Львівська площа 4А), попередивши експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України.

Оплату вартості проведення експертизи покласти на ОСОБА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_1, т. НОМЕР_1).

Для проведення експертизи надати в розпорядження експерта матеріали цивільної справи №760/3070/14-ц.

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала суду в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена у апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення або у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя: