Справа №
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2014 року Солом'янський
районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Калініченко
О.Б.

при секретарі -
Войцеховській М.В.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні цивільну справу за позовом
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Виробниче
об'єднання «Дніпрошкіргалантерея» до
ОСОБА_1, Державної служби
інтелектуальної власності України,
третя особа: ОСОБА_2, про визнання
недійсним свідоцтва України на знак
для товарів і послуг,-

В С Т А Н О В И В:

Представник позивача 19.03.2013 року
звернувся з позовом, в якому просив
визнати повністю недійсним свідоцтво
України НОМЕР_1 від 10.12.2012 року та
зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести відповідні зміни до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів відповідних відомостей та
здійснити про це публікацію в
Офіційному бюлетені «Промислова
власність». Судові витрати по справі
просив покласти на відповідача ОСОБА_1

В подальшому представник позивача
подавав заяви про зміну (доповнення)
підстав позову від 18.06.2013 року; про
зменшення розміру (обсягу) позовних
вимог від 26.06.2014 року; про зміну підстав
позову від 26.06.2014 року.

В остаточному варіанті просив визнати
частково недійсним свідоцтво України
на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від
10.12.2012 року для наступних товарів 25
класу МКТП: пальчатки (рукавички)
(рукавиці) (одяг); пальчатки (рукавички)
(рукавиці) будівельні; робочі рукавиці
(пальчатки) (рукавички); зобов'язати
Державну службу інтелектуальної
власності України внести до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів відомості про визнання
свідоцтва України на знак для товарів
та послуг НОМЕР_1 від 10.12.2012 року
частково недійсним для товарів 25 класу
МКТП: пальчатки (рукавички) (рукавиці)
(одяг); пальчатки (рукавички) (рукавиці)
будівельні; робочі рукавиці (пальчатки)
(рукавички); та здійснити про це
публікацію в Офіційному бюлетені
«Промислова власність».

В обґрунтування позову зазначав, що
свідоцтво НОМЕР_1 видано внаслідок
подання заявки з порушенням прав
позивача як власника майнових
авторських прав щодо зображення даного
знаку (пп. «в» п. 1 ст. 19 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг»); зареєстрований знак не
відповідає умовам надання правової
охорони, оскільки може ввести в оману
щодо особи, яка виробляє товар (абз. 5 п. 2
ст. 6 та п. «а» ч. 1. ст. 19 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг»).

Посилався на те, що з інтерактивної
бази даних «Зареєстровані в Україні
знаки для товарів і послуг» позивачу
стало відомо про те, що відповідачем
ОСОБА_1 за заявкою № m201210139 від 13.06.2012
року було отримано свідоцтво НОМЕР_1 на
зображувальний знак для товарів і
послуг, зареєстрований для вище
вказаних товарів 25 класу МКТП.

Також у позивача наявні відомості про
те, що відповідач ОСОБА_1 займається
реалізацією виробів (рукавичок),
маркованих цим знаком.

Разом з тим, вказував представник,
позивач також займається виробництвом
та реалізацією трикотажних робочих
(захисних) рукавиць та з метою захисту
прав інтелектуальної власності на
оригінальний дизайн власних виробів за
заявкою № s 2010 00546 отримав патент
України, відомості про видачу якого
були опубліковані в бюлетені
«Промислова власність» № 22 від 25.11.2010
року, на промисловий зразок НОМЕР_3 від
25.11.2010 року «Захисні робочі рукавички»
(8 заявлених варіантів з оригінальним
малюнком), які є об'єктами авторського
права та відносяться до творів
образотворчого мистецтва та автором
яких є 3-я особа ОСОБА_2

За Договором № 1 про передачу виключних
майнових прав на твори від 25.06.2010 року
згідно з додатком № 1 ескізи малюнка
для робочих рукавиць «Зірки» № 1, № 2, №
3, № 4, № 5, № 6, датою створення яких є
05.11.2009 року, ОСОБА_2 повністю передав
виключні майнові права на вищевказані
ескізи на користь позивача і таким
чином позивач набув виключні майнові
права інтелектуальної власності на і
твори і на даний час володіє ними.

Отже, посилався представник, з початку
2010 року позивач правомірно займається
виробництвом продукції з
використанням промислового зразка за
вищевказаним патентом і її реалізацією
на всій території України, яка також
експортується позивачем до Російської
Федерації, Білорусії, Молдови, країн
Європи.

При цьому вважав, що відповідачем
ОСОБА_1 при реєстрації знаку був
незаконно використаний один із творів,
а саме: ескіз малюнка для робочих
рукавиць «Зірки» № 6, який був
створений значно раніше дати подачі
відповідачем заявки на реєстрацію
знака.

Тобто, на думку представника,
відповідачем ОСОБА_1 в зображувальному
позначенні спірного знаку було
незаконно без дозволу позивача
відтворено частину твору № 6 -
фрагменту долоневої частини
зображення рукавички, а саме:
несиметричного контуру зірки з
розташованими коло нього рисками та
крапками; який відтворений шляхом її
нанесення як малюнка за допомогою
фарби чи іншого спеціального хімічного
складу на тканину (імовірно,
трикотажну). Отриманий в наслідок таких
дій малюнок був використаний в якості
зображення для знака.

Вважав, що такі дії відповідача
порушують майнові авторські права
позивача.

Окрім того, оскільки позивач вже більше
ніж чотири роки реалізує рукавиці, які
містять вищевказаний графічний
елемент (контур зірки) та вже добре
відомі споживачам і асоціюються із
виробником-позивачем, посилався на
невідповідність зображувального знака
за свідоцтвом НОМЕР_1 умовам надання
правової охорони, яка полягає в тому, що
він може ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товар, оскільки позивач
реалізує рукавиці власного
виробництва під торговельною маркою
«DOLONI» за свідоцтвом НОМЕР_2 та має
відомості про те, що відповідач ОСОБА_1,
який зареєстрований в якості фізичної
особи-підприємця, теж займається
реалізацією рукавичок зі спірним
свідоцтвом, які імітують рукавиці
виробництва позивача, через мережу
Інтернет та роздрібну мережу.

Представник позивача в судовому
засіданні остаточні позовні вимоги за
викладених обставин підтримала та
просила задовольнити у повному обсязі.

Третя особа ОСОБА_2 в судове засідання
не з'явився, надавши письмові
пояснення, в яких просив розглянути
справу у його відсутність, підтримав
викладені в позовній заяві обставини
та вважав позовні вимоги такими, що
підлягають задоволенню.

Представники відповідача ОСОБА_1
вимоги позивача вважали
необґрунтованими та просили у їх
задоволенні відмовити повністю.
Посилались на те, що за своєю суттю знак
за свідоцтвом України НОМЕР_1 та ескіз
малюнка для робочих рукавиць «Зірки» №
6» є цілковито відмінними: зображення
символу зірки та господарська (робоча)
рукавичка.

Також вважали, що знак за свідоцтвом
України НОМЕР_1 не відтворює фрагмент
ескізу малюнка для робочих рукавиць
«Зірки» № 6 і матеріали справи не
містять жодного підтвердження цього.

Крім того, матеріали справи не містять
достатніх доказів того, що позначення
за свідоцтвом НОМЕР_1 асоціювався в
українських споживачів з особою
позивача до дати подання заявки на
нього, що, в свою чергу, не дає підстав
обґрунтовано стверджувати про те, що
оспорюваний знак може ввести в оману
споживачів стосовно особи виробника
товарів, вказаних у свідоцтві.

Представник відповідача Державної
служби інтелектуальної власності
України у судовому засіданні також
просив у задоволенні позову відмовити
повністю, зазначивши, що Держслужба не
порушувала норм чинного законодавства
України при розгляді поданої заявки на
реєстрацію спірної торговельної марки
та видачі свідоцтва.

Дослідивши надані сторонами докази,
заслухавши пояснення представників
сторін, суд вважає, що позовні вимоги не
підлягають задоволенню з огляду на
наступне.

Судом встановлено, що за результатами
розгляду заявки № s 2010 00546 позивачу
-Товариству з обмеженою
відповідальністю «Виробниче
об'єднання «Дніпрошкіргалантерея» був
виданий патент України на промисловий
зразок НОМЕР_3 від 25.11.2010 року «Захисні
робочі рукавички» (8 заявлених
варіантів з оригінальним малюнком),
відомості про видачу якого були
опубліковані в бюлетені «Промислова
власність» № 22 від 25.11.2010 року, що
підтверджується випискою з Державного
реєстру патентів України на промислові
зразки відносно патенту НОМЕР_3 станом
на 04.04.2013 року.

Крім того, третя особа ОСОБА_2, який є
автором цих ескізів малюнків для
промислового зразка рукавиць,
виробництвом яких займається позивач,
за Договором № 1 про передачу виключних
майнових прав на твори від 25.06.2010 року
згідно з додатком № 1 передав виключні
майнові права на ескізи малюнка для
робочих рукавиць «Зірки» № 1, № 2, № 3, №
4, № 5, № 6, дата створення яких в
договорі визначена 05.11.2009 року,
позивачу, внаслідок чого останній
набув виключні майнові права на
вказані твори.

Зокрема, малюнок твору № 6 представляє
собою реалістичне зображення
п'ятипалої рукавички білого кольору, по
всій площині якої розміщено орнамент з
коротких нахилених та вертикальних
рисок і крапок чорного кольору, в
центральній частині міститься
контурне зображення асиметричної
п'ятикутної зірки чорного кольору,
внутрішня частина якої незаповнена
орнаментом, а на кінцівках пальців
наведені елементи у формі півкола,
утворені з трьох трикутників.

Разом з тим, на ім'я відповідача ОСОБА_1
за його заявкою № m201210139 від 13.06.2012 року
було видано 10.12.2012 року свідоцтво
НОМЕР_1 на зображувальний знак для
товарів і послуг, зареєстрований для
товарів 25 класу МКТП: одяг, взуття,
наголовні убори; пальчатки (рукавички)
(рукавиці) (одяг); пальчатки (рукавички)
(рукавиці) будівельні; робочі рукавиці
(пальчатки) (рукавички), що
підтверджується випискою з Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг відносно свідоцтва
НОМЕР_1 станом на 04.04.2013 року.

Позначення за свідоцтвом НОМЕР_1
складається з чорно-білого
фотографічного зображення
прямокутного фрагменту полотна
світлого кольору на якому
проглядається дрібне «V» - подібне
в'язане сплетіння ниток, що слугує тлом
для решти елементів - нанесених на
тканину рельєфних контурних зображень
п'ятикутної асиметричної зірки та
орнаменту у вигляді коротких
вертикальних та нахилених рисок і
крапок чорного кольору.

Представник позивача стверджував, що
дане свідоцтво видано з порушенням
прав майнових авторських позивача
внаслідок реєстрації зображення як
знаку для товарів і послуг, створеного
шляхом відтворення частини (фрагменту)
твору № 6 без дозволу власника майнових
прав на нього, а також прав власника
патенту на промисловий зразок НОМЕР_3
від 25.11.2010 року, в якому це зображення
втілено. Також зареєстрований знак не
відповідає умовам надання правової
охорони, оскільки він може ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товар.

Згідно з висновком № 905 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 15.11.2013 року, призначеною
ухвалою суду від 03.07.2013 року, знак для
товарів і послуг за свідоцтвом України
НОМЕР_1 не відтворює сукупність
суттєвих ознак промислового зразка за
патентом України НОМЕР_3, але відтворює
частину твору «Ескіз малюнка для
робочих рукавиць «Зірки» № 6»,
зображеного в Додатку № 1 до Договору №
1 про передачу виключних майнових прав
на Твори від 25.06.2010 року, виключні
майнові права на який належать
позивачу. А, будучи нанесений на
рукавички, є таким, що може ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товар.

Між тим, експертом не було надано
вичерпної відповіді на поставлені йому
питання і твердження, що містились у
висновку № 905, були суперечливими та
такими, що викликають сумніви у їх
правильності, оскільки із зробленого
експертом дослідження неможливо було
встановити, чи відтворює знак за
свідоцтвом України НОМЕР_1 твір
мистецтва «Ескіз малюнка для робочих
рукавиць «Зірки» № 6» чи його фрагмент,
та яким чином експерт дійшов висновку
про те, що знак для товарів та послуг за
свідоцтвом України НОМЕР_1, нанесений
на рукавички, є таким, може ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товар.

Так, за визначенням норми ст.1 Закону
України «Про авторське право і суміжні
права» відтворення - це виготовлення
одного або більше примірників твору,
відеограми, фонограми в будь-якій
матеріальній формі, а також їх запис
для тимчасового чи постійного
зберігання в електронній (у тому числі
цифровій), оптичній або іншій формі, яку
може зчитувати комп'ютер.

Таким чином, примірник твору - копія
твору, виконана у будь-якій
матеріальній формі, тобто відтворенням
твору є виготовлення копії твору у
будь-якій матеріальній формі.

Між тим, з висновку експерта випливає,
що зображення знака для товарів і
послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 є
відтворенням частини твору «Ескіз
малюнка для робочих рукавиць «Зірки» №
6», а саме - фрагменту доленевої частини
зображення рукавички, оскільки є
частиною зображення ескізу малюнка для
робочих рукавиць «Зірки» № 6, але
дзеркально відображеним.

Таким чином, якщо керуватись логікою
експерта, то знак для товарів і послуг
за свідоцтвом України НОМЕР_1 відтворює
не «частину твору «Ескіз малюнка для
робочих рукавиць «Зірки» № 6», а саме
фрагменту долоневої частини
зображення рукавички», а інший об'єкт -
дзеркальне відображення вказаного
фрагменту.

Крім того, експертом зроблено
припущення, що виконанням примірника
твору у будь-якій матеріальній формі в
даному випадку є відтворення знаком за
свідоцтвом НОМЕР_1 частини твору «Ескіз
малюнку для робочих рукавиць «Зірки №
6», зображеного в Додатку № 1 до
Договору № 1 про передачу виключних
майнових прав на Твори.

Однак, виходячи з вище наведеного,
законодавством України чітко
визначено, що є відтворенням твору та
примірником твору, але не визначено
його виконання у будь-якій
матеріальній формі, та не передбачено
такої підстави для відмови в наданні
правової охорони, як відтворення саме
частини твору.

Також суперечним є твердження у
висновку експерта щодо можливості
введення споживачів в оману щодо особи,
яка виробляє товар, при використанні
спірного знаку шляхом нанесення його
на рукавички, тоді як в цьому ж висновку
експерт зазначає, що знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не
відтворює сукупність суттєвих ознак
промислового зразка за патентом
НОМЕР_3, хоча за змістом ст. 20 Закону
України «Про охорону прав на
промислові зразки» виріб визнається
виготовленим із застосуванням
запатентованого промислового зразка,
якщо при цьому використані всі суттєві
ознаки промислового зразка.

Крім того, предметом дослідження по
цьому питанню було не спірне
позначення, а було проведено
дослідження шляхом співставлення
захисних робочих рукавиць, вироблених
ТОВ «ВО «Дніпрошкіргалантерея» на
підставі знаку для товарів і послуг за
свідоцтвом України НОМЕР_2 «DOLONI», та
захисних робочих рукавиць, вироблених
на підставі знаку для товарів і послуг
за свідоцтвом НОМЕР_4 «АлисКо»,
власником якого є ОСОБА_1. Тобто,
експертом самостійно були обрані
об'єкти дослідження поза межами
поставленого судом питання на
вирішення експерта.

До того ж , відповідне питання
розглядалось безвідносно до дати
подання заявки, на підставі якої було
видано свідоцтво України НОМЕР_1, та за
відсутності дослідження характеру
використання позивачем на території
України в якості знаків позначень, з
якими знак за свідоцтвом України
НОМЕР_1 є тотожним або схожим до ступеню
сплутування, який би обумовив
асоціювання українськими споживачами
вказаних позначень з особою позивача
станом на дату подання заявки, за якою
було видано свідоцтво України НОМЕР_1.

Між тим, відповідно до висновку
повторної судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності № 55 від
07.05.2014 року, призначеною ухвалою суду
від 13.02.2014 року, зображувальний знак за
свідоцтвом України НОМЕР_1 не відтворює
ні твір «Ескіз малюнка для робочих
рукавиць «Зірки» № 6», зображений в
Додатку № 1 до Договору № 1 про передачу
виключних майнових прав на Твори від
25.06.2010 року, виключні майнові авторські
права на який належать позивачу; ні
фрагмент цього твору; а також не є
таким, що може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товар.

Так, в ході експертного дослідження
знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 був
співставлений з твором «Ескіз малюнка
для робочих рукавиць «Зірки» № 6», що
показало, що за своєю суттю порівнювані
об'єкти є цілковито відмінними:
господарська (робоча) рукавичка та
зображення символу зірки, у зв'язку з
чим висновок про відсутність
тотожності між об'єктами не викликає
сумнівів.

При цьому смисловому змісту відповідає
фрагмент ескізу малюнка для робочих
рукавиць «Зірки» № 6 у вигляді
розміщеного в його центральній частині
контурного зображення асиметричної
п'ятикутної зірки.

Однак при наявності ідентичності за
суттю, вони різняться за зовнішніми
ознаками, чим обумовлюється
відсутність тотожності між об'єктами,
яка, в свою чергу, свідчить, що знак за
свідоцтвом України НОМЕР_1 не відтворює
і фрагменту ескізу малюнка для робочих
рукавиць «Зірки» № 6, тобто не
відповідає в точності фрагменту
«долоневої частини зображення
рукавички», а тому не може йти мова про
копіювання оригіналу (змістом якого
за основним смисловим значенням слова
«копія» є точне відтворення
чого-небудь, що цілком відповідає
оригіналові), оскільки оригінал було
змінено шляхом надання йому іншої
форми, яка не може бути визначена і як
«дзеркальне відображення» з огляду на
виявлену наявність в даному
дослідженні і інших відмінностей між
порівнюваними об'єктами.

Щодо можливості введення в оману щодо
особи, яка виробляє товар, то за
визначенням абз.1 п.4.3.1.9. Правил
складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг до позначень, що є
оманливими або такими, що можуть ввести
в оману щодо, особи яка виробляє товар
або надає послугу, належать позначення,
які породжують у свідомості споживача
асоціації, пов'язані з певним
виробником, які насправді не
відповідають дійсності.

Так, в цілому знак за свідоцтвом
України НОМЕР_1 і застосовуване
позивачем зображувальне позначення у
вигляді асиметричної п'ятикутної зірки
слід визнати схожими до ступеню
сплутування, а наведені у свідоцтві
України НОМЕР_1 товари 25 класу МКТП слід
визнати спорідненими з таким товаром,
господарські рукавички, для маркування
якого позивач застосовував
зображувальне позначення у вигляді
асиметричної п'ятикутної зірки.

Однак аналіз матеріалів справи на
предмет присутності у них відомостей
про те, що обсяг реалізації на Україні
продукції позивача з позначенням у
вигляді асиметричної п'ятикутної
зірки, тривалість використання такої
продукції та інтенсивність її
рекламування в Україні можуть
обумовлювати наявність в українського
споживача стійкого асоціативного
зв'язку між вказаним позначенням та
особою позивача, дав негативний
результат.

Отже, відсутність достатніх відомостей
про те, що станом на дату подання
заявки, за результатами розгляду якої
було видано свідоцтво України НОМЕР_1,
знак за вказаним свідоцтвом
асоціювався в українських споживачів з
особою позивача, не дає підстав
обґрунтовано стверджувати про те, що
знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 міг
ввести в оману споживачів стосовно
особи виробника товарів, вказаних у
свідоцтві.

Крім того, здатність позначення
вводити в оману щодо особи виробника
товару не залежить від властивостей
самого товару та не повинна вважатись
винятково такою підставою для визнання
знака неохороноздатним, яку слід
розглядати незалежно від прав інших
осіб, тобто є похідною складовою
правопорушення.

Відповідно до ст. 179 ЦПК України
предметом доказування під час судового
розгляду є факти, які обґрунтовують
заявлені вимоги чи заперечення або
мають інше значення для вирішення
справи (причини пропуску строку
позовної давності тощо) і підлягають
встановленню при ухваленні судового
рішення, зокрема шляхом дослідження
показань свідків, письмових та речових
доказів, висновків експертів.

Суд дійшов висновку про те, що підчас
повторної судової експертизи було
здійснено ґрунтовне дослідження з
урахуванням відомостей, які містяться
в матеріалах справи, що стосуються
спірного позначення, та належним чином
обґрунтовані зроблені висновки, які
прямо випливають з наданих сторонами
доказів у справі.

Таким чином, суд погоджується з
висновком повторної експертизи,
оцінюючи його як доказ, який не
викликає сумнівів з точки зору
всебічності, повноти та об'єктивності
експертного дослідження та який
узгоджується з наданими сторонами
доказами та дослідженими в судовому
засіданні матеріалами справи.

Отже, станом на дату подання заявки про
реєстрацію спірного позначення воно
цілком відповідало функціям,
визначеним Законом, оскільки матеріали
справи не дають підстав вважати
реєстрацію даного позначення такою, що
здійснена з порушенням прав майнових
авторських позивача чи прав власника
патенту на промисловий зразок НОМЕР_3
від 25.11.2010 року, а також, що дане
позначення є таким, що може ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товар.

Виходячи з встановлених судом
обставин, позовні вимоги щодо визнання
свідоцтва недійсним відповідно до п.
«а», «в» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» на підставі невідповідності
зареєстрованого знака за свідоцтвом
НОМЕР_1 умовам надання правової
охорони, визначеним п. 2 ст. 6 цього
Закону, не ґрунтуються на наданих
позивачем доказах у справі.

Керуючись Законом України «Про
охорону прав на знаки для товарів та
послуг», Законом України «Про
авторське право і суміжні права», ст.ст.
3-4, 10-11, 57-61, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК України,
суд, -

В И Р І Ш И В :

В задоволенні позову Товариства з
обмеженою відповідальністю «Виробниче
об'єднання «Дніпрошкіргалантерея» до
ОСОБА_1, Державної служби
інтелектуальної власності України,
третя особа: ОСОБА_2, про визнання
недійсним свідоцтва України на знак
для товарів і послуг відмовити.

Рішення може бути оскаржене до
Апеляційного суду м. Києва шляхом
подання через Солом'янський районний
суд м. Києва апеляційної скарги
протягом десяти днів з дня
проголошення рішення.

Особи, які брали участь у справі, але не
були присутні у судовому засіданні під
час проголошення рішення, можуть
подати апеляційну скаргу протягом
десяти днів з дня отримання копії
рішення.

Суддя: