Провадження № 2/522/2614/14
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

03 квітня 2014 року, Приморський районний
суд м. Одеса, у складі:

головуючого судді - Турецького О.С.,

при секретарі - Гасуляк С.Г.,

за участю представника позивача -
ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі Приморського
районного суду м. Одеса цивільну справу
за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3, ОСОБА_4,
Державної служби інтелектуальної
власності України, за участю третьої
особи, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмет спору - Товариства з
обмеженою відповідальністю "НХМ", про
визнання патенту України НОМЕР_2 на
корисну модель недійсним та частково
недійсним ліцензійного договору № 1/22-2
від 01.11.2008 року, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, ОСОБА_2, звернувся до суду з
позовом до ОСОБА_3, ОСОБА_4, Державної
служби інтелектуальної власності
України, в якій просить визнати
недійсним повністю патент України
НОМЕР_2 на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_3», виданий на ім'я ОСОБА_3,
частково недійсним ліцензійний
договір № 1/22-2, укладений 01.11.2008 року між
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та зобов'язати
Державну службу інтелектуальної
власності України здійснити
публікацію відомостей про визнання
недійсним повністю патенту на
вищевказану корисну модель та внести
ці відомості до Державного реєстру
патентів України на корисні моделі.

В обґрунтування своїх вимог, позивач
посилається на те, що він є фізичною
особою-підприємцем та здійснює
рекламну діяльність. Восени 2012 року він
почав отримувати від своїх клієнтів,
зокрема від ТОВ «НХМ», пропозиції щодо
припинення договорів, оскільки до них
поступають листи та усні повідомлення
від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про порушення прав
інтелектуальної власності, а саме, прав
ОСОБА_3 на належний останньому патент
на корисну модель НОМЕР_2 та прав
ОСОБА_4, який має виключну ліцензію на
використання цієї корисної моделі на
території Одеської області.

Однак, на думку позивача, ніяких
підстав для цього відповідачі не мають,
адже відповідно до висновку ДП
«Український інститут промислової
власності», корисна модель НОМЕР_2 не
відповідає умовам патентоздатності
корисної моделі, оскільки за
незалежним пунктом формули не є новою.
Відповідно відсутній і предмет
ліцензійного договору в частині
надання дозволу на використання цієї
корисної моделі.

Позивач вважає, що відповідачі своїми
діями перешкоджають його
підприємницькій діяльності.

В судовому засіданні представник
позивача, ОСОБА_1, яка діє по
довіреності, позовні вимоги підтримала
та просила суд позов задовольнити.

Відповідачі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та Державна
служба інтелектуальної власності
України в судове засідання не
з'явилися, про час, дату та місце
розгляду справи були належним чином
повідомлені, про причини неявки суд не
повідомили, заяв про розгляд справи за
їх відсутністю до суду не надходило.

Відповідач ОСОБА_4 в попередньому
судовому засіданні проти позову
заперечував, вказуючи, що ліцензійний
договір між ним та ОСОБА_3 ніколи не
укладався, а представлений позивачем
лист від 04.10.2012 р. за підписом ОСОБА_3, в
якому йдеться про укладення
ліцензійного договору, на його думку
підроблений.

Третя особа, Товариство з обмеженою
відповідальністю «НХМ», в судове
засідання не з'явилася, представник
надав заяву про підтвердження
обставин, вказаних у позовній заяві, та
просив розглядати справу за
відсутністю представника.

Згідно ч. 2 ст. 158 ЦПК України, особа, яка
бере участь у справі, має право заявити
клопотання про розгляд справи за її
відсутності.

Відповідно до ст. 224 ЦПК України, у разі
неявки в судове засідання відповідача,
який належним чином повідомлений і від
якого не надійшло заяви про розгляд
справи за його відсутності або якщо
повідомлені ним причини неявки
визнанні неповажними, суд може
ухвалити заочне рішення на підставі
наявних у справі доказів, якщо позивач
не заперечує проти такого вирішення
справи.

Враховуючи думку представника
позивача, яка не заперечувала проти
розгляду справи за відсутності належно
повідомлених відповідачів, суд вважає
можливим заочно розглядати справу.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на
яких ґрунтуються позовні вимоги, суд,
на підставі всебічного, повного,
об'єктивного і безпосереднього
дослідження наявних у справі доказів,
встановив наступне.

Згідно свідоцтва серії НОМЕР_3, ОСОБА_2
зареєстрований як фізична
особа-підприємеуь з 16.03.2004 року та,
згідно зі свідоцтвом про сплату
єдиного податку, здійснює діяльність
за КВЕД 73.11 - рекламні агентства.

Згідно з пунктом 1.1 договору на прокат
рекламної продукції № 01-03-2012/01 від
01.03.2012 року, укладеного між позивачем та
третьою особою ТОВ «НХМ», останній
надає позивачу транспортні засоби для
розміщення в салонах цих транспортних
засобів рекламної продукції, а також
здійснює прокат та обслуговування
транспортних засобів з розміщеною
рекламною продукцією. Згідно з пунктом
1.5 вказаного договору, ТОВ «НХМ»
забезпечує ексклюзивні права позивача
на розміщення рекламної продукції на
носіях (чохлах на сидіннях) у своїх
транспортних засобах.

Як вбачається з матеріалів справи,
ОСОБА_3 є власником деклараційного
патенту України на корисну модель
НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_3», виданого 25.06.2007
року.

Згідно висновку експертизи щодо умов
патентоздатності від 06.05.2010 року,
наданого Державним підприємством
«Український інститут промислової
власності», запатентована корисна
модель за деклараційним патентом
України НОМЕР_2 не відповідає умовам
патентоздатності корисної моделі,
оскільки за незалежним пунктом формули
не є новою.

За клопотанням позивача по справі
призначалася судова експертиза в сфері
інтелектуальної власності, проведення
якої було доручено атестованим
експертам Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності
Академії правових наук України. На
розгляд експертів ставилося питання,
чи відповідає корисна модель
«ІНФОРМАЦІЯ_3» за патентом України на
корисну модель НОМЕР_2 від 25.06.2007р.,
умові патентоздатності «новизна» з
урахуванням відомостей, що містяться в
матеріалах справи.

Як зазначається у висновку судового
експерта № 913 за результатами
проведення судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності у цивільній
справі №1522/29068/12 від 15 січня 2014 року,
корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_3» за
патентом України на корисну модель
НОМЕР_2 від 25.06.2007 року не відповідає
умові патентоздатності «новизна» з
урахуванням відомостей, що містяться в
матеріалах справи, а саме: корисної
моделі за патентом Російської
Федерації НОМЕР_4.

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі»,
деклараційний патент на корисну модель
- різновид патенту, що видається за
результатами формальної експертизи
заявки на корисну модель.

Відповідно до ч. 3 пункту 1 статті 25
Закону України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі»,
деклараційний патент на корисну модель
видається під відповідальність його
власника за відповідність корисної
моделі умовам патентоздатності.

Згідно з пунктом 1 ст. 33 Закону України
«Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі», патент може бути визнано у
судовому порядку недійсним повністю
або частково у разі невідповідності
запатентованої корисної моделі умовам
патентоздатності, що визначені статтею
7 цього Закону.

Відповідно до пунктів 2-4 статі 7 Закону
України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі», корисна модель
відповідає умовам патентоздатності,
якщо вона є новою і промислово
придатною. Винахід (корисна модель)
визнається новим, якщо він не є
частиною рівня техніки. Рівень техніки
включає всі відомості, які стали
загальнодоступними у світі до дати
подання заявки до Установи або, якщо
заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету.

З урахуванням вищенаведеного, суд
вважає обґрунтованою та такою, що
підлягає задоволенню вимогу позивача
про визнання недійсним патенту України
НОМЕР_2 на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_3».

Стосовно вимоги позивача щодо визнання
частково недійсним ліцензійного
договору № 1/22-2, укладеного між
відповідачами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, суд
виходить з наступного.

Відповідно до листа від 04.10.2012 р. за
підписом відповідача ОСОБА_3, копія
якого міститься в матеріалах справи,
останній підтверджує, що між ним та
іншим відповідачем, ОСОБА_4, був
укладений ліцензійний договір № 1/22-2
від 01.11.2008 р., згідно якого ОСОБА_4 є
ліцензіатом та отримав виключну
ліцензію на використання на території
м. Одеси та Одеської області корисної
моделі НОМЕР_2 від 25.06.2007 р.
«ІНФОРМАЦІЯ_3», відповідно до якого
реклама здійснюється шляхом
розміщення рекламно-інформаційних
носіїв на спинці сидіння громадського
транспорту.

Проте, ліцензійний договір № 1/22-2 від
01.11.2008 р., про який йдеться в цьому листі
та який позивач просить визнати
частково недійсним, в матеріалах
справи відсутній.

Згідно з пунктами 1, 2 статті 1107
Цивільного кодексу України,
розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності
здійснюється, в тому числі, на підставі
ліцензійного договору. Договір щодо
розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності укладається
у письмовій формі. У разі недодержання
письмової форми договору щодо
розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності, такий
договір є нікчемним.

Отже, чинне законодавство України
встановлює вимогу щодо письмової форми
ліцензійних договорів. Позивач не
надав суду оригінал або копію
оспорюваного ліцензійного договору та
належним чином не скористався своїм
правом витребувати докази в порядку,
встановленому статтею 137 Цивільного
процесуального кодексу України, у разі
виникнення складнощів в отриманні
ліцензійного договору.

Згідно з пунктами 2, 3 статті 10
Цивільного процесуального кодексу
України, сторони та інші особи, які
беруть участь у справі, мають рівні
права щодо подання доказів, їх
дослідження та доведення перед судом
їх переконливості. Кожна сторона
повинна довести ті обставини, на які
вона посилається як на підставу своїх
вимог або заперечень, крім випадків,
встановлених цим Кодексом.

За таких обставин, суд вважає, що в
задоволенні вимоги позивача про
визнання ліцензійного договору № 1/22-2
від 01.11.2008 р. частково недійсним слід
відмовити у зв'язку з
необґрунтованістю та недоведеністю
даної вимоги.

Згідно з Положенням про Державний
реєстр патентів України, затвердженим
Наказом Міністерства освіти і науки №
739 від 14.11.2001 р., у процесі ведення
реєстру до нього вносяться відомості
щодо визнання патенту недійсним
повністю або частково і такі відомості
(зміни щодо правового статусу патенту)
у відповідності до вказаного положення
Державна служба інтелектуальної
власності України публікує в
офіційному бюлетені «Промислова
власність».

З огляду на це, суд вважає
обґрунтованою вимогу позивача в
частині зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
внести відомості до Державного реєстру
патентів та деклараційних патентів
України про визнання недійсним
повністю патенту України на корисну
модель НОМЕР_2 та здійснити про це
публікацію у офіційному бюлетені
«Промислова власність».

Згідно ч.1 ст. 88 ЦПК України, стороні, на
користь якої ухвалено рішення, суд
присуджує з другої сторони понесені
нею і документально підтверджені
судові витрати.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ЦПК У країни,
судові витрати складаються з судового
боргу та витрат, пов'язаних з розглядом
справи.

Враховуючи те, що на час видачі
деклараційного патенту України на
корисну модель НОМЕР_2 Державною
службою інтелектуальної власності
України не було порушено вимог чинного
законодавства, суд вважає, що понесені
позивачем судові витрати, а саме:
витрати по сплаті судового збору та
пов'язані з проведенням судової
експертизи підлягають солідарному
стягненню з відповідачів ОСОБА_3 та
ОСОБА_4 в рівних частках.

Керуючись ст. ст. 460, 462-464, 469 ЦК України,
ст. ст. 6, 7, 25, 33 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі», ст. ст. 3-4, 6-8, 10-12, 15, 59-60, 79, 88, 109,
208-209, 212-215, 218, 224-226, 294 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_2 до ОСОБА_3, ОСОБА_4,
Державної служби інтелектуальної
власності України, за участю третьої
особи, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмет спору - Товариства з
обмеженою відповідальністю «НХМ», про
визнання патенту України НОМЕР_2 на
корисну модель недійсним та частково
недійсним ліцензійного договору № 1/22-2
від 01.11.2008 року - задовольнити частково.

Визнати недійсним повністю патент
України НОМЕР_2 на корисну модель
«ІНФОРМАЦІЯ_3», власником якого є
ОСОБА_3.

Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
здійснити публікацію відомостей про
визнання недійсним повністю патенту на
корисну модель України НОМЕР_2
2ІНФОРМАЦІЯ_3» в офіційному бюлетені
«Промислова власність».

Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести до Державного реєстру патентів
України на корисні моделі відомості
про визнання патенту України НОМЕР_2 на
корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3»
недійсним повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, який
проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_4,
який проживає за адресою: АДРЕСА_2 на
користь ОСОБА_2, ідентифікаційний номер
НОМЕР_1, судові витрати, пов'язані з
проведенням судової експертизи у
розмірі 8.004,00 (вісім тисяч чотири)
гривні.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, який
проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_4,
який проживає за адресою: АДРЕСА_2 на
користь ОСОБА_2, ідентифікаційний номер
НОМЕР_1 судові витрати у розмірі 222,00
(двісті двадцять дві) гривні.

У задоволенні іншої частини позовних
вимог - відмовити.

Заява про перегляд заочного рішення,
може бути подана відповідачем до
Приморського районного суду м. Одеси
протягом 10-ти днів, після отримання
копії рішення.

У разі залишення заяви про перегляд
заочного рішення без задоволення,
рішення суду може бути оскаржено в
апеляційний суд Одеської області через
Приморський районний суд м. Одеси
шляхом подачі апеляційної скарги
протягом десяти днів з дня
проголошення ухвали про відмову в
задоволенні заяви про перегляд
заочного рішення.

Суддя:
О.С.Турецький

03 квітня 2014 року