Справа № 2-251/13
У Х В А Л А

20 лютого 2013 року Соломянський районний суд м. Києва у складі суду:

головуючого судді - Калініченко О.Б.

при секретарі - Войцеховській М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Дрегфлоу еС.Ер.еЛ. до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання повністю недійсним свідоцтв України на знаки для товарів та послуг,-

В С Т А Н О В И В :

Представник позивача 27.06.2012 року звернувся з позовом до відповідачів та просить суд визнати повністю недійсними свідоцтва України №134025 та №136335 на знаки для товарів та послуг «Dragflow», видані на імя відповідача ОСОБА_1, та зобовязати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідні зміни, що стосуються визнання свідоцтв України №134025 та №136335 на знаки для товарів та послуг «Dragflow» недійсними та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування позову зазначав, що спірні знаки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є схожими на власну марку позивача щодо однорідних товарів та послуг.

За клопотанням представника позивача ухвалою суду від 31.07.2012 року по справі було призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено фахівцям Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України.

Згідно з ухвалою суду було проведено експертизу і надано висновок №152-1/12 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 12.12.2012 року, в якому зазначено, що позначення «Dragflow», яке було зареєстроване в Італії за №614394 30.12.1993 року, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг за свідоцтвами України №134025, проте, торгівельна марка «Dragflow» за свідоцтвами України №134025 та №136335 не є такою, що можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Представник позивача в судовому засіданні зазначив, що даний висновок є необґрунтованим та таким, що суперечить матеріалам справи і викликає сумніви у його правильності.

Так, відповідно ст. 12 ЗУ «Про судову експертизу» одним з обов'язків судового експерта є проведення повного дослідження і надання обґрунтованого та об'єктивного письмового висновку. У п.п. 4.12, 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженій Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5, вказано, що висновок експерта складається з трьох частин: вступної, дослідницької та заключної. У дослідницькій частині висновку експерта описуються процес дослідження та його результати, а також дається обґрунтування висновків з поставлених питань.

Разом з тим, експерт у своєму висновку, досліджуючи питання однорідності товарів «насоси» за італійською реєстрацією торгівельної марки позивача із товарами та послугами, вказаними у свідоцтвах №136335 та №134025, не надав належного обґрунтування зробленим висновкам та зовсім не описав процес проведення дослідження цього питання.

Зокрема, при дослідженні питання схожості товарів 07 класу МКТП «насоси», для яких зареєстроване позначення позивача в Італії, із товарами та послугами, вказаними у свідоцтві України №136335, експерт одним реченням зазначив, що товари, вказані в свідоцтві, не є однорідними з насосами, проте жодного порівняльного аналізу товарів «насоси» та товарів та послуг 7, 11, 35, 37 класів МКТП, щодо яких зареєстровано свідоцтво України №136335, за критеріями встановлення однорідності товарів і послуг, визначеними п. 4.3.2.5. Правил, а отже й відображення відповідних результатів дослідження у вигляді, наприклад, таблиці, висновок експертизи не містить, що викликає сумніви в правильності висновку експертизи в цілому.

Крім того, експертом проігноровано дослідження другої частини першого питання, поставленого ухвалою суду від 31.07.2012 року, стосовно дослідження схожості до ступеню сплутування позначення «Dragflow» за італійською реєстрацією також з торговельною маркою № 136335, оскільки експерт повного дослідження цього питання не провів і обґрунтованого висновку щодо цього не надав.

Також представник позивача зазначає, що у позовній заяві позивач не стверджував про наявність прав на фірмове найменування «Дрегфлоу еС.еР.еЛ.» в Україні, у звязку з чим не надавав суду доказів, якими б підтверджував відомість власного фірмового найменування в Україні.

Проте, представник зауважив, що матеріали справи містять документи, які свідчать про відомість торговельної марки «Dragflow» в Україні саме відносно італійської компанії - позивача, які, однак, не були досліджені експертом взагалі.

Таким чином, експерт замість дослідження по суті питання щодо можливості введення в оману споживачів щодо виробника товарів ухилився від його дослідження, аргументуючи відсутністю в матеріалах справи документів, які, в дійсності, не мають відношення до предмету доказування у даній справі.

Оскільки, на думку представника позивача, експертне дослідження, за результатами якого було складено висновок №152-1/12 від 12.12.2012 року, проведено з явними порушеннями принципів здійснення судово-експертної діяльності, а висновки експертизи зроблено в результаті проведення неповного та необєктивного дослідження, представник просить призначити по справі повторну експертизу, проведення якої просить доручити на вибір атестованим експерта з правом проведення експертиз, повязаних з охороною прав на обєкти інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів» ОСОБА_2 або ОСОБА_3

Представник відповідача ДСІВ України не заперечував проти призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник відповідача ОСОБА_1 заперечував проти призначення повторної судової експертизи, вважаючи, що висновок №152-1/12 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 12.12.2012 року містить повне та обєктивне дослідження щодо предмету спору.

Суд вислухавши пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Відповідно до положень ст. 150 ЦПК України якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Оскільки, як вбачається з наданих матеріалів, дослідницька частина висновку №152-1/12 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 12.12.2012 року викликає сумніви в правильності висновку експертизи в цілому, т. я. експертом для порівняння торгівельної марок «Dragflow» за свідоцтвами України №136335 та №134025 було взято до уваги критерії відомості фірмового найменування позивача та географічного походження і певної якості товарів, що свідчить про інший предмет дослідження, ніж той, що був поставлений перед ним ухвалою суду, процес дослідження по суті питання щодо можливості введення в оману споживачів щодо виробника товарів не відображений, а тому суд приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та погоджується з необхідністю призначення по справі повторної судової експертизи для зясування обставин, що мають важливе значення для правильного вирішення даної справи та потребують спеціальних знань у галузі інтелектуальної власності.

Проведення експертизи вважає за необхідне доручити атестованому судовому експерту з правом проведення експертиз, повязаних з охороною прав на обєкти інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів» ОСОБА_3

З урахуванням обставин справи та виходячи з предмету позову, суд вважає за необхідне поставити питання перед експертом в редакції, зазначеної в резолютивній частині ухвали.

Керуючись ст.ст. 143, 144, 150 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Призначити по справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту ОСОБА_3 (04080, М.Київ, вул. Костянтинівська, 32, оф.9), попередивши експерта про кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від дачі висновку та за дачу завідомо неправдивого висновку за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1) Чи є торговельна марка (на знак для товарів та послуг) «Dragflow» за свідоцтвами України №136335 та №134025 схожими настільки, що їх можна сплутати із торгівельною маркою «Dragflow», яка була зареєстрована в Італії за №614394 30.12.1993 року (дата подання заявки на реєстрацію 11.11.1991 року?

2) Чи є торговельна марка (на знак для товарів та послуг) «Dragflow» за свідоцтвами України №136335 та №134025 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу?

Строк виконання експертизи два місяці з моменту отримання цивільної справи та копії ухвали.

В розпорядження експерта надати матеріали цивільної справи №2-251/13 (2609/16141/12).

Витрати по оплаті експертизи покласти на позивача.

Ухвала не оскаржується.

Суддя: