Провадження №2-552/13
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2013 року Соломянський районний суд м.Києва

у складі головуючого судді- Букіної О.М.

при секретарі-Осадчій В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа Відкрите акціонерне товариство «Пушкінський завод» про скасування наказу та рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності,-

В С Т А Н О В И В :

В січні 2013 року ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся з позовом до Державної служби інтелектуальної власності (далі - відповідач) та уточнивши позовні вимоги просить скасувати рішення Апеляційної палати від 20.06.2012 року про визнання комбінованого позначення "LUXE" добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 р. та наказ відповідача від 05.07.2012 року за № 341-н "Про затвердження рішення Апеляційної палати" (а.с. 219-236 т.1).

Свої вимоги мотивує тим, що 20.06.2012 Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності прийняла рішення про визнання знака для товарів і послуг "LUXE" добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 відносно Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" (Російська Федерація) для наступних товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): антифризи, гальмові рідини, охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів, рідини до гідравлічних систем, рідини трансмісійні; 3 класу МКТП: розчини для миття вітрового (переднього) скла; 4 класу МКТП: мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи, мастильно-охолоджувальні рідини, моторні оливи, технічні жири (мастила), технічні оливи.

Зазначене рішення Апеляційної палати було затверджене наказом відповідача за № 341-н від 05.07.2012 "Про затвердження рішення Апеляційної палати".

Позивач посилається, що рішення Апеляційної палати від 20.06.2012 року прийняте в порушення п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки комбінований знак "LUXE" визнаний добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 р. є схожим настільки, що його можна сплутати із комбінованим знаком "LUXOIL" за свідоцтвом України №38725 (дата подання заявки 08.08.2001 року), власником якого є позивач, що зареєстроване для таких самих та споріднених з ними товарів, що і комбінований знак "LUXE" визнаний добре відомим в Україні.

Позивач також вважає, що оскаржуване рішення Апеляційної палати прийнято з порушенням вимог п.2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки встановлення певних факторів, які розглядаються при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні доречними, на думку позивача є необґрунтованими, не підтверджені належними та допустимими доказами.

Вважає, що оскаржувальне рішення прийняте з порушенням прав та охоронюваних законом інтересів позивача, як власника раніше зареєстрованого знаку для товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725, а тому посилаючись на ст.5, п.3 ст.6, ч.2 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п.2 (b) ст.9 Сінгапурського договору про право на торгівельні марки, пп. (d) п. (1) ст. 4 (Конфліктуючі знаки) Спільної рекомендації щодо положень по охороні добре відомих знаків ст. 1508 Цивільного кодексу Російської Федерації, просив позов задовольнити.

Представники позивача в судовому засіданні позов підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти позову заперечував.

В обґрунтування заперечень зазначив, що посилання позивача на п. 3 ст. 6 Закону, пп. (d) п. (1) ст. 4 (Конфліктуючі знаки) Спільної рекомендації та ст. 1508 Цивільного кодексу Російської Федерації, є необґрунтованими та не можуть застосовуватися до спірних правовідносин. Вважає, що підстави зазначені позивачем в обґрунтування позову не відповідають обраному способу захисту порушених прав позивача.

Також вважає, що оскаржувальне рішення прийнято Апеляційною палатою відповідно до вимог чинного законодавства, у передбачений спосіб та в межах наданих повноважень.

Зазначає, що при прийнятті оскаржувального рішення були прийняті фактори, які визначені ст. 25 Закону. При цьому вважає, що доводи та твердження позивача щодо необґрунтованості та безпідставності прийняття та визначення певних факторів, тобто, які були взяті до уваги відповідачем, є необґрунтованими та не відповідають чинному законодавству та міжнародній практиці з питань визнання знаків добре відомими.

Просив в позові відмовити в повному обсязі.

Представник ВАТ "Пушкінський завод" проти позову заперечував. Вважає, що рішення Апеляційної палати про визнання знаку "LUXE" добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 р. жодним чином не порушує прав та охоронюваним законом інтересів позивача, оскільки знак для товарів і послуг позивача за свідоцтвом України № 38725 та добре відомий знак "LUXE", не можуть розглядатися як конфліктуючі знаки в розумінні вимог чинного та міжнародного законодавства.

Зазначає, що виходячи з вимог чинного законодавства, оскаржене рішення також не може розглядатися, як таке, що прийнято з порушенням прав позивача, оскільки права позивача, як власника знаку, що зареєстроване раніше не обмежуються з боку третьої особи, як власника добре відомого позначення.

Вважає, що в розумінні вимог ст. 3 ЦПК України позивач не надав доказів в обґрунтування наявності порушених права позивача та як наслідок, наявності підстав у обраний спосіб для їх захисту.

Стверджував, що ВАТ «Пушкінський завод» жодним чином не порушує, не обмежує та не заперечує право позивача на використання належного йому знаку, у зв»язку з визнання знаку "LUXE" добре відомим в Україні. Просив відмовити в задоволенні позову.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши та оцінивши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Визнання знаків добре відомими в Україні регулюються: ст. 25 Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон); ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі - Порядок); Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі - Регламент); Спільними рекомендаціями про положення щодо охорони загальновідомих знаків, що прийнятті Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІС) на тридцять четвертій серії засідань Асамблеї держав-членів ВОІС 20-29 вересня 1999 р. (далі - Спільні рекомендації).

Відповідно до п. 1 ст. 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Згідно з п. 3 ст. 25 Закону порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Підпункти 1.2 Порядку та 1.2 Регламенту визначають, що Апеляційна палата (Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності України) - колегіальний орган для розгляду, зокрема, заяв про визнання знаків для товарів і послуг (далі - знак) добре відомими в Україні. Колегія (колегія Апеляційної палати) - призначені в установленому цим Регламентом порядку члени Апеляційної палати для розгляду, зокрема, заяви про визнання знака добре відомим в Україні.

Колегія Апеляційної палати (далі - колегія) призначається протягом десяти днів від дати надходження заяви розпорядженням голови Апеляційної палати у складі п'яти членів з визначенням головуючого. Головуючим в засіданні для розгляду заяви щодо визнання знака добре відомим в Україні є голова Апеляційної палати або призначений ним член Апеляційної палати (п.4.1. Порядку).

Таким чином, Апеляційна палата відповідача є компетентним органом України, що уповноважений приймати рішення про визнання знаків добре відомими в Україні.

Встановлено, що колегія щодо розгляду заяви третьої заяви про визнання комбінованого знака "LUXE" добре відомим в Україні була затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати від 18.05.2012 № 47, у складі голови Апеляційної палати та чотирьох її членів, що узгоджується з вимогами чинного законодавства.

В обґрунтування позову позивач посилається, що комбіноване позначення «LUXE» визнане добре відомим рішенням Апеляційної палати від 20.06.2012 року є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «LUXOIL», раніше зареєстрованого в Україні за свідоцтвом України №38725 (діє від 08.08.2001 року) на імя позивача відносно таких самих та споріднених з ними товарів, а тому в силу п.3 ст.6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на нього розповсюджуються підстави для відмови у реєстрації, як знаку для товарів і послуг та визнання добре відомого знаку «LUXE» станом на 01.06.2008 р.

Суд не погоджується з доводами позивача, виходячи з наступного.

Встановлено, що 20.06.2012 Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності прийняла рішення про визнання знака для товарів і послуг "LUXE" добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 відносно Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" (Російська Федерація) для наступних товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): антифризи, гальмові рідини, охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів, рідини до гідравлічних систем, рідини трансмісійні; 3 класу МКТП: розчини для миття вітрового (переднього) скла; 4 класу МКТП: мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи, мастильно-охолоджувальні рідини, моторні оливи, технічні жири (мастила), технічні оливи.

Знак "LUXE", який визнаний добре відомим в Україні відносно третьої особи, представляє собою комбіноване позначення, що складається із словесного елементу "LUXE", який виконаний літерами білого кольору в оригінальному шрифті з виразною літерою "Х", та зображувальних елементів - прямокутника, в якому міститься словесний елемент "LUXE" на тлі синього та червоного кольорів, праворуч від якого розміщений зображувальний елемент, який представляв собою поєднання кіл та квадратів, що знаходяться всередині один одного.

На час прийняття оскаржуваного рішення знак "LUXE" був зареєстрований в Україні на ім'я третьої особи за свідоцтвом України № 106911 на знак для товарів і послуг (дата подання заявки 12.02.2008).

Знак "LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725, власником якого є позивач, представляє собою комбіноване позначення, що складається із словесного елементу "LUXOIL", який виконаний літерами білого кольору в оригінальному шрифті з виразною літерою "Х", та зображувального елементу - прямокутника, в якому міститься словесний елемент "LUXOIL" на тлі синього та червоного кольорів. Даний знак зареєстровано для товарів 1,4 та 9 класу МКТП (дата подання заявки 08.08.2001 року).

Відповідно до ст. 422 ЦК України право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Системний аналіз глави 44 книги четвертої, глави 75 розділу ІІІ книги п'ятої ЦК України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дозволяє зробити висновок, що право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) виникає з підстав: державної реєстрації знака; міжнародної реєстрації знака; визнання знака добре відомим в Україні; укладання ліцензійного договору; укладання договору про передання (відчуження) права власності (майнових прав інтелектуальної власності) на знак.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Аналіз зазначеної норми дозволяє зробити висновок, що предметом її правового регулювання є визначення підстави для відмови в державній реєстрації в якості знака для товарів і послуг.

В силу п. 1 ст. 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється не на підставі державної реєстрації, а на підставі встановлення факту доброї відомості знака.

Таким чином, пункт 3 ст.6 Закону, не може бути застосовано до спірних правовідносин, оскільки регламентує питання державної реєстрації знака, а не визнання знака добре відомим в Україні та відповідно підстави для відмови в державній реєстрації, в якості добре відомого знаку.

Крім того, правова охорона знака, що визнається добре відомим в Україні, та позначення, відносно якого відбувається державна реєстрація як знаку для товарів і послуг, здійснюється з різних підстав, порядку та способу, які між собою не зараховуються.

Цей висновок підтверджується також тим, що Апеляційна палата відповідача під час визнання знака добре відомим в Україні не уповноважена проводити перевірку (кваліфікаційну експертизу) заявленого знака, на його відповідність п. 3 ст. 6 Закону.

З огляду на викладене, суд вважає, що посилання позивача в обґрунтування позову в частині скасування рішення Апеляційної палати від 20.06.2012 року з підстав передбачених п. 3 ст. 6 Закону, не ґрунтується на вимогах закону.

Крім того, пп. (d) п. (1) ст. 4 (Конфліктуючі знаки) Спільної рекомендації, на який посилається позивач в обґрунтування підстав для скасування оскаржуваного рішення, визначає, що незважаючи на пункти (2) - (4), від держави - ??члена не вимагається застосовувати:

(і) пункт (1) (а) для встановлення факту протиріччя знаку із загальновідомим знаком, якщо цей знак використовувався або був зареєстрований, або є предметом заявки на реєстрацію, поданій в державі - члені чи відносно цієї держави, для товарів та/або послуг, які є тотожними або схожими з товарами і/або послугами, для яких використовується загальновідомий знак до того, як цей загальновідомий знак став загальновідомим в цій державі - члені;

(іі) пункт (1) (b) для встановлення факту протиріччя знаку із загальновідомим знаком, в тій мірі, в якій цей знак використовувався, був предметом заявки на реєстрацію, поданій в державі - члені чи відносно цієї держави, або був зареєстрований у цій державі - члені або щодо цієї держави для конкретних товарів і/або послуг до того, як цей загальновідомий знак став загальновідомим в цій державі - члені;

за винятком тих випадків, коли цей знак використовувався або зареєстрований або став предметом заявки на його реєстрацію недобросовісним чином.

Пункт 4.7 Пояснювальних приміток, підготовлених Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності з метою пояснення Спільної Рекомендації, вказує, що пункт (1) (d) пояснює, що права, придбані до дати, на яку знак стає загальновідомим в державі - члені, не будуть розглядатися як конфліктуючі з цим загальновідомим знаком.

Разом з тим, існує одне важливе обмеження цього правила, а саме, якщо знак використовувався або був зареєстрований недобросовісно, або, коли заявка на реєстрацію знака була подана недобросовісно.

Проте, судом таких обставин при розгляді справи не встановлено та вони не оспорювалися сторонами в суді.

Аналізуючи викладене вище, суд приходить до висновку, що визнанню знака добре відомим не перешкоджають права, що були набуті до дати визнання цього знака добре відомим, оскільки вони не є підставою для відмови у визнанні знаку добре відомим в Україні.

Отже, раніше набуті права позивачем на знак "LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725, не перешкоджали Апеляційній палаті прийняти рішення про визнання знака "LUXE" добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 рік.

З огляду на викладене суд вважає, що посилання позивача в обґрунтування позову в частині скасування рішення Апеляційної палати про визнання знака "LUXE" добре відомим в Україні, з підстав наявності раніше зареєстрованого на імя позивача схожого до ступеня змішування знаку для товарів і послуг «LUXOIL" за свідоцтвом України № 38725, суд вважає безпідставним та необґрунтованим.

Та обставина, що добре відомий знак "LUXE" є схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 38725 стосовно товарів 1,4 класу МКПТ, що визначено висновком судової експертизи за № 883 від 03.07.2013 року та Додаткової судової експертизи за №918 від 09.09.2013 року не дає суду підстав в розумінні вимог чинного законодавства для скасування спірного рішення Апеляційної палати.

Посилання позивача в обґрунтування наявності підстав для скасування рішення апеляційної палати від 20.06.2012 року в порядку ч.1 ст.1508 Цивільного кодексу Російської Федерації , суперечить вимогам чинного законодавства.

Зазначена норма є нормою законодавства іншої країни, що не може застосовуватися в Україні в силу Акту проголошення незалежності України 24.08.1991, який визначає, що на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Відповідно до ст. 4 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

Разом з тим, діюче законодавство України не містить правової норми, яка регулює підстави, згідно яких знак і позначення, що використовується в якості знака, не можуть бути визнані загальновідомими знаками, якщо вони стали широко відомими після дати пріоритету тотожного або схожого з ними до ступеня змішання знака іншої особи, який призначений для використання у відношенні однорідних товарів.

Огляду на викладене, посилання позивача в обґрунтування позову в цій частині, суд вважає безпідставним.

В обґрунтування позову позивач посилався також на те, що рішення Апеляційної палати від 20.06.2012 року про визнання позначення «LUXE» добре відомим в Україні станом на 01.06.2008 р. відносно ВАТ «Пушкінський завод» щодо певних товарів 1, 3 та 4 класу МКТП прийнято з порушень вимог чинного законодавства щодо встановлення певних факторів, які впливають на добре відомість в Україні позначення «LUXE» станом на 01.06.2008 р.

Відповідно до п. 2 ст. 25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Перелік факторів, що передбачений п. 2 ст. 25 Закону відповідає переліку факторів, що містяться у п. (b) п. (1) ст. 2 Спільних рекомендацій, яка прийнята з урахуванням положень Паризької конвенції з охорони промислової власності, пов'язаних з охороною загальновідомих знаків.

Згідно з п. (с) п. (1) ст. 2 Спільних рекомендацій вищевказані фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак загальновідомим, не визначають такий висновок. Скоріше, висновок у кожному випадку буде залежати від конкретних обставин. У деяких випадках актуальність може мати сукупність усіх факторів. В інших випадках актуальними можуть бути лише деякі з них. І нарешті, в інших випадках всі фактори можуть виявитися неактуальними і рішення може бути засноване на додаткових факторах, які не перераховані вище, у підпункті (b). Такі додаткові фактори можуть мати актуальність окремо або у поєднанні з одним або декількома факторами, перерахованими вище, в підпункті (b).

Системний аналіз зазначених положень дозволяє зробити висновок, що перелік факторів, визначений п. 2 ст. 25 Закону, щодо визнання знака добре відомим не є вичерпним та обов'язковим до застосування у всій їх сукупності. Зазначена норма не носить зобов'язального характеру та є диспозитивною, оскільки надає Апеляційні палаті відповідача можливість при вирішенні питання за якими саме факторами визнати знак добре відомим в Україні діяти на власний розсуд.

При цьому, в силу п. 3 ст. 2 Спільних рекомендацій для висновку про те, чи є який-небудь знак загальновідомим держава-член не вимагає виконання, зокрема, умов: щоб знак використовувався, або був зареєстрований, або був предметом заявки на реєстрацію, поданій в цій державі - члені або щодо цієї держави; щоб цей знак був добре відомий широкій публіці в цій державі - члені".

Твердження позивача про те, що документи у пунктах 1-8 розділу "Аргументація заявника" не містять будь-яких доказів (фактів або обставин) щодо використання знака в сенсі факторів, визначених п. 2 ст. 25 Закону, а свідчать лише про створення, реєстрацію юридичної особи Російської Федерації, суд вважає необґрунтованими, оскільки відповідно до п. 6.4.13 Порядку у процесі розгляду заяви колегія враховує всі відомості і доводи, надані заявником згідно з пунктом 3.3 цього Порядку.

За твердженнями відповідача та як вбачаться з оскаржуваного рішення та наданих матеріалів, вказані відомості були враховані в якості фактору про виробника товарів під знаком "LUXE", а саме про історію становлення відомого російського виробника-правонаступника низки провідних радянських державних підприємств хімічної галузі, його структуру, його виробничі потужності, початок випуску товарів під знаком "LUXOIL", ребрендінг знака "LUXOIL" в "LUXE", асортимент товарів під знаком "LUXE", їх сегмент і т.д., що відповідає виявленим обставинам справи.

Підпункт (a) п. (1) ст. 2 Спільних рекомендацій також визначає, що при підготовці висновку про те, чи є знак загальновідомим, компетентний орган повинен брати до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є загальновідомим. Тлумачення цього положення, що міститься у п. 2.1 Приміток до ст. 2 Спільних рекомендацій передбачає, що пункт (1) (а) вимагає, щоб компетентний орган приймав до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про загальновідомість знака.

Матеріалами справи підтверджується, що історія знака "LUXE" почалася із знака "LUXOIL", словесним елементом якого було фантазійне слово "LUXOIL", яке, в свою чергу, складалося із поєднання двох англійських слів luxe [luks] - імен. розкіш, багатство, пишність та oil [??l] - імен. 1) масло (зазвичай рослинна або мінеральне); 2) нафта; 3) технічне масло, мастило). Виробництво продукції під зазначеним знаком третя особа розпочала ще в 1999 році, серед якої були технічні масла, мастила, технічні рідини різного призначення - все те, що може бути "oil".

29.11.1999 року третя особа подала до Російського агентства по патентам та товарним знакам першу заявку на реєстрацію товарного знаку "LUXOIL" для товарів 04 класу МКТП та отримав 29.06.2000 Свідоцтво на товарний знак (знак обслуговування) № 190449. Згодом до Російського агентства по патентам та товарним знакам були подані та зареєстровані комбіновані товарні знаки:

1) "LUXOIL" за Свідоцтвом на товарний знак (знак обслуговування) НОМЕР_1 (дата подання заявки: 20.01.2000, дата реєстрації: 05.03.2002) для товарів 04 класу МКТП;

2) "LUXOIL" за Свідоцтвом на товарний знак (знак обслуговування) НОМЕР_2 (дата подання заявки: 20.01.2000, дата реєстрації: 05.03.2002) для товарів 04 класу МКТП;

3) "LUXOIL" за Свідоцтвом на товарний знак (знак обслуговування) НОМЕР_3 (дата подання заявки: 16.06.2000, дата реєстрації: 15.05.2002) для товарів 04 класу МКТП;

4) "LUXOIL"за Свідоцтвом на товарний знак (знак обслуговування) НОМЕР_4 (дата подання заявки: 23.06.2000, дата реєстрації: 28.10.2002) для товарів 01, 03 та послуг 35, 42 класів МКТП;

5) "LUXOIL" за Свідоцтвом на товарний знак (знак обслуговування) НОМЕР_5 (дата подання заявки: 23.06.2000, дата реєстрації: 14.08.2003) для товарів 01, 03, 04 та послуг 35, 42 класів МКТП;

6) "LUXOIL" за міжнародною реєстрацією НОМЕР_7 (дата реєстрації 08.09.2003), що була поширена в тому числі і на територію України для товарів 01, 03, 04 та послуг 35, 42 класів МКТП;

7) "LUXOIL" за Свідоцтвом на товарний знак (знак обслуговування) НОМЕР_6 (дата подання заявки: 19.12.2002, дата реєстрації: 30.09.2004) для товарів 12, 16 і послуг 37, 40, 45 класів МКТП.

Крім того, товарний знак "LUXOIL" 25 вересня 2006 р. був визнаний добре відомим в Російській Федерації з 01.10.2004 р.

Основними, домінуючими та розрізняльними елементами знаків за Свідоцтвами на товарні знаки (знаки обслуговування) НОМЕР_3 (дата подання заявки 16.06.2000), НОМЕР_4 (дата подання заявки 23.06.2000), НОМЕР_6 (дата подання заявки 19.12.2002) та міжнародної реєстрації НОМЕР_7 є словесний елемент "LUXOIL", який виконаний літерами білого кольору в оригінальному шрифті з виразною літерою "Х", та зображувальні елементи - прямокутник, в якому міститься словесний елемент "LUXOIL" на тлі синього та червоного кольорів, над яким був розміщений зображувальний елемент, що представляв собою поєднання кіл та квадратів, що знаходяться всередині один одного.

Судом встановлено, що на початку 2008 року третя особа здійснила ребрендінг знака "LUXOIL" шляхом його оновлення та скорочення.

В словесному елементі знака зникла частина "oil", а зображувальний елемент, що представляв собою поєднання кіл та квадратів, був переміщений праворуч від словесного елемента "LUXE". При цьому, знак "LUXE" зберіг усі характерні та звичні для споживачів ознаки "LUXOIL", а саме: кольорову гаму червоний, синій, білий (тло поєднання синього і червоного, які розділяються оригінальною літерою "Х", літери словесного елементу виконані білим кольором); оригінальний шрифт з виразною літерою "Х"; зображувальні графічні елементи - прямокутник, в якому міститься словесний елемент, поєднання кіл та квадратів, що знаходяться всередині один одного.

В силу абз. 5 п. 4 ст. 16 Закону знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Як було зазначено вище, знак "LUXOIL", який використовувався третьою особою з 1999 року, відрізняється від зареєстрованого на її ім'я третьої особи комбінованого знака "LUXE" за свідоцтвом України №106911 лише відсутністю частини "oil" та розташуванням зображувального елемента у вигляді поєднання кіл та квадратів, що знаходяться всередині один одного, що не змінювало в цілому відмітності знака.

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання (п. 3.2.3 Порядку).

У зв'язку із зазначеними обставинами суд погоджується із твердженням відповідача, що колегія Апеляційної палати не є обмеженою у своїй компетенції та праві брати до уваги усі фактори, пов'язані з реєстраціями, використанням, просуванням та цінністю знака "LUXOIL" оцінювати в якості тривалості та загальної історії використання, просування, еволюції та розвитку знака "LUXE".

Доводи позивача, які містяться у позові, про те, що будь-які факти щодо використання чи просування комбінованого знака із словесною частиною "LUXOIL" для товарів 1 та 4 класу МКТП не можуть визнаватися належними доказами щодо обставин справи, оскільки не стосуються предмета доказування , тобто знака, який визнано добре відомим в Україні "LUXE", суд вважає оціночними та необґрунтованими.

В силу п. 2 ст. 25 Закону тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним, є одним із факторів, що можуть розглядатися Апеляційною палатою відповідача при визнанні знака добре відомим в Україні.

Відповідно до п. 2.7 Приміток до ст. 2 Спільних рекомендацій, реєстрації є актуальними лише тією мірою, наскільки вони відображають використання або впізнавання знака, наприклад, якщо знак фактично використовується в країні, щодо якої він був зареєстрований, або був зареєстрований з наміром сумлінно використовувати цей знак.

Не дивлячись на те, що усі перелічені реєстрації були визнані недійсними у 2008 році, суд вважає, що дані обставини не перешкоджали Апеляційній палаті відповідача врахувати їх в тій мірі, наскільки вони відображали тривале використання та пізнаваність знака, а саме те, що знаки "LUXOIL", які перетворилися в "LUXE", активно використовувалися третьою особою протягом 9 років, в тому числі були визнані в Російській Федерації в якості загальновідомого знака у 2006 році станом на 2004 рік.

Відповідно до п. 2.4 Приміток до ст. 2 Спільних рекомендацій використання знака на сусідніх територіях, на територіях, де в якості розмовної використовується та ж мова чи мови, і на територіях, які охоплюються тими ж засобами масової інформації (телебаченням або пресою), або на територіях, які мають тісні торговельні зв'язки, може бути актуальним для встановлення факту відомості цього знаку в цій державі.

Тому, доводи позивача про те, що факти щодо вище перелічених реєстрацій та визнання правової охорони загальновідомого знака в Російській Федерації не можуть бути визнані належними доказами щодо тривалості та географічного району будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака, суд вважає необґрунтованими.

Згідно з пп. 3.2.3 Порядку використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися: відомостями про експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних; використання знака в рекламі; комерційне використання знака в мережі Інтернет; заходи щодо просування знака, тощо.

Матеріалами справи підтверджені відомості, що продукція третьої особи експонувалася на міжнародних та національних виставках, серед яких: Мотор шоу - 2002, Автосалон - 2003, 8-ма Московська міжнародна автомобільна виставка МІМS-2004, МОВІ-9 спеціалізована виставка автомобілів, обладнання для ремонту і технічного обслуговування автотранспорту, автохімії і автокосметики, в тому числі на 12-му у 2004 (корпоративний журнал "ТВОЙ") та 16-му Київському Міжнародному автосалоні SIA у 2008 році (офіційний каталог зазначеного автосалону).

Звіт про рекламні витрати бренду "LUXOIL" за період 2000-2003 р., січень 2004 року свідчить про постійне зростання витрат на рекламу знака із 120 372 доларів у 2004 році до 3834194 доларів у 2004 році. Загальний обсяг витрат на рекламу по телебаченню за чотири роки склав 6 691 612 доларів США, по радіо - 412 618 доларів США, в пресі - 442 155 доларів США. Знак рекламувався на телеканалах: "ПЕРВЫЙ", "НТВ", "РОССИЯ", "ТНТ", "EURONEWS", "ТВ-6"; по радіо: "Європа Плюс", "Русское радио", "Авторадио", "Шансон"; у друкованих періодичних виданнях: "Аргументы и факты", "За рулем", "Комсомольская правда", "autoExpert" (Україна) і т.д.

Усі перелічені засоби масової інформації охоплюють територію України і мають на ній своє розповсюдження.

Згідно із інформаційною довідкою про розміщення реклами на радіо і телебаченні товарний знак "LUXOIL" № 14-П від 30.09.2004 реклама зазначеного знака протягом 2003-2004 років розміщувалася в тому числі на українських телеканалах: "Новий канал", "СТБ", "ICTV". До цієї довідки додаються відповідні медіа-плани та ефірні довідки розміщення реклами на українських телеканалах, що свідчать про інтенсивність рекламної акції та її значну вартість, яка підтверджена додатком № 1 до Договору про рекламу № 13/02-2004 від 13.02.2004.

Дані обставини підтверджують використання знака в рекламі та фактор, що вплинув на просування знака "LUXE".

Каталоги товарів під знаком "LUXOIL", а також асортименти продукції та каталог товарів під знаком "LUXE" 2009 року, свідчать про фактор, що уся лінійка товарів під знаком "LUXOIL", що вироблялася третьою особою, не лише не зменшилась, а й збільшилася новими видами товарів під знаком "LUXE".

В матеріалах справи містяться статті з різних номерів українського журналу "autoExpert" (autoexpert.com.ua), в яких: розповідалося про різноманітні марки моторних масел, їх виробників, іншу продукцію цієї марки, дистриб'юторів, в тому числі марки "LUXOIL" (жовтень 2004, №№5'2006, 9'2006) та "LUXE" (№№ 11'2008, 11-12'2009); регулярно рекламувався один з офіційних дистриб'юторів товарів "LUXOIL" та "LUXE" "Юнік Трейд", що мав представництва в кількох містах України (№№ 1-2'2006, 9'2007, 10'2007, 11-12'2007); українські споживачі інформувались про оновлення бренду (№ 12'2008-01'2009); розказувалося про акцію Delfin Group, до складу якої входить третя особа, відносно моторних масел "LUXE" (№ 1`2010), що підтверджують фактор постійного інформування українських споживачів про продукцію третьої особи. Аналогічне інформування проходило і в українському журналі "Автоцентр" (№ 16 - 16.04.2012)

Також, матеріалами справи підтверджується, що з 05.09.2000 року в Інтернеті функціонує сайт: luxoil.ru, на якому до 2008 року була представлена лінійка товарів, що виробляються третьою особою, під знаком "LUXOIL", а з початку 2008 року і до сьогоднішнього дня увесь асортимент продукції під знаком "LUXE". Низка доменних імен: luxoil.ru, luxe-oil.ru, люкс-ойл.рф, міжнаціональний домен luxe-oil.com та український домен верхнього рівня luxe.ua також відсилають до веб-ресурсів з продукцією, що виробляється третьою особою під знаком "LUXE".

Крім того, в Інтернеті представлений сайт заявника: http://pushkinskiy-zavod.ru та сайт Міжнародної торгово-промислової асоціації "DELFIN GROUP WORLDWIDE", до складу якої входить третя особа: http://www.delfin-group.com, що також містять інформацію про товари, що маркуються знаком "LUXE". Відомості наведені у додатку до заяви про визнання знака "LUXE" добре відомим в Україні також підтверджують фактор комерційного використання знака "LUXE" в мережі Інтернет.

Фотографій, датовані 06.02.2008, сфотографовані фірмові стенди "LUXE" із одночасним розміщенням товарів під знаком "LUXOIL"/ "LUXE", а також стенди "LUXOIL" із розміщенням товарів, маркованих "LUXE", також підтверджують фактор активного інформування споживачів про оновлення знака з метою не дати можливість загубити досягнення знака з високим ступенем відомості. Фотографії стендів з продукцією третьої особи, в тому числі магазинів, в яких розташовані відповідні стенди, білбродів, автотранспорту, зразки плакатів, буклетів, каталогів, блокнотів, ручок, фірмових футболок, кепок, пакетів, попільничок, календарів, прапорів, настінних годинників, чашок та підставок під них, килимків та інших носіїв з рекламою знаку "LUXE", що розповсюджуються в усіх точках продажу, додатково підтверджують фактор просування та рекламування зазначеного знака.

Відповідно до пп. 3.2.3 Порядку відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Добра відомість знака "LUXE" в Україні була підтверджена соціологічним опитуванням "Оценка известности торговой марки "LUXE" в Украине", підготовлений дослідницькою компанією "Бюро Статистического Анализа".

В якості методу соціологічних досліджень було обрано вибіркове інтроспективне інтервювання, яке проводилось у 6 (шести) великих містах України (Київ, Харків, Херсон, Чернівці, Черкаси, Дніпропетровськ).

Згідно з пп.(а), (b), (c), (d) п. (2) ст. 2 Спільних рекомендацій сектори суспільства, що беруться до уваги, включають, при цьому необов'язково обмежуючись ними, наступні: (і) фактичних і/або потенційних споживачів того виду товарів та/або послуг, для яких використовується знак; (іі) осіб, що беруть участь у забезпеченні каналів розповсюдження того виду товарів та/або послуг, для яких використовується знак; (ііі) ділові кола, які займаються тим видом товарів та/або послуг, для яких використовується знак. Якщо в державі-члені загальновідомість знака встановлена ??щонайменше в одному з відповідних секторів суспільства, цей знак розглядається цією державою-членом в якості загальновідомого знака. Якщо в державі-члені популярність знака встановлена ???щонайменше в одному з відповідних секторів суспільства, цей знак може розглядатися цією державою-членом в якості загальновідомого знака. Держава-член може зробити висновок про те, що знак є загальновідомим, навіть якщо цей знак не є загальновідомим, або, якщо держави-??члени застосовують підпункт (с) , відомим у відповідному секторі суспільства в цій державі - члені.

Опитування проводилося серед чоловіків (90%) і жінок (10%), споживачів автотоварів і автохімії, автоволодільців, а також осіб, які мають відношення до автобізнесу, автоторгівлі, автообслуговування та автовиробництва. В категорію споживачів увійшли володільці та водії автотранспроту, які самостійно займаються вибором та заміною автомасла та автохімії. До категорії експертів були віднесені продавці спеціалізованих точок продажу автомасел і автохімії на ринках, окремо стоячих пунктів заміни масел, і на автозаправках; продавці автомагазинів, автокіосків; працівників СТО і автобаз - автомеханіки, автослюсаря, мотористи, дизелісти; володільці, директора СТО середніх і малих - відповідальні за вибір марки масла для продажу і заміни на точці; працівники шиномонтажів, які здійснюю у себе заміну масел чи їх продаж.

Результати дослідження показали, що знак "LUXE" є відомим кваліфікованій більшості дорослого населення України, а саме 62,3 % від загальної кількості респондентів. При цьому, серед експертів відповіли позитивно, що знають зазначений знак 68,2%, а серед покупців і автовласників таку відповідь дали 58,1% респондентів.

Більшість опитаних (53,1%) з тих, хто знає знак "LUXE" відповіли, що знають його з початку 2000 року. З огляду на те, що знак "LUXE" фактично почав використовуватись з 2008 року, така відповідь більшості опитаних підтверджує те, що споживачі сприймають знак "LUXE" нерозривно із знаком "LUXOIL". При цьому, відповідно до слайду 15 соціологічного опитування найбільший відсоток опитаних (7,2%) з моменту, коли знак "LUXE" фактично був введений в обіг, на питання: "З якого року Вам стала відомою торгівельна марка LUXE?" відповіли, що знають зазначений знак з 2008 року. Ці відомості підтверджують обґрунтованість дати, на яку Апеляційна палата визнала знак "LUXE" добре відомим в Україні.

Відповідно до опитування споживачі назвали кілька категорій товарів "LUXE". 47,3 % із респондентів, які знають "LUXE", вказували на "моторні масла". На другому місті були зазначені "охолоджуючі рідини, антифризи та гальмові рідини" 34,7%.

Більше половини респондентів (57%) дізнались про неї по рекомендації в місцях продажу, на СТО та автозаправках. На другому місці серед джерела інформації про ТМ згадувалась реклама в газетах та спеціалізованих виданнях (24,2%).

70,4% серед тих, хто знає і "LUXE", і "LUXOIL" назвали країну-виробника - Російська Федерація. 53,6%, підтвердили, що позначення "LUXOIL" має відношення до лінійки товарів "LUXE".

Отже, результати соціологічного дослідження показали, що знак "LUXE", який використовується для товарів, пов'язаних з автохімією, відома більшості доречного кола споживачів України, а саме 62,3 %, при цьому більшість опитаних (53,1%) зазначили, що знають цю марку від 10 років і більше. 63% опитаних, які знають знак "LUXE" ототожнюють її з російським виробником. Серед всіх респондентів, які вказали країну походження, найбільш часто вказувалася третя особа.

Посилання позивача щодо неналежності та недопустимості доказів, які покладені в основу оспорюваного рішення внаслідок відсутності посилання щодо місця, дати їх оприлюднення чи створення, тощо не дають суду достатньої підстави для скасування оспорюваного рішення, оскільки в своїй сукупності підтверджують фактори, що були покладені в основу оскаржуваного рішення.

Суд не приймає до уваги посилання представника позивача на те, що заявка не містить підпису уповноваженої особи.

Як пояснив в судовому засіданні представник відповідача, заявка датована 14.05.2012 року підписана уповноваженою особою за довіреністю - ОСОБА_3, проте містить неякісне зображення.

З матеріалів справи вбачаться, 17.05.2012 року вказаним вище представником поданий додаток до заяви з посиланням на раніше подані матеріали датовані ( від 14.05.2012 року вх..7101), а тому підтверджує наявність відповідних повноважень ОСОБА_3 та дійсність подання заявки від 14.05.2012 року.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З огляду на викладене вище, суд приходить до висновку, що Апеляційна палата при визнанні знака "LUXE" добре відомим в Україні діяла на підставі та в межах наданих повноважень, у спосіб, що передбачені законодавством України.

Зазначені дії відповідають Рекомендаціям Комітету Міністрів Ради Європи №R(80)2 стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень, прийнятої Комітетом Міністрів 11.03.1980 на 316-й нараді, згідно з якою під дискреційним повноваженням слід розуміти повноваження, яке адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.

Відповідно до ст. 10 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в

межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Позивач не надав належних та допустимих доказів на спростування обставин, що були викладені в оскаржуваному рішенні Апеляційної палати відповідача. а доводи позивача ґрунтуються на оціночній та субєктивній думці останнього.

Крім того, суд вважає, що позивачем не надано доказів наявності порушених, невизнаних чи оспорюваних прав чи охоронюваних законом інтересів.

Вбачається, що як на підставу звернення до суду з даним позовом позивач посилався на порушення його виключних прав, що випливають з раніше зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 38725.

В своєму позові позивач зазначив, що використання знаку "LUXE, визнаного добре відомим в Україні вказуватиме на звязок між позивачем та власником добре відомого знаку, наслідок чого, відповідно до ст.25 Закону, може бути заборона використання позначення "LUXOIL", тобто позивач висловлює свої припущення, що таке порушення можливе буде на майбутнє.

Суд погоджується з доводами позивача, що ст.3 ЦПК України передбачає можливість звернення позивача до суду з даним позовом. Проте, поновлення порушених прав на майбутнє, дана норма не містить.

Крім того, підстави в обґрунтування заявлених вимог та докази, на які посилався позивач не доводять наявності порушених прав позивача чи охоронюваного законом інтересу, виходячи з правовідносин, що скалилися між сторонами та обраного способу захисту.

Проаналізувавши заявлені вимоги, відповідність їх нормам матеріального права, суд приходить до висновку, що заявлений позивачем позов не містить вимог про захист порушеного права чи інтересу, суперечить статтям 3 та 4 ЦПК України, які передбачають захист в судовому порядку лише порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів кожної особи у спосіб, визначений законами України.

З огляду на викладене вище, в задоволенні позову ОСОБА_1 слід відмовити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» , Спільної рекомендації щодо положень по охороні добре відомих знаків, затверджених Асамблею Паризького союзу з охорони промислової власності і Генеральною асамбле. Всесвітньої організації інтелектуальної власності на 34 серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ (20 -29 вересня 1999 року), ст. 3,4, 10, 11, 57-60, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову ОСОБА_1 відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом'янський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

Суддя: